LA REPUTACIÓN COMO ELEMENTO DE PROTECCIÓN EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INTRODUCCIÓN PRESTIGIO: Realce, estimación, renombre, buen crédito. REPUTACIÓN: Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo. Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo. REPUTADO: Reconocido públicamente como experto en una profesión.

RENOMBRE. Epíteto de gloria, o fama que adquiere alguien por sus hechos gloriosos o por haber dado muestras señaladas de ciencia y talento. Fama y celebridad. FAMA. Noticia o voz común de algo. FAMOSO: Que tiene fama y renombre. Visible e indubitable. NOTORIO. Público y sabido por todos. Claro, evidente. Importante, relevante o famoso NOTORIEDAD. Cualidad de notorio. Nombradía, fama HEHCO NOTORIO: todo aquel que es conocido por la generalidad de las personas, en un lugar y en un momento determinados. Es pues un fenómeno relativo, cuya importancia jurídica radica en que puede ser alegado sin necesidad de probatorio (notoria non egent probatione), ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir, al menos que sea discutida". Normalmente, al hablar de marcas prestigiosas nos viene a la mente el concepto de notoriedad o si estamos haciendo alusión a la marca renombrada. No obstante, la histórica confusión o falta de delimitación entre una y otra, nos ha hecho olvidar el concepto del prestigio del signo, el cual puede ser atribuido a cualquier signo, con independencia de su grado de conocimiento, pues el prestigio se deriva principalmente de

la calidad, y podría posteriormente difundirse. Pero adicionalmente, podría servir para dilucidar las diferencias existentes entre las marcas notorias y las renombradas. Para ello, me permitiré narrar la evolución de la protección de estas marcas, la cual comenzó en Alemania, extendiéndose al derecho europeo y de éste al internacional, para finalmente comparar estos conceptos con nuestra legislación nacional. La noción del prestigio del signo: De conformidad con el diccionario de la lengua española, por prestigio debe entenderse: “Realce, estimación, renombre, buen crédito.”1 Ahora bien, en tratándose de marcas, o signos, podríamos acordar en que, al lado de sus funciones i) diferenciadora de productos o servicios, ii) identificadora o de o recordación de calidad de productos o servicios y, iii) de identificación de fuente empresarial, se encuentra una función condensadora de prestigio, tanto del producto o servicio específico, como de su fuente empresarial. En tal sentido, la marca representa entonces el buen crédito (prestigio) dado a los productos o servicios de un particular empresario, que se ha esforzado en producir, vender, comercializar, etc., bienes de buena calidad. Ese prestigio se manifiesta en el mercado de diferentes formas: i) Atrae consumidores, es decir, la calidad reconocida de un producto es garantía de adquisición y/o mantenimiento de clientela. ii) Facilita la explotación y entrada a otros mercados, Dado que la nueva actividad o producto se presentará bajo la sombra de la calidad reconocida al signo primigenio; “por cuanto que una vez adquirido este prestigio, el signo logra un valor propio desligado de los productos.”2 ii) Atrae negocios con terceros, es decir, despierta el interés en licencias., inclusive para productos diferentes. En efecto, la reputación o prestigio es transferible a otros productos.

1 2

www.rae.es Tribunal Superior Suizo 24 de marzo de 1998, NIKE Vs. CAMPOMAR S.L

Como se ha podido observar, hasta el momento no hemos hablado de notoriedad o de renombre. Simplemente estamos hablando de las implicaciones o el alcance del prestigio de un signo, con independencia del grado de conocimiento que este tiene en un mercado específico o en el mercado en general. Pero vale la pena aclarar que, el prestigio del signo se debe en primer lugar a la calidad del producto que identifica, y tal vez como razón secundaria, a la difusión del signo, o en otras palabras, el empresario primero busca que el signo represente la calidad de su producto o servicio y después su difusión, pues entre otros factores, la buena calidad es por sí misma un factor de difusión del conocimiento del signo por parte de los consumidores, aun sin la intervención del titular. No obstante, como pudimos observar en la definición de prestigio, en ella aparece la palabra renombre, la cual se encuentra también definida como “fama y celebridad” y al consultar el significado de fama encontramos que es la “Noticia o voz común de algo. Opinión que las gentes tienen de alguien. Opinión que la gente tiene de la excelencia de alguien en su profesión o arte. Pero a su vez significa “Que tiene fama y renombre”. Sin embargo, en ninguna de estas definiciones encontramos la expresión notoriedad o notorio, salvo tal vez cuando al definir fama encontramos la frase “noticia o voz común de algo”, dado que notorio es aquello “público y sabido por todos”, pero notoriedad sí hace alusión a “fama”. Así las cosas, podríamos concluir que desde el punto de vista literal, nos encontraríamos frente a un conjunto de palabras sinónimas. Entonces porqué darle en el derecho marcario un mayor valor a unas que a otras? Es más, me atrevería a decir que de la definición de notorio y notoriedad, y para efectos del conocimiento de una marca, se podría concluir que ésta sería aquella conocida por todos, en tanto que la renombrada, siguiendo la misma literalidad, sería aquella reputada o prestigiosa, pero comprendería que esta posición encontraría su contradicción en legítima en el artículo 28 de la ley 157 de de 1887, cuando expresa que las palabras de las normas deben ser interpretadas de conformidad con el sentido legal. Sin embargo, la diferenciación planteada no ha sido la acogida, y entonces nos encontramos con que ciertas legislaciones trataban como iguales a las marcas notorias y a la renombradas.

Por ejemplo, en Europa, el artículo de la Directiva Europea

89/104/CEE relacionado con la protección de las marcas renombradas o notorias, fue traducido de diferentes maneras. Así, en español se consagró la protección de aquellas

marcas que “gocen de renombre”; en italiano se necesita que “gode de notorietá”; en inglés se exigió que la marca “has a reputation”. En otras legislaciones, simplemente se ha optado por hablar únicamente de marcas notoriamente conocidas, comprensivas de los dos conceptos (Decisión 344), aun cuando jurisprudencialmente se establecieran diferencias. Pues bien, esta confusión terminológica, que en mi opinión ha tenido una solución desacertada en las normas marcarias modernas, tiene su razón de ser en la inclusión de las normas de competencia desleal en la legislación marcaria, como paso narrar, para proteger algunos signos especiales, en rompimiento del principio de la especialidad: En efecto, Durante los comienzos del siglo pasado, se planteó la discusión sobre la protección de aquellos signos famosos frente a su transliteración o reproducción por parte de otros que no distinguían los mismos o similares productos. Como se dijo, el artículo 6bis del Convenio de París no permitía el rompimiento del principio de la especialidad para el caso de las marcas notorias. “Artículo 6bis Marcas: marcas notoriamente conocidas 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.” De suerte que no se veía que ésta fuera una norma eficaz frente a este tipo de situaciones, pues para qué entrar a demostrar o incurrir en las cargas probatorias de la notoriedad si, en otras palabras, las marcas comunes gozaban de la misma protección.

Pues bien, fueron los tribunales alemanes quienes primero dieron protección a estos signos, basados en la legislación civil sobre responsablidad extracontractual (protección del nombre) y en la legislación de competencia desleal (cláusula general de la competencia). Así, mediante la legislación civil se protegía a la BERÜHMTE MARKE (marca famosa), y bajo la LCD a la BEKANNTE MARKE (marca confesada o reconocida) (y ahí podríamos encontrar el primer vestigio de confusión o tal vez de delimitación entre una y otra, pues porqué diferenciar las expresiones famosa y reconocida) En este sentido, por la vía de la legislación civil, el argumento de la jurisprudencia de ese entonces era el de que la marca demandada erosionaba la fuerza distintiva y la potencia publicitaria de la marca de la demandante bajo la teoría según la cual, a medida que se fuera incrementando el número de empresas que utilizaran la misma marca, se verían afectadas estas dos características de la marca demandante, aun para el caso de productos muy diferentes. Sin embargo, para que la acción prosperara, la legislación civil exigía unos requisitos para proteger las marcas famosas frente a marcas imitadoras que distinguían productos diferentes: i) la marca tenía que ser ampliamente conocida por el conjunto de la población y no solo por el círculo de interesados; ii) no debían existir en otros mercados signos idénticos a la marca; iii) la marca debía ostentar una percepción positiva por el público en términos de originalidad o novedad. Por su parte, se protegía por la vía de la competencia desleal, la conducta que la demandada demostraba ser tendiente al aprovechamiento del reconocimiento dado a la marca que la demandante había forjado a través de la calidad de sus productos y de sus campañas publicitarias. La razón por la cual se optó por la protección de estas marcas en virtud de la legislación civil, fue para superar el obstáculo que presentaba la ley de competencia vigente en ese entonces, dado que exigía una relación de competencia entre los sujetos activo y pasivo del acto, y resultaba por consiguiente difícil encuadrarla cuando se encontraban en

presencia de productos diferentes. Sin embargo, con posterioridad la jurisprudencia encontró la justificación de la relación de competencia considerando suficiente competencia la explotación del prestigio de la marca de otro para promocionar los propios productos. La razón estaba entonces en que el prestigio comprendía la ventaja de ser transferible a otros productos y, en consecuencia, ese usurpador se hubiera podido aprovechar del mismo de manera leal, con la autorización del titular marcario. Así, los requisitos para la protección por esta vía eran: i) La buena fama de la marca reconocida, la cual debía acreditarse mediante el conocimiento entre el público interesado unido al buen crédito del producto. Y, ii) la buena fama debía ser transferible a los productos usurpadores. Con lo anterior, podríamos entonces concluir que, en efecto, dentro de las marcas notorias o renombradas existían dos tipos de marcas diferentes, o que se encontraban en una categoría diferente. La primera, que gozaba de protección en tanto fuera conocida por la generalidad del público y, en consecuencia, lo que se protegía era el riesgo de dilución de su fuerza distintiva generado por la existencia de dos signos o más signos idénticos. La segunda, que gozaba de protección en tanto fuera reconocida por el sector pertinente por la calidad de los productos que identificaba, la cual debía ser susceptible de transferencia a otros productos. De esta manera, y siguiendo con mi criterio de literalidad, a la primera categoría debía entonces corresponderle el calificativo de marca notoria (Públicamente conocida), por cuanto su traducción es la de marca famosa (Berühmte) entendida esta como el conocimiento público del signo, y a la segunda, el de marca renombrada y reconocida (Bekannte) o prestigiosa, por cuanto se exigía el reconocimiento de una calidad. 3 LA PROTECCIÓN BAJO LA PERSPECTIVA DE LA LEY DE COMPETENCIA La tendencia de protección de las marcas renombradas bajo la ley de competencia continuó de la mano de la evolución del derecho de la competencia, de modo que la no relación de competencia ya no era un obstáculo para encuadrar la conducta, pues tal

3

Carlos Fernández-Nóvoa. Tratado de sobre Derecho de Marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. 2001. Páginas 308 y siguientes.

requisito desapareció por completo, como ocurre hoy en nuestra legislación de concurrencia en el mercado. En atención a ello, bajo la legislación moderna en esta materia sigue siendo relevante la protección de la marca prestigiosa bajo la cláusula general de la competencia, pero consagra la tipificación de una conducta más concreta a este respecto, como es el acto de explotación de la reputación ajena4, manteniendo su objetivo de protección en cuanto a que se ha enmarcado la ilicitud de aquella conducta que recurre a la prestigio ajeno para presentar la propia oferta en el mercado y así atraer clientela, generando de esta manera dos consecuencias nocivas para una competencia eficiente: la explotación injustificada del esfuerzo de un tercero y la obstaculización de su actividad. La obstaculización de la actividad se explica en el impedimento del normal funcionamiento de la misma por parte del titular del signo y el pacífico disfrute de las ventajas que proporciona el ostentar una reputación o prestigio. Adicionalmente, dice el profesor Massaguer, “con este artículo se protege también al consumidor, pues se entiende que la conducta descrita es desleal frente a éste, como quiera que lo defrauda en sus expectativas de calidad respecto del bien ofrecido.”5 Así las cosas, las legislaciones de competencia consagran hoy en día el acto de explotación de la reputación empresarial de otro, condensada en sus signos, los cuales en consecuencia deben tener un prestigio, renombre o reputación, sin que se exija un amplio grado de conocimiento del signo por parte del consumidor o de un sector determinado, dándole entonces al signo la función condensadora de reputación de la actividad de su titular. “Ley española de competencia desleal. “Artículo 12. Explotación de la reputación ajena. “Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

4 5

Nótese que la ley de competencia no habla de renombre o reconocimiento. José Massaguer. Comentario a la ley de competencia desleal. Civitas. Madrid, España, 1999. Página 365.

“En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelos, sistema, tipo, clase y similares.” “Ley colombiana de competencia desleal. “Artículo 15. Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. “Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los Tratados Internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase», «género», «manera», «imitación», y similares.” Si leemos con detenimiento las dos normas citadas, la española exige que el aprovechamiento sea indebido, es decir, refleja la falta de autorización contractual de la que la hablaba la jurisprudencia alemana, en tanto que la ley colombiana no califica ese aprovechamiento, de suerte que lo considera desleal por el sólo hecho de utilizar el signo ajeno. Por supuesto, podría decirse que no se necesita tal calificación, por cuanto el uso del signo ajeno sin autorización legal o contractual es indebido. Como se puede observar, en los preceptos de competencia no se hace alusión al principio de la especialidad, razón por la cual la protección del renombre del signo no debería ir asociado a este principio, o lo que es lo mismo, cuando se afirma que la marca renombrada se protege más allá del principio de la especialidad, debe entenderse que éste no debe ser un factor determinante de la protección, pues el bien jurídico tutelado es diferente, es decir, no se trata de proteger la propiedad exclusiva sobre un bien, sino el prestigio que éste representa. Ahora bien, acudimos a este precepto, dado que si bien podría pensarse que la reputación también se encuentra protegida en los actos de imitación o confusión de la ley

de competencia, existen ciertas diferencias se basan en el objeto sobre el cual recae. Así, la imitación desleal está destinada a los supuestos en los que el aprovechamiento de la reputación se deriva del acto de la reproducción de las prestaciones o de creaciones estéticas o técnicas. Por su parte, el acto de explotación como tal, comprende aquellas conductas conducentes a un aprovechamiento indebido de la reputación de otro condensada

en

su

signo.”6

(funciones

identificadora

de

origen

empresarial

y

condensadora de prestigio). Evolución de la protección a través de la normatividad europea A partir de los anteriores antecedentes, el derecho europeo intentó depurar la problemática de la protección de las marcas renombradas por la vía de la legislación marcaria y no solo de la legislación sobre competencia desleal. De esta manera, la Directiva Europea 89/104/CEE (modificada por el Reglamento 40/1994 del Consejo) consagraba dos normas explícitas de protección de las marcas renombradas, estas eran: la causal prohibitiva de registro de marcas idénticas o semejantes a marcas renombradas, con independencia de los productos a los cuales aquella se aplique, y el ejercicio de la acción de infracción contra aquellas marcas que sean similares o idénticas a la marca renombrada, con independencia de los productos a los cuales se apliquen. Veamos: Artículo 4. 3. (8.5. del Reglamento): “Además, se negará el registro de la marca o, si está registrada, podrá declararse su nulidad, cuando sea idéntica o similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del apartado 27 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca comunitaria anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de renombre en la Comunidad y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca comunitaria anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos.”

6

José Massaguer. Comentario a la ley de competencia desleal. Civitas. Madrid, España, 1999. Página 365. 7 El literal d del apartado 2 establece qué es una marca anterior aquella considerada como notoriamente conocida en los términos del artículo 6 bis del Convenio de París.

Artículo 5.2.(9.1.c. del Reglamento): “Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que está registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.” Así las cosas, podríamos concluir que esta normativa prácticamente incluyó la protección consagrada en la ley de competencia. Sin embargo, al hablar del carácter distintivo, y de los perjuicios al renombre o a la distintividad, se incluyó también la protección que se quería bajo la legislación civil. Sin embargo, al referirse al apartado 2 se incluyó entonces el concepto de notoriedad consagrado en el Convenio de París, que no permitía el rompimiento del principio de la especialidad, con lo cual nos encontramos en el punto de inflexión de la confusión en la diferenciación entre marcas notorias y renombradas. En efecto, como lo habíamos mencionado, la jurisprudencia protegió a las marcas famosas por la vía civil, y su fundamento estaba en la pérdida del valor distintivo de la marca famosa, y por la vía de la competencia, protegía el renombre en un sector específico de su explotación indebida. Luego, haber citado al Convenio de París, en mi opinión, inobservó la tendencia del derecho marcario, impulsada por el derecho alemán, pues a partir de allí se generó la teoría de que la marca renombrada se protegía con independencia de los productos y la notoria dentro del sector pertinente, como quiera que entonces la marca renombrada ya se encontraba incluida en la legislación marcaria y debía seguir entonces sus principios, entre ellos el de la especialidad. LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL ACTUAL ADPIC “Artículo 16.3. “El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para

los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.” Como se puede observar, en el ADPIC se intentó incluir una norma que reflejara la tendencia proteccionista de las marcas renombradas de la legislación europea.

No

obstante, vale la pena aclarar que la norma es a primera vista imprecisa, pues no se quería encontrar con la misma resistencia de países como Austria, ocurrida en la Conferencia de Lisboa de 1958 (en la que se revisó el Convenio de París) cuando se propuso incluir la protección de la marca renombrada bajo el artículo 10 ter. En tal sentido, encontramos que en la redacción del artículo 16.3 del ADPIC, i) se protege a la maca notoria frente a aquellas marcas que la reproduzcan y que identifiquen productos idénticos o similares, dada la remisión al Convenio de París; ii) se protege a la marca descrita en el Convenio de París, inclusive para productos no similares, a condición de que exista una conexión entre los bienes y servicios y el titular de la marca, (riesgo de confusión o de asociación); y, iii) que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada. En consecuencia, ADPIC consagra una mayor protección de las marcas notorias y protege el renombre de las marcas, pues no solo limita a la identidad de los productos como lo hace el Convenio de París, y no solo amplia la protección para servicios, sino que además de proteger los signos notorios frente a aquellos que identifiquen productos o servicios sobre los cuales se pueda generar una conexión entre dichos bienes y el titular de la marca registrada, los protege cuando se lesionen los intereses del titular de la marca, y esos intereses son precisamente el renombre o la reputación del titular, condensada en el signo. Con lo cual, si bien se puede concluir que ADPIC representa ese rompimiento gradual del principio de la especialidad, pues exige confusión o asociación, también permite a las legislaciones incluir normas que la rompan por completo, por la vía de la explotación o aprovechamiento indebido del prestigio transferible del signo y perjuicio del renombre de la marca.

Pero además vuelve a evidenciarse que la marca notoria no sería aquella universalmente conocida. RECOMENDACIÓN CONJUNTA RELATIVA A LAS DISPOSICIONES SOBRE LA PROTECCIÓN

DE

LAS

MARCAS

NOTORIAMENTE

CONOCIDAS

DE

1999.

APROBADA POR LA ASAMBLEA DE LA UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Y LA ASAMABLEA GENERAL DE LA OMPI. El propósito de esta recomendación fue el de proveer a los países adheridos al ADPIC de las pautas relativas a la aplicación del artículo 16.3 del ADPIC, es decir, los criterios a tener en cuenta al momento de delimitar las marcas notoriamente conocidas, sin que en momento

alguno

consagre

en

sus

títulos

o

subtítulos

la

expresión

MARCA

RENOMBRADA. En este orden de ideas en el artículo 1, se definen los términos utilizados en el transcurso de la recomendación, brillando por su ausencia la definición de marca notoria, con lo cual, en mi opinión, se le brinda al respectivo país adoptar una definición. En su artículo 2 a), establece que no obstante los países podrán tener en consideración cualquier circunstancia para inferir que una marca es notoriamente conocida. En el artículo 2.1. b) expresa con claridad que los factores determinantes de la notoriedad de una marca, no son taxativos. Y en el 2.1. c) recomienda estudiar el caso en concreto, luego no por el hecho de proveer la información relativa a los anteriores factores, la marca es notoria, o la falta de uno no es óbice para su notoriedad. El artículo 2.2.b. determina que cuando se establezca que es notoriamente conocida en un sector pertinente, se declarará que la marca es notoriamente conocida. En su artículo 2.2.c. permite que se determine que la marca sea simplemente conocida en un sector pertinente, para ser declarada notoriamente conocida. Y, en el 2.2.c. permite que sea declarada notoriamente conocida, si se aplica el literal anterior, aun cuando la marca no sea notoriamente conocida, o aun cuando sea simplemente conocida en cualquier sector pertinente.

Como se puede observar, la recomendación sólo está relacionando la notoriedad al sector pertinente, y establece la prohibición de exigir que sea notoriamente conocida por el público en general. Luego podríamos afirmar que, hasta el momento, esta recomendación no se ha dirigido a las marcas renombradas, si estuviéramos siguiendo la teoría de que éstas son conocidas por la generalidad del público.

El artículo 3, se dedica entonces a establecer el alcance de la protección de las marcas notoriamente conocidas, y sólo trataremos el tema frente a las marcas conflictivas, por cuanto que frente a los identificadores comerciales, el alcance es casi idéntico:

Así, el artículo 3.1.a) consagra la protección de la marca notoria frente a marcas solicitadas para registro, usadas o registradas que las reproduzcan para identificar los mismos o similares productos o servicios. El 3.1.b), la protege contra marcas solicitadas para registro, usadas o registradas que las reproduzcan para identificar diferentes productos o servicios bajo las siguientes condiciones: i) que se sugiera un vínculo entre los productos y el titular de la marca notoriamente conocida y pueda causar un perjuicio a sus intereses. (como lo comentabamos del artículo 16.3 ADPIC) ii) que el carácter distintivo se vea diluido de forma desleal. (más confusión, si pensamos que la dilución se daba por el simple hecho de la existencia de dos marcas idénticas en el mercado y la deslealtad por el aprovechamiento de la reputación). iii) que la marca infractora se aproveche de forma desleal del carácter distintivo de la marca notoriamente conocida. Finalmente, el artículo 3.1.c) establece que para aplicar estos dos últimos literales ii) y iii) sí se podrá exigir que la marca sea notoriamente conocida por el público en general. Es decir, estaríamos volviendo a la protección de la marca famosa de la jurisprudencia alemana.

No obstante todo lo anterior, según las notas explicativas de la recomendación conjunta, la razón de llamar a las marcas notoriamente conocidas como tal para un sector pertinente, es la promoción del propósito de protección internacional de estas marcas, de suerte que se impida que en otros países se suplanten los productos, o se vendan los derechos al verdadero titular y, por lo tanto, exigirle al signo un amplio conocimiento por el público en general haría muy difícil su reconocimiento y, por ende, su protección especial. En consecuencia, la recomendación no es en este caso la indicada para dilucidar las diferencias entre marca notoria y renombrada, pues ella no se dedica a establecerlas sino, creería yo, a buscar la facilitación de marcas que sobresalen de las demás. Normatividad Andina Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: El artículo 83 literal d) de la Decisión 344 establecía la prohibición relativa al registro de aquellas marcas que: “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso de destine a productos o servicios distintos. (Resaltado y subrayado ajenos al texto)

Por su parte, el literal consagraba la irregistrabilidad de los signos que: “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. El artículo 84 consagraba los factores enunciativos para determinar si una marca era notoriamente conocida, estos eran: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; “b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” El artículo 104 consagraba el ejercicio del derecho de exclusiva conferido por el registro al titular de la marca en los siguientes términos: “El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: “d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca;”

Ahora bien, la Jurisprudencia andina en su interpretación de estas normas señaló parámetros diferenciadores de las marcas notorias y las renombradas, pero en ocasiones, antes de diferenciarlas, las unía, dado que al no referirse la legislación vigente al prestigio o a la reputación, y al existir un completo rompimiento del principio de la especialidad, la marca notoria y la renombrada era la misma, para los efectos de su protección. Para ilustrar lo anterior, me permito citar algunos apartes de interpretaciones prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia: “Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Con relación al literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado que: “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende – caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”. (Proceso 143-IP-2004,

publicado

en

la

G.O.A.C.

Nº

1147,

de

3

de

diciembre

de

2004,

marca:

“BONITO+GRÁFICA”).” Por razones más bien ilustrativas, ya que en el ordenamiento jurídico andino no se distingue entre marca notoriamente conocida y marca renombrada, en razón a que en la normativa aplicable al caso concreto, Decisión 344, el legislador comunitario otorgó al signo notoriamente conocido una protección amplia sin hacer diferencias en cuanto al grado de notoriedad del signo, y dado el conflicto presentado en el caso en estudio, el Tribunal estima adecuado referirse a las marcas renombradas, o también conocidas como “ ‘marcas de alto renombre’ (…) ‘marcas famosas’, ‘marcas reputadas’, ‘marcas prestigiosas’, etc.” (Montiano Monteagudo: “La protección de la marca renombrada”, Civitas, Madrid, 1995, p. 41). La marca renombrada se diferencia de la marca notoria por cuanto aquella “ha de ser conocida por consumidores pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden los productos diferenciados por la marca. (...) por contraste con la marca notoria que es sólo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca renombrada tiene una difusión que abarca diferentes grupos de consumidores que pertenecen a diversos mercados”. (Carlos Fernández-Novoa: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 33). “Así mismo, ha dicho la doctrina que “Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen lo productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general (…) todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas. Las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias. El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria. Si la marca es conocida con carácter general por todo el público y no sólo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada”. (Alberto Bercovitz: “Apuntes de Derecho Mercantil”; Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, pp. 466 y 495). Y que “Los extraordinarios conocimientos y aceptación de que gozan las marcas renombradas entre la práctica totalidad del público en general precisan del ordenamiento una protección igualmente extraordinaria, la cual, además de incluir la particularmente

amplia y extensa interpretación del riesgo de confusión propia de las marcas notorias, debe consistir en una extensión del ius prohibendi de este tipo de marcas frente a cualesquiera otras idénticas o similares utilizadas para identificar a todo tipo de productos o servicios, y no sólo a los distinguidos por la marca renombrada, en una clara y rotunda excepción al principio de especialidad del Derecho de Marcas”. (Luis Alberto Marco Arcalá: “Notoriedad y Renombre de las marcas nacionales en la Primera Directiva sobre marcas a la luz de la Jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicias de la Unión Europea”; en Actas de Derecho Industrial, Tomo XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 641). Por tanto, “La noción de marca renombrada debe aplicarse a aquel signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, merece ser protegido más allá de la regla de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar, que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión”. (Etienne Sanz de Acedo Hecquet: “Marcas Renombradas y Nombres de Dominio en Internet: en torno a la ciberpiratería”; Civitas, Madrid, 2001, pp. 27, 28). “La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no regula de modo

expreso a la marca renombrada, y la protección que brindan sus disposiciones a la marca notoria se encuentra establecida como si se tratase del alto renombre. La figura de la marca renombrada no se encuentra prevista en la norma comunitaria aplicable al presente caso, a pesar de que su mayor difusión —conforme a destacada doctrina— en el conocimiento de los consumidores la diferencia de la notoria, no obstante, la protección de la marca notoria sí se encuentra expresamente protegida por el Régimen Común sobre Propiedad Industrial ahora interpretado, también va más allá de los principios de territorialidad y de especialidad.”

DECISIÓN 486

Si bien no habíamos encontrado definiciones legales de signo notorio, la Decisión 486 sí lo hace, y lo limita al sector pertinente, así:

“Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” Igualmente, establece que será protegido contra su uso o registro no autorizado, sin perjuicio de las disposiciones de competencia desleal. Con lo cual, podríamos pensar que si se sostuviera que la marca renombrada es la conocida por el todo el público, las marcas notorias se protegerían por la vía de la legislación marcaria y la de competencia desleal, y las renombradas por la de competencia únicamente. El artículo 225 establece que, “Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.” Sin embargo, cuando leemos el alcance de la protección de los signos notorios frente a su reproducción, etc. para productos diferentes, encontramos la referencia al prestigio de aquella, como si ese fuera un efecto contingente, es decir, se reconoce que no todo signo notorio goza de prestigio. Pero es de resaltar que asimila el renombre al prestigio. El artículo 226 consagra la protección de las marcas notorias, en los mismos términos establecidos en el ADPIC, veamos: Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo,

susceptibles

de

crear

confusión,

en

relación

con

establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. En mi opinión, aun cuando la norma prevea más escenarios o eventos de protección de la marca notoria, incluyendo la protección de la reputación o prestigio de esta, contrario a lo afirmado en las resoluciones de la SIC, este artículo no constituye un avance de protección que busca nivelarse con ADPIC, en razón a que tuviéramos una norma de protección precaria, sino por el contrario, teníamos una norma que protegía con absoluto rompimiento del principio de la especialidad y ahora no es así. Es decir, al igualarnos a ADPIC pensamos que estábamos avanzando en el nivel de protección, pero no nos dimos cuenta que estábamos devolviéndonos. En

efecto, ADPIC es el resultado del esfuerzo de los países de redactar una norma que brindara mayor protección a las marcas notorias que aquella otorgada por el Convenio de París, rompiendo entonces gradualmente la especialidad, con lo cual, la conclusión sería que la tendencia es hacia un rompimiento total. Nosotros, contábamos con un rompimiento total del principio de la especialidad, y nos devolvimos a un rompimiento gradual. Ahora bien, los artículos de la Decisión 486 que consagran la protección de la marca notoria frente a otras marcas que pretenden ser registradas o usadas son los siguientes: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: “h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

“e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

“f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”

Con lo cual, nuestra “nueva legislación” le da el siguiente alcance a las marcas notorias y a las renombradas: A la marca notoria, la califica como la que es ampliamente conocida en un sector determinado. Frente a la maca renombrada o prestigiosa le da el mismo valor al concepto de prestigio y renombre. Los establece como calificativos que pueden o no tener las marcas notorias, pero que de tenerlos le permiten al signo notorio ostentar una mayor protección, no por virtud del rompimiento total del principio de la especialidad, sino bajo el concepto de explotación de la reputación ajena. Por lo tanto, considero que la interpretación de nuestra nueva legislación debería tener un cambio radical, en el siguiente sentido: i) Ya no poseemos la figura del rompimiento absoluto del principio de la especialidad, por lo tanto no podríamos concluir que en nuestra legislación la figura de la marca notoria y la renombrada se confunden en la de marca notoria, con independencia de si una es más conocida que la otra. ii) De la redacción de las normas de la Decisión sí se podría desprender que la renombrada corresponde a una especie de las marcas notorias, que en virtud de su reputación o prestigio, es protegida tanto de la confusión o asociación, como de su explotación desleal. OTROS SIGNOS

Hasta aquí hemos hablado de la protección de las marcas notorias y las prestigiosas, y las mismas críticas y comentarios serían fácilmente aplicables a otros signos como, los nombres y las enseñas comerciales y los lemas comerciales. No obstante, existen unos signos cuyo prestigio y/o notoriedad encuentran una particular forma de referencia en nuestra legislación, estos o estas son las denominaciones de origen. Así, la primera referencia a prestigio o reputación la encontramos en la definición de denominación de origen: “Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.”

De esta lectura podemos afirmar que la noción de reputación o prestigio está descrita de manera clara, en la medida en que se le exige al producto designado por la denominación, entre otras características la de tener reputación.

Recordemos entonces que por reputación debe entenderse, según diccionario, “Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo. Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo.” Y que reputado es aquello “Reconocido públicamente como experto en una profesión.”

En tal sentido, la reputación, con las otras características, dependiendo del producto, es un factor diferenciador de sus similares. Por lo que podríamos nuevamente concluir que, la reputación se refiere a un sector determinado y no a la generalidad del público. Igualmente, en el siguiente artículo encontramos nuevamente referencia a la reputación esta vez en un sentido negativo, es decir, que no podrá reconocerse una denominación que pueda engañar al público respecto de su reputación o calidad, en otras palabras, cuando no se tiene la calidad que se dice es reconocida dentro del sector por cuanto el público se verá defraudado8. Artículo 202.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que: a) no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201; b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como por el público en general; c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o, d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos. En sentido positivo, también se establece que el prestigio de la denominación es un requisito para que se declare su protección: Artículo 204.- La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen se hará por escrito ante la oficina nacional competente, debiendo indicar: a) nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés; b) la denominación de origen objeto de la declaración;

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De ahí que la ley de competencia considere desleal el uso de denominaciones de origen falsas, o que se refieran a ella, y que encuadre estas conductas como explotación de la reputación ajena. Igualmente, lo consagra como desleal frente al consumidor.

c) la zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen; d) los productos designados por la denominación de origen; y, e) una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.

Así, a diferencia de los demás signos, para obtener la declaración de protección de la denominación, debo demostrar la reputación en una relación que no es litigiosa ni contenciosa. En consecuencia, la declaración de la protección de la D.O. implica el reconocimiento de su prestigio e impone entonces la obligación de protegerla de manera especial de la explotación indebida por parte de terceros. Pero porqué se habla entonces también de reputación? Precisamente por las ventajas que ella genera.

En efecto, quien se encuentra legitimado o autorizado para usar la

denominación, se ve beneficiado de identificar un producto con un mayor valor, atrae clientes o consumidores, así como relaciones comerciales, que tal vez no tendría de no ser beneficiario de la D.O. Y digo tal vez, porque a lo mejor sus productos ya gozaban de reconocimiento por parte de sus consumidores, aunque la diferenciación se daría por la marca pero no por la denominación. Con lo cual podríamos estar hablando de un doble prestigio. Finalmente, tenemos que el artículo 135 establece como causal absoluta de irregistrabilidad, la reproducción de denominaciones de origen cuando se genere riesgo de confusión o asociación con ellas, o implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad. “j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un

aprovechamiento injusto de su notoriedad;” Porqué se protege como causal absoluta? porque la denominación es en estricto sentido un derecho colectivo, representa la reputación y las características de los productos

producidos y transformados por varias personas o por una colectividad, de suerte que todo aquel que cumpla con las condiciones allí establecidas podrá beneficiarse de ella y de su prestigio. Pero resulta extraño que este sea el único artículo que se refiera a la explotación de su notoriedad, y me pregunto si será un error y debió cambiarse este término por el de reputación. Ahora bien, al ser una causal absoluta, no debería requerir de oposición para que la reputación del la D.O. se vea protegida por la Oficina Nacional. Esto tiene su justificación si recordamos que la reputación ya fue reconocida por la misma Oficina Nacional, pues de lo contrario no hubiera podido declarar su protección. De suerte que la tarea del examinador deberá ser establecer si con el signo se explotaría la reputación de la D.O., sin tener que entrar a demostrar de oficio o por solicitud de parte dicha reputación.

JOSÉ LUIS LONDOÑO

Bogotá 1 de octubre de 2007.