04/07/2016

PROHIBICIONES ABSOLUTAS AL REGISTRO DE MARCAS Angela Delgado Ronald Gastello

Junio 2016

Concepto de marca

Todo signo capaz de identificar los productos o servicios de una empresa y diferenciarlos de los productos o servicios de los competidores

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Principio de la inscripción registral Sistema Constitutivo

Sistema adoptado por el Perú La protección del signo abarca los productos o servicios para los cuales el signo ha sido registrado Decisión 486 Artículo 154. El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

REQUISITOS LEGALES PARA QUE UN SIGNO PUEDA REGISTRARSE COMO MARCA

– Aptitud Distintiva – Susceptible de representación gráfica

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Marcas Denominativas CALVIN KLEIN

JEANS

ADIDAS

ZAPATILLAS

REY

CIERRES

FANTA

GASEOSA

XEROX

FOTOCOPIA

DON VITORIO

FIDEOS

LEVIS

ROPA

FERRARI

AUTOS

SONY

ARTEFACTOS

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Marcas figurativas

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Marcas Mixtas

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Marcas tridimensionales Ejemplos de marcas en Colombia:

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Nombres de personas, imágenes, retratos

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Marca Sonora •

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“La doctrina acepta con mayor posibilidad de receptar como registro a las marcas auditivas o sonoras y se pone el ejemplo del rugido del león de la Metro Goldwin Mayer, que puede registrarse a través del pentagrama o notas musicales, y la relación entre marcas y productos se asociaría cuando se escuche el slogan. “La marca sonora”, Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, No 4, año 1995, (…)Se ha definido a la marca sonora como “el signo perceptible por el oído humano que cumple con la función de distinguir e identificar un producto o servicio a través de la difusión por algún medio idóneo”, agregando como características de este tipo de marcas la sonoridad, originalidad o novedad, el carácter de llamativa y la fácil difusión (Carlos Alberto Parra Satizabel Bogotá 1995, pág 125).” PROCESO N°27-IP-95

Marcas Sonoras Corneta de D¨ONOFRIO clase 30 (certificado No. P40309.

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vez

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El sonido de Intel clase 09 (certificado No. S126877) representado en un espectograma. La melodía de colchones PARAISO Clase 20 (certificado P 135262) representada en un pentagrama.

Marca Masterd Card Combinación de tres notas musicales que realzan las dimensiones visual y verbal de la marca MasterCard., diseñada para ser usada contextos interactivos y remotos como señal funcional de que una transacción se ha realizado en forma completa.

http://www.mastercardbrandcenter.com/espanol/moreabout/audible_bra nd.shtml

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La exigencia de la representación gráfica de cierto tipo de marcas (olfativas o gustativas) hace difícil su acceso registral, no así las sonoras que puedan tener la representación por medio del pentagrama musical. (Marco Matias Alemán, “Marcas”, Top Management, Bogotá, pág. 77).(PROCESO Nº 33-IP95)

Pentagrama melodía NOKIA TUNE. LA RESPIRACIÓN DE DARTH VADER

Es una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) por Lucafilms en el año 2009. Se trata de un sonido que dura 234 segundos. En la solicitud se describe este sonido como “rítmica respiración humana mecánica creada por la respiración a través de un regulador de tanque de buceo”

En 2003 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas resolvió, en el asunto Nº C-283/01, que una marca sólo puede consistir en un sonido representado gráficamente – por ejemplo, mediante imágenes, líneas o caracteres – y que su representación ha de ser clara, exacta, autónoma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. En los ámbitos de convergencia definidos recientemente en relación con la representación y descripción de las marcas no tradicionales, el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) ha acordado que “las oficinas podrán exigir que la representación de [las marcas sonoras] consista en la notación musical en un pentagrama, en una descripción del sonido que constituye la marca, en una grabación analógica o digital de ese sonido, o en una combinación de todo lo anterior.”(http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_000 3.html)

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¿Marcas Olfativas?

No se ha inscrito ninguna en Perú. “El olor a hierba recién cortada” Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing Pelotas de tenis.

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• Para obtener el registro de una marca olfativa el solicitante ha de poder representar visualmente el aroma del producto y, además, debe demostrar que el aroma no es el producto mismo, sino únicamente su signo. (…)El otro requisito que debe satisfacerse para registrar una marca olfativa es que el olor no se derive de la propia naturaleza del producto. (…)Ejemplo, con las pelotas de tenis con olor a hierba recién cortada fabricadas por una empresa holandesa, o con los neumáticos con "un aroma o fragancia floral que recuerda al de las rosas" y los dardos "con el olor acre de la cerveza amarga" registrados en el Reino Unido. (http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2009/01/article_ 0003.html)

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PROHIBICIONES ABSOLUTAS

Prohibición General Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; (…)

Artículo 134.A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. (…)

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Prohibición General Artículo 134.A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. (…)

Artículo 135.No podrán registrarse como marcas los signos que: b) carezcan de distintividad;

Prohibición General Artículo 134.A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. (…)

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Ámbito Abstracto

• S/. • CADA EDAD TIENE SU PROPIA NECESIDAD

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Carentes de Distintividad Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;

• La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. (PROCESO 010-IP-2013)

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Ámbito Concreto Res.No. 2819-2009/TRI Indecopi

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Clase 25 Solicitante: Ann Jacquelin Cussianov ich Crosby

“El signo solicitado constituye la representación de un tejido con el que se puede elaborar o decorar cualquiera de los productos que pretende distinguir el signo solicitado, tales como zapatos, zapatillas, casacas, chompas, chalecos, pantalones, gorras, sombreros, etc. En tal sentido, al analizar el signo solicitado, se ha considerado que carece de elementos propios que le doten de una suficiente fuerza distintiva, no pudiendo identificar un origen empresarial determinado para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. “

Signos no distintivos • ULTRA PLUS (fuentes de plástico para hornos)

• EMBELLECE TUS PEINADOS (juegos, juguetes)

• BABY-DRY (pañales)

• COMPANYLINE (seguros y negocios financieros)

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PERUANOS EXITOSOS

LE ESTAMOS PONIENDO EL ALMA Clase 36

Clase 35

VENTA INSÓLITA Clase 35

Clase 30

PERUANO COMO TU CLASE 3

Clase 30

EXP. 12150-2009-0-1801-JR-CA-01

Exp. 5570-2011-0-1801-CA-14

Signos Genéricos

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: f) los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate

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• “Las expresiones genéricas carecen de aptitud distintiva, ya que, si bien conceptualizan a los productos y servicios, no sirven para individualizarlos(…) pues por la propia naturaleza este signo se refiere a un género de cosas, mientras que la función de la marca es especificar productos dentro de un género. (…) estos signos deben ser de libre disposición en el mercado.” CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego. Derecho de Marcas. Madrid: Reus, 2007. Pág 47-48

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HELECHO CARRO SEMANARIO INGENIERÍA PUBLICIDAD LABIAL PIMIENTA PC

Plantas Autos Revistas y textos impresos Servicios de ingeniería Servicios publicitarios Cosméticos Condimentos Ordenadores Bebidas no alcohólicas (Res. 2443-2010 TPI Indecopi)

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Café (Res. 1911-2010TPI-Indecopi)

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Signos genéricos

• Exclusivamente por términos genéricos HOTEL • Si puede acceder a registro si hay elementos adicionales distintivos HOTEL LOS REYES

Signos genéricos

• Relacionado con los productos o servicios a los que se aplica No se puede registrar: CLUB SOCIAL (Club centro de reuniones)

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Se puede registrar Club Social para galletas

Signos genéricos • ¿Para quienes tiene que ser genérico?

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Signos genéricos

• ¿Para quienes tiene que ser genérico?

Signos genéricos Términos extranjeros

• Si el significado es conocido por el consumidor. • Si pesar que el significado no es conocido generalmente, constituye un signo necesario para los proveedores del sector

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Signos genéricos

TABLET TABLE SHOPPING CENTER CHICKEN RESTAURANT ON LINE

Signos genéricos

• Términos extranjeros

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Signos genéricos

• Variaciones de genéricos MEZA OTELL KONSULTORIO

Signos descriptivos Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios

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– la calidad

• Bueno, bonito, barato, extra, superior, de exportación, Gran Reserva

Información relativa a: – La procedencia geográfica

• Producto peruano

– la cantidad

– la época de producción

– el destino

– Otros características informaciones productos o servicios

• Docena, Dos por Uno • “Pa’l estomago”

– el valor

• “De colección”, “Edición limitada”, exclusivo

• 2001

datos, o de los de los

• “Desde 1950”, “hecho a mano”

• Exclusivamente por términos descriptivos Extra (arroz) Gran Reserva (vinos) ELLOS (ropa) GIGANTE(preparaciones para blanquear) Res. 2472-2010/TPI Indecopi.

Sinmos-K (insecticidas) Exp. 07022-2011-0-1801-CA-09 SAZONARROZ(sazonador) Exp. 1740-2011-0-1801-JR-CA-07

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• Si puede acceder a registro si hay elementos adicionales distintivos

Gran Reserva Tabernero

• ¿Para quienes tiene que ser descriptivo?

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• Términos extranjeros • Si el significado es conocido por el consumidor. • Si pesar que el significado no es conocido generalmente, constituye un signo necesario para los proveedores del sector.

LIGHT (alimentos y bebidas) EXPRESS (servicios) SMALL (ropa) AFTER SHAVE (lociones) SKIN REPAIR (jabones) Exp. 03350-2013-0-5001-SUCI-01

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• Términos extranjeros

• Variaciones de descriptivos MEJOR MEJORR

• MEJORDINDITINA: Evocativo (registrable)

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Formas usuales

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate

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“….aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor (…) relaciona dichas formas (…)con el género de productos y no con una especie determinada. Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. (…) Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina(. ..) Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. (…) Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal la escritura manual.” (PROCESO 24-IP-2013)

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RESOLUCIÓN N°0115-2003/TPIINDECOPI

RESOLUCIÓN N°0180-2007/TPIINDECOPI

Ventaja funcional o técnica Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: d) No podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican

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“ …la prohibición de registro relativa a las formas técnicas necesarias tiene un doble fundamento. De un lado, impide que a través del sistema de marcas se pueda obtener un derecho de exclusiva sobre una creación industrial que, por su naturaleza y características, cae en el ámbito del sistema de patentes y modelos de utilidad soslayando(…) requisitos sustantivos(novedad y altura inventiva)(…).De otro lado, impide que a través del sistema de marcas se pueda ganar para estas dones industriales una protección indefinida en el tiempo” MONTEAGUDO, Monteano. Los requisitos de validez de la marca Tridimensional. En: Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo 23. Universidad Santiago de Compostela Marcial Pons, 2002. Pág.400-401.

La presencia de un caño otorga una ventaja funcional al envase solicitado. RESOLUCIÓN N°0266-2007/TPI-INDECOPI

Ondulaciones que permiten mejorar su maniobrabilidad y agarre e impiden que el envase resbale al momento de transportarlo. RESOLUCIÓN N°3258-2008/TPI-INDECOPI

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Designación usual

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

• Chela

Agachadito

– Cerveza

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• Taco

Guachimán

– Billar

⬜

• Pucho – Cigarro

Puesto de comida

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Vigilante (seguridad)

TELO

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Signos engañosos Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Margarina • FRANCES • SALUDABLE

Perfumes Cigarrillos

• Figura de Uva

Aguardiente de caña

• ALGODÓN

Prendas de nylon

•ITALIANO

Prendas de vestir

• Figura de vaca

Para casacas sintéticas

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Color aisladamente considerado Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

Signos contrarios a ley, la moral y el orden público Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: No podrán registrarse como marcas los signos que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres

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La SIC de Colombia denegó…

La OEPM de España denegó…

LA OSTIA (prendas de vestir y bebidas alcohólicas)

TENTACIONES ARTESANAS SAN JODERSE (alimentos)

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Caso SARITA COLONIA CHILE •Solicitud presentada para distinguir Clubes Nocturnos TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 19.039, LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE CHILE Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas: k) Las contrarias al orden Público, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.

La OAMI denegó…

BIN LADEN

(diferentes productos)

SUDACA (bebidas alcohólicas)

COJONES (ropa)

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DEL CARAJO

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Signos que imiten escudos, emblemas, banderas, denominaciones y otros. Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;

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“la prohibición de registro establecida en el inciso m) del artículo 135 de la Decisión 486 se encuentra referida no solo a la reproducción exacta de un símbolo de estado, sino también a la imitación de los mismos; es decir, la prohibición alcanza también a los signos que sin ser exactos a aquéllos tomen algunos elementos que sean identificados como pertenecientes a ese Estado” Res. 610-2015/TPI-INDECOPI

04975-2015-0-1801-JR-CA-23

Secondary Meaning (art.135, último párrafo, Dec. 486) • Distintividad Adquirida • En los casos de falta de distintividad, signos descriptivos, signos genéricos, signos usuales, color aisladamente considerado, el signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiere estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

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Secondary Meaning El Tribunal Andino en la interpretación judicial de los Procesos 92-IP-2004 y 127-IP-2007, ha señalado que es necesario para que se considere que un signo descriptivo ha adquirido aptitud distintiva que “se acredite que sector de los consumidores o usuarios correspondientes del país miembro (en el presente caso, Perú) en un numero importante, reconocen el signo como distintivo del producto o del servicio de que se trate y, por tanto, como indicador de su origen empresarial y calidad”.

• La interpretación judicial del Tribunal Andino señala que para evaluar si un signo ha adquirido distintividad existen varios elementos que deben ser analizados como: - La cuota del mercado poseída por la marca. – La intención de la marca. – La extensión geográfica. – Las inversiones hechas para promocionarla. – La proporción de los sectores interesados que identifica los productos atribuyéndole una procedencia determinada gracias a la marca. – Las declaraciones de Salas de Comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. •

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Gracias.

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