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DIRECTRICES DE OPOSICIÓN Parte 2 Capítulo 2: Riesgo de confusión D. Apreciación global

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ÍNDICE CAPÍTULO 2: RIESGO DE CONFUSIÓN .......................................................3 D.

apreciación GLOBAL...........................................................................3 I.

APRECIACIÓN GLOBAL - INTERDEPENDENCIA ........................3 1. Apreciación global de todos los factores .......................................3 2. Carácter distintivo de la marca anterior.........................................3 2.1.Carácter distintivo por naturaleza – Carácter distintivo intrínseco..............................................................................5 2.2.Carácter distintivo como consecuencia del uso ........................6 3. Grado de similitud entre los signos y entre los productos y servicios......................................................................................7 4. Impacto de la especie de productos y servicios en en análisis de las semejanzas ...........................................................................8 5. El grado de sofisticación y de atención del público de referencia .9 5.1.El consumidor medio ................................................................9 5.2.Grado de sofisticación del cliente ...........................................10 5.2.1. Significado del criterio.......................................................10 5.2.2. Consumidores...................................................................10 a. Productos y servicios de consumo masivo.........................10 b. Productos y servicios técnicos o muy específicos ..............10 5.2.3. Clientes profesionales ......................................................11 5.3.Grado de atención del cliente .................................................11 5.3.1. Consumidores...................................................................11 a. Elevado grado de atención.................................................12 b. Bajo grado de atención.......................................................16 5.3.2. Clientes profesionales ......................................................16 6. Coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado del mismo territorio.....................................................................................17 7. Supuestos de confusión real .......................................................18 8. Resoluciones anteriores dictadas por autoridades comunitarias o nacionales en litigio entre marcas idénticas (o similares) .........19 8.1.Aspectos sustantivos ..............................................................19 8.2.Aspectos procesales ...............................................................19 9. Ausencia de confusión entre los signos, pero confusión respecto al orígen (confusión indirecta)...................................................20 9.1.Significado ..............................................................................20 9.2.Series (familias) de marcas.....................................................21 II. RENUNCIAS A REIVINDICAR DERECHOS EXCLUSIVOS (DISCLAIMERS) ...........................................................................24 1. Naturaleza de las renuncias a reivindicar derechos exclusivos ..24 2. Excepción al principio general (renuncia a reivindicar derechos exclusivos que afecta a la marca anterior)................................25

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CAPÍTULO 2: RIESGO DE CONFUSIÓN D.

APRECIACIÓN GLOBAL

I.

APRECIACIÓN GLOBAL - INTERDEPENDENCIA 1.

Apreciación global de todos los factores

Habida cuenta de que el grado similitud que puede dar lugar al riesgo de confusión no es fijo, deben tenerse en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Tal como declaró el Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes; la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos (o servicios) designados (Sabèl, apartado 22). Además, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (Sabèl, apartado 23). El Tribunal añadió que en la apreciación de la similitud de los signos, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (Canon, apartado 17). Estos principios aconsejan una apreciación ponderada de todos los factores pertinentes, y en particular una apreciación del carácter distintivo de la marca anterior, del grado de similitud de los signos y de los productos en cuestión, y del tipo de vínculo que el público puede establecer entre las dos marcas. En consecuencia, esta fase del examen trata de la cuestión de saber si en una apreciación global de todos los factores pertinentes, el peso de cada uno de estos factores es suficiente para generar un riesgo de confusión. 2.

Carácter distintivo de la marca anterior

En la doctrina general sobre la marca, y en la práctica actual de la Oficina, incluidas las Salas de Recurso, así como en los Estados miembros, suele establecerse una distinción entre marcas “fuertes” y “débiles”. La “fuerza” en este contexto equivale al “grado” de carácter distintivo en el lenguaje del TJCE.

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Las marcas “débiles” son aquellas que sólo poseen un bajo grado de carácter distintivo intrínseco. Las marcas que han sobrepasado la línea de las marcas “débiles” son aquellas que están dotadas de cierto grado o de un grado “medio” de carácter distintivo intrínseco. Este es aproximadamente el límite al que llegan las marcas cuando no existe prueba del uso ni, por lo tanto, un carácter distintivo elevado. El carácter distintivo “elevado” requiere el reconocimiento de la marca por parte del público de referencia. Tanto las marcas intrínsecamente “débiles” como aquellas que son intrínsecamente distintivas pueden tener un carácter distintivo elevado. En el extremo superior de la escala están las marcas notoriamente conocidas, y las marcas que gozan de renombre. Por último, hay marcas “famosas”, marcas que son equivalentes a palabras ordinarias, normalmente únicas (pero no necesariamente) en el sentido de que no hay en el mercado productos competidores, y ni siquiera no competidores, que estén provistos de dicho signo. El ámbito de protección es tanto más amplio cuando mayor resulta ser el grado de carácter distintivo de acuerdo con los criterios arriba enunciados. Lo anterior es conforme con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Tribunal estableció expresamente que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (Sabèl, apartado 24). En consecuencia, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (Canon, apartado 18). Para determinar el carácter distintivo de una marca, se debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas (Lloyd, apartado 22). Por lo tanto, el carácter distintivo de la marca anterior ha de tenerse siempre en cuenta a la hora de decidir sobre el riesgo de confusión. Se debe señalar, además, que el Tribunal ha dejado bien claro que un fuerte carácter distintivo de la marca anterior constituye un argumento a favor de una declaración de riesgo de confusión y no un argumento en contra, como se ha afirmado en ocasiones en la doctrina en materia de marcas. 239/2000 ADOLFO DOMÍNGUEZ / ADOLFO (EN),

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62/2001 NEXT / NEXTEYE (EN), 675/2001 VIÑA ESMERALDA / EMERALD HILL (EN). Como el Tribunal indicó en el asunto Lloyd, todas las marcas tienen una mayor o menor aptitud para identificar los productos o servicios amparados por las mismas y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. De lo anterior se deduce que las marcas de escaso carácter distintivo poseen una menor aptitud para desempeñar la función de indicador de origen. En vista de la declaración efectuada por el Tribunal en el asunto Sabèl, cabe concluir que una declaración relativa al escaso carácter distintivo de la marca anterior puede servir como argumento en apoyo de la tesis de que el riesgo de confusión con dicha marca es menor que con aquellas marcas que están dotadas de un carácter distintivo más fuerte. 76/1998 188/1999 584/1999

EN EN ES

1043/1999 329/2000 937/2001 1789/2001 2350/2001

EN EN EN EN EN

Negritelle ACTIVIN LA ARGENTINA

LOS NEGRITOS ACTILINE CARNES ARGENTINAS NEOLUX NEOLITE BANKEUROPA EUROBANK VITAL PHYTO-VITAL MEDIA MARKT MEDIA-SOUND Das leben leicht EUROTOPS gemacht EUROSHOP VERSAND (fig.)

El carácter distintivo de la marca anterior no es constante sino variable, en función de la percepción que el público tenga de la misma. La percepción del público puede cambiar no sólo a causa de la elevada o escasa reputación de que goce la marca concreta, sino también a causa de otros factores (estos elementos sólo pueden analizarse a partir de las pruebas presentadas por las partes). Este puede ser el caso, en particular, cuando la marca o alguno de sus elementos haya sido utilizada entretanto de un modo similar por diversas marcas en el sector del mercado de que se trate. En este contexto, importa también analizar detenidamente si las situaciones mencionadas se dan en todas las zonas geográficas y en relación con todos los productos y servicios pertinentes. Por regla general, basta con evaluar el carácter distintivo de la marca anterior en la fecha de adopción de la resolución. 2.1. Carácter distintivo por naturaleza – Carácter distintivo intrínseco

El Tibunal de Justicia ha declarado que para determinar el carácter distintivo de una marca procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada (Lloyd, apartado 23). El Tribunal ha declarado asimismo (asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) contra Boots- und Segelzubehör Walter Huber y Franz Attenberger. Rec.1999 p. I-02779 – DO OAMI nº 7Directrices de oposición – Parte 2 Capítulo 2D - Situación: marzo de 2004

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8/99, p. 1054, apartado 37) que en la apreciación del carácter distintivo, procede, en particular, tener en cuenta el mayor o menor conocimiento del signo (en dicho asunto, un nombre geográfico) por parte de los consumidores, así como las características del lugar designado por el nombre y la categoría de productos considerada. Además, el carácter distintivo intrínseco de la marca anterior ha de valorarse tomando en consideración (cada una de) las áreas geográficas pertinentes. Dadas las diferencias lingüísitcas y culturales, el público de determinadas áreas geográficas puede no entender el contenido descriptivo de una marca anterior. En tal caso, el carácter distintivo no debe reputarse escaso con respecto a dichas áreas. 1191/1999 1457/1999 189/2000 1658/2000 2450/2000

EN EN EN EN EN

RIPOLIN MEGAKID TELEBINGO AROMA MARIE CLAIRE

RENTOLIN MEGARIG TeleBingo

2920/2001

EN

Selenium Spezial A-C- Selenium-ACE E

También ha de analizarse atentamente si la declaración de carácter descriptivo es válida para todos los productos y servicios de la marca anterior. Si no es el caso, es necesario establecer una diferenciación entre los productos y servicios considerados. Lo anterior puede dar un resultado distinto en lo que se refiere a la declaración de riesgo de confusión para diferentes productos y servicios. Si bien no es concluyente en absoluto, el registro de una serie de marcas con el mismo elemento en el Registro de Marcas Comunitarias o en los registros nacionales pertinentes puede ser un indicio del carácter descriptivo intrínseco de la marca anterior. La presencia de numerosas marcas registradas con el mismo elemento y que protegen productos similares revela, cuando menos, que el elemento elegido no posee una originalidad particular. Sin embargo, unos pocos registros no bastan para demostrar que la marca anterior tiene escaso carácter distintivo. 85/1999 LISAP / LISA (EN), 248/2000 ACTIVE WEAR / INTERACTIVE WEAR (EN). El hecho de que la marca pueda poseer un carácter distintivo intínseco no siempre es decisivo para declarar que es una marca “fuerte”. Esto obedece a que existen marcas con un bajo grado de carácter distintivo (marcas a veces denominadas “sugestivas” o “evocativas”). 2.2. Carácter distintivo como consecuencia del uso

El Tribunal de Justicia ha formulado algunas orientaciones en lo concerniente a apreciación del carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de

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la marca anterior. El Tribunal ha establecido que se deben considerar los siguientes factores: la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (Lloyds, apartado 23). Esta lista no es exhaustiva. Los requisitos para una declaración de carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso han de ser más estrictos en el caso de que la marca anterior sólo posea un escaso carácter distintivo intrínseco. 282/1999 CAFÈ NOIR / CARTE NOIRE (EN). La prueba del carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso debe referirse tanto al área geográfica relevante como a los productos y servicios de que se trate. Deberán determinarse con precisión, a partir de la pruebas presentadas, los productos y servicios en relación con los cuales se ha adquirido el carácter distintivo (véase a este respecto la parte F, artículo 8, apartado 5 en lo relativo al método de valoración de dichas pruebas). 226/1999 1000/1999

FR ES

MIKO CRISTAL

1193/1999 1224/1999

EN EN

JOHN SMITH

MIK CRISTAL CASTELLBLANCH PAUL SMITH

1340/1999 130/2000 62/2001 675/2001

EN ES EN EN

BOSS PEPE NEXT VIÑA ESMERALDA

BOSSI PEPE CABALLERO NEXTEYE EMERALD HILL

3.

Grado de similitud entre los signos y entre los productos y servicios

El Tribunal ha afirmado asimismo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (Canon, apartado 17).Por lo tanto, las semejanzas entre los signos deben examinarse teniendo en cuenta las semejanzas entre los productos o servicios y viceversa. Esto implica que si la similitud es escasa en un aspecto, ésta quedará reforzada por una similitud más elevada en otro aspecto, lo que podría generar un riesgo de confusión. 969/99 BARONIA / BERONIA (ES), 789/99 ALLEGRO / ALLEGRO (EN), 1999/2001 BLÛ / B.L.U. (EN).

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Así pues, la identidad o un alto grado de similitud entre los signos o entre los productos y servicios será normalmente un indicio en favor del riesgo de confusión, a menos que existan claras diferencias en sentido contrario que permitan al consumidor distinguir entre los mismos. Ejemplos de signos no similares: 394/99

/

(EN), 1974/2001 DERS / SHADERS (EN)

E.g. Signos idénticos o muy similares pero P&S no similares: 964/99 1031/99 1113/99?? 419/99 1039/2001 1428/2001 1847/2001 1489/2001 1979/2001

4.

EN EN EN EN EN ES EN EN ES

THE GREY LINE STARTER AFTER DARK FLEXI ABM (fig) MARTIN LOOGAN DOM BRK

GREYLINE STARTER AFTER DARK FLEXI a.b.m.victoria (fig) MARTIN LOGAN DOM

Impacto de la especie de productos y servicios en en análisis de las semejanzas

El Tribunal ha añadido que a fin de apreciar el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, se debe evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (Lloyd, apartado27). La categoría de productos o servicios considerada puede aumentar la importancia de uno de los distintos aspectos de la similitud de los signos (visual, fonético y conceptual). Por ejemplo, la identidad o similitud fonética o conceptual de los signos puede tener menos importancia en el caso de los productos y servicios que suelen examinarse desde el punto de vista visual o pueden probarse antes de comprarlos. En esos casos, la impresión visual de los signos es lo que más cuenta a efectos de una declaración de riesgo de confusión. 309/99 WOOKI / WALKIE (DE), 851/99 FIFTIES / MISS FIFTIES (EN) confirmada por las SdR R 757/1999-2, 394/99 L / L (EN), 1207/99 ILS / ELS INTERNATIONAL (EN). Por lo demás, las circunstancias y el país en que se comercializan los productos pueden jugar un papel importante. Estas circunstancias pueden aumentar o disminuir la capacidad del público para percibir las diferencias entre los signos.

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1999/2001 BLÛ / B.L.U. (EN) Por ejemplo, puede ser común pedir y comprar determinados productos y servicios por referencia a notas manuscritas. Esto puede difuminar sutiles diferencias entre los signos. Sin embargo, en virtud del principio según el cual los signos deben compararse en la forma en que están protegidos, dichas declaraciones deben hacerse con mucha cautela. La percepción fonética del signo puede verse influida por factores como la presencia de varios otros sonidos percibidos simultáneamente por el destinatario. En particular, este puede ser el caso en los puntos de venta con un elevado nivel de ruido, como los supermercados o los bares. R251-2000-3 MYSTERY / MIXERY (EN), 31/1999 Landana / LANDAMANN (DE) 5.

El grado de sofisticación y de atención del público de referencia 5.1. El consumidor medio

A juicio del Tribunal, el consumidor medio es considerado un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (Lloyd, apartado 26). Esta afirmación general se refiere tanto a la sofisticación como a la atención: -

normalmente informado alude a la sofisticación, razonablemente atento y perspicaz alude a la atención.

Esta calificación del consumidor medio se aplica mutatis mutandis a los clientes profesionales. En su caso, estar normalmente informado y ser razonablemente atento y perspicaz implicará generalmente un grado más alto de sofisticación y de atención que en los consumidores. Si el cliente medio de un producto o servicio es el cliente profesional medio, y el resto del público consiste en el cliente representado por el consumidor medio y por el cliente profesional medio, sólo será relevante el cliente profesional medio. Ejemplo: Las pinturas en general se venden tanto a los pintores (es decir, para usos profesionales de estos clientes) como a los consumidores con fines de bricolaje. Por otra parte, las pinturas destinadas a la industria no se venden a los consumidores. En consecuencia, cuando las listas de productos y servicios de ambas marcas designan las pinturas y las pinturas destinadas a la industria respectivamente, el público de referencia está constituido exclusivamente por los clientes profesionales ya que sólo ellos pueden, por regla general, entrar en contacto con ambas marcas.

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A juicio del Tribunal, “el nivel de atención” del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (Lloyd, apartado 26). En concreto, como se ha indicado anteriormente, lo importante es el “nivel de sofisticación y de atención”. Lo anterior es válido no sólo para productos y servicios que se ofrecen exclusivamente a clientes profesionales, sino también para categorías específicas de productos y servicios que poseen características que afectan a la sofisticación y/o a la atención aun cuando estén destinadas al público en general, como se explicará en las próximas secciones. Un elevado grado de sofisticación y/o de atención del público respecto de los productos y servicios designados en la solicitud de marca comunitaria o en la marca anterior constituye, por regla general, un indicio de ausencia de riesgo de confusión. 5.2. Grado de sofisticación del cliente 5.2.1. Significado del criterio

El grado de sofisticación difiere entre los consumidores y los clientes profesionales así como en el seno de cada uno de estos grupos. Cuanto mayor sea el grado de sofisticación del cliente, menor será el riesgo de confusión. El grado de sofisticación tiene relevancia a efectos de la capacidad de los clientes para percibir los diversos factores relacionados con el riesgo de confusión, y en particular los criterios para determinar la similitud de los productos y servicios y la similitud de los signos. Por ejemplo, un buen conocimiento de la situación del mercado en relación con los productos y servicios en cuestión tiende a reducir el riesgo de confusión (véase infra, en los apartados 5.2.2.b y 5.2.3.). 5.2.2. Consumidores a.

Productos y servicios de consumo masivo

En el caso de que el consumidor sea el gran público, como sucede con los productos de consumo masivo, el grado de sofisticación es el del consumidor normalmente informado. b.

Productos y servicios técnicos o muy específicos

En caso de que los consumidores sean únicamente una parte del gran público, como sucede con los productos y servicios técnicos o muy específicos, ha de tenerse en cuenta el nivel de instrucción o de conocimiento en relación con los productos y servicios de que se trata. Este nivel puede tener relevancia tanto para la percepción de las marcas (p. ej. términos en una lengua extranjera) como para la categoría específica de productos y servicios (p.ej. servicios financieros).

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Cuando se requiera un conocimiento especializado o técnico para utilizar el producto, el público puede ser un público más instruido en relación con dicho producto, aun cuando tales productos no estén destinados específicamente a clientes profesionales y estén también a disposición del gran público. Consideraciones similares se aplican a los productos y servicios cuando el nivel de atención es elevado, como se expone más adelante. En estos casos, p. ej. cuando se trata de tabaco o de periódicos, los consumidores pueden poseer un grado de sofisticación que supere con mucho el nivel medio. 512/1999 MAXDATA / MAXTECH (EN), 1390/2001 FOCUS / FOCUS DYNAMICS (fig) (FR). 5.2.3. Clientes profesionales

Han de tenerse en cuenta sus conocimientos profesionales y técnicos específicos en relación con los productos y servicios considerados. Ejemplos: Los clientes altamente especilizados de los productos en cuestión se darán cuenta de que ELISA es una abreviatura de " enzyme linked immunoassay solvent assay“ (un test para el diagnóstico de la sensibilidad a la exposición pasada o presente a un agente infeccioso como el virus del SIDA). 1183-2002 RELISA / VARELISA (EN) Los clientes profesionales serán conscientes de que las entidades financieras o las compañías de seguros no serán responsables de los aspectos tecnológicos de la edición de tarjetas magnéticas o tarjetas con chip. 2066/2001 DENCARE / DentCard (fig)(DE) 5.3. Grado de atención del cliente

E Tribunal de Justicia declaró lo siguiente: “Procede tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada” (Lloyd, apartado 26). Cuanto mayor sea el grado de atención, menor será el riesgo de confusión. 5.3.1. Consumidores

Lo que tiene una influencia significativa en la elección de los productos y servicios por parte del consumidor es el nivel de implicación en la compra. El nivel de implicación está relacionado con la importancia que tiene una decisión para el consumidor. En consecuencia, equivale a su grado de atención.

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a.

Elevado grado de atención

Suele darse un elevado grado de atención en tres tipos de compras: las compras onerosas, las compras infrecuentes y las que comportan algún tipo de riesgo o peligro. Estas compras pueden ser racionales. El consumidor medio suele pedir asistencia o asesoramiento profesional a la hora de elegir o comprar ciertos tipos de productos o servicios. Un buen ejemplo de lo anterior son los ordenadores (caros), los servicios financieros (infrecuentes), o los fármacos o productos farmacéuticos con receta que se venden exclusivamente en farmacias (peligrosos). Asimismo, puede existir un elevado grado de atención en las compras de carácter sentimental, p. ej. en las compras relacionadas con la joyería. (A) Productos farmacéuticos (a) Práctica de la División de Oposición desde octubre de 2001

(aa) Consumidor medio Cuando los productos farmacéuticos son prescritos o vendidos por profesionales cualificados como médicos o farmacéuticos, los “ consumidores medios” son, por una parte, los especialistas, como médicos o farmacéuticos y, por otra, los consumidores habituales, que caracen de conocimientos médicos o farmacéuticos específicos. No obstante, incluso en el caso de los fármacos que requieren receta médica en determinados países europeos, en la práctica, estos fármacos pueden ser vendidos por los farmacéuticos a los consumidores sin receta. En consecuencia, habrá que tener siempre el cuenta al consumidor al determinar el público de referencia. Cuando los productos farmacéuticos no son prescritos o vendidos por profesionales cualificados sino que son de venta libre en el mercado, el consumidor medio es, en la mayoría de los casos, el propio paciente. Además, los productos farmacéuticos que actualmente sólo se venden con receta pueden tornarse en el futuro medicinas de libre prescripción. En caso de que los productos farmacéuticos designados en la solicitud de marca comunitaria sean de libre prescripción y los productos farmacéuticos amparados por el registro nacional sólo puedan dispensarse con receta, o viceversa, la Oficina presumirá que el público de referencia está constituido tanto por los profesionales cualificados como por los pacientes o consumidores medios, que carecen de conocimientos médicos o farmacéuticos específicos. La Oficina no puede limitar dicha protección sobre la base de consideraciones hipotéticas relacionadas con los productos que podrían venderse con la marca. (bb) Atención (i) Productos farmacéuticos con receta

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La regla general según la cual el consumidor medio ha de considerarse más atento existe únicamente en relación con los productos farmacéuticos con receta, dado que éstos suelen ser prescritos por un médico y verificados y dispensados al paciente por un farmacéutico. Normalmente, los médicos o farmacéuticos, por su formación, conocimientos o experiencia profesional, serán capaces de distinguir entre fármacos cuyos nombres registran pequeñas diferencias, que obedecen simplemente a su distinta indicación terapéutica. Por añadidura, un paciente que es consciente del efecto potencialmente perjudicial de los productos farmacéuticos prestará una especial atención a los nombre de los productos y a su significado “evocativo”. (ii) Productos farmacéuticos sin receta Resumen Sin embargo, lo anterior no se aplica a los productos farmacéuticos sin receta por dos razones: Si bien es cierto que los consumidores deberían prestar mayor atención al aquirir dichos fármacos, en la práctica pueden no hacerlo así. Además, su atención dependerá de la indicación terapéutica. La consecuencia para las resoluciones de la División de Oposición es la siguiente: La atención se aprecia caso por caso. No es posible presumir en general un mayor grado de atención de los consumidores de productos farmacéuticos sin receta sino que éste debe resultar de las circunstancias concretas del caso. Las indiciaciones terapéuticas revisten una especial importancia a este respecto. En el caso de que ambas marcas designen fármacos con receta, la atención, por regla general, será mayor. Sin embargo, cuando bien la marca anterior o bien la marca comunitaria designe fármacos sin receta, NO se aplicará una presunción general relativa a un mayor grado de atención. Lo anterior obedece a que los consumidores finales de los productos farmacéuticos con receta (que los reciben a través de un especialista) podrían elegir por sí mismos los productos farmacéuticos sin receta, que están amparados por una de las marcas. Antecedentes No puede afirmarse como regla general que un consumidor no cualificado que desee adquirir en una farmacia una medicina de libre prescripción para una finalidad concreta será capaz de distinguir entre fármacos cuyos nombres registran pequeñas diferencias. La atención que preste este consumidor dependerá del fármaco específico y de la finlidad, necesidad o

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efecto específico. Podría darse el caso de que para indicaciones más complicadas o enfermedades más graves, la atención normal de un consumidor medio fuera mayor. Sin embargo, con respecto a las medicinas destinadas al tratamiento de enfermedades y dolores leves como analgésicos, somníferos y ungüentos curativos, el grado de atención puede ser muy bajo. Los productos farmacéuticos suelen ir provistos de un prospecto que facilita con detalle toda la información necesaria sobre el producto. Normalmente, el consumidor medio no leerá esta descripción antes o durante la compra sino quizás después, y el farmacéutico no asesorará automáticamente al cliente, en particular sobre medicinas no tóxicas, salvo que éste se lo pida. Existe en la sociedad una tendencia creciente a la autocuración, a través del autodiagnóstico y la confianza en las recomendaciones de los parientes, compañeros de trabajo o amigos. Sólo en casos especiales, por ejemplo, en lo que se refiere a fármacos peligrosos preguntará el farmacéutico sobre la causa de su uso y hará comentarios o dará instrucciones al respecto. T 10 / 01-6 PREDONIUM / SEDONIUM (EN) “alegaciones” (b) Salas de Recurso

Los médicos o farmacéuticos pueden distinguir entre fármacos cuyos nombres registran pequeñas diferencias, que obedecen simplemente a su distinta indicación terapéutica. Pero no existe un principio común por el cual, generalmente, el consumidor medio pone mucho cuidado en la compra de un fármaco y presta especial atención a las pequeñas diferencias entre las marcas. La clase de atención que presta un consumidor normal que desea comprar en una farmacia una medicina de libre prescripción para una indicación especial depende del fármaco específico y de la finalidad, necesidad o efecto específico. Para indicaciones más complicadas, la atención normal de un consumidor medio podría ser mayor. Pero con respecto a las medicinas destinadas al tratamiento de enfermedades y dolores o dolencias leves, como analgésicos, somníferos y ungüentos curativos, el grado de atención puede ser muy bajo. A-MULSIN/ALMOXIN, R 816/1999-3 (EN) (25/04/2001): se declaró r.d.c ; R 0401/2000-3 GASTRIN / EUGASTRIM (EN) (07/06/2001) y R 0964/2000-3 ABACOR / ACCUCOR (EN) (12/09/2001): no r.d.c. Debe tenerse en cuenta que, en determinados países, los medicamentos se administran sin receta, que algunos consumidores tienen tendencia a automedicarse y que, con frecuencia, los profesionales están sobrecargados de trabajo y tienden a escribir las recetas con una letra practicamente ilegible.

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R 1178/2000-1 TEMPOVATE / EMOVATE (o) EUMOVATE (EN) (14/02/2002) En la anterior jurisprudencia de las Salas de Recurso se confirmaba la antigua práctica de la División de Oposición según la cual no cabía hacer ninguna distinción entre medicinas de libre prescripción y medicinas con receta. Al adquirir productos farmacéuticos, el consumidor medio prestará más atención a estos productos (abstracción hecha de si se trata o no de medicinas de libre prescripción). R 303/1999-2 BONOLAT / PONALAR (DE) (02/08/2000)

(B) Compras onerosas, en particular coches El elevado precio, en particular en el caso de los productos de lujo, es una buena razón para que el consumidor sea más prudente con respecto al origen y la calidad del producto considerado. La atención puede ser incluso mayor en aquellos casos en los que el producto específico es considerado un reflejo del status social de su propietario. Ejemplo: coches y servicios conexos Teniendo en cuenta el precio de los coches de que se trata, el consumidor medio será tan sólo la parte adinerada del gran público. Cabe esperar que el consumidor medio no comprará un coche, sea nuevo o de segunda mano, de la misma forma que compra artículos de uso cotidiano. El consumidor medio estará informado, y tomará en consideración todos los factores relevantes, por ejemplo, el precio, el consumo, los gastos de seguro, las necesidades personales o incluso el prestigio. Aparte de los vendedores, puede recurrir a otras fuentes de información como las revistas de automóviles, los compañeros de trabajo, los amigos o Internet. Con respecto a los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de motor, cabe esperar que el consumidor medio no confíe su coche a cualquier taller sino que se informe previamente sobre el mismo, su cualificación y especialización. S TYPE / S-CLASS R 969/2000-1 (EN) No obstante, de los principios arriba mencionados no se debe concluir que las marcas altamente distintivas no están adecuadamente protegidas aunque los productos sean idénticos, por la simple razón de que los productos son caros, pero que pueden estar protegidas frente a productos y servicios similares cuyo precio no es similar. Para evitar este resultado, se debe examinar debidamente la reputación de la marca anterior en el análisis global del riesgo de confusión, que abogará fuertemente en favor de la existencia de riesgo de confusión.

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(C) Productos con una alta fidelidad de marca: el ejemplo del tabaco Además, un elevado grado de atención puede ser la consecuencia de la fidelidad de marca, como en el caso de los productos y artículos relacionados con el tabaco. Los fumadores son considerados especialmente cuidadosos y selectivos en lo que se refiere a la marca de cigarrillos que fuman, por lo tanto se presume un mayor grado de fidelidad de marca y de atención cuando se trata de productos relacionados con el tabaco. En consecuencia, en lo tocante a los productos relacionados con el tabaco puede requerirse un grado de similitud más elevado entre los signos para que se produzca un riesgo de confusión. R-78/1999-3 FOSTER / FROSTY (DE): si bien los productos a base de tabaco son productos de consumo masivo relativamente económicos, los consumidores de este sector tienen una gran fidelidad al sabor y a la marca y por lo tanto reconocen con rapidez su marca preferida. 16/1998 ARISTON / HORIZON (EN), 113/1998 SUNSET / SUNRISE (EN), 959/1999 KINGS / SUPERKINGS (EN). Por último, es importante mencionar que, en el caso de las marcas altamente distintivas, la fidelidad de marca no debe conducir a una menor protección. A este respecto, se aplican consideraciones similares a las expuestas en relación con las compras onerosas. b.

Bajo grado de atención

Un bajo grado de atención puede asociarse, en particular, con el comportamiento de compra habitual. Las decisiones racionales de compra en este ámbito están relacionadas, por ejemplo, con los alimentos básicos. Las decisiones emocionales se asocian, por ejemplo, con los dulces. 5.3.2. Clientes profesionales

Las compras realizadas por clientes profesionales suelen ser más sistemáticas que las efectuadas por los consumidores, pues hay que rendir cuentas de las mismas y con frecuencia se controla su coste y eficacia. Por lo tanto, el grado de atención en dichas compras suele ser más elevado que en las de los consumidores y por ello el riesgo de confusión será menor. 300/1999 PEROX (cl.3) / PELOX (cl.1, 3) (DE), 371/1999 TAMRON (cl.9) / AMRON (cl.9) (EN). En el asunto 1603/2002 FIBROSTEEL / FIRESTEEL (FR) se afirmó que el público de referencia de los productos de las clases 6 y 17 estaba integrado por profesionales, los cuales prestan más atención.

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Apreciación global

6.

Coexistencia de las marcas en conflicto en el mercado del mismo territorio

La prueba de la coexistencia de marcas paralelas en el ámbito nacional puede abogar en contra del riesgo de confusión. 85/1999 LISAP / LISA (EN), 1193/1999 JOHN SMITH / PAUL SMITH (EN). No obstante, el valor de indicio de la coexistencia debe considerarse con cautela. La coexistencia de los signos a escala nacional puede responder a diversas razones, p. ej. una situación de hecho o de derecho diferente en el pasado o acuerdos sobre derechos anteriores entre las partes. 1340/1999 BOSS / BOSSI (EN), 537/1999 SIDE / SIDE (EN). Además, la alegación de coexistencia exige la prueba de que los signos han sido objeto de uso en el mercado de referencia. No basta presentar la prueba de la existencia de ambas marcas en el mismo Registro. 105/1999 Hollywood / Hollywood (FR), 537/1999 SIDE 1 / SIDE (EN), 1584/1999 Marco / MALCO (EN). En diversas resoluciones, las Salas de Recurso Tercera y Cuarta han subrayado la importancia de la coexistencia en el mercado y no sólo en el Registro. La División de Oposición se atiene a estas resoluciones. R 360/2000-4 NO LIMITS / LIMMIT (EN): La coexistencia en el Registro de marcas similares que pueden inducir a confusión carece de relevancia. El artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC hace referencia a la confusión por parte del público, es decir, a la confusión en el mercado. La prueba de la coexistencia real y pacífica en el mercado de las marcas en conflicto constituye una circunstancia que la Sala puede tomar en consideración al examinar el riesgo de confusión a efectos de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC. Sin embargo, la parte recurrente no ha aportado dicha prueba. La mera alegación según la cual la parte recurrida no emprendió ninguna acción en contra del registro o del uso de la marca de la parte recurrente en España resulta inuficiente. El argumento relativo a la coexistencia pacífica de las marcas en el pasado ha de acreditarse mediante la prueba de la presencia efectiva de ambas marcas en el mercado. La coexistencia debe entenderse como uso simultáneo de las dos marcas (presuntamente conflictivas), y no como presencia simultánea de las mismas en el Registro de marcas. La parte recurrente no presentó

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Apreciación global

pruebas de que su marca y la marca de la parte recurrida hayan sido realmente utilizadas de forma simultánea en España. Puede encontrarse un razonamiento similar en las resoluciones de la Tercera Sala de Recurso R 0001/2002-3 CHEE.TOS/CHITOS (EN) y R 0851/2000-3 MAGIC / MAGIC BOX (EN). Sin embargo, la coexistencia en el Registro puede considerarse un elemento a tener en cuenta en el análisis del riesgo de confusión. Pero esto sólo puede darse si la Oficina tiene constancia de que el Estado miembro en el que la marca anterior competidora está registrada examinó de oficio los motivos relativos de denegación en el curso del procedimiento que dio lugar al registro de la marca nacional de que se trata. En el asunto GOLDSHIELD, la Sala declaró que las marcas también habían coexistido en el mercado durante varios años y que el oponente no había hecho ningún intento de impugnar la validez el registro nacional de la marca del solicitante. La Sala consideró, en este caso, que la coexistencia no puede ser decisiva pero puede ser un indicio altamente convincente de la ausencia de riesgo de confusión. Esta última conclusión está reñida con la práctica de la División de Oposición, la cual considera que la coexistencia en el mercado puede abogar en contra del riesgo de confusión pero no ser un indicio muy convincente de su inexistencia. R 0415/1999-1 GOLDSHIELD / SHIELD (EN) Los acuerdos de Derecho civil suscritos por las partes, de cualquier tipo, carecen de relevancia en los procedimientos de oposición. Las partes pueden emprender acciones legales en el ámbito nacional y, en su caso, solicitar la suspensión del procedimiento de oposición. 7.

Supuestos de confusión real

El riesgo de confusión, o las expresiones consideradas sinónimas a los efectos de la presente Guía, es decir “probabilidad de confusión” y “peligro de confusión”, no requiere una confusión real sino únicamente la probabilidad de confusión. No obstante, la prueba de una confusión real es un factor que aboga en favor del riesgo de confusión. Para valorar debidamente la prueba en aquellas ocasiones en que se ha producido una confusión real, ésta debe examinarse teniendo en cuenta el número de oportunidades de confusión. En caso de que las transacciones comerciales sean numerosas pero los supuestos de confusión sean escasos, dicha prueba tendrá poco valor en la apreciación del riesgo de confusión. La ausencia de confusión real ha sido examinada anteriormente en el contexto de la coexistencia.

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Apreciación global

8.

Resoluciones anteriores dictadas por autoridades comunitarias o nacionales en litigio entre marcas idénticas (o similares) 8.1. Aspectos sustantivos

Las resoluciones dictadas por los tribunales nacionales, incluidos los Tribunales de Marcas Comunitarias, y por las oficinas nacionales en asuntos paralelos no tienen efectos vinculantes para la Oficina. Sin embargo, debe tenerse debidamente en cuenta la motivación y fallo de las mismas, en particular cuando la resolución ha recaído en el Estado miembro que resulta relevante a efectos del procedimiento. Los tribunales nacionales poseen un profundo conocimiento de las características específicas de su Estado miembro respectivo, en especial en lo que se refiere a la realidad del mercado en el que se comercializan los productos y servicios y a la percepción de los signos por el consumidor. En vista de la armonización de las leyes de marcas nacionales, los tribunales nacionales (que no actúen en calidad de Tribunales de Marcas Comunitarias) y las oficinas nacionales aplican en los aspectos sustantivos el mismo Derecho que los Tribunales de Marcas Comunitarias y la Oficina. No obstante, la consideración de las resoluciones de las autoridades nacionales requiere la presentación de suficiente información, en particular la concerniente a los hechos exactos en los que se basa la resolución. Además, puede revestir importancia la cuestión de saber si una resolución nacional está basada en una ley nacional en la que la trasposición de la Directiva de armonización se ha llevado a cabo en debida forma. 80/1998 449/1999

DE DE

ZEWA DOCKERS

1193/1999 1389/1999 278/2000 869/2002

EN FR EN DE

JOHN SMITH Ives Rocher SEPHORA Bit

WEPA DOCKERS GERLI PAUL SMITH Yves Roche Sephora Bud

BY

(resolución del Bundesgerichtshof alemán no seguida)

R 1031/2001-3

R 552/2000-4

EN

SHAPE OF TUBES M&M's MINIS (3-D MARK) COSMOPOLITAN COSMETICS

SHAPE OF TUBES NESTLÉ (3-D MARK) COSMOPOLITAN

8.2. Aspectos procesales

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Apreciación global

La División de Oposición se atiene al planteamiento de la Cuarta Sala de Recurso. A su juicio, la División de Oposición no está obligada, en su resolución, a remitirse o repetir cada alegación o referencia hecha por el solicitante en el procedimiento seguido ante ella, siempre que se desprenda claramente del tenor de su resolución que ha tenido en cuenta todas las cuestiones sustantivas de hecho y de Derecho planteadas por las partes en el procedimiento que puedan ser relevantes de algún modo para la solución final del litigio sometido a su conocimiento y que la resolución esté debidamente motivada, es decir de forma coherente con la conclusión formulada. R 0634/2001-1 “a” (fig.) / “a” (fig.) (asunto ante el TPI) Según la Tercera Sala de Recurso, no tener en cuenta una resolución presentada dimanante de una autoridad nacional en un asunto paralelo daría lugar a una motivación insuficiente a efectos del artículo 74 del RMC. R 0235/2001-3 (EN) APAGARD / GARD, DENTAGARD 9.

Ausencia de confusión entre los signos, pero confusión respecto al orígen (confusión indirecta) 9.1. Significado

El Tribunal de Justicia ha dejado claro que el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste (Sabèl, apartado 18). El Tribunal ha declarado que una marca debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad. En consecuencia, constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (Canon, apartados 28 y 29). Lo anterior significa que también existe riesgo de confusión cuando el público de referencia es capaz de distinguir entre las marcas, pero puede creer que los productos y servicios amparados por ellas proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. No se ha estudiado todavía lo que debe entenderse por un “vínculo económico” suficiente en este contexto. El tipo de nexo que el público pueda establecer entre las marcas es especialmente significativo para al apreciación global del riesgo de confusión ya que revelará si existe el peligro de inducir a error al consumidor respecto al orígen de la marca o de que éste establezca una mera asociación entre las marcas debido a determinadas semejanzas. La conclusión final es en gran medida una cuestión de grado. La conexión efectuada por el consumidor debe ser de tal intensidad que induzca a pensar

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Apreciación global

que los productos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente (véase el subapartado I.3.3. supra). 1390/2001 FOCUS / FOCUS ONE (FR), 1629/2001 XPRESSO / EXPRESSO (EN) 9.2. Series (familias) de marcas

Se presume un grado de conexión suficiente para inducir a los consumidores a creer que los productos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente, en particular, en los asuntos de series o familias de marcas. Las marcas de la casa o los identificadores de una línea de productos se combinan a menudo con otros elementos secundarios en una serie de marcas que reflejan un origen común. El uso sistemático de un signo básico en varias combinaciones de signos y en distintos contextos puede llevar al público a ignorar cualquier diferencia secundaria, pues creerá que se limitan a indicar un nuevo producto de una línea de productos procedente de la misma empresa. No es necesario que algunos o todos los signos que componen la “familia” de marcas gocen de reputación para que el signo “raíz” sea percibido como el elemento común que constituye el identificador comercial de una determinada empresa, si bien es evidente que la prueba de tal reputación contribuirá en gran medida a su reconocimiento. 2551/2002 (EN) Mc NUGGETS, McCRISPY, McBACON, etc. / Mc BAGEL La presunción por parte del público de que las marcas constituyen una familia requiere que el elemento común de las marcas posea, gracias al uso que se ha hecho del mismo, el necesario carácter distintivo para poder constituir, a los ojos del público, el indicador principal de una línea de productos. Para que la Oficina pueda admitir que las distintas marcas invocadas por el oponente forman efectivamente una familia de marcas, éste habrá de demostrar no sólo que es el titular de las marcas, sino también que el público interesado reconoce que la parte común de dichas marcas procede de la misma empresa. Ese “reconocimiento” por parte del público sólo puede inferirse de la prueba del uso de la familia de marcas que haya sido presentada. 2126/2000 BrainNet (EN) (confirmada por las SdR R 1131/2000-2), 2342/2000 PEPPER (EN), 2844/2000 LIFESOURCE (FR). La doctrina de la familia de marcas puede considerarse un ejemplo típico de riesgo de asociación. Cuando una parte de una marca se perciba como procedente de una empresa en particular, el público establecerá asociaciones

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Apreciación global

y pensará que si otra marca contiene también dicho elemento, se trata de otra marca de la misma empresa. Normalmente, todas las marcas que forman una “familia” y que se utilizan como tales son marcas registradas. No obstante, no cabe excluir que la doctrina de la “familia de marcas” se aplique asimismo a marcas no registradas, si ello fuera compatible con las legislaciones nacionales pertinentes. No es preciso alegar en el procedimiento el argumento relativo a la existencia de una “familia de marcas” como motivo de oposición, pero puede tenerse en cuenta como hechos, pruebas y alegaciones adicionales. En consecuencia, el oponente que ha basado su oposición en una sola marca anterior (registrada o no) podría aducir en el procedimiento el argumento (y presentar la prueba correspondiente) de que su marca anterior ha sido utilizada junto con otras marcas, formando una familia de marcas con arreglo a las condiciones sustantivas antes mencionadas. Procede tomar en consideración que no se presumirá la existencia de una familia de marcas en aquellos casos en que el elemento común sea bastante débil o en que los demás elementos de los signos anteriores predominen en la impresión global que los mismos producen. 75/1998 177/1999

EN DE

610/1999 1222/1999 1738/2001

ES EN EN

SYSTEMACTION Plastoclean

SYSTEM PlastiClean Thyssen Schulte ONDA MUNDO MUNDO Ole QUICKSHIP Quickstep OPHTAL, CROM- ALERGOFTAL OPHTAL, VISCOPHTAL, PANOPHTAL

La presunción de que una marca forma parte de una familia de marcas requiere que el elemento común de los signos sea casi idéntico. Este requisito se aplica igualmente a su presentación y situación en los signos. 57/1998 BECK’s / ISENBECK (DE), 189/1999, 625/1999 LUREDIS / LUREDOX (EN). No obstante, las pequeñas diferencias gráficas en el elemento común pueden no excluir la presunción de que se trata de una serie de marcas, dado que el público puede interpretar tales diferencias como una presentación moderna de la misma línea de productos. Cabría inclusive un oden distinto de las letras. 75/1998 SYSTEMACTION / SYSTEM (EN), 1265/1999 SOREL/SOLERS (EN).

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Apreciación global

En cambio, por regla general, la presencia de letras diferentes o adicionales en el elemento común no permite presumir la existencia de una familia de marcas. 57/1998 BECK’s / ISENBECK (DE), 177/1999 Plastoclean / PlastiClean Thyssen Schulte (DE), 1738/2001 OPHTAL, CROM-OPHTAL, VISC-OPHTAL, OPHTAL / ALERGOFTAL (EN).

PAN-

Por añadidura, los productos y servicios designados en la marca del solicitante han de ser idénticos o similares al “núcleo común” de los productos y servicios amparados por las marcas anteriores. La presunción de la existencia de una familia de marcas es más probable si existe una gran similitud o incluso indentidad entre los productos y servicios. 136/2000 ETCH A SKETCH / SKETCH (EN).

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Apreciación global

II.

RENUNCIAS A (DISCLAIMERS)

REIVINDICAR

DERECHOS

EXCLUSIVOS

1. Naturaleza de las renuncias a reivindicar derechos exclusivos A tenor del artículo 38, apartado 2 del RMC, las renuncias a reivindicar derechos exclusivos relativas a marcas solicitadas tienen por finalidad permitir el registro de marcas que incluyen elementos carentes de carácter distintivo. Por lo tanto, su efecto consiste en hacer pública una declaración por la que se informa a los terceros de que el solicitante no puede reivindicar derecho exclusivo alguno respecto al elemento no distintivo. Por consiguiente, en estos casos, el tratamiento práctico que reciba una renuncia a reivindicar derechos exclusivos en el análisis de la impresión global producida por un signo no será muy distinto del que se reserva al elemento no distintivo si no se hubiera presentado la citada renuncia: la parte objeto de esta renuncia no se considerará un elemento distintivo de la marca. Con todo, surgirán complicaciones en aquellos casos en que las marcas hayan sido registradas con una renuncia a reivindicar derechos exclusivos que afecta a elementos distintivos. Lo anterior podría ocurrir debido, en primer lugar, a que las legislaciones nacionales permiten la renuncia a reivindicar derechos exclusivos sobre elementos distintivos a voluntad del solicitante (normalmente, con el fin de eludir motivos de denegación relativos). Pero también puede ocurrir, en segundo lugar, cuando dicha renuncia se refiere a diversos elementos no distintivos que, sin embargo, poseen cierto carácter distintivo en su particular combinación. Y, por lo que respecta a las solicitudes de marca comunitaria, puede suceder incluso que un elemento que ha sido objeto de renuncia a reivindicar derechos exclusivos carezca de carácter distintivo únicamente en una parte de la UE por tratarse de una palabra que sólo entienden las personas que hablan una determinada lengua o lenguas. Los principales criterios para resolver las posibles combinaciones de renuncias a reivindicar derechos exclusivos contenidas en los derechos anteriores o en la solicitud de marca comunitaria referidas bien a elementos no distintivos o a elementos distintivos han de deducirse de los principios aplicables a la comparación de los signos enunciados por el TJCE. De conformidad con esta jurisprudencia, la apreciación del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas en los consumidores del mercado de referencia. Los consumidores ignoran si en el Registro se ha introducido o no una renuncia a reivindicar derechos exclusivos. Una renuncia a reivindicar derechos exclusivos por sí sola no afecta a la apreciación de la similitud entre dos marcas en el contexto de un

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Apreciación global

procedimiento de oposición de acuerdo con el sistema de la marca comunitaria (R 473/2000-3 que confirma la resolución de la DO. 398/2000

vs

)

La renuncia no se refleja físicamente en la forma en que el signo va a ser utilizado en el mercado. Es decir, el elemento del signo objeto de la citada renuncia no es excluido del signo. Como la función de la Oficina en el procedimiento de oposición consiste en apreciar el riesgo de confusión, nuestra resolución no puede suprimir de forma artificial un elemento que estará presente en la marca cuando sea utilizada. Por lo tanto, si los elementos objeto de la renuncia no están totalmente desprovistos de distintividad, no pueden ignorarse en la comparación de los signos. 1130/1999 FUERTE VENTURA / Qué Pasa Fuerteventura (EN), 203/2000 JOELFERRIN / FERRINI ITALIA (EN), 3122/2000 MEDIASAT /

,1082/2001 KINDER /

(EN).

2. Excepción al principio general (renuncia a reivindicar derechos exclusivos que afecta a la marca anterior) No obstante, en la aplicación de los principios antes mencionados se debe tener en cuenta asimismo que la renuncia a reivindicar derechos exclusivos tiene efectos jurídicos sobre el alcance de la protección conferida al titular de la marca. Al incluir una renuncia a reivindicar derechos exclusivos, el ius prohibendi del titular de la marca queda reducido en lo que respecta al elemento objeto de la renuncia. En tales circunstancias, el titular de la marca anterior no posee ningún derecho exclusivo sobre el elemento objeto de la renuncia y no puede impedir el registro ni el uso del mismo. En consecuencia, no es coherente seguir siempre este enfoque. Cuando la aplicación de este enfoque tenga como resultado la concesión al oponente de un alcance de protección más amplio que el legalmente reconocido, deberá establecerse una excepción. A modo de ejemplo, en los asuntos que se citan a continuación, el alcance de la protección concedida fue el resultante de excluir la parte objeto de la renuncia en la comparación de los signos. 651/1999

2602/2000

BIG

DEAL/D.E.A.L.

/

(EN),

BRIGHT

773/99

FREE/FREEMAN

BROTHERS

(FR),

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(EN),

708/2001

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Apreciación global

vs TRAVELCARD (EN), (El concepto de riesgo de confusión al que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b) establece la frontera entre las solicitudes de marca comunitaria que no infringen los derechos exclusivos de las marcas anteriores y las que sí lo harían si fueran registradas. Cuando no existe un derecho exclusivo (por haberse renunciado al mismo), no puede haber ningún conflicto entre derechos).

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