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Jurisprudencia de la Corte Suprema en materias de Propiedad Industrial Marcos Morales A. Abril 2011

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Jurisprudencia de la Corte Suprema en materias de Propiedad Industrial

Sumario – – – – – –

Contexto normativo Evolución del recurso ante la Corte Suprema Jurisprudencia materias adjetivas Jurisprudencia materias sustantivas Estadísticas Conclusiones

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Contexto normativo 1.

Procedencia de casación • Situación previa a reforma de 2005 – –

•

Recurso de queja Recurso de casación » En el fondo » En la forma

Reforma del año 2005 – –

Ex novo casación de fondo ¿Recurso de queja?

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Contexto normativo 2.

Normativa aplicable •

•

Art. 17 bis B LPI “En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema. Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de Procedimiento Civil.” CPC

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Evolución del recurso ante C.Suprema 1.

Postura inicial de la Corte –

–

2.

2007-2009: Similitudes o diferencias es resorte de los jueces del fondo = Inamovible en sede de casación (3° Sala) (Ejemplo) Aceptación excepcional (identidad de clases) (Caso)

Período de transición – –

Marzo 2009: Recomendación a los recurrentes (leyes reguladoras de la prueba) (Caso) Junio 2009: Recomendación al TPI (Caso)

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Evolución del recurso ante C.Suprema 3.

Contexto actual • •

Julio 2009: Falta de prueba (Caso) 3° Sala (VASELINE, TRUE GLOW) Diciembre 2009: 2° Sala (primer recurso acogido mayo 2010) – –

Estrategia: Aspectos abordados por la Corte: » Aspectos procesales, sustantivos, principios de derecho marcario, » Función de la marca, distintividad, reglas de cotejo, principio de especialidad, marcas famosas, marcas extrarregistrales, prescripción acción de nulidad, mas evocativas, acuerdos de coexistencia, riesgo de confusión, etc. » CUP, ADPIC, RLPI, Directrices

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Jurisprudencia materias adjetivas – Recurso de casación • • • •

Admisibilidad del recurso de casación fondo Infracción a norma constitucional Casación en el fondo de oficio Casación en la forma

– Procedimiento administrativo • Valor de informes de SAG • Valor de informes periciales (patentes)

– Procedimientos contenciosos • Naturaleza procesos de oposición (supletoriedad CPC) • Abandono del procedimiento en procesos de oposición

– Prueba • • • •

Infracción leyes reguladoras de la prueba Sana crítica Efectos de lo resuelto en otros juicios Hechos notorios

– Competencia del TPI 7

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Jurisprudencia materias sustantivas – Función de la marca – Adquisición del derecho de marca • Requisitos generales • Distintividad: Principio general de derecho • Distintividad (intrínseca) – – – – –

Definición Registros extranjeros previos Cláusula telle quelle CUP Marcas mixtas Marca evocativa

• Distintividad (extrínseca) – Marca engañosa – Marca extrarregistral

• Riesgo de confusión – Reglas de cotejo » Análisis de conjunto » Inclusión de marca ajena en etiqueta

– Similitud y confusión – Acuerdos de coexistencia 8

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Jurisprudencia materias sustantivas – Regla de la especialidad » » » »

Definición Relación de coberturas Relaciones específicas Relación de productos y establecimientos

– Marca notoria

• Frase de propaganda

– Ejercicio del derecho • Oponibilidad • Ventas forzadas

– Extinción del derecho • Prescripción de acción de nulidad

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• Conclusiones – Evolución del razonamiento de la Corte • • • •

¿Evolución se explica sólo por cambio de sala? ¿Manifiesta falta de fundamento se mantiene? ¿Cuál es el balance? ¿Lo actual es la última palabra?

– Procedencia • ¿Resoluciones interlocutorias?

– Estrategia del recurso • • • •

Fundamento principal y consecuencial Pruebas, fundamentación, razonamiento Distintividad, análisis de conjunto, marca notoria, Principio de especialidad y relación de coberturas

– Necesidad de sustentar la decisión, incluso por INAPI – Fuentes del derecho y casación de fondo • • • •

Constitución Tratados (CUP, ADPIC, Arreglo de Niza) LPI, Reglamento, Directrices Jurisprudencia 10

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• Conclusiones • Doctrina
“…los antecedentes del proceso demuestran, apreciados acorde a las reglas de la sana crítica propias del derecho marcario…” (rol 2361/2009, 12/11/2010)
“…hayan incurrido en un desconocimiento a los principios informadores del derecho marcario, que justamente le conceden un rol preponderante a la ‘distintividad’…”
“...importa desde luego una infracción a los principios generales del derecho de marcas y en particular, el de la registrabilidad”
“...la jurisprudencia especializada y la doctrina reconocían a la marca no registrada...”
“...según lo informan las máximas del derecho marcario...”
“...no consideró los parámetros propios del derecho marcario, que llaman a analizar en su conjunto los diversos signos que componen una solicitud de registro”.
“Lo anterior es una manifestación de uno de los principios base del derecho marcario cual es el de especialidad”.

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