MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS EN EL TRÁFICO ECONÓMICO 1.− Competencia económica y signos distintivos de la empresa La idea principal es que en un sistema de economía de mercado es imprescindible que existan signos distintivos que permitan diferenciar a las empresas y a sus productos. Las clases de signos distintivos de la empresa en Derecho español son las siguientes: • MARCA • NOMBRE COMERCIAL • RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO Las marcas distinguen bienes o servicios y se clasifican en: • marca de fábrica • marca de comercio • marca de servicios El nombre comercial distingue al empresario. [Aquí recordamos el tema de la denominación social: si ésta tiene carácter distintivo la puedo proteger como nombre comercial]. El rótulo de establecimiento identifica el establecimiento. Ej: Cafeterías Habana, que comercializan su propio café aunque no lo fabrican. Cafeterías Habana funcionaría como marca, rótulo de establecimiento y como nombre comercial. El rótulo de establecimiento tiene un ámbito de protección limitado al ámbito municipal. [S. TC de 3 de junio de 1999, el Constitucional atribuye todas las competencias ejecutivas de registro de rótulos a las CCAA, con competencias de ejecución en materia de propiedad industrial] Al existir marcas de servicio, la actividad de cualquier empresario puede protegerse a través de ellas. Así, se mantendría la protección registral de las marcas y se suprimiría la protección de los nombres comerciales y rótulos de establecimiento. Existen también otros signos distintivos en el tráfico económico: se trata de las Denominaciones de Origen, Indicaciones geográficas e Indicaciones de procedencia. Un elemento común a ellas es el nombre geográfico. Como elemento común, ninguna de estas denominaciones o indicaciones puede pertenecer a una empresa en exclusiva. Ej: indicación de procedencia made in spain Estos otros signos distintivos se diferencian de los signos distintivos de la empresa por su función y por el derecho exclusivo que otorgan. FUNCIÓN. Las Denominaciones de Origen y las Indicaciones de procedencia ponen de manifiesto el lugar geográfico donde los productos han sido elaborados o al que deben su reputación.

1

Las Denominaciones de Origen tratan además de expresar que el producto debe sus características al medio geográfico y ha sido producido de acuerdo con las normas establecidas por una autoridad (Consejo Regulador, cuya función es controlar todas las características del producto). Dº EXCLUSIVO QUE OTORGAN. Así, los signos distintivos de la empresa sólo pueden ser utilizados por los titulares. Las Indicaciones de procedencia pueden ser utilizadas por todos los empresarios que elaboran sus productos en el lugar geográfico al que la indicación se refiere (Made in Spain). Las Denominaciones de Origen se aplican a los productos procedentes de esa área geográfica, siempre que hayan sido elaborados de acuerdo con las normas y bajo el control de la autoridad encargada de la supervisión de la Denominación. 2.− Relación entre signos distintivos de la empresa y las patentes Hay que citar algunas características comunes a ambas instituciones: • En ambos casos otorgan derechos exclusivos sobre bienes inmateriales que se integran en el patrimonio empresarial y que son susceptibles de transmisión. • La concesión de los derechos exclusivos corresponde a la OEPM, atendiendo al orden de prioridad de las solicitudes presentadas. También existen diferencias entre ambas instituciones: • La regulación de las patentes tiene por finalidad esencial el impulso del progreso tecnológico e industrial. La noción de novedad es esencial para el otorgamiento del dº de exclusiva. Esto significa que una vez concedida una creación industrial, queda destruida la novedad. • La regulación de los signos distintivos no tiene relación con el impulso del progreso tecnológico e industrial. Va dirigida, sin embargo, a conseguir que los clientes potenciales puedan identificar y distinguir en el mercado los diversos productos y servicios que se ofrecen, los empresarios y sus establecimientos. El requisito que debe exigirse es la actitud diferenciadora (o carácter distintivo). Esto significa que el hecho de que un signo sea conocido no impide que pueda ser objeto de un dº exclusivo, siempre que sea apto para identificar y diferenciar frente a los que ya existen con anterioridad. • Otro elemento diferencial es el objeto protegido. En un caso se protegen invenciones y en el otro signos. • Otra diferencia es el contenido del dº exclusivo. El derecho de patente permite impedir a terceros la producción de bienes o servicios utilizando la invención patentada y el dº de exclusiva. En cuanto a los signos distintivos, no se puede impedir la fabricación de productos o servicios, sino exclusivamente que a un tipo determinado de productos o servicios se les aplique el signo solicitado. • Otra diferencia es la duración. Para las patentes hay una duración limitada y no prorrogable de 20 años. Los signos distintivos tienen una duración indefinidamente prorrogable. 3.− Legislación aplicable y jurisprudencia Los cauces de protección que ofrece el ordenamiento para las marcas y otros signos distintivos son: • por una parte, la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 2

• por otra, el Reglamento de la Marca Comunitaria de 20 de diciembre de 1993 La Ley de Marcas permite la protección de signos distintivos a nivel nacional, y la inscripción de los mismos tendrá que realizarse en la OEPM, con sede en Madrid. El Reglamento de la Marca Comunitaria permite la protección de marcas a nivel comunitario y su inscripción se hará en la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior), con sede en Alicante. La Ley de Marcas tiene casi en su totalidad incorporada la 1ª Directiva de marcas de 21 de diciembre de 1988. Hay que tener también en cuenta otras normas como el Reglamento del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas en relación con la usurpación de marcas y las mercancías piratas. Este Reglamento, así como los que lo desarrollan con posterioridad en el 95 y 99, permite retener en aduana las mercancías que se identifiquen con marcas usurpadas. Jurisprudencia Aquí hay que mencionar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Del TS hay que resaltar la jurisprudencia civil y la contencioso − administrativa, además de la penal en relación con los delitos contra la propiedad industrial. La jurisprudencia contencioso − administrativa resuelve problemas de concesión. En este ámbito, la jurisprudencia del TS es abundante. LEY DE MARCAS [Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas] BOPI Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (es quincenal) Art. 1. Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona. De este art. 1 se puede deducir que la marca ha de tener una actitud diferenciadora o carácter distintivo. Cuando se refiere a los productos y servicios de una persona, ¿sólo los empresarios tienen derecho a utilizar marcas en el mercado? La repuesta es NO. Otros operadores económicos podrán utilizar marcas (Ej: El Cordobés). Hasta las Administraciones Públicas tienen conflictos con la adopción de marcas. Art. 10. Legitimación. • Podrán obtener el registro de marcas, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en territorio español o que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París. • También podrán obtener el registro de marcas, con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, las personas naturales o jurídicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre que en el Estado del que sean nacionales se permita a las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española el registro de marcas de acuerdo con la legislación de ese país. • ...

3

Art. 2. Podrán, especialmente, constituir marca los siguientes signos o medios: • Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. • Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos. • Las letras, las cifras y sus combinaciones. • Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación. • Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores. Según el art. 1 de la Ley de Marcas, la marca es un signo que se relaciona con productos y servicios determinados. Ej: Font Vella es una marca que el consumidor la relaciona concretamente con el agua (como producto). [Es importante no olvidar la relación marca − producto / marca − servicio] El dº exclusivo de marca no se refiere al signo en abstracto sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica; y ese es el que se llama principio de especialidad de la marca. La marca puede desempeñar varias funciones: • En general se considera que la marca sirve para indicar el origen empresarial. • También tiene como función proteger a los consumidores porque permite la elección de los productos o servicios. • También las marcas desempeñan una función de calidad. Sin embargo, esto no debe llevar a pensar que un producto de marca es un producto de calidad. • Por último, también la marca puede desempeñar una función de garantía. Supuesto que habría que relacionar con la responsabilidad del titular de la marca por realizar una publicidad engañosa. CLASES DE MARCAS Podemos distinguir 5 criterios de clasificación de las marcas: • Por los signos que las componen, las marcas pueden ser: • denominativas, gráficas o mixtas • tridimensionales (envases). [Posible interferencia con los modelos industriales] • auditivas y olfativas. [Plantean el problema de que la marca se tiene que registrar y representarlas. Ej: traducción a pentagramas de las auditivas. Ej: el registro de un perfume...] • Por su relación con otras marcas: • Principales • Derivadas, que tienen el mismo logotipo que la principal, pero se le añade algo • Por su titularidad: • Individuales • Colectivas. Ej: Galicia calidade • Hay que incluir el supuesto de cotitularidad • Por la actividad empresarial: 4

• Marcas de fábricas • Marcas de comercio • Marcas de servicios • Por el grado de difusión: • Marcas notorias • Marcas renombradas (quiebra el principio de especialidad) REQUISITOS DE LA MARCA La marca tiene que cumplir con unos requisitos absolutos y relativos. Absolutos Son los requisitos que debe reunir el signo en si mismo considerado sin compararlo con otros signos ya protegidos cuya titularidad corresponde a otras personas. En estos casos se trata de responder a exigencias derivadas del interés público, y por ello la acción de nulidad que se pueda interponer frente a las marcas que han sido registradas incumpliendo estos requisitos es imprescriptible. Esto significa que en cualquier momento se podrá solicitar la nulidad de una marca que haya sido registrada contraviniendo estos requisitos. Se contemplan los requisitos absolutos en el art. 11 de la Ley de Marcas como prohibiciones absolutas. A grosso modo establece que no podrán registrarse como marcas: • Los signos o medios formados exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretenden distinguir. • Los que estén formados exclusivamente por signos o indicaciones habituales para designar los productos o servicios en el lenguaje común y en el comercio. • Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica... • Las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos. • Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. • Los que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, calidad, características o procedencia geográfica de los productos. • El color por si solo. [Si se puede si está delimitado por una forma determinada] • Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, condecoraciones y otros emblemas de España, las CCAA, municipios, provincias,etc. [Si se permite con autorización, pero sólo como elemento accesorio del distintivo principal] • Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del art. 6 del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París. • Los que reproduzcan o imiten los signos o punzones oficiales de contraste y de garantía adoptados por España o por otro Estado, a menos que medie la debida autorización. Relativos La concurrencia de los requisitos relativos se establece relacionando y comparando el signo que se pretende proteger con los signos ya protegidos a favor de otras personas.

5

Responden, prevalentemente, a la protección de intereses particulares. Se enervan mediante autorización y la acción de nulidad prescribe a los 5 años desde la publicación de la concesión en el BOPI. Estan regulados en los arts. 12 y 13 de la Ley de Marcas como prohibiciones relativas. Art. 12. • No podrán registrarse como marcas los signos o medios: • Que por su identidad o semejanza con una marca anteriormente registrada para designar productos o servicios similares puedan inducir a confusión en el mercado. • Que por su identidad o semejanza con un nombre comercial anteriormente registrado para designar actividades relacionadas con los productos o servicios para los que se solicita la marca, puedan inducir a confusión en el mercado. • Que sean idénticos a un rótulo de establecimiento anteriormente registrado para designar las mismas actividades que los productos o servicios para los que se solicita la marca. • Si se podrá registrar una marca semejante a otra marca o nombre comercial anteriormente registrado para productos, servicios o actividades similares, con la autorización del titular registral anterior. Art. 13. No podrán registrarse como marcas: • El nombre, apellidos, seudónimo o cualquier otro medio que identifique al solicitante del registro de la marca (siempre que los mismos estén en alguna de las prohibiciones del art. 12) • El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca, a menos que medie autorización. • Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados. • Los signos o medios que reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, a no ser que medie la autorización del titular de tal derecho. Conclusión: • Que el signo no incumpla los requisitos del art. 11. Si los incumple y este es registrado se puede solicitar su nulidad. La acción es imprescriptible. • Que el signo cumpla los requisitos de carácter relativo. Si los incumple y es registrado también se puede solicitar su nulidad con una acción que prescribe a los 5 años. • No se puede utilizar un nombre civil sin la debida autorización. REQUISITOS OBJETIVOS DEL TITULAR DE LA MARCA Y ADQUISICIÓN DEL DERECHO Requisitos objetivos del titular de la marca Los requisitos objetivos para obtener el registro de marcas se regulan en el art. 10 de la Ley de Marcas. El apartado 1 de este art. 10 establece que el derecho sobre una marca se adquiere por registro en la OEPM, siendo esta una regla general. Se establece como excepción a esta regla general el caso de la marca notoria, en el supuesto de una marca que no ha sido registrada pero que está siendo usada (art. 3. 2). La Ley de Marcas no protege las marcas que son simplemente usadas sin tener la consideración de marca notoria. En estos casos, el usuario de estos signos sólo dispondrá de las acciones que le puedan corresponder por aplicación de las normas de competencia desleal, especialmente aquellas que prohiben inducir a confusión en el mercado.

6

La Ley de Marcas protege: • Marcas registradas (art. 3. 1) • Marcas no registradas pero notorias (art. 3. 2) • NO protegerá marcas simplemente usadas (las protege la LCD) Procedimiento de registro El art. 15 establece la obligación de presentar una solicitud para obtener el derecho de marca. (Inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial Oficina Española de Patentes y Marcas). El art. 16 completa esa exigencia indicando los documentos que debe contener la solicitud y se establece en el art. 19 que el registro de una marca no podrá comprender nada más que una sola clase de productos o servicios del nomenclator internacional. El nomenclator incluye 42 clases, de las cuales 8 son de servicios y 34 de productos. También la OEPM examinará si la solicitud reúne los requisitos formales establecidos en la Ley. Cuando la solicitud reúna esos requisitos será publicada en el BOPI. En ese trámite administrativo es importante conocer que el art. 26 contempla el derecho que tiene cualquier interesado que se considere perjudicado a oponerse al registro de la marca solicitada, presentando la oposición por escrito ante el Registro de la Propiedad Industrial. Una vez transcurrido el plazo de presentación de oposiciones (2 meses) el examinador de marcas al que corresponda el expediente realizará un examen de la solicitud para ver si incurre en alguna de las prohibiciones absolutas o relativas que se contemplan en los arts. 13 y 14 de la Ley de Marcas. Si no se presentan oposiciones y si la solicitud no incurre en las prohibiciones establecidas se propondrá la concesión de la marca. Tanto la denegación como la concesión serán publicadas en el BOPI. CONTENIDO DEL DERECHO DE MARCA El derecho de exclusiva no se refiere a la utilización del signo en si mismo considerado, sino al signo que sirve para identificar los productos o servicios protegidos por la marca. El derecho de marca tiene un aspecto positivo y también un aspecto negativo: • El primer aspecto (positivo) hace referencia al derecho que tiene el titular a utilizar en el tráfico económico el signo que constituye la marca.[ Arts. 32 y 33 ] • El segundo aspecto (negativo) consiste en el derecho a impedir que ningún tercero sin la autorización del titular pueda utilizar en el mercado una marca confundible. Es decir, un signo que puede inducir a confusión a los clientes potenciales en relación con productos o servicios similares a aquellos para los que la marca se ha otorgado. [ Arts. 32 y 33 ]

7