MAT: Arbitraje por revocación de nombre de dominio “nexpresso.cl” Santiago, 14 de septiembre de 2016. VISTOS: 1.Que por oficio N° 201606201103-10143, de fecha 20 de junio de 2016, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto sobre revocación del nombre de dominio “nexpresso.cl”, Rol N° 10143, entre el titular del dominio don Pablo Kuppenheim y la revocante SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Dicha designación fue aceptada por el suscrito por resolución de fecha 21 de junio de 2016. 2.Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a una normativa especialmente dictada al efecto, denominada "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl", en adelante la "Reglamentación". Que la Política de Resolución de Controversias es la norma aplicable a las controversias por nombres de dominio .cl y que forma parte, a su vez, de la “Reglamentación”. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador". 3.Acorde con las normas de procedimiento fijadas, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., representada por el abogado don Francisco Carey Carvallo, presentó con fecha 15 de julio de 2016 su demanda de revocación, en la cual sostuvo y argumentó esencialmente lo siguiente: a) Que SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. es la legítima creadora de la marca NESPRESSO, siendo titular de los siguientes registros: • • • • • • • • • • •

NESPRESSO, marca denominativa, registro N° 930.467, concedido con fecha 10 de septiembre de 2011, para distinguir productos de las clases 7, 9, 1, 29, 30 y 32. NESPRESSO, marca mixta, registro N° 930.468, concedido con fecha 10 de septiembre de 2011, para distinguir productos de las clases 7, 9, 11, 21 y 30. NESPRESSO, marca mixta, registro N° 930.469, concedido con fecha 10 de septiembre de 2011, para distinguir servicios de las clases 35, 37, 39, 41 y 43. NESPRESSO, marca mixta, registro N° 934.243, concedido con fecha 7 de octubre de 2011, para distinguir productos de las clases 9, 11, 16, 21, 29 y 30. NESPRESSO, marca mixta, registro N° 1.020.001, concedido con fecha 3 de julio de 2013, para distinguir servicios de las clases 35, 37, 39, 40 y 41. NESPRESSO. WHAT ELSE?, marca denominativa, registro N° 909.855, concedida con fecha 9 de febrero de 2011, para distinguir productos y servicios de las clases 11, 21 y 30. NESPRESSO ARPEGGIO, marca denominativa, registro N° 865.882, concedido con fecha 10 de noviembre de 2009, para distinguir "café" en clase 30. NESPRESSO CAPRICCIO, marca denominativa, registro N° 828.731, concedido con fecha 2 de septiembre de 2008, para distinguir "café" en clase 30. NESPRESSO. WHAT ELSE?, marca denominativa, registro N° 1.063.859, concedido con fecha 11 de diciembre de 2013, para distinguir servicios de la clase 43. NESPRESSO DIAVOLITTO, marca denominativa, registro N° 1.167.290, concedido con fecha 27 de mayo de 2015, para distinguir productos de la clase 30. NESPRESSO PRODIGIO, marca denominativa, registro N° 1.203.401, concedido con fecha 26 de abril de 2016, para distinguir productos de la clase 11.

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b) Señala también que es titular de los nombres de dominio nespresso.cl y nespresso-pro.cl, que poseen directa relación con el nombre de dominio en disputa, por la evidente semejanza gráfica existente entre ellos: c) Que SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. es una empresa suiza con vasta y reconocida experiencia en el mercado internacional, creada a fines del siglo XIX por el químico alemán radicado en Suiza, Henri Nestlé. En la actualidad, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. posee 461 fábricas distribuidas en 83 países y 330 mil trabajadores en más de 150 países alrededor del mundo. Que se instaló en Chile por primera vez en la década de 1930 y, desde entonces, forma parte importante del mercado nacional a través de sus marcas y productos, todos ellos ampliamente reconocidos por el público chileno. d) Que dentro de este contexto, y dentro del catálogo de sus marcas reconocidas, se encuentra precisamente la denominación NESPRESSO, bajo la cual SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. comercializa su línea de café Premium a nivel internacional, no sólo mediante la elaboración de productos de café sino todo tipo de producto asociado a dicha industria. En efecto, esta marca irrumpió en el mercado en el año 1986 al crear el concepto de cápsulas individuales para consumo de café mediante máquinas especialmente creadas para su producción, lo cual ha implicado una inversión tecnológica y financiera de grandes magnitudes. e) Que el nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico a las marcas y dominios de su titularidad, el cual solo se diferencia en el reemplazo de la letra intermedia "S" por la letra "X", lo que hace probable que los cibernautas se vean afectos a todo tipo de confusión o engaño, al tener la errónea creencia que dicho sitio web se relaciona a los conocidos productos que comercializa SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. f) Que al ingresar al sitio web en disputa www.nexpresso.cl, queda en evidencia que el actual titular busca utilizar el nombre de dominio en disputa precisamente para comercializar cápsulas compatibles con las máquinas NESPRESSO. De esta forma, el rubro del actual titular es idéntico a aquel asociado a su marca NESPRESSO desde hace más de 30 años, de modo que, de mantenérsele el dominio en disputa, ello generará asociaciones equivocadas con su parte, irrogándole un evidente perjuicio. g) Que en el presente caso se configura claramente una excepción al principio First Come First Served, de manera tal que debiera obviarse su aplicación ante la existencia del mejor derecho que detenta sobre la expresión NESPRESSO, lo que le otorga una especial protección sobre expresiones confusamente similares a ésta, como es el caso de NEXPRESSO.CL, que se pretendan utilizar en el mercado, evitando su uso malicioso o equívoco por parte de terceros a través de Internet. h) También cita y argumenta en su favor los siguientes criterios para la asignación del nombre de dominio: teoría del mejor derecho, legítimo interés y buena fe, en contraposición a la mala fe con la que habría inscrito el dominio su actual titular. 4. En respaldo de sus pretensiones, la revocante acompañó los siguientes documentos: •

Copia simple de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), en la que consta el registro de la marca NESPRESSO, registro N° 930.467, concedido con fecha 10 de septiembre de 2011.

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Copia simple de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), en la que consta el registro de la marca NESPRESSO, registro N° 930.468, concedido con fecha 10 de septiembre de 2011. Copia simple de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), en la que consta el registro de la marca NESPRESSO, registro N° 930.469, concedido con fecha 10 de septiembre de 2011. Copia simple de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), en la que consta el registro de la marca NESPRESSO, registro N° 934.243, concedido con fecha 7 de octubre de 2011. Copia simple de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), en la que consta el registro de la marca NESPRESSO, registro N° 1.020.001, concedido con fecha 3 de julio de 2013. Copia simple de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), en la que consta el registro de la marca NESPRESSO. W HAT ELSE?, registro N° 909.855, concedida con fecha 9 de febrero de 2011. Copia simple de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), en la que consta el registro de la marca NESPRESSO ARPEGGIO, registro N° 865.882, concedido con fecha 10 de noviembre de 2009. Copia simple de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), en la que consta el registro de la marca NESPRESSO CAPRICCIO, registro N° 828.731, concedido con fecha 2 de septiembre de 2008. Copia simple de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), en la que consta el registro de la marca NESPRESSO. WHAT ELSE?, marca denominativa, registro N° 1.063.859, concedido con fecha 11 de diciembre de 2013. Copia simple de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), en la que consta el registro de la marca NESPRESSO DIAVOLITTO, registro N° 1.167.290, concedido con fecha 27 de mayo de 2015. Copia simple de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), en la que consta el registro de la marca NESPRESSO PRODIGIO, registro N° 1.203.401, concedido con fecha 26 de abril de 2016. Copia simple de la página web de NIC CHILE donde consta el registro del nombre de dominio NESPRESSO .CL. Copia simple de la página web de NIC CHILE donde consta el registro del nombre de dominio NESPRESSO-PRO.CL. Impresión de la página web de la enciclopedia libre de internet Wikipedia, www.wikipedia.org, en la cual consta la historia de la marca NESPRESSO. Copia simple del folleto "The Nespresso history: From a simple idea to a unique Brand experience", en donde se narra la creación y expansión de la marca NESPRESSO. Impresión de la página web www.nespresso.cl Impresión de la página web de Google, www.google.cl, en la cual consta los resultados de búsqueda de la expresión NESPRESSO. Impresión de la página web www.NEXPRESSO.cl, en la cual constan los productos que comercializa el demandado Copia del artículo "Nestlé Nespresso México recibe premio a La excelencia Universal", de fecha 6 de septiembre de 2011.

5. Por resolución de fecha 20 de julio de 2016, se tuvo por interpuesta la demanda de revocación por parte de SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. y se tuvieron por acompañados los documentos con citación. De la demanda se dio traslado a la titular del dominio por el término de 10 días corridos. 6. Con fecha 2 de agosto de 2016, se tuvo por evacuado el trámite de contestación en rebeldía del demandado.

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7. Por resolución de fecha 25 de agosto de 2016, el suscrito declaró cerrado el debate y citó a las partes oír sentencia. CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que conforme al artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL: “Los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio .CL serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL.” Que la misma disposición añade “Toda controversia se someterá, resolverá y tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje, establecido en dicha política”. Que, asimismo, dicha norma señala que: “El árbitro tendrá el carácter de árbitro arbitrador y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción”. SEGUNDO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 18 de la Reglamentación, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente de conformidad al artículo 19 de la misma Reglamentación. TERCERO: Que la revocante, SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., ha comparecido dentro de plazo invocando un interés preferente de conformidad a lo prescrito en el citado artículo 19, señalando ser titular de diversas marcas y nombres de dominio que corresponden o contienen la denominación NESPRESSO, bajo la cual comercializa su línea de café Premium a nivel internacional. CUARTO: Que, corresponder fijar por este Juez Árbitro aquellos hechos que han sido debidamente probados, conforme a la apreciación de la prueba en conciencia, lo que le permite resolver libremente de acuerdo a lo que su equidad y espíritu de Justicia le determine. La Jurisprudencia ha resuelto que dicho estándar, conforme reseña el profesor Joel González Castillo, "no autoriza a hacer simples estimaciones, por cuanto la conciencia debe formarse de conformidad con las normas que establecen la lógica y las leyes para dar conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, y la sentencia debe explicar las normas a que se sujeta para dar la razón de su final veredicto" (“La fundamentación de las sentencias y la sana crítica”, Revista Chilena de Derecho, vol. 33 N°1, 2006, pp. 93 – 107). Lo anterior implica que, sin perjuicio de no regirse este Árbitro por las normas de la prueba tasada o legal, debe apreciar la prueba de manera razonada y fundada, sin que la calidad de arbitrador le permita actuar a su mero capricho, lo cual sería contrario a un elemental y básico sentido de justicia y equidad, al que este Sentenciador se encuentra sujeto. QUINTO: Que se tienen por acreditados los siguientes hechos, los cuales fueron debidamente probados mediante documentos acompañados por la revocante y no objetados por el demandado: • •

Que SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. es titular de diversas marcas registradas que corresponden o contienen la expresión NESPRESSO, para distinguir diferentes productos o servicios, principalmente café de la clase 30. Que la marca “NESPRESSO” goza de fama y notoriedad en el mercado para distinguir café y productos relacionados.

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• •

Que la revocante es titular de los dominios nespresso.cl y nespresso-pro.cl. Que el demandado y titular del dominio usa actualmente el mismo para ofrecer cápsulas compatibles con las máquinas NESPRESSO, entre otros productos.

SEXTO: Que acreditado un legítimo interés o derecho de la revocante sobre la denominación “NESPRESSO”, el cual se funda principalmente en su marca registrada y en el uso y fama de la misma, cabe entonces preguntarse si el cambio de la letra “S” por la “X” hacen al nombre de dominio “nexpresso.cl” una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión del revocante, en términos de impedir su confusión. SEPTIMO: Que a juicio de este Árbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que los signos poseen una configuración gráfica y fonética fácilmente confundible. A mayor abundamiento, se ha acreditado que el demandado ofrece café y productos relacionados en el dominio en disputa, lo que permite a este Juez Árbitro crearse una opinión favorable de la consistencia de los argumentos de asociación o relación que hace la revocante. OCTAVO: Que el titular del dominio no contestó la demanda ni acompañó prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su interés sobre el nombre de dominio en disputa, o desvirtuar la prueba acompañada por la parte demandante. Si bien todo lo anterior no puede ser considerado como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la revocante, impiden al suscrito formarse una idea respecto de su interés sobre el nombre de dominio y contrastarlo con el legítimo interés y derecho que ha acreditado la demandante. NOVENO: Que atendido lo expuesto y por razones de certeza jurídica, este Árbitro se inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado un legítimo interés sobre el signo “NESPRESSO” y el sustento de su protección a través de privilegios industriales (marcas comerciales), lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia. DECIMO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio de “first come, first served”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Precisamente, en este caso la demandante ha acreditado legítimos derechos previos a la inscripción del nombre de dominio, los cuales deben primar en este caso en particular. DECIMO PRIMERO: Que conforme al artículo 14 de la Reglamentación: “Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros y NIC Chile no tendrá ninguna responsabilidad por el uso que el asignatario haga del nombre de dominio inscrito”. DECIMO SEGUNDO: Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por la Reglamentación, debe ajustarse en su actuar a la calidad de “Arbitrador”, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por la revocante para respaldar su pretensión, creándose la convicción de que su demanda debe ser acogida. Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren la Reglamentación

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para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales. RESUELVO: 1.-

Que se acoge la demanda de revocación deducida por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. en contra de don Pablo Kuppenheim.

2.-

Que se asigna el nombre de dominio “nexpresso.cl” a SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

3.-

Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas.

4.-

Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Yair Riquelme Belmar C.I. N° 15.340.185-3

María Jesús Eskenazi Aguirre C.I. N° 17.083.383-K

Cristián José Mir Balmaceda

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Firmado digitalmente por Cristián José Mir Balmaceda Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=METROPOLITANA DE SANTIAGO , l=Santiago, o=PUGA ORTIZ PROPIEDAD INTELECTUAL, ou=SERVICIOS JURIDICOS, cn=Cristián José Mir Balmaceda, [email protected] Fecha: 2016.09.14 19:20:27 -03'00'