DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS RESOLUCIÓN Nº 002-2015/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE

: 444625-2011

ACCIONANTE

: CARRASCO ROJAS, FELIX WALTER

EMPLAZADA

: PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIDO DEL PERÚ E.I.R.L.

MATERIA

: CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO – LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN

Lima, 05 de enero de 2015.

1.

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de enero de 2011, CARRASCO ROJAS, FELIX WALTER, de Perú, solicitó la cancelación del registro de la marca de producto constituida por la denominación BISCOTTI escrita en letras características dentro de una figura elíptica, todo en la combinación de colores rojo y blanco; conforme al modelo adjunto:

Para distinguir productos de panadería, pastelería, pan, galletas, bizcotelas bizcochos, kekes, panetones de la clase 30 de la Clasificación Internacional, inscrita a favor de PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIDO DEL PERÚ E.I.R.L., de Perú, con certificado Nº 125929. El accionante CARRASCO ROJAS, FELIX WALTER manifestó lo siguiente:

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- En los expedientes acumulados N° 396610-20091 y N° 410831-20102 solicitó la cancelación de la marca BISCOTTI, la misma que fue declarada improcedente mediante Resolución N° 2276-2010/CSD-INDECOPI. - En el expediente N° 414586-20103 fue incluido como tercero legitimado e impugnó la Resolución N° 2495-2010/CSD-INDECOPI que declaró fundada la acción de cancelación de la marca BISCOTTI presentada por CUNEO BELLEI, ROBERTO y, en consecuencia, canceló la referida marca. La mencionada impugnación se sustentó en la falta de buena fe e interés de CUNEO BELLEI, ROBERTO, por lo que presume que la Resolución N° 2495-2010/CSD-INDECOPI será declarada nula y la acción de cancelación improcedente, otorgándole legitimidad para solicitar la presente acción de cancelación. - El accionante es titular de las marcas MARCELA y logotipo y BISCOTTINO MARCELA y logotipo, ambas para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional. - Ha tomado conocimiento de que PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIDO DEL PERÚ E.I.R.L. no ha utilizado la marca BISCOTTI y logotipo para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional, tal como se advierte en los expedientes N° 396610-2009, N° 410831-2010 y N° 414586-2010. - La carga de la prueba del uso de la marca BISCOTTI y logotipo le corresponde al titular del registro, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicia la presente acción de cancelación. - Solicitó que, a manera de denuncia civil, la presente acción de cancelación se le notifique a CUNEO BELLEI, ROBERTO, a fin de que exprese lo que concierne a su derecho. Amparó sus argumentos en lo establecido por los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 Mediante proveído de fecha 11 de febrero de 2011, se corrió traslado de la cancelación a la emplazada. Asimismo, en lo referido a la Denuncia Civil, señaló que de conformidad con el artículo 102 del Código Procesal Civil “el demandado que considere que otra 1

El expediente N° 396610-2009 está referido a la solicitud de registro de la marca constituida por la denominación BISCOTINO MARCELA y logotipo, para distinguir panes, bizcochos, pasteles, tortas de la clase 30 de la Clasificación Internacional, presentada por CARRASCO ROJAS, FELIX WALTER.

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El expediente N° 410831-2010 está referido a la acción de cancelación interpuesta por CARRASCO ROJAS, FELIX WALTER en contra del registro de la marca BISCOTTI y logotipo, inscrita con certificado N° 125929 a favor de PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIDO DEL PERÚ E.I.R.L., de Perú, para distinguir productos de panadería, pastelería, pan, galletas, bizcotelas bizcochos, kekes, panetones de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

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El expediente N° 414586-2010 está referido a la acción de cancelación interpuesta por CUNEO BELLEI, ROBERTO en contra del registro de la marca BISCOTTI y logotipo, inscrita con certificado N° 125929 a favor de PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIDO DEL PERÚ E.I.R.L., de Perú, para distinguir productos de panadería, pastelería, pan, galletas, bizcotelas bizcochos, kekes, panetones de la clase 30 de la Clasificación Internacional. Página 2 de 7

persona, además de él o en su lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el derecho discutido, debe denunciarlo indicando su nombre y domicilio, a fin de que se le notifique del inicio del proceso”. En tal sentido, la figura de la Denuncia Civil tiene por condición que la contienda sea común a un tercero, de manera que esté en cuestión el mismo objeto y la misma causa. Por tales consideraciones, al no tener CUNEO BELLEI, ROBERTO una relación jurídica común y conexa con el accionante en el presente procedimiento, ni tampoco responsabilidad en el derecho discutido, y atendiendo a que la carga de la prueba de uso de la marca materia de la presente acción de cancelación corresponde al titular del registro, se declaró NO HA LUGAR a la solicitud de la Denuncia Civil. No obstante haber sido debidamente notificado, el accionante no absolvió el traslado de la acción de cancelación interpuesta, razón por la que, mediante proveído de fecha 27 de mayo de 2011, se dejó constancia de tal hecho y se señaló que el expediente se encuentra para resolver, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 170 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Mediante Resolución Nº 2614-2011/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de octubre de 2011, esta Comisión dispuso suspender el trámite del presente expediente hasta que se resuelvan de manera definitiva en la vía administrativa los expedientes N° 3966102009/410831-2010 y N° 414586-2010. Mediante escrito de fecha 23 de octubre de 2013, PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIDO DEL PERÚ E.I.R.L. solicitó se declare la nulidad de todo lo actuado en el presente procedimiento, toda vez que nunca fue notificada válidamente, por lo que ha sido vulnerado su derecho al debido proceso (sic), causándole indefensión. Al respecto, la emplazada señaló que su domicilio real se encuentra ubicado en Jr. Toribio Ara N° 156, Pueblo Libre, donde jamás ha sido notificada respecto del presente procedimiento. Para tal efecto, adjuntó medios probatorios que consideró pertinentes para acreditar la nulidad invocada. Mediante proveído de fecha 16 de octubre de 2014, se señaló que en el presente caso se ha verificado que en el expediente N° 261459-2005 mediante el cual se tramitó la solicitud de registro de la marca materia de la presente acción de cancelación, la emplazada no ha variado su domicilio procedimental, el cual figura como Jr. Huancavelica N° 293, Of. 410, Lima y en el que ha sido válidamente notificado en el presente procedimiento. En tal sentido, la emplazada ha sido debidamente notificada, por lo que se desestimó la nulidad solicitada. Finalmente, se tuvo por apersonada a PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIDO DEL PERÚ E.I.R.L. al presente procedimiento, así como su nuevo domicilio procedimental. 2.

CUESTIONES EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar lo siguiente:

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(i)

Si corresponde levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución Nº 26142011/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de octubre de 2011. (ii) Si resulta procedente la acción de cancelación interpuesta por CARRASCO ROJAS, FELIX WALTER. 3.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

3.1. Informe de Antecedentes Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado lo siguiente: a) PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIDO DEL PERÚ E.I.R.L., de Perú, fue titular de la marca constituida por la denominación BISCOTTI escrita en letras características dentro de una figura elíptica, todo en la combinación de colores rojo y blanco; conforme al modelo adjunto:

Para distinguir productos de panadería, pastelería, pan, galletas, bizcotelas bizcochos, kekes, panetones de la clase 30 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado Nº 125929. b) Mediante Resolución Nº 2278-2010/CSD-INDECOPI, de fecha 22 de octubre de 2010, recaída en el expediente Nº 410831-2010 acumulado al expediente Nº 396610-2009, se dispuso: - Respecto al expediente Nº 410831-2010: Declarar improcedente la cancelación del certificado Nº 125929, solicitada por CARRASCO ROJAS, FELIX WALTER. - Respecto al expediente Nº 396610-2009: Declarar infundada la oposición formulada por PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIDO DEL PERU E.I.R.L., de Perú; e inscribir la marca de producto constituida por la denominación BISCOTINO MARCELA y logotipo, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, a favor de CARRASCO ROJAS, FELIX WALTER, de Perú. Sobre la Resolución antes señalada se interpuso Recurso de Apelación. Mediante Resolución N° 184-2012/TPI-INDECOPI, de fecha 30 de enero de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI (ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual) dispuso:

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- Confirmar la Resolución Nº 2278-2010/CSD-INDECOPI que declaró improcedente la acción de cancelación interpuesta por CARRASCO ROJAS, FELIX WALTER contra el registro de la marca BISCOTTI, inscrita con Certificado Nº 125929 a favor de PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIDO DEL PERÚ E.I.R.L. - Respecto a la solicitud de registro de la marca constituida por la denominación BISCOTINO MARCELA y logotipo, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, a favor de CARRASCO ROJAS, FELIX WALTER, de Perú, la cual se otorgó, no hubo pronunciamiento alguno. c) Mediante Resolución Nº 2495-2010/CSD-INDECOPI, de fecha 24 de noviembre de 2010, recaída en el expediente Nº 414586-2010, la Comisión dispuso declarar fundada la cancelación del certificado Nº 125929, solicitada por CUNEO BELLEI, ROBERTO. Sobre la Resolución antes señalada se interpuso Recurso de Apelación. Mediante Resolución N° 826-2012/TPI-INDECOPI, de fecha 18 de mayo de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI (ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual) dispuso: - Declarar la nulidad de todo lo actuado desde el proveído de fecha 16 de diciembre de 2010. - Dejar firme la Resolución Nº 2495-2010/CSD-INDECOPI, de fecha 24 de noviembre de 2010. 3.2. Levantamiento de Suspensión Mediante Resolución Nº 2614-2011/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de octubre de 2011, la Comisión de Signos Distintivos dispuso suspender el trámite del presente expediente hasta que se resuelvan de manera definitiva en la vía administrativa los expedientes N° 396610-2009/410831-2010 y N° 414586-2010. Tal como se ha indicado en el numeral 3.1., se ha verificado que mediante Resolución N° 184-2012/TPI-INDECOPI, de fecha 30 de enero de 2012, recaída en el expediente Nº 410831-2010 acumulado al expediente Nº 396610-2009, la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI (ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual) dispuso: - Confirmar la Resolución Nº 2278-2010/CSD-INDECOPI que declaró improcedente la acción de cancelación interpuesta por CARRASCO ROJAS, FELIX WALTER contra el registro de la marca BISCOTTI, inscrita con Certificado Nº 125929 a favor de PRODUCTORA DE ALIMENTOS LIDO DEL PERÚ E.I.R.L. - Respecto a la solicitud de registro de la marca constituida por la denominación BISCOTINO MARCELA y logotipo, para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional, a favor de CARRASCO ROJAS, FELIX WALTER, de Perú, la cual se otorgó, no hubo pronunciamiento alguno.

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Asimismo, mediante Resolución N° 826-2012/TPI-INDECOPI, de fecha 18 de mayo de 2012, recaída en el expediente Nº 414586-2010, la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI (ahora Sala Especializada en Propiedad Intelectual) dispuso: - Declarar la nulidad de todo lo actuado desde el proveído de fecha 16 de diciembre de 2010. - Dejar firme la Resolución Nº 2495-2010/CSD-INDECOPI, de fecha 24 de noviembre de 2010, la cual dispuso declarar fundada la cancelación del certificado Nº 125929, solicitada por CUNEO BELLEI, ROBERTO. En tal sentido, habiéndose verificado que se han resuelto de manera definitiva en la vía administrativa los expedientes Nº 396610-2009/410831-2010 y Nº 414586-2010, esta Comisión considera que procede levantar la suspensión dispuesta a efectos de resolver el asunto de fondo. 3.3. Procedencia de la acción de cancelación solicitada por CARRASCO ROJAS, FELIX WALTER El artículo 165 de la Decisión 486 establece que la Oficina Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. De la norma citada en los párrafos precedentes, se concluye que, a efectos de impedir la cancelación de un registro, deberá acreditarse que la marca cuya cancelación se solicita, ha sido usada en alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, para distinguir los productos o servicios para cuales fue inscrita. Conforme a lo señalado, se advierte que el registro de la marca BISCOTTI y logotipo (certificado N° 125929) materia de la presente acción de cancelación fue cancelado por CUNEO BELLEI, ROBERTO mediante Resolución Nº 2495-2010/CSD-INDECOPI, de fecha 24 de noviembre de 2010, recaída en el expediente Nº 414586-2010, la cual fue confirmada mediante Resolución N° 826-2012/TPI-INDECOPI, de fecha 18 de mayo de 2012. En este sentido, la presente acción resulta improcedente, toda vez que el certificado de registro cuya cancelación se pretende ya no se encuentra vigente. La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo Nº Página 6 de 7

1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 4.

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

Primero: Levantar la suspensión del presente procedimiento dispuesta mediante Resolución N° 2614-2011/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de octubre de 2011. Segundo: Declarar IMPROCEDENTE la acción de cancelación interpuesta por CARRASCO ROJAS, FELIX WALTER, de Perú. Con la intervención de los miembros de Comisión: Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Teresa Stella Mera Gómez.

Regístrese y comuníquese.

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HUGO FERNANDO GONZÁLEZ CODA Vicepresidente de la Comisión de Signos Distintivos

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