Centro de Documentación Judicial Id Cendoj: Órgano: Sede: Sección: Nº de Recurso: Nº de Resolución: Procedimiento: Ponente: Tipo de Resolución:

08019370152008100287 Audiencia Provincial Barcelona 15 526/2007 296/2008 CIVIL MARIA ELENA BOET SERRA Sentencia

Voces: • x MARCAS x • x CADUCIDAD (MARCAS) x Resumen: Marcas: caducidad por no uso.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA ROLLO 526/2007-1ª PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 119/2006 JUZGADO MERCANTIL Nº 3 BARCELONA SENTENCIA Nº 296/08 Ilmos. Sres. Magistrados D. IGNACIO SANCHO GARGALLO D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO Dª. ELENA BOET SERRA En Barcelona a veinticuatro de julio de dos mil ocho. Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 119/2006 ante el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, a instancia de MIGROS- GENOSSENSCHAFT-BUND, representada por el Procurador D. Federico Barba Sopeña y asistida del Letrado D. José Maria Mendez Zori, contra Carlos José , representada por la Procuradora Dª. Susana Pérez de Olaguer Sala y bajo la dirección del letrado D. Manuel Montesinos Costa, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada contra la sentencia dictada por dicho Juzgado el día 2 de octubre de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Estimando la demanda interpuesta por la representación en autos de la entidad mercantil MIGROS-GENOSSENSCHAFT-BUND se condena a don Carlos José y se declara caducada por falta de uso la marca nacional denominativa nº 668.8000: INTERHOME GIJSBERTUS VAN DEER WAL-ROSAS (GIRONA). Como consecuencia de esa declaración de caducidad se ordena la cancelación de la correspondiente inscripción registral en la Oficina de Patentes y Marcas y su publicación en el Boletín Oficial

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Centro de Documentación Judicial de la Propiedad Industrial, inscripciones que se harán efectivas por medio de los correspondientes mandamientos a dichos organismos. Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada". SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada, que fue preparado y formalizado en tiempo y forma. La parte actora presentó escrito de oposición al recurso. TERCERO.- Recibidos los autos y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que se celebró el pasado 9 de abril. Es ponente la Ilma. Sra. Dña. ELENA BOET SERRA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La entidad "MIGROS-GENOSSENSCHAFT-BUND" compareció como titular registral de la marca internacional con extensión en España núm. 740.7888 "INTERHOME" (publicada su concesión en el BOPI de 1 de julio de 2004), que distingue servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional -alquiler de apartamentos de vacaciones, de apartamentos y de habitaciones de hotel, agencias de alquiler para apartamentos de vacaciones, apartamentos y habitaciones de hotel (propiedad inmobiliaria)-, para solicitar la caducidad por falta de uso, con fundamento en el artículo 55.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM), de la marca denominativa núm. 668.800 "INTERHOME Gijsberthus Van der Wal.- ROSAS (Gerona)" registrada en la OEPM (publicada su concesión en el BOPI de 1 de noviembre de 1972) para distinguir servicios de la clase 36 del Nomenclátor -servicios de alquiler de pisos y apartamentos y administración de fincas- y de la que es titular D. Carlos José . La sentencia de primera instancia estima la demanda y declara la caducidad de la marca núm. 668.800 por haberse realizado un uso parcial de la marca registrada vinculado a la denominación social de la mercantil "Costa Brava INTERHOME, S.A." apoderada por el demandado y por no realizarse un uso efectivo de la marca en el tráfico. La parte demandada apela la sentencia a quo aduciendo, en primer lugar, error en la valoración de los hechos por cuanto, a su juicio, el uso de la denominación social "Costa Brava INTERHOME, S.A." no constituye un uso parcial sino efectivo de la marca registrada, habiéndose realizado un uso justificado de la marca en el sector geográfico de la Costa Brava y para los servicios de alquiler de pisos y apartamentos y administración de fincas; y, en segundo lugar, incongruencia de la sentencia al pronunciarse sobre la falta de uso de la marca en el plazo que media entre su concesión (1976) y el año 2002, debiendo enjuiciarse únicamente, de conformidad con el suplico de la demanda y los artículos 39, 55 y 58 de la LM , el plazo quinquenal anterior a la fecha de la presentación de la demanda (8 de febrero de 2006). La parte actora se opone al recurso de apelación, insistiendo en la falta de uso real y efectivo de la marca registrada por cuanto el único uso realizado lo ha sido mediante la inclusión de uno sólo de los términos -"INTERHOME"- de la marca registrada en la denominación social de la mercantil apoderada por el demandado y, además, que dicho uso parcial y como denominación social ha sido interno y esporádico; e interesa la confirmación de la sentencia de primera instancia. SEGUNDO.- Por orden lógico, por cuanto su estimación impediría entrar a conocer el otro motivo de apelación, procede examinar la denuncia procesal de incongruencia de sentencia invocada por la recurrente como segundo motivo de apelación. El artículo 55.1.c) LM , en relación con el artículo 39 LM , prescribe la caducidad de la marca por falta de uso en el plazo de cinco años desde su concesión o por suspenderse su uso durante un plazo ininterrumpido de cinco años, salvo que existan causas justificativas de la falta de uso. Ahora bien cabe subsanar la caducidad de la marca por falta de uso, de conformidad con el artículo 58 de la LM que reproduce en términos parecidos lo establecido en el artículo 12.1 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y en el artículo 50.1.a) del Reglamento (CE) núm. 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, si se inicia o reanuda el uso efectivo de la marca con anterioridad a la presentación de la demanda de caducidad [salvo que ese uso rehabilitante se lleve a cabo en los tres meses anteriores a la presentación de la demanda y, además, se acredite por el tercero que entabla dicha demanda que los preparativos para ese uso se hubieran realizado tras conocerse por el titular de la marca que la demanda podía ser presentada]. De conformidad con el régimen jurídico expuesto no cabe concluir que el enjuiciamiento para declarar

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Centro de Documentación Judicial la caducidad de la marca deba ceñirse únicamente al plazo quinquenal previo a la presentación de la demanda de caducidad por falta de uso, sino, que la declaración de caducidad por falta de uso procederá cuando resulte acreditada (1º) la existencia de la causa de caducidad con arreglo al artículo 39 , esto es, la falta de uso efectivo y real de la marca durante un período ininterrumpido de cinco años, y (2º) la ausencia de subsanación de la causa de caducidad al tiempo de presentarse la demanda, esto es, que con anterioridad a la presentación de la demanda no se ha realizado un uso que sana o rehabilita la marca incursa en causa de caducidad. La caducidad de la marca no opera automáticamente y ex officio, sino, únicamente, cuando concurriendo el incumplimiento de obligación de su uso conforme el art. 39 se inste de parte la declaración de caducidad. Mientras no se ejercite la acción declarativa de caducidad por falta de uso, podrá rehabilitarse la marca incursa en causa de caducidad si se inicia o reanuda un uso efectivo de la marca conforme el art. 58 LM . El Magistrado a quo ha examinado el uso realizado de la marca desde su concesión hasta la fecha de la demanda rectora del presente proceso, concluyendo que no ha resultado acreditado ningún uso de la marca desde su concesión en 1976 hasta el año 2002 y que a partir de esa fecha el uso realizado ha sido parcial y no efectivo en el tráfico. Esto es, se ha concluido que la marca no ha sido usada conforme el artículo 39 LM durante un período ininterrumpido de cinco años y que, por tanto, es una marca caducable que sólo podía subsanarse de acreditarse que con anterioridad a la presentación de la demanda se ha realizado un uso rehabilitante de la marca de conformidad con el art. 58 LM. Es por ello que procede desestimar el segundo motivo de apelación invocado por la recurrente estimando la congruencia de la sentencia de primera instancia con el suplico de la demanda de declaración de caducidad de la marca por falta de uso. TERCERO.- El siguiente motivo de apelación, invocado como primero por la apelante, reside en la valoración de los hechos para apreciar si se ha realizado un uso real y efectivo de la marca de conformidad con lo prescrito por el artículo 39 LM : "1. Si en el plazo de cinco años desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años (...)". Por consiguiente, la resolución del recurso exige examinar la prueba obrante en autos para determinar si el titular, o un tercero con su consentimiento, ha cumplido con la carga legal de ese uso de la marca. La parte demandada, sobre quien recae el onus de probar el uso de la marca que le impone el artículo 53.a) LM ["En la acción de caducidad por falta de uso de la marca corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso"], alega que el demandado ha utilizado de manera ininterrumpida desde el año 1972 la marca nacional núm. 668.600 y para acreditarlo acompaña documentación relativa a la solicitud y renovación de su registro, así como de su concesión, como marca nacional e internacional (documentos núms. 1 a 6 de la contestación a la demanda), invocando que desde el año 2002 la marca ha sido usada con el consentimiento del demandado por la sociedad "COSTA BRAVA INTERHOME, S.A." conforme resulta de la documentación -acompañada a la contestación a la demanda- consistente en: una factura relativa a un anuncio publicitario en la revista "Amigos Magazín" emitida a cargo de "Costa Brava Interhome SA" (documento núm. 9), pero sin que conste ni el contenido del anuncio ni su publicación; una factura emitida a cargo de la referida sociedad (documento núm. 10); una carta de una asociación de vecinos remitida a la meritada sociedad (documento núm. 13); seis facturas emitidas por "Costa Brava Interhome SA" relativas al servicio propio de la gestión inmobiliaria (documentos núms. 11, 12 y 14 a 18); documentos relativos al cumplimiento de obligaciones tributarias de la referida sociedad (documentos núms. 20 a 22), y un efecto de comercio librado nominativamente a favor de la meritada sociedad (documento núm. 23). La referida prueba documental acredita el uso por un tercero, con el consentimiento del titular per facta concludentia, la sociedad "COSTA BRAVA INTERHOME, S.A." de un signo que incorpora un elemento -INTERHOME- de la marca denominativa registrada. La cuestión jurídica que subyace es doble, por un lado, el alcance, a los efectos del art. 39 LM, del uso de uno sólo de los elementos denominativos que integran la marca denominativa registrada, o, en otros términos, el empleo de la marca en una forma diferente de la registrada; y, de otro, la función que cumple en el tráfico el signo "COSTA BRAVA INTERHOME, S.A." usado indirectamente por la demandada. Respecto a la primera cuestión, el art. 39.2.a) LM , en términos parecidos -aunque no exactos- al artículo 10.2.a) de la Directiva 89/104 y al art. 15 del Reglamento 40/94 , dispone que "tendrán la consideración de uso: a) El empleo de la marca de una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada". En el

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Centro de Documentación Judicial supuesto de autos es manifiesto que la marca es usada de forma distinta de la registrada, sin embargo no cabe concluir que la divergencia existente altere el carácter distintivo de la marca, por cuanto de la propia disposición y tamaño de los elementos que integran la marca puede concluirse que el término INTERHOME (dispuesto en letras mayúsculas, de mayor tamaño y de forma destacada) es el dominante o en el que recae en mayor medida el carácter distintivo de la marca. Por ello, no obstante realizarse un uso diferente de la forma de la marca registrada, no se ha alterado el carácter distintivo de la marca registrada y, por ende, el uso realizado de la marca tiene, en ese aspecto, la consideración de uso a los efectos del art. 39 LM . Por lo que concierne a la segunda cuestión, debe significarse que el cumplimiento del onus de usar la marca con arreglo al art. 39 LM no se alcanza con cualquier uso sino que se exige un uso efectivo del signo distintivo a título de marca. No es suficiente con emplear la denominación distintiva con una finalidad o función distinta a la propia de la marca. En el supuesto de autos el elemento denominativo INTERHOME forma parte de la denominación social de la sociedad apoderada por el demandado. La denominación social tiene por función identificar a la sociedad (empresario) en el tráfico jurídico, esto es, como titular de derechos y obligaciones. Por lo que debe examinarse si el uso que se realiza de la marca registrada lo es únicamente a título de denominación social o se utiliza también como signo distintivo para identificar y distinguir los servicios y productos en el tráfico económico, esto es, se realiza un uso también a título de marca. Como ha declarado el TJCE en sentencia de 11 de septiembre de 2007 : "una denominación social, un nombre comercial o un rótulo de establecimiento no tiene por sí mismo la finalidad de distinguir productos o servicios (véanse, en este sentido, las sentencia de 21 de noviembre de 2002, javascript:enlaza('TJCE 2002\ \ 346','.','APD.21 ') Robelco, C-23/01, Rec. p. I-10913, apartado 34, y Anheuser-Busch javascript:enlaza ('TJCE 2004\ \ 333','.','APD.21'), antes citada, apartado 64). En efecto, una denominación social tiene por objeto identificar una sociedad, mientras que un nombre comercial o un rótulo tienen por objeto designar un establecimiento mercantil. Por tanto, cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identifica una sociedad o designa un establecimiento mercantil, no puede considerarse que existe «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado1, de la Directiva " La prueba documental aportada por la demandada para acreditar el uso de la marca registrada no prueba un uso de la denominación social más allá de su función propia en el tráfico jurídico. Sin embargo, en las seis facturas relativas a la contratación del servicio propio de la gestión inmobiliaria (documentos núms. 11, 12 y 14 a 18 de la contestación) emitidas por la sociedad "COSTA BRAVA INTERHOME, S.A." se hace constar la denominación social, a modo de membrete con el domicilio social y NIF, destacando con un tamaño mayor de la letra el elemento denominativo INTERHOME acompañado del símbolo ®. Ello nos podría permitir concluir el empleo de la denominación social en el tráfico económico como signo distintivo para identificar y distinguir al empresario en el ejercicio de su actividad, esto es, como nombre comercial. Sin embargo, aún así y en el supuesto de que resultará probado un uso eficiente con dicha finalidad, ello no es suficiente para probar el uso efectivo de la marca registrada. Por cuanto, en la vigente LM se mantiene la regulación del nombre comercial (arts. 87 a 91 LM ), en concurrencia con la marca, con la función de distinguir al empresario en el tráfico mercantil frente a la función propia de la marca de distinguir productos o servicios. Por ello, y de conformidad con el régimen jurídico vigente, el empleo del signo únicamente como denominación social o como nombre comercial no constituye un uso a título de marca y, en consecuencia, no es suficiente para cumplir la carga de uso de la marca ex art. 39 LM . En el supuesto de autos el uso realizado de la denominación social en las facturas no permite concluir la identificación de los servicios ofertados con la marca registrada. Así, no resultando probado el uso de la marca registrada para identificar y distinguir productos o servicios en el tráfico económico debe concluirse su caducidad por falta de uso. Por todo ello, procede desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada. CUARTO.- Desestimado el recurso de apelación procede imponer a la parte apelante las costas devengadas en esta alzada, de conformidad con los artículos 398.1, 397 y 394 de la LEC.

FALLAMOS DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Carlos José contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil núm. 3 de Barcelona con fecha 2 de octubre de 2006 , en autos de los que dimana el presente Rollo, que CONFIRMAMOS, con expresa imposición a la parte apelante de las costas causadas en esta segunda instancia. Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

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Centro de Documentación Judicial Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.

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