Centro de Documentación Judicial Roj: SJM 122/2011 Id Cendoj: 03014470012011100010 Órgano: Juzgado de lo Mercantil Sede: Alicante/Alacant Sección: 1 Nº de Recurso: 816/2010 Nº de Resolución: 192/2011 Procedimiento: Apelación, Concurso de acreedores Ponente: RAFAEL FUENTES DEVESA Tipo de Resolución: Sentencia

JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ALICANTE Y DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO C/Pardo Gimeno, 43 Tlno. 965936093-4-5-6 Alicante Procedimiento: Juicio Ordinario Núm 816/2010 Parte demandante: CAROLINA HERRERA LIMITED Procurador: VICENTE MIRALLES MORERA Abogado: ALEJANDRO ÁNGULO LAFORA Parte demandada: GEOCOMP IMPORT EXPORT y GEO MAT TRADING SL Procurador: FABIOLA MONERRIS JUAN Abogado: ELISA VAGNONE LASARACINA SENTENCIA núm. 192/11 En Alicante, a 17 de Junio de 2011 Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 816/2010 promovidos a instancia de CAROLINA HERRERA LIMITED representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. VICENTE MIRALLES MORERA y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. ALEJANDRO ÁNGULO LAFORA contra GEOCOMP IMPORT EXPORT y GEO MAT TRADING SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. FABIOLA MONERRIS JUAN y defendido/ a por el/la letrado/a Sr/a ELISA VAGNONE LASARACINA, sobre infracción de marcas comunitarias y nacionales, dibujos comunitarios y nulidad de diseños nacionales

ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia por la que: "DECLARE: 1) La nulidad del Diseño Industrial nacional n° D0505345-01 de GEOCOMP IMPORT EXPORT, SL, librándose mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas al objeto de que inscriba dicha nulidad una vez la sentencia gane firmeza. 2) Que con los actos de comercio llevados a cabo de los bolsos identificados en los Hechos Cuarto y Quinto de la demanda (Documentos n°s 16.1, 18 y 18 bis), GEOCOMP IMPORT EXPORT, SL y GEO MAT TRADING, SL. han infringido las Marcas comunitarias n°s 5044268 y 5903075 y nacional n° 2657875 de CAROLINA HERRERA LIMITED. 3) Que con los actos de comercio llevados a cabo de los bolsos identificados en los Hechos Cuarto y Quinto de la demanda (Documentos nºs 16.1, 18 y 18 bis), GEOCOMP IMPORT EXPORT, SL y GEO MAT TRADING, SL. han infringido los Dibujos Industriales comunitarios n°s 266671-0001, 376884-0001, 376884-0002, 376884-0007 y 376884-0008 de CAROLINA HERRERA LIMITED.

1

Centro de Documentación Judicial Y SE CONDENE A LAS DEMANDADAS: 4) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 5) A cesar en la realización de cualquier acto de comercio, incluidos la fabricación, importación, ofrecimiento (en internet o de cualquier otro modo), comercialización y posesión para tales fines, de los bolsos de las demandadas identificados en los Hechos Cuarto y Quinto de demanda (Documentos n°s 16.1, 18 y 18 bis), así como de cualesquiera otros que, como éstos, infrinjan las Marcas comunitarias n°s 5044268 y 5903075 y nacional n° 2657875 de la actora. 6) A cesar en la realización de cualquier acto de comercio, incluidos la fabricación, importación, ofrecimiento (en Internet o de cualquier otro modo), comercialización y posesión para tales fines, de los bolsos de las demandadas identificados en los Hechos Cuarto y Quinto de la demanda (Documentos n0s 16.1, 18 y 18 bis), así como de cualesquiera otros que, como éstos, infrinjan los Dibujos Industriales comunitarios n°s 266671-0001, 376884-0001, 376884-0002, 376884-0007y 376884-0008 de CAROLINA HERRERA LIMITED. 7) A destruir, a su costa, en el momento en que gane firmeza la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, los bolsos de las demandadas identificados en los Hechos Cuarto y Quinto de este escrito (Documentos n°s 16.1, 18 y 18 bis), así como los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualesquiera otros documentos gráficos, en los que se haya materializado la violación de los derechos de exclusiva de la actora, y que obren en poder de GEOCOMP IMPORT EXPORT, SL. y/o GEO MAT TRADING, SL. y/o de cualquier tercero con su consentimiento. 8) A indemnizar solidariamente a CAROLINA HERRERA LIMITED por la infracción de sus derechos de propiedad industrial, identificados en el presente escrito, en la cuantía que se determine de acuerdo con las bases que han quedado fijadas en el Hecho Sexto y en el Fundamento de Derecho V de la demanda. 9) A abonar solidariamente el pago de las costas de este procedimiento. Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal compareciere/n en autos y contestara/n aquélla verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables. Tercero.- Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414 , que tuvo lugar, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, y resuelta la excepción procesal de defecto legal en el modo de proponer la demanda, se fijaron los hechos controvertidos y se interesó por las partes la práctica de las prueba de interrogatorio, pericial y documental, señalándose la celebración del juicio. Cuarto.- El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia. Quinto.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concúrsales de preferente tramitación, ascendiendo a más de 190 el número de sentencias dictadas en 2011 a fecha de la presente resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero: Planteamiento 1. Las diversas pretensiones que formula la mercantil CAROLINA HERRERA LIMITED contra GEOCOMP IMPORT EXPORT y GEO MAT TRADING SL se pueden encuadran en tres clases de acciones: a) acción de nulidad del diseño nacional registrado por GEOCOMP núm. 0505345-01 por i) no poseer carácter singular y ii) incorporar marcas de la actora, al amparo de los arts 13 b) y 7 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante LPJDI), y art 13 f) en relación con arts 9.1b) y c) del Reglamento de Marca Comunitaria (en lo sucesivo RMC) y 34.2 b) y c) de la Ley de Marcas (en abreviatura LM) y b) acción por infracción de las marcas comunitarias n° 5044268, 5903075 y marca nacional n° 2657875, con invocación de los arts 9 y 14 del Reglamento de Marca Comunitaria cuya redacción en el actual Reglamento (CE) núm 207/2009 no varía respecto del anterior núm 40/1994 (en lo sucesivo RMC) y arts 34 y 41 y ss de la Ley Española de Marcas 17/2001 (en adelante LM) y c) acción por infracción de los dibujos comunitarios registrados n° 26671-01, 376884-02, 376884-01, 376884-07 y 376884-08, con invocación de los arts 19.1,10 y 89 del Reglamento de Modelos y Dibujos Comunitarios num 6/2002 (en lo sucesivo RDMD) y arts 45, 47, 52 y ss de la LPJDI.

2

Centro de Documentación Judicial 2. Al margen de la nulidad registral se imputan a las demandadas actos de infracción por ofertar a la venta gran número de artículos que reproducen sus marcas y diseños, y en especial por la importación de 6.300 bolsos con el signo infractor por considerar: i) que se causa confusión respecto de las marcas prioritarias; ii) que la impresión general que producen es la misma que sus diseños anteriores y iii) se produce un aprovechamiento indebido y se causa un menoscabo a sus marcas notorias, sin que sea oponible el diseño nacional registrado en la OEPM por GEOCOMP por tratarse de un diseño de cobertura nulo. 3. Frente a ello los demandados niegan la infracción y se oponen a la nulidad de su diseño nacional por considerarlo valido al no ser confundible, sin que proceda indemnización. 4. Dado que los comportamientos denunciados como ilícitos por infracción del derecho de exclusiva se refieren al uso de unos signos registrado como diseño nacional por una de las codemandadas en la OEPM, procede analizar en primer lugar su validez por razones lógicas, al ser la cobertura en el que se sustenta su uso por aquéllas. Segundo.-. La nulidad del modelo nacional núm 0505345-01 5. La acción de nulidad del diseño nacional registrado por GEOCOMP núm. 0505345-01 se fundamenta en dos motivos: a) por no poseer carácter singular, al amparo de los arts 13 b) y 7 de la LPJDI y b) por incorporar marcas de la actora, con alegación del art 13 f) en relación con arts 9.1b) y c) del RMC y 34.2 b) y c) de la LM 6. De la documental aportada se desprenden los siguientes antecedentes tácticos de relevancia: i) la actora es titular, entre otras, de las marcas siguientes cuya protección interesan: - Comunitaria n° 5.044.268 solicitada el 2/12/2004 y concedida el 11/6/2007 con la siguiente representación: VER IMAGEN EN EL ORIGINAL Está registrada, entre otros productos, para productos de la clase 18 (Bolsos, carteras, monederos, billeteros, paletas, paraguas, sombrillas y bastones; mochilas; carpetas de cuero; productos de cuero e imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases) (doc núm 6 de la demanda) - Comunitaria n° 5.903.075 solicitada el 14/5/2007 y concedida el 10/3/2008 con la siguiente representación VER IMAGEN EN EL ORIGINAL Está registrada, entre otros productos, para productos de la clase 18 (Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas, jaeces y guarnicionería.) (doc Núm 7 de la demanda) - nacional Núm 2.657.875, solicitada el 17/6/2005 y concedida el 17/2/2006 denominativa CH Dicha marca está registrada, entre otros, para productos de la clase 18, entre ellos bolsos (doc Núm 8 de la demanda ) ii) la actora es titular de los dibujos/modelos comunitarios registrados siguientes cuya protección interesa - Núm 266671-001, solicitado el 2/12/2004 y publicado el 22/2/2005 para ornamentación (doc Núm 9 de la demanda) VER IMAGEN EN EL ORIGINAL - Núm 376.884, en sus variantes 01, 02, 07 y 08 solicitado el 25/7/2005 y publicado el 6/9/2005 para ornamentación (doc Núm 10.1 a 10.4 de la demanda) VER IMAGEN EN EL ORIGINAL iii) GEOCOMP es titular del diseño industrial n° 0505345-01 registrado en la OEPM solicitado el 15/9/2007 y concedido el 27/10/2008, para toda clase de bolsos, maletas, carteras, paraguas y cinturones (doc Núm 13 de la solicitud) cuya representación gráfica es la siguiente: VER IMAGEN EN EL ORIGINAL 6.Las marcas CH de la actora se tratan de marcas de reconocida prestigio en ropa y complementos de la clase 18, que permite su calificación como notorias, al no ser controvertido (no se niega en la contestación, que lo admite) y en todo caso se desprende de la prueba documental aportada no contradicha

3

Centro de Documentación Judicial (doc Núm 11 certificación 11 ANDEMA, doc Núm 4, difusión publicitaria), reconocida como tal en resoluciones administrativas (doc Núm 12) 7. El primer motivo de nulidad es por no poseer carácter singular el diseño registrado, al amparo de los arts 13 b) y 7 de la LPJDI , porque no produce una impresión general distinta a los dibujos registrados por la actora y a ornamentación de productos con sus marcas prioritarias en el tiempo 8. Como se ha dicho por este Juzgado en otras ocasiones (así sentencia de 1 de septiembre de 2009, asunto aspiradores ELECTROLUX o de 10 de febrero de 2010, asunto butacas OKEN, o 30 de marzo de 2010, asunto MONOSCOOP BV contra FB TÉCNICOS ASOCIADOS SA y METRONIA ) en este juicio hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: i) que la sensación o efecto a considerar es la general o global, es decir, apreciada en su conjunto y no de la simple comparación de elementos individuales, sin perjuicio de que por exigencias derivadas del deber constitucional de motivación judicial (art 24 CE ), deben indicarse los criterios concretos que permiten alcanzar esa conclusión ii) no se exige que esa diferenciación sea de alto grado, pues el legislador comunitario eliminó el adverbio "notablemente" que había en el proyecto de Reglamento, con lo que se amplia el ámbito de protección, sin que ello signifique, como apunta en la doctrina Otero Lastres (Manual de la Propiedad Industrial) que no se exija un cierto grado de "diferenciación", como se desprende del adverbio "claramente" que emplea el Considerando 14 del Reglamento iii) que lo que es merecedor de protección es la impresión derivada conjuntamente de la específica disposición y combinación de sus distintos elementos externos y que en conjunto conforman la novedad y singularidad del objeto cuya protección se reclama (por producir una impresión diferente de los anteriores), no de los distintos elementos aislados que lo conforman y que por ello es posible que de forma separada ya estuviesen anticipados en el tiempo iv) que el estándar subjetivo para apreciar esa impresión es el usuario informado, que no se define ni en el Reglamento ni en la Directiva, indicando al respecto la Exposición de Motivos de Ley española de Diseño (Ley 20/2003 ) que emplea también está figura "que habrá de concretarse caso por caso en función del segmento del mercado a que vaya específicamente dirigida la oferta del producto" que recuerda al "experto en la materia" previsto en la legislación de patentes (artículo 8 de la Ley de Patentes ) pero no equiparable ya que no se trata aquí de un "experto" sino de un "usuario", es decir, de un consumidor, lo cual también impide su equiparación a aquellos sujetos que forman "los círculos especializados" previstos en el artículo 7 RMDC (y 6 de la Directiva) (Tribunal de Marca Comunitaria en sentencia de 25/4/2006), sin que sea un usuario cualquiera sino dotado de un cierto grado de conocimiento, que añade un plus a aquél. En palabras del Tribunal de Marcas "...no es el consumidor cualquiera, pero tampoco lo es ni el experto a que hace referencia la legislación en materia de patentes (artículo 9 de la Ley de Patentes ) ni, añadimos nosotros, a los integrantes de los círculos especializados del sector y que posee un cierto nivel de conocimiento acerca de los dibujos o modelos publicados en el sector sin llegar a ser especialistas en diseño" (sentencia de 23 de julio de 2008), añadiendo que no hay obstáculo alguno en que se efectúe esa valoración por el Juzgador. Al respeto el Tribunal General en sentencia de 14/06/2011 indica que "En lo que respecta a la interpretación del concepto de usuario informado, procede considerar que la calidad de "usuario" implica que la persona concernida utiliza el producto al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto. Además, el adjetivo "informado" sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos [véase la sentencia del Tribunal de 22 de junió de 2010, Sbenzhen Taiden/OAMI - Bosch Security Systems (Equipo de comunicación), T-153/08 , Rec. P. II-0000 apartados 46 y 47]. "usuario que tratándose de un artículo promocional, comprende, por una parte, al profesional que los adquiere para distribuirlos a los usuarios finales y, por otra, a los reiterando la tesis de la sentencia del TG de 10 de junio de 2010 de que no necesariamente parece que haya de coincider con el destinatario final, pues en dicha sentencia que versa sobre productos promocionales (en concreto, sobre los conocidos como "tazos") destinados al público infantil, dice que el usuario informado podría ser un niño de unos 6 a 10 años de edad o un director de técnicas de comercialización de una sociedad fabricante de productos cuya promoción se lleve a cabo mediante la oferta de "pogs", "rappers" o "tazos", bastando que "uno de los dos grupos de usuarios informados... perciba que los dibujos o modelos de que se trata producen la misma impresión general es suficiente para constatar que el dibujo o modelo controvertido carece de carácter singular" (STG de 14/6/2011)

4

Centro de Documentación Judicial v) que en esa impresión o impacto visual, el usuario informado presta más atención a las similitudes existentes entre los elementos no necesarios y a as diferencias entre los elementos esenciales que a aquellas semejanzas que tienen definidos por la estructura base. Así lo consagra el Tribunal General en la sentencia citada del 10 de marzo de 2010 al decir "en la medida en que las semejanzas entre los dibujos o modelos controvertidos se refieren a características comunes...., tales similitudes revestirán sólo poca importancia en la impresión general producida por esos dibujos o modelos en el usuario informado" añadiendo la STG de 14/06/2011 que "que la impresión general que un dibujo o modelo produce en el usuario informado debe determinarse necesariamente teniendo en cuenta también el modo en que se utiliza el producto de que se trate" con cita de la sentencia Equipo de comunicación de 22/06/2010 Esta última sentencia de 22/06/2010 especifica que "En cuanto a la supuesta tendencia general que prima los aparatos de tamaño reducido, planos, rectangulares y que a menudo contienen elementos articulados, obsérvese que la determinación de si un dibujo o modelo sigue o no una tendencia general en materia de diseño solo es pertinente, como máximo, a efectos de la percepción estética del dibujo o modelo de que se trate y, por lo tanto, puede influir eventualmente en el éxito comercial del producto al que esté incorporado dicho dibujo o modelo. En cambio carece de pertinencia en el marco del examen del carácter singular del dibujo o modelo de que se trate, que consiste en comprobar si la impresión general producida por éste se diferencia de las impresiones generales producidas por los dibujos o modelos hechos públicos anteriormente, al margen de consideraciones estéticas o comerciales" vii) que debe valorarse el grado de libertad del autor al desarrollar el modelo o dibujo y de que manera las soluciones formales vienen impuestas o limitadas por la técnica o tendencias, a valorar según el sector industrial al que pertenece el diseño y sus características propias, como índica el Considerando 14 del RDMC 6/2002 citado (y la EM de la ley española 20/2003 , tributaria del derecho comunitario), de manera que cuanto más limitada es la libertad del diseñador menor es el nivel de exigencia de la diferencia, porque ésta es más difícil de conseguir y viceversa: a mayor libertad de creación, mayor ha de ser la divergencia con lo ya existente para afirmar que la impresión es distinta En este sentido la Sentencia del Tribunal General de 10 de marzo de 2010 señala "que el grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate" añadiendo "Otrosí, cuanto más restringida sea la libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo impugnado, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud entre los dibujos o modelos controvertidos para causar una impresión general distinta en el usuario informado". viii) que es ajena a esta comparativa elementos ajenos al diseño como la marca, ya que el modelo y dibujo se concibe cómo un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación, siendo el bien jurídico protegido "el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial" como dice la Exposición de Motivos de la ley española (Sentencia de este Juzgado de 4 de enero de 2007 asunto S.TOUS SL y TOUS FRANQUICIAS SL vs VILLPLASGO SA y Auto del Tribunal de marcas de 11/4/2006, asunto Festina Lotus vs Grupo Munreco). Y por iguales razones carece de sentido en esta sede las comparativas acerca de precios, embalaje funcionalidades o capacidades técnicas de los objetos ajenos a su forma externa. 9. El diseño impugnado consiste en una combinación de letras ce - i en mayúsculas en líneas paralelas CI e IC, mientras que las anterioridades invocadas constituyen una combinación de letras ce-hache, también en mayúsculas colocadas en líneas paralelas CH y HC 10. Aunque desde un punto de vista analítico y disgregado hay diferencias en la clase de letras, ello no desvirtúa para que en una impresión de conjunto y sintética apreciar que producen la misma impresión general para el público informado, que abarca al usuario de bolsos, cinturones, maletas o carteras, por el empleo de un tipo de grafía idéntico o tan similar que resulta difícilmente distinguible, produciendo esa repetición de las letras constituida por semicírculos y rectas una composición que provoca una semejanza visual de grado muy elevado, y ello en un campo en el que el grado de libertad del autor es amplísima, por no decir ilimitada 11. El segundo motivo de nulidad es la incorporación de marcas de la actora, con alegación del art 13 f) en relación con arts 9.1b) y c) del RMC y 34.2 b) y c) de la LM, 12. Sobre el alcance de esta causa de nulidad debe traerse a colación lo dicho por el TG sobre el correlativo art 25.1e) RDMC en al sentencia de 12 de mayo de 2010 en la que aclara que " la causa de nulidad

5

Centro de Documentación Judicial contemplada en el articulo 25, apartado 1, letra e) del Reglamento n° 6/22002 no implica necesariamente la reproducción íntegra y detallada de un signo distintivo anterior en un dibujo o modelo comunitario posterior. En efecto, aunque determinados elementos del signo de que se trata estuvieran ausentes en el dibujo o modelo comunitario impugnado y se le hubieran añadido otros, podría tratarse de un "uso" de dicho signo, en particular cuando los elementos omitidos o añadidos son de importancia secundaria. 51 Como se desprende de jurisprudencia reiterada, ello es así con más razón por el hecho de que el público sólo conserva en la memoria una imagen imperfecta de las marcas registradas en los Estados miembros o de las marcas comunitarias [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 , Rec. p. I-3819, apartado 26, y la sentencia del Tribunal General de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGI BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartado 33]. Esta consideración es válida para todo tipo de signo distintivo. Por consiguiente, en caso de omisión de determinados elementos secundarios de un signo distintivo, utilizado en un dibujo o modelo comunitario posterior, o en caso de adición de tales elementos a ese mismo signo, el público pertinente no se dará necesariamente cuenta de esas modificaciones del signo en cuestión. Al contrario, podrá pensar que se usa el signo tal como lo conserva en su memoria, en el modelo o dibujo comunitario posterior 52 De lo antedicho se desprende que, contrariamente a lo alegado por la demandante, una interpretación literal del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento n° 6/2002 no excluye necesariamente su aplicación en el caso de que, en un dibujo o modelo comunitario posterior, se use no un signo idéntico al invocado en apoyo de la solicitud de nulidad, sino un signo similar. 53 En segundo lugar, es preciso señalar que la interpretación del artículo 25, apartado 1, letra e), del Reglamento n° 6/2002 realizada en la resolución impugnada es la única que puede garantizar, por un lado, una protección eficaz de los derechos del titular de una marca anterior, comunitaria o registrada en un Estado miembro, contra cualquier ataque dirigido contra esa marca mediante su utilización en un dibujo o modelo comunitario posterior y, por otro, la coherencia entre las disposiciones pertinentes del Reglamento n° 6/2002 y las de la Directiva 89/104 o de los Reglamentos n°40/94 y nº 207/2009 . 54 A este respecto, debe recordarse que el titular de una marca anterior, comunitaria o registrada en un Estado miembro, tiene derecho a prohibir la utilización de un dibujo o modelo comunitario posterior tanto en el caso de que se use en el citado dibujo o modelo un signo idéntico a la marca anterior y en el que los productos o servicios a que se refieren, respectivamente, el dibujo o modelo en cuestión y la marca anterior sean idénticos, como en el caso de que se use en el dibujo o modelo comunitario de que se trata un signo que presente con la marca anterior tal similitud que, habida cuenta también de la identidad o de la similitud de los productos o servicios afectados, respectivamente, por la marca y por el dibujo o modelo en cuestión, exista un riesgo de confusión en el público [véanse el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 89/104 , el artículo 14, apartado 2, números 1 y 2 de la Markengesetz y el artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 207/2009 ]]... 58 Ahora bien, del considerando trigésimo primero del Reglamento n° 6/2002 , según el cual dicho Reglamento "no excluye la aplicación a los dibujos y modelos protegidos por dibujos o modelos comunitarios de [...] las normas relativas a [...] marcas comerciales", se desprende que los derechos que un dibujo o modelo comunitario confiere a su titular no cuestionan en absoluto los derechos que el titular de una marca anterior ha adquirido en virtud de dicha marca." 13. Debe, pues, analizarse si existe un riesgo de confusión entre el dibujo o modelo controvertido y la marca anterior, con los parámetros exigidos por la jurisprudencia relativa a la aplicación del artículo 9 RMC 14. Constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Justicia Lloyd Schuhfabrik Meyer, y de 6 de octubre de 2005, Medion, apartado 26). 15 La existencia de un riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Lloyd Schuhfabrik Meyer y Medion). 16. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca u otro signo distintivo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse, en este sentido, las sentencias SABEL, citada) 17. En el caso concreto aunque desde un punto de vista analítico y disgregado haya diferencias en la clase de letras entre el diseño nacional de la codemandada y las marcas y dibujos comunitarios prioritarios

6

Centro de Documentación Judicial de la actora, en una impresión de conjunto se aprecia su confundibilidad por empleo de un tipo de grafía idéntico o tan similar al de los signos prioritarios que resulta difícilmente distinguible, y emplear una trama o composición con una repetición de las letras constituida por semicírculos y rectas que provoca una semejanza visual de grado muy elevado, y por ende con un elevado grado de similitud, sobre todo cuando la diferencia de signos se compensa con la identidad aplicativa absoluta al encontramos ante diseños para productos idénticos (STJCE Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.), y que ese riesgo se incrementa por la notoriedad de las marcas de la actora, como es criterio jurisprudencial pacífico, frente al parecer de los demandados 18. Y todo ello teniendo en cuenta que al ser productos de consumo habitual (bolsos, maletas...), en los que el nivel de atención del consumidor medio no se acredita que sea especial ( sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon , y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002 Oberhauser/OAMI - Petit Liberto [Fifties] y de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI- Karlsberg Brauerei) y que al no tener a su vista siempre los signos simultáneamente al comprar, debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria 19. Nulidad por posibilidad de prohibir su uso que se ve favorecida por la notoriedad de las marcas de la actora que siquiera precisa el riesgo de confusión, bastando como ya dijo este Juzgado en sentencia de 4/1/2010 al analizar la especial protección de este tipo de marcas "La existencia del vínculo dicho en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente por sí misma para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contempladas en el artículo 9.1 c), que constituyen el requisito específico para la protección de las marcas de renombre, y que se establecen de forma alternativa, consistentes en que el uso realizado sin justa causa pueda: a) implicar un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad del signo ajeno; b) implicar un menoscabo o perjuicio del carácter distintivo de signos ajeno o c) implicar un menoscabo o perjuicio de la notoriedad del signo ajeno, cuya prueba le corresponde al titular de la marca notoria, como ya se dijo en la sentencia de a 6 de Marzo de 2009 (asunto MARISTAS) y confirma el Tribunal de Marcas en sentencia de 21 de octubre de 2009, que se remite a la STJCE 18 junio 2009 (L'Oréal/ Bellure) para exponer las distintas infracciones que pueden producirse a la marca notoria que, aunque referida al artículo 5.2 de la Directiva 89/104/CEE , su contenido es sustancialmente idéntico al artículo 9.1.c RMC y que dice: " 38. Esas infracciones son, en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior; en segundo lugar, el perjuicio causado al renombre de dicha marca y, en tercer lugar, la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 27). 39 En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente "dilución", "menoscabo" o "difuminación", dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su atufarlos productos o servicios para los que se registré, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 29). 40 En lo que respecta al perjuicio causado al renombre de la marca, también denominado con los términos "difuminación" o "degradación", tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior, resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca. 41 El concepto de "ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca" -también designado con los términos de "parasitismo" y de "free-riding"- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre. 42 Basta que concurra uno soto de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable el articulo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 28), 43 De ello se desprende que la ventaja obtenida por un tercero del carácter distintivo o del renombre de la marca puede ser desleal, aunque el uso del signo idéntico o similar no perjudique ni al carácter distintivo ni al renombre de la marca o, en términos más generales, al titular de ésta"

7

Centro de Documentación Judicial 31. Respecto a la prueba de los distintos presupuestos e infracciones la jurisprudencia comunitaria establece las siguientes pautas 32. En primer lugar, en cuanto al vínculo (presupuesto necesario pero no suficiente), consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior y el signo posterior, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, aun cuando no las confunda, el TJCE en la sentencia de 27 de octubre de 2007 indica que "la existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso....42 Entre tales factores cabe citar: el grado de similitud entre las marcas en conflicto; la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante; la intensidad del renombre de la marca anterior; la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso; la existencia de un riesgo de confusión por parte del público", precisando que cuando más similares sean las marcas en conflicto, más probable será que la marca posterior evoque, en la mente del público pertinente, la marca anterior de renombre. Así sucede a fortiori cuando ambas marcas son idénticas. Pero que no basta si hay disparidad absoluta de productos o servicios cuyos públicos relevantes no coincidan, añadiendo que "El hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo, en el sentido de la sentencia Adidas-Salomón y Adidas Benelux, antes citada, entre las marcas en conflicto" 33. En segundo lugar, la carga de la prueba le corresponden al titular de la marca anterior notoria pero "no está obligado a demostrarla existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva . Cuando sea previsible que el uso que el titular de la marca posterior pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal infracción, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar a que se cometa efectivamente la infracción para poder exigir la prohibición de dicho uso. Ahora bien, el titular de la marca anterior deberá probar que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro" (STJCEde 27 de octubre de 2007) 34. En tercer lugar, respecto de la "dilución" o "aguamiento" "para probar que con el uso de la marca posterior se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior, ha de demostrarse que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tai modificación se produzca en el futuro" ( STJCE de 27 de octubre de 2007 ) 35. En cuarto lugar, para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca " ha de precederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69) ( STJCE de 18 de junio de 2009 ) 36. Y aclara que "la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca según dicha disposición (articulo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 , equivalente al art 9.1c del RMC ), no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna" 20. Aunque se considerase que no se confunden (hipótesis se puede descarta) en el caso presente hay que afirmar: a) la existencia de un vínculo entre las marcas de la actora y los signos en su conjunto empleados por la demandada, en virtud del cual el público relevante las relaciona, atendidas las circunstancias concurrentes en su totalidad y en especial, sus semejanzas; la identidad absoluta de los productos marcados, por lo que

8

Centro de Documentación Judicial comparten público destinatario, la intensidad del renombre de las marcas CH en el sector de la moda textil y complementos ligadas a la creadora Carolina Herrera. b) que la presentación de los mismo productos con esa ornamentación por la demandada conlleva un aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas CH de Carolina Herrera a la vista de las circunstancias concurrentes, entre ellas las ya indicadas referentes a la elevada notoriedad de las misma en el sector de los complementos de moda, la identidad de los productos y la semejanzas entre las presentaciones de los mismos, de manera que con actuación hay un riesgo de que la imagen que proyectan las marcas de las actoras se transfieran al producto de la demandada en una comportamiento que la doctrina tacha de "parasitismo", pues de esta manera logra captar la atención del consumidor hacia su producto sin contra prestación alguna, lo cual no es conforme con unas practicas leales en el mercado, que ha de basarse en la eficiencia de las propias prestaciones y no en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno c) que el uso de esos signos puede suponer un riesgo de "degradación" (en terminología del TJCE), por merma del poder de atracción de las marcas de la actora, dado que el signo atacado se destina para marcar productos que se reconocen de inferior calidad y cuya comercialización no se ajusta a los parámetros de los de la actora (en mercadillos según se infiere en la contestación); y que al evocar a éstas puede menoscabar la positividad alcanzada por las marcas de las actoras 21. En definitiva, el diseño nacional de la codemandad es nulo por concurrencia de las causas invocadas por la actora, con los efectos que se prevén en el art 68 LPJDI Tercero. La infracción de las marcas y dibujos comunitarios de la actora 22. La nulidad anterior allana el examen de la infracción marcaría, respecto del que son hechos relevantes deducidos de la documental aportada, interrogatorio y la ratificación del informe de detective (sin que en su elaboración e aprecie quiebra constitucional, no tratándose de una prueba prohibido sino con cobertura en el art 7.5 Ley 1/1982 en relación con el art 19 de la Ley 23/1992, de 30 de junto y art 265 LEC y del derecho a la prueba del art 24CE, como dice el ATM de 5 de Abril de 2011 ) los siguientes: i) en una nave sita en Fuenlabrada se ofertan al por mayor bolsos cuya ornamentación consiste en la reiteración de las letras CI y cuya fotografías figuran en el informe del detective privado por precio entre 5,45# a 13,90# (doc núm. 15 y piezas unidas como doc núm. 16.1) que se reproducen. VER IMAGEN EN EL ORIGINAL ii) la factura de venta es emitida por GEO WAT, pero dicha nave es el domicilio social de GEOCOMP y en ella aparece como rótulo esta denominación (doc Núm 15 y 16.2) iii) en fecha 16/9/2010 (doc Núm 18) se comunica por las autoridades aduaneras la importación por GEO MAT TRADING SL de 6.300 bolsos procedentes de China que llevan incorporados como ornamentación la repetición de las letras Cl en la forma que aparece en la fotografías que se reproducen a continuación VER IMAGEN EN EL ORIGINAL 23. Dado que estos bolsos reproducen el signo CI ya analizado son perfectamente trasladables las consideraciones anteriores, pues ya se ha dicho que su empleo en esa combinación y clase de producto implica una conducta que el titular marcario puede prohibir, por lo que se dan por reproducidos los apartados 14 a 20 para evitar inútiles reiteraciones 24. Infracción marcaral que no se ve desvirtuada por las alegaciones defensivas de que no hay confusión, pues en el caso del art 9.1c ) no es necesario, sin que las diferencias de precios y condiciones de comercialización impidan la apreciación de violación de la marca 25. Como ha puesto de relieve la doctrina (entre otros Alberto Casado, en Derecho de marcas y protección de los consumidores), la introducción de factores secundarios de diferenciación tales como la forma de presentación del producto, su distinto lugar de ventas o la diferencia de precio y calidad de los productos distinguidos, no son circunstancias que por se impidan el riesgo de confusión, entendiendo que son absolutamente irrelevantes en el caso de marcas renombradas y notorias por la protección reforzada que tienen, pues a su función esencial como indicadora del origen empresarial del producto, se une la función condensadora del prestigio, olvidando además que esos factores secundarios invocados solo pueden, en su cado, afectar al consumidor directo que accede al producto en esa circunstancias, pero no disipa en modo alguno los riesgos respecto de aquellos a los que son presentados esos productos fuera de esas circunstancias. En este sentido, la sentencia del TJCE de 12 de noviembre de 2002 , Arsenal Football Club y en la jurisprudencia española la STS de 28 de enero de 2004 (asunto Jaguar )

9

Centro de Documentación Judicial 26. Para finalizar indicar que el dato de que los productos de la demandada porten una etiqueta propia en ningún caso impide la infracción, ya que ello no puede nunca servir como justificante del uso no autorizado de signos ajenos confundibles ni servirse de estos para aprovecharse de su prestigio en los términos antes analizados Quinto. Las consecuencias derivadas de la infracción marcaría 26. A la vista de la infracción de las marcas de la actora y conforme a las previsiones del RMC completado por remisión con las disposiciones de la Ley española 17/2001 de Marcas hay que afirmar que proceden las pretensiones merodeclarativa, de cesación, abstención, de remoción y destrucción interesadas, si bien con varías aclaraciones, a fin de facilitar su cumplimiento, ya voluntario ya forzoso, a la vista de los términos excesivamente abiertos del suplico: 1º) su alcance se limita a lo que ha sido objeto de debate -uso de los signos y bolsos arriba reproducidospor lo que la fórmula genérica "así como de cualesquiera otros que, como estos, infrinjan las marcas... o los dibujos comunitarios" no es válida y se rechaza por el Tribual Supremo en la sentencia de 3 de marzo de 2004 2º) la pretensión de remoción o retirada de los productos identificados en los que se haya materializado la violación queda limitada a aquéllos que aún se encuentren en el mercado, es decir, a disposición del público, pero no a aquéllos que hayan sido ya adquiridos por terceros o por cualquier otra causa no estén ya en "tráfico económico", expresión legal delimitadora del alcance objetivo de la medida 3º) en cuanto a la destrucción deberá verificarse con sujeción a las normas de eliminación de residuos, con preaviso a la actora con 10 días de antelación y con constancia notarial, en defecto de acuerdo de las partes 27. Para finalizar procede resolver sobre la indemnización de daños y perjuicios peticionada que se concreta en el acto del juicio en: a) licencia hipotética por el uso de la marca, consistente en un 3,5% sobre ventas al publico con un mínimo de ventas anual que supone por los años 2007 a 2010, ai, un importe final de 182.700 # y b) daños por desprestigio, cifrados en 30.000 # y 2.453,05# por gastos de investigación 28. En primer lugar, y frente a la tesis de los demandados, la indemnización procede al concurrir el presupuesto del art 42.2 LM al encontrarnos ante: i) actos de violación de una marca notoria, que por se es objeto en este particular de una especial protección y ii) debe tacharse como culpable o negligente el comportamiento de las demandadas usando un signo confusorio con otro de manera indebida y desleal, al faltar a la diligencia exigible a un ordenado empresario (que es el canon que se considera exigible y no el de un buen padre de familia), pues era conocedor de ese signo CH como identificativo de una de las marcas de complementos de moda más conocidas en España 29. Y ello porque el art 51.2 LPJDI prevé que "El derecho sobre el diseño registrado no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial que tengan una fecha de prioridad anterior", máxime cuando la nulidad declarada del diseño nacional en la que se amparaban los demandados implica que dicho registro no fue nunca válido, por imperativo del art 68 LPJDI según el cual "La declaración de nulidad implica que el registro del diseño no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título VI de esta Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad." Eficacia ex tune que la distingue respeto de la caducidad, y que encuentra sus excepciones por seguridad jurídica en el apartado 2 30. Y aunque se considere que es preciso la concurrencia de mala fe para fijar la indemnización por existencia de un diseño registrado, se considera que ésta concurre siguiendo los criterios jurisprudenciales en materia de marca (Sentencia del Tribunal de Marca Comunitaria español de 4 de febrero de 2009 en el asunto BUDHA o sentencia de 27 de eneno de 2011 en el asunto chatka y del TJCE de 11 de junio de 2009 , recaída en el asunto Lindt), pues se puede afirmar que el registro se realizó no solo conociendo los signos prioritarios de la actora sino con la intención fraudulenta de servirse de su impacto como mecanismo de captación de clientes de forma desleal, pues a pesar de tener una etiqueta con una denominación original (CDeiro) es llamativo que se prescinda de ello como motivo ornamental, y en cambio se potencie la asimilación con CH con la combinación CI antes expuesta 31. En segundo lugar, solventado lo anterior, a la hora de determinar la indemnización se vuelve a plantear otra vez el espinoso tema de los daños in re ipsa y la exigencia de prueba o no para su estimación, que se ha resuelto por este Juzgado, entre otras en sentencia de 1/9/2009, atendiendo a las siguientes consideraciones:

10

Centro de Documentación Judicial a) como dice la reciente sentencia del TS de 28/11/2008 (Ponente Sr. Ferrándiz Gabriel) " la doctrina sobre la innecesariedad de prueba de la realidad del daño cuando este resulte ineluctablemente del comportamiento ilícito, ha sido sentada por esta Sala en las sentencias de 23 de febrero de 1 ,998, 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001, 1 de junio de 2.005 y 5 de febrero de 2.008)" b) no resulta irrelevante la elección del criterio de los tres enumerados en el art 43.2 (en la redacción anterior a la Ley 19/2006 ), ya que, aunque englobados todos bajo la rúbrica de indemnización de daños y perjuicios el criterio de la letra c) (regalía hipotética) obedece o se inspira en pautas próximas del enriquecimiento injusto, ya que implica el derecho del titular del derecho de exclusiva a exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica el abono del enriquecimiento negativo al dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente (abono de damnum cessans). Y en éste caso es más fácil, con carácter general y sin perjuicio de su adaptación al caso concreto, la apreciación de la doctrina ex re ipsa ya que, de una parte, parece lógico pensar que el infractor se beneficia con esa actuación, pues de lo contrario no tiene sentido que lleve a cabo la misma, y por otra parte, la falta de abono del importe de la licencia correspondiente implica una mejora patrimonial sin causa (sentencia de este Juzgado de 3 de marzo de 2008). En este sentido la sentencia del TS de 5 de febrero de 2008 (Ponente Sr. Ferrándiz Gabriel) indica que se construye legalmente la ficción "con el fin de que dicho titular, en caso -por ejemplo- de encontrarse ante una dificultad de prueba de los supuestos en que se basan la otras posibilidades admitidas, no quede desamparado", de manera que ejercitada esa opción en la demanda "no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia ex re del lucrum cessans, resultante de una utilización de los signos registrados jurídicamente posible mediante licencia", que se reitera en la reciente de 9 de marzo de 2009 en la que se dice que ese trata de "una medida indemnizatoria inspirada en las conditiones por intromisión, como respuesta a la posibilidad de que afluyan a una persona valores patrimoniales ajenos, por virtud de una invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados" y concluye que "Se trata, al fin, de un perjuicio para el titular y un beneficio para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes -manifesta non egent probatione-. Al respecto, sentencias de 21 de abril de 1.992 , 23 de febrero de 1.998 , 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001 , 1 de junio de 2.005 , 5 de febrero de 2.008 , 2 y 4 de marzo de 2.009 ". 32. Cuestión distinta es la determinación de esa licencia hipotética. La LM se limita en el art 43.3 a indicar de manera genérica que "Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado". 33.En el caso presente se aporta una licencia concedida (doc Núm 20) en base a la cual se interesa el 3,5% sobre ventas al público con un mínimo de ventas anual que supone por los años 2007 a 2010, ai, un importe final de 182.700 # 34. Aún admitiendo que el royalty porcentual sobre ventas parece razonable, lo que no lo parece tanto es pretender que cualquier infractor de productos CH deba abonar un importe mínimo garantizado superior a 180.000#. Y ello porque la clase y número de licencias es un criterio a valorar, no el único, que debe ponderarse atendido el volumen de ventas del infractor, máxime cuando dicha licencia tomada como módulo parte de un régimen de exclusividad que no es trasladable, sin más al caso presente 35. No hay que perder de vista que como dice la STS de 31/5/2011 la regalía hipotética se funda en la idea de enriquecimiento injusto y parece excesivo considerar que el empobrecimiento de la actora por no percibir una regalía por la comercialización de unos bolsos en 2007 y 2009 ascienda a la suma reclamada cuando se desconoce siquiera aproximadamente el numero de ventas, pues respecto de 2007 no se concretar qué número de los vendidos a Hu Limin (según factura aportada en la audiencia previa obrante en la diligencias penales seguidas en el JPI Núm 7 de Las Palmas de Gran Canaria) se corresponden a los litigiosos y respecto de 2009 solo se hace referencia a 9 en el informe de detective, sin que se haya propuesto prueba alguna al respeto 36. Dado que la importancia de la infracción se considera un elemento básico para fijar la consecuencia económica de la intromisión en el derecho de exclusiva, debe moderarse los cálculos, y atendido a que solo en dos ejercicios consta la infracción, ya que los intervenidos en adunas no han sido comercializados, en este trance de fijar una indemnización, se estima ajustada la cifra de 15.000 # a razón de 7.500 # por año 37. En cuanto a la petición de daños por desprestigio por 30.000 #, estos están previstos en el artículo 43 al decir que "El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos

11

Centro de Documentación Judicial ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado" añadiendo el art 43.3 que "Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado". Hay, pues, unos criterios específicos aplicables en caso, de daños al prestigio y otros genéricos que también entran en juego en este caso, como lo pone de relieve la expresión "además" y la ubicación sistemática del precepto 38. Se trata con ello de resarcir el menoscabo a la reputación de la marca en el mercado, bien por afectar negativamente a su imagen (dilución por empañamiento o de valoración) o por reducción del nivel de exclusividad, y posicionamiento (dilución por tipicidad o aguantamiento). Si bien no se prueba que con el uso del signo infractor que emplea la demandada se haya producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca renombrada o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro ( STJCE de 27 de noviembre de 2008 citada), sí es cierto que se produce una "degradación" (en terminología del TJCE) por merma del poder de atracción de las marcas de la actora, al destinarse el signo de la demandada para marcar productos que se reconocen de inferior calidad y cuya comercialización no se ajusta a los parámetros de los de la actora, con menoscabo de la positividad alcanzada por las marcas de las actoras 39. El problema es el importe indemnizatorio que en la petición formulada obvia el relativo impacto que (al menos según lo probado) consta que haya tenido la infracción. Por ello, y ante la ausencia siquiera de la cifra de negocios la pretensión indemnizatoria se establece en 1.000 #; cifra que se reconoce tal vez simbólica, pero no pude la parte solicitante olvidar que no ha aportado parámetros que justifiquen una mayor suma 40. Finalmente y en cuanto a los gastos de investigación procede la suma correspondiente a la obtención de pruebas razonables (art 43LM ), como son los gastos derivados de detective, burofaxes, compra de artículos y protocolización de documentos reservados (doc Núm 19 y 19 bis), por lo que la suma asciende a la reclamada de 2.483,05 # 41. En conclusión el importe a satisfacer de 18.483,05 # se impone a los demandados solidariamente al aparecer la infracción imputable a ambos conjuntamente por la interrelación expuesta ut supra pues aunque la factura de venta es emitida por GEO MAT, se lleva a cabo la venta en el domicilio social de GEOCOMP y en ella aparece como rótulo esta denominación (doc Núm 15 y 16.2), siendo esta la titular registral de diseño empleado en los bolsos importados y vendidos formalmente por la primera compartiendo administrador (doc Núm 3, informes regístrales de las SL) Sexto Costas 42. Las costas causadas se imponen a los demandados (art. 394 LEC ) al ser esencial la estimación Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO Que estimando la demanda interpuesta por CAROLINA HERRERA LIMITED contra GEOCOMP IMPORT EXPORT y GEO MAT TRADING SL debo declarar y declaro: 1°.- La nulidad del Diseño Industrial nacional n° D0505345-01 de GEOCOMP IMPORT EXPORT, SL 2°.- Que con los actos de comercio llevados a cabo de los bolsos referidos en el apartado 22 GEOCOMP IMPORT EXPORT, SL. y GEO MAT TRADING, SL. han infringido las Marcas comunitarias n°s 5044268 y 5903075 y nacional n° 2657875 y los Dibujos Industriales comunitarios n°s 266671-0001, 376884-0001, 376884- 0002, 376884-0007 y 376884-0008 de CAROLINA HERRERA LIMITED. Y debo condenar y condeno a las demandadas: 1°.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones. 2°.- A cesar en la realización de cualquier acto de comercio, incluidos la fabricación, importación, ofrecimiento (en internet o de cualquier otro modo), comercialización y posesión para tales fines, de los bolsos de las demandadas antes identificados 3°.- A destruir, a su costa, en el momento en que gane firmeza la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, los bolsos antes identificados, así como los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualesquiera otros documentos gráficos, en los que se haya materializado la violación de los derechos de exclusiva de la actora, en los términos del apartado 26.

12

Centro de Documentación Judicial 4.- A indemnizar solidariamente a CAROLINA HERRERA LIMITED en la suma de 18.483,05# 5° A abonar solidariamente el pago de las costas de este procedimiento. Firme esta resolución, líbrese mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para cancelación registral del Diseño Industrial nacional n° D0505345-01 Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria; a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación. Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto consignando como código 02 y como concepto "pago recurso de apelación", sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la LEC y Disposición adicional Decimoquinta de a LOPJ añadida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre ). Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICIDAD.- A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes. Doy fe

13