From the SelectedWorks of Gabriel Martinez Medrano

January, 2003

EL USO DE UNA MARCA AJENA EN PUBLICIDAD COMPARATIVA. ARGENTINA, MERCOSUR Y DERECHO COMPARADO. Gabriel Martinez Medrano

Available at: http://works.bepress.com/martinezmedrano/16/

EL USO DE UNA MARCA AJENA EN PUBLICIDAD COMPARATIVA. ARGENTINA, MERCOSUR Y DERECHO COMPARADO. Publicado en Revista de la ABPI Asociación Brasilera para la Propiedad Intelectual, Río de Janeiro, Nro 62, Ene/Feb 2003. Autor: Gabriel Alejandro Martinez Medrano.1 El autor es abogado argentino. Master en Propiedad Industrial e Intelectual “Magister Lucentinus” en la Universidad de Alicante (España). Autor de los libros “Derecho de Marcas”, Ed La Rocca, Bs As, 2000 y “Control de los Monopolios y Defensa de la Competencia”, Lexis Nexis, Bs As 2002. Socio del Estudio Soucasse & Martinez Medrano – Abogados, en Buenos Aires. RESÚMEN. El autor examina novedosa jurisprudencia argentina sobre publicidad comparativa y uso de marca ajena en publicidad. Compara la solución argentina con los sistemas de los EEUU, la Unión Europea y el Mercosur. Se concluye que la publicidad comparativa por regla es lícita. La cita de la marca ajena en publicidad está permitida, excepto que el mensaje publicitario sea engañoso, denigre a la marca ajena o intente aprovecharse del prestigio de otro empresario. ABSTRACT The author analises Argentine comparative advertising case law and the use of third parties trademarks in advertising. He compares the Argentine solution with the systems of U.S.A., E.U., and Mercosur. A conclussion is that comparative advertising is permited, unless the advertised message be misleading or degradatory for the trademark, or constitute an attempt to benefit from the notoriety of other company or business trademarks.

1) PRESENTACIÓN En el presente artículo comentamos una reciente jurisprudencia argentina acerca del siempre novedoso y conflictivo tema de la publicidad comparativa.2 En la sentencia comentada se establece la doctrina judicial que en Argentina regula la publicidad comparativa y sobre todo la posibilidad o no de usar la marca ajena en publicidad comparativa. 3

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Comentarios y críticas son bienvenidas a: [email protected]

Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal Sala I Causa 124/97, sentencia de fecha 19/4/2001. La Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, compuesta por tres salas de tres jueces cada una, entiende por vía de apelación en el 80 % de los asuntos sobre propiedad industrial en la República Argentina. Está situada en la Ciudad de Buenos Aires. 3

Tiene mayor importancia el desarrollo jurisprudencial en Argentina, desde el momento que no existe un texto normativo expreso que permita o prohíba la publicidad comparativa.

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La doctrina de la sentencia, respecto de la publicidad comparativa, se resume en el hecho de que la misma debe ser juzgada de acuerdo con las reglas de la buena fe y la competencia desleal y no exclusivamente con la ley de marcas.4 Esto es así porque la doctrina judicial distingue claramente entre el uso de marca ajena como propia (típico caso de infracción marcaria) de la mención de la marca ajena en publicidad reconociendo que pertenece a un tercero. En este último caso habrá de examinarse si la cita de la marca ajena se hace de buena fe y sin desacreditar los productos, o el establecimiento del titular de dicha marca. Es decir que lo que la doctrina sienta es que los casos de publicidad comparativa han de resolverse de acuerdo con las reglas de la “competencia leal” que no es otra cosa que el ejercicio del comercio de manera honesta de acuerdo con las buenas costumbres imperantes en el tiempo y lugar determinado. En el presente trabajo aprovechamos el comentario a la sentencia para examinar la doctrina de la publicidad comparativa como especie dentro del género competencia desleal, tanto en derecho comparado, fundamentalmente en el MERCOSUR, como en el Derecho argentino. 2) DIFERENCIA ENTRE EL USO DE MARCA AJENA COMO PROPIA Y EL USO EN PUBLICIDAD COMPARATIVA. En otro trabajo señalábamos que el derecho que tiene el titular de una marca es un ius prohibendi o derecho a excluir a los terceros del uso de su marca.5 El ius prohibendi – tal como enseña el autor argentino Cabanellas – permite al titular marcario impedir una serie de actos de utilización de su marca, pero no implica una apropiación absoluta del signo.6 El ámbito del ius prohibendi, en el derecho argentino, está expresado en el art. 4º de la ley 22.362,7 el cual sin embargo no precisa claramente cuales son los actos que puede el titular impedir y cuales está obligado a soportar. Cabanellas, en el trabajo citado, estudia las diversas opciones legales para el encuadramiento del ius prohibendi marcario en el Derecho argentino, llegando a la conclusión que el titular del registro puede impedir el uso de la marca en función marcaria, es decir la utilización del signo en función de identificar origen y distinguir los productos o servicios de una empresa de las de otra. A este uso llama el autor “uso típico” de marca. 8 Es decir que todo uso que no sea en función estrictamente marcaria, es un uso atípico de marca. Ayuda a reforzar la postura de Cabanellas, lo establecido en el Acuerdo TRIP´s, en cuanto dispone que el derecho del titular marcario se extiende a “impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares”. (art. 16 Acuerdo TRIPS, aprobado en Argentina por ley 24.425). 4 5

Ley 22.361 de 1981 de Marcas y Designaciones. Martinez Medrano, G. – Soucasse G. “La protección judicial de la marca. Acciones de cese de uso y de

daños y perjuicios.” Publicado en Jurisprudencia Argentina, nro. 6235 del 28 de febrero de 2001.

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Cabanellas de las Cuevas, G. “El uso atípico de la marca ajena”, en Derecho de Marcas, Ed. Ciudad Argentina, Bs As 1999, p. 40. 7 Art. 4º Ley 22.362. “La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con un registro. Para ser titular de una marca o ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente”. 8 Cabanellas, op cit, p.43.

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La limitación del ius prohibendi a los usos en el curso de operaciones comerciales, está dando un perfil o contorno al uso típico de marca reseñado por la doctrina. El Protocolo de Marcas y Denominaciones de Origen del MERCOSUR9, que aún no rige en Argentina pero tiene un evidente valor de interpretación, en su Art. 11 dispone que “el registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo y de impedir a cualquier tercero realizar sin su consentimiento, entre otros los siguientes actos: uso en el comercio de un signo idéntico o similar a la marca…” En el Derecho Europeo, en el cual la Directiva Comunitaria en Materia de Marcas10 tiene una redacción similar, el Tribunal de Justicia de la U.E. ha reconocido la necesidad del uso en función de marca como requisito para afirmar la existencia de una infracción.11 El uso en función de marca es entendido por la doctrina como el uso en el comercio para distinguir los productos o servicios que el infractor hace pasar como propios.12 Tenemos entonces que el uso atípico de marca, es decir cuando el signo es usado fuera de la función marcaria de identificar productos propios y distinguirlos de los ajenos, quedaría fuera del ámbito del Art. 4º de la Ley argentina de marcas, o al menos no sería tan claro su juzgamiento según esta norma, al lado de las típicas infracciones marcarias. El estudio de los conflictos relativos al uso atípico de marca se puede realizar mediante las normas marcarias o las del derecho de la competencia desleal. En Argentina fue tradición ampliar el ámbito de protección del art. 4º de la ley de marcas, para englobar las situaciones grises de uso atípico. Ello se entiende por la poca difusión y práctica del derecho de la competencia desleal en Argentina.13 Así es que la primera jurisprudencia argentina en materia de publicidad comparativa la asimiló al uso de marca en infracción, criterio con el cual coincidió prestigiosa doctrina de nuestro país.14 En la transcripción de Aracama Zorraquín del caso Rolex, el uso de dicha marca por Orient en publicidad significaba “una clara violación del art. 953 del Cód. Civil por ser repugnante a la moral y a las buenas costumbres” Por su parte el distinguido profesor agrega “ …el ejercicio del comercio y de la industria exige respeto por determinados valores aceptados por la conciencia social. Entre los más 9

Decisión 8/95 del Consejo de Mercado Común adoptada en Asunción el 5/8/95. El Protocolo ha sido aprobado por Uruguay y Paraguay. Brasil y Argentina aún no lo han ratificado. Véase el texto del mismo en Martinez Medrano, Gabriel y Soucasse, Gabriela, DERECHO DE MARCAS, Ed. La Rocca, 2.000, p.298. 10 Art. 5.1 de la Directiva89/104/CEE que dice: “El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico…” 11 Tribunal de Justicia de la U.E, Asunto C-63/1997, BMW v. Deenik, cit por Fernández Novoa, Carlos. “TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS”, Marcial Pons, Madrid, 2001, p.350. 12 García Vidal, Ana, “El uso descriptivo de marca ajena”, Marcial Pons, Madrid, 2000, p.76 y ss. En el mismo sentido Fernández Novoa, Carlos, “Tratado….” Op cit, p.351. 13 Expresamos nuestra preocupación sobre la poca difusión del Derecho de Competencia Desleal en Argentina en el trabajo “La competencia desleal en Argentina” publicado en J.A. 2002-I – fascículo 6 , p. 11.En dicho trabajo comenzábamos diciendo: “No existe en nuestro país una legislación que abarque desde el punto de vista mercantil y en forma integral, el fenómeno de la competencia desleal. Esta situación, inaudita par cualquier economía de mercado del siglo XXI, motiva el poco desarrollo doctrinal y jurisprudencial de la disciplina de la lealtad en el comercio…” (op cit, p 11). Cabanellas por su parte dice que enviar un tema a la disciplina de la competencia desleal es enviarla a un “limbo jurídico carente de soluciones concretas y de sanciones efectivas” (op cit, p.48) 14 Nos referimos al caso Rolex S.A. c/ Orient S.A. LL t 147, p. 233 y al trabajo de don Ernesto Aracama Zorraquín, “Medios distintivos y Publicidad Comparativa”, Ed. Abeledo Perrot, 1989.

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importantes se cuentan no utilizar sin autorización la propiedad ni el prestigio ajenos y evitar toda explotación indebida de los esfuerzos, el trabajo, la inversión y las habilidades de otro”15 Otamendi, en la Segunda Edición de su obra “Derecho de Marcas”16 indica que, con fundamento en el caso “Rolex c. Orient”, el uso de marca ajena en publicidad implicaría una violación de marca registrada. En Brasil, el Art. 131 de la Ley 9279/96 dispone que la protección concedida por la ley cubre el uso de la marca en papeles, impresos, publicidad y documentos relacionados con la actividad del titular. El Art. 130 del mismo cuerpo legal dispone que el titular o solicitante de un registro de marca tiene el derecho de proteger la integridad material o reputación de su marca. En base a estos dos artículos, la doctrina Brasilera sienta una posición – en teoría – radicalmente opuesta a la que sustenta la jurisprudencia y doctrina argentina que venimos estudiando. Así el autor José Roberto D´ Afonseca Gusmão en una conferencia brindada en el XIX Seminario Nacional de Propriedade Intelectual de la ABPI en 199917 señalaba que “ esta proteçao de que trata a Lei 9.279 vai além do uso da marca em papéis, impresos e propaganda. Parece clara a determinaçao do legislador de dar ao titular da marca a exclusividade de seu uso em propaganda.Não consta naquele artigo qualquer exceçao aos direitos do titular da marca, muito menos referência a publicidade comparativa. O titular da marca, como é sabido, não pode impedir a sua citação em discurso; ele não pode exercer o direito de marca numa série de outras situaçoes, mas não contempla esta, de publicidade comparativa”.18 El autor concluye su conferencia diciendo que desde un punto de vista jurídico, la publicidad comparativa es ilícita en el Derecho positivo brasilero, sea o no falso su mensaje. La ilicitud viene no por la falsedad, sino por el uso de la marca ajena en el comercial publicitario. En sentido similar opina Lélio Denícoli Schmidt19 quien dice que los Arts. 130 y 132 impiden la publicidad comparativa en ese país.20 No obstante las opiniones recogidas más arriba, en los hechos, según señalan tanto Schmidt como Gusmão la publicidad comparativa se utiliza normalmente en Brasil. Es más, según cita Schmidt el Código de Auto Regulación Publicitaria de Brasil permite en su Art. 32 la publicidad comparativa. En el capítulo sobre el MERCOSUR volveremos sobre esta situación en Brasil. En Argentina, por el contrario es sostenida la opinión que la publicidad comparativa no está alcanzada por el ius prohibendi de la ley de marcas.

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Aracama Zorraquín, op cit, p 92. Otamendi Jorge, “Derecho de Marcas”, Ed Abeledo Perrot, 2ª Edic, 1995, p.269. 17 Anais do XIX Seminario Nacional de Propriedade Intelectual, 1999, p. 71 y ss. 18 Gusmão, op cit, p. 74. 19 Schmidt, L.D. “A publicidade comparativa á luz da lei de propriedade industrial”, Revista ABPI, Nº 52, Mai/Jun 2001, p.3 y ss. 20 Opina en contra el autor Alberto Camelier. “Propaganda comparativa e a Lei de Propriedade Industrial 9.279” Revista de ABPI, vol 45, p. 48, Mar/Abr de 2.000. 16

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Así el autor Zapiola Guerrico, dice que el derecho del titular de la marca para impedir que otro la use no es absoluto, en el sentido de concederle exclusividad del empleo de los atributos registrados, pues se trataría entonces de la concesión de un monopolio injustificado.21 En la Tercera Edición de su libro “Derecho de Marcas”, el autor Otamendi sienta una opinión personal, indicando que los casos de publicidad comparativa deben ser resueltos de acuerdo con las normas de competencia desleal. Cita como apoyo las sentencias Navarro Correas y TANGO.22 Señala textualmente: “Hoy opino que la publicidad comparativa, en la medida que sea veraz, no induzca a confusión, se refiera a características determinantes de los productos o servicios comparados y compare lo que es comparable, debería ser considerada un medio lícito de competencia. Y agrego además, que no se trataría, en ningún caso, de una cuestión marcaria, sino de una de competencia desleal. Ya que la marca no es usada en función marcaria para distinguir un producto o servicio propios”.23 Esta segunda forma de resolver un caso de publicidad comparativa es a través de las normas de la competencia desleal, criterio utilizado en los EEUU y en Europa. Con esta metodología coincide gran parte la doctrina argentina, y la jurisprudencia que estamos reseñando. Para determinar si la publicidad comparativa es ilícita, habrá de estarse a los estándares del “comerciante honesto” o de la “buena fe” que se aplican para juzgar la lealtad en el comercio.24 Para ello, la jurisprudencia que reseñamos acude al art. 953 del Código Civil, norma utilizada reiteradamente por la doctrina y jurisprudencia como comodín, para paliar el vacío existente en materia de competencia desleal.25 Entendemos que también habrá de remitirse al art. 10 bis del Convenio de la Unión de París, por sobre todo a la tipificación de los actos de competencia desleal que el mismo efectúa. Es decir que para juzgar un caso de publicidad comparativa, a mi entender, habrá que determinarse la licitud o ilicitud de la misma según el estándar de la buena fe y de la honestidad comercial, teniendo en cuenta que el Convenio de París divide los actos de competencia desleal en: actos de confusión, actos de falsa denigración y actos capaces de inducir al público a error (conf apartado 3 del art. 10 bis). Ello permitirá estudiar las motivaciones o los efectos de la publicidad comparativa, más allá de declarar de manera dogmática que toda publicidad en la que se menciona la marca o el establecimiento de un competidor es ilícita per se. 21

Zapiola Guerrico, Martín. “La publicidad comparativa. Aspectos jurídicos”, LL 1998 – C – 772. Causa 1407, Bodegas J.Edmundo Correas S.A. c/ Agro Industrias Cartellone S.A., CNFCC Sala I del 22.3.91, y Causa 6275, Axof Argentina c Megasistemas S.A., Sala I del 30.12.1993, LL 1994 VI p.1. 23 Otamendi, J. “Derecho de Marcas”, Ed Abeledo Perrot, 3ª Edición, 1999, p.285. 24 Véase la cuestión de la cláusula general de deslealtad en mi artículo “La competencia desleal…”, citado. 25 El art. 953 es utilizado también para combatir los registros fraudulentos de marcas renombradas extranjeras. Así por ejemplo la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió: “Para encuadrar la conducta en el art. 953 CC no es necesaria una prueba acabada de la existencia de un movil ilícito, bastando la demostración de una conducta que objetivamente pueda aparecer como ilícita, y esto se verifica cuando media una copia meramente servil de una marca nacional o extranjera”. CORTE SUPREMA, Marriott Corp c. RILA S.A., 10-9-91, 248.XXIII. Por su parte la Cámara Federal dijo: “La Corte Suprema de Justicia (Fallos 253:267) sostuvo que la copia meramente servil de una marca extranjera, con posibilidad de aprovechamiento del prestigio de los productos distribuidos, no es lícita. Se contemplan así las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor, protegido también por la ley de marcas”. La doctrina de esta sentencia tiene indudable apoyo en el art. 953 del Código Civil, y aunque, en función de lo establecido por el art. 41 de la ley 3975, no cabía sino otorgarle carácter excepcional, su pertinencia dependía de que se dieran, precisamente, los supuestos aprehendidos en el citado art. 953 relativo al objeto de los actos jurídicos, o eventualmente otros de naturaleza similar ( art. 1071 Cód. Civil por ejemplo)” CNFCC, Sala II, 17/12/1982, causa 1661, Gruner + Jahr AG & Co. C. Ladefa S.A. CIFEPA, Revista de Derecho Industrial, 1.984, pg. 216.

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En los apartados siguientes estudiaremos la forma de resolver los casos de publicidad comparativa en el derecho comparado, en particular en los EEUU, en la U.E. y en el MERCOSUR. Posteriormente intentaremos perfilar un esquema de trabajo para resolver los casos de publicidad comparativa que se presenten en el Derecho Argentino.

3) EEUU. En los Estados Unidos la publicidad comparativa esta permitida siempre que sea honesta y veraz.26 En este país los reclamos por publicidad comparativa pueden ser efectuados tanto por las empresas perjudicadas como por la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Comission, citada en adelante FTC). La FTC define la publicidad comparativa como la que compara marcas de un tercero y mide objetivamente atributos o precios, e identifica la marca del tercero por su propio nombre, ilustración u otra forma de identificación distintiva.27 La FTC alienta la publicidad comparativa, y la referencia de los competidores en la publicidad; pero requiere claridad en los anuncios y evitar cualquier engaño al consumidor. Señala asimismo que el uso de publicidad comparativa no debe ser restringido por las cadenas de radio y televisión ni por las asociaciones de anunciantes. Asimismo alienta el uso de marcas comerciales en la comparación siempre que la comparación esté claramente definida. Agrega que la publicidad comparativa cuando es usada lealmente y en forma no engañosa es una fuente importante de información para el consumidor y le ayuda para efectuar decisiones racionales de compra.28 En la decisión “Carter Products” la FTC ha señalado que “no conoce una regla de derecho que prohíba a un vendedor el informar honestamente al público las ventajas de sus productos comparándolos con los productos de la competencia”.29 Los tribunales de ese país también han defendido la publicidad comparativa honesta y leal. Así el Noveno Circuito ha señalado que “en ausencia de engaño o confusión respecto al origen o al patrocinio, un vendedor puede promover sus propios productos usando la marca de otro en la identificación de los productos del titular”30 Ahora bien, la publicidad comparativa está permitida en tanto no engañe al consumidor ni denigre al competidor.31 26

La regla básica del derecho de publicidad es que el comercial debe ser veraz y no engañoso. Este es un deber del anunciante. La publicidad es engañosa o falsa cuando afirma hechos falsos o cuando omite hechos e induce a error del consumidor. Schatz, James y Laurenza Paul. “Advertising Law Primer”, (www.oppenheimer.com/advertising/advertising_primer.shtml) Trad del autor. 27 Federal Trade Comisión, “Statement of Policy regarding Comparative Advertising”, August 13, 1979 (www.ftc.gov/bcp/policystmt/ad-compare.htm) 28 FTC, op cit, puntos b) y c). 29 Carter Products, Inc., 60 F.T.C. 782 modified [1963 trade cases ¶ 70,902], 323 F.2d 523 (5th Cir. 1963),

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Sykes Laboratory, Inc. v. Kalvin , 610 F. Supp. 849, 855 (C.D. Cal. 1985). Citado por Clinton Todd, “To Tag or not to Tag. That is the (meta) question”, Intellectual Property Newsletter, Oregon State Bar Intellectual Property Section, Otoño de 1999, pg. 6. 31

C. Todd, op cit p 6. El autor señala que la publicidad comparativa confusionista o engañosa constituye una infracción.

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Las acciones para combatir la publicidad comparativa desleal están recogidas en dos fuentes legales, el art. 43 (a) de la Ley Lanham y los arts. 5 y 12 de la Ley de la FTC. Mientras que por la Ley Lanham la acción está en cabeza de los particulares afectados por la publicidad, la ley de la FTC es aplicada por este organismo. La acción que surge de la ley Lanham toma el nombre de “comercial disparagement” y son requisitos para que prospere: 32 a. debe existir una aseveración falsa en una publicidad realizada por el demandado, acerca de los productos, servicios o empresa del demandante. b. La aseveración debe tener la potencialidad de engañar a un segmento sustancial de la audiencia, c. El engaño tiene la virtualidad de influir en la decisión de compra del consumidor d. Como consecuencia de lo anterior el demandante sufre o puede sufrir un daño. La cita de la marca ajena en publicidad comparativa debe ser leal, es decir sin denigrarla o parodiarla. La jurisprudencia de este país condenó por infracción de marcas a una empresa que realizó una publicidad comparativa en la cual se efectuaba una parodia o burla de la marca del competidor. Se consideró que si bien la parodia no comercial está admitida como parte del derecho a la libre expresión, dicho derecho cede si la burla tiene fines comerciales.33 En otro caso se determinó que para prosperar la acción bajo la Ley Lanham, la publicidad supuestamente infractora, debe referirse a un hecho concreto que pueda probarse como falso. La mera declamación de superioridad de un producto sobre el otro, sin hacer mención a un hecho completo no es accionable.34 Por otro lado, aún cuando no se mencione expresamente la marca del competidor, si la referencia a ella es clara, basta para que proceda la acción35. Esta es la llamada publicidad comparativa indirecta, en la cual se hace mención a un competidor sin nombrarlo. Algo así como decir: “esa compañía de alquiler de autos cuyo nombre se escribe con letras rojas” El otro tipo de acciones, basada en la FTC Act, son iniciadas por la Comisión Federal de Comercio. La diferencia fundamental entre las acciones de la FTC y las de la Lanham Act es que las primeras pueden ser iniciadas sin necesidad de probar el engaño al consumidor mediante encuestas de opinión. La justicia acepta el argumento de que el engaño se produce solo con la experiencia recogida por la Comisión de Comercio.36 En definitiva, en el sistema americano apreciamos que la publicidad comparativa está permitida salvo que sea un instrumento para: denigrar al competidor o engañar al consumidor. 4) UNION EUROPEA.

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Barret, Margreth, “Intellectual Property”, The Profesor Series, Emanuel Publishing Corp, Nueva Cork, 1997, p. 140. 33 Deere & Co v. MTD Products, Inc, Court of Appeals for the Second Circuit, citada en Newsletter Ladas & Parry de 1995. www.ladas.com 34 Pizza Hut inc v. Papa John´s Internacional, Inc, 227, F.3rd 489 (5th Circuit, 2000). 35 Warner Lambert Co. V. BreathAsure Inc, 204 F.3d 87, 3d.Cir, 2000. 36 Bristol-Myers Squibb v. FTC, 738 F 2.d 554 (2nd Circuit, 1984).

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En la Unión Europea está vigente la Directiva 97/55 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 1.997. Esta Directiva incluye el tratamiento de la “publicidad comparativa” en el marco de la Directiva sobre Publicidad Engañosa.37 En la Directiva se establece como principio general la licitud de la publicidad comparativa.38 El Considerando (5) señala: . “la publicidad comparativa, cuando compara aspectos esenciales, pertinentes, verificables y representativos y no es engañosa, es una manera legítima de informar a los consumidores de las ventajas que pueden obtener”. Es decir que la publicidad comparativa, siempre que cumpla los requisitos y no caiga en ninguna de las prohibiciones establecidas en la norma, es lícita. En relación al conflicto entre el titular de las Marca citadas y el anunciante que realiza publicidad comparativa, la Directiva permite a este último la cita de marcas de terceros en publicidad comparativa lícita. Así los Considerandos 14 y 15 de la Directiva disponen: 14) Considerando que, no obstante, puede ser indispensable, para efectuar una publicidad comparativa eficaz, identificar los productos o servicios de un competidor haciendo referencia a una marca de la cual éste último es titular o a su nombre comercial; (15) Considerando que una utilización tal de la marca, del nombre comercial u otros signos distintivos de un tercero, siempre que se haga respetando las condiciones establecidas mediante la presente Directiva, no atenta contra el derecho exclusivo, puesto que su objetivo consiste solamente en distinguir entre ellos y, por tanto, resaltar las diferencias de forma objetiva; Por su parte, en el Considerando 19 se establece que citar las marcas de tercero de forma que se presenten los productos propios como imitaciones o réplicas de aquellos no es lícito.39 Ya en el texto de la Directiva, el art. 1 añade a la Directiva de Publicidad desleal el art. 3 bis que dispone que la publicidad comparativa estará permitida siempre: a) que no sea engañosa b) que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad; c) que compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio; En cuanto al conflicto entre el anunciante y el titular marcario competidor del anunciante la publicidad estará permitida siempre que:

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La Directiva de Publicidad Engañosa es la Nº 84/450 que fue modificada por la directiva citada en el texto principal. 38 La presunción de licitud de la publicidad comparativa era la jurisprudencia predominante en el Reino Unido, por ejemplo los casos Barclays Bank v. RBS Advanta, Vodafone Group Plc v. Orange Personal Communication Services, entre otros citados por Llewelyn, David. “The use of competitor´s trademarks in Advertising: Honest, Fair or Not? Publicado en The Yearbook of Copyright and Media Law, 1999. 39 El citado considerando señala: “Considerando que no se considerará que las comparaciones que presenten un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o servicio que lleve marca o nombre comercial protegidos cumplen las condiciones que ha de cumplir la publicidad comparativa permitida; “

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a) no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor; b) no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor; c) se refiera en cada caso, en productos con denominación de origen, a productos con la misma denominación; d) no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores; e) no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos. En consecuencia, la Directiva acuerda la posibilidad de realizar publicidad comparativa citando marcas ajenas pero resguarda a los titulares de estas de: la denigración, el aprovechamiento de la reputación, la confusión del consumidor acerca del origen de los productos. La Directiva de Publicidad Comparativa es implementada en cada Estado de la U.E. mediante su legislación interna. Así Italia dictó el Decreto Legislativo Nº 67 de 25 de febrero de 2.000 por el cual se introduce al Derecho Interno la Directiva y se nombra a la Autoridad Antimonopolios como autoridad de aplicación. El decreto legislativo resguarda a los titulares marcarios en cuanto a las tres infracciones posibles: confusión, denigración y aprovechamiento de la reputación del titular marcario. En Francia, la doctrina y jurisprudencia han sido especialmente severas con la publicidad comparativa. Así se ha dicho que “la utilización de la marca de otro en una publicidad comparativa configura un uso ilícito de marca”40 Al mismo tiempo se juzgó a la publicidad comparativa como un acto desleal de denigración del competidor.41 Sin embargo, la Directiva comunitaria de publicidad comparativa obliga a repensar estos criterios. Así se dictó la Ley de 18 de enero de 1992 que incorpora al derecho interno la normativa comunitaria. Ahora bien, con los antecedentes jurisprudenciales, y las opiniones doctrinarias como la de Pollaud-Dulian, quien considera que los supuestos de publicidad comparativa permitidos serán excepcionales, se desprende la rigidez con la que los tribunales franceses interpretarán la Directiva. Esto puede llevar a crear asimetrías en la U.E. acerca del tratamiento de similares casos en diferentes jurisdicciones, como lo pone de resalto la doctrina inglesa, mas proclive a permitir la publicidad comparativa. De hecho, la Ley de Marcas del Reino Unido de 1994 en su artículo 10(6) permite citar las marcas de terceros en publicidad comparativa, siempre que se reconozca en la misma que pertenecen a terceros y se lo haga de acuerdo a los usos honestos comerciales o industriales y sin tomar ventaja de la reputación ajena, ni denigrar el carácter distintivo de las marcas ajenas. El gobierno británico considera innecesaria la modificación de su legislación, ya que la Directiva de la C.E. comprende similares supuestos que su Ley de Marcas de 1994.42 40

Tribunal de Versailles, 10 de septiembre de 1998, publicada en Droit des Affaires, 1998, p.1895, citada por, Pollaud- Dulian, Fréderic, “Droit de la propriété industrielle”, Monchrestien, París, 1.999, P 161. 41 Tribunal de Casación com., 5 de octubre de 1982, cit Pollaud Dulian, op cit, p162. 42 Llewelyn, D. op cit.

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Al contrario de lo que sucede en Francia, en el Reino Unido la interpretación de la directiva se hará en forma generosa para con el autor de la publicidad comparativa, pues esta ha sido la línea jurisprudencial al interpretar la Ley de Marcas de 1994. Esta diferente aproximación hacia un mismo texto legal puede mantener las asimetrías existentes antes del dictado de la Directiva. En España la opinión doctrinaria clásica consideraba la existencia de un mandato de no emplear la marca ajena en los actos de comparación salvo en los casos en que ello fuera indispensable.43 Ello se sustentaba en que la utilización de la marca ajena en publicidad es una infracción conforme el art. 31.2.d de la derogada Ley de Marcas de 1988. Massaguer sustenta que la utilización de la marca en publicidad que es condenada en la norma legal es la que permite la confusión o asociación entre los productos del anunciante con la marca del tercero. En cambio el objeto de la publicidad comparativa es precisamente el contrario: diferenciar los productos de uno y del otro.44 El citado autor señala textualmente: “..una evidente exigencia de coherencia sistemática impide que pueda invocarse con éxito el derecho de marca para frenar los actos de comparación por principio: si esta práctica ha sido legitimada por su eficacia por contribuir a incrementar la transparencia del mercado mediante la puesta en circulación de información valiosa sobre aspectos que influyen en la formación de las preferencias y toma de decisiones de los consumidores, su eficacia no puede frustrarse recortando la información sobre el punto crítico, cual es la referencia al tercero o terceros.”45 Para concluir con el presente apartado, entendemos que si bien la publicidad comparativa ha sufrido diverso tratamiento, mas riguroso en Francia, Benelux, España y más laxo en Reino Unido, Irlanda; a partir de la entrada en vigencia de la nueva legislación que incorpore la Directiva, queda claro que está permitida la cita de marcas de terceros en publicidad, siempre que no se cause ninguno de los tres ilícitos marcarios antes reseñados: confusión, denigración o aprovechamiento de la reputación del titular de las marcas citadas.

5) MERCOSUR El Protocolo de Marcas y Denominaciones de Origen del MERCOSUR no tiene una regla sobre publicidad comparativa. El Art. 11 establece el alcance del ius prohibendi del titular, el que alcanza el uso de la marca por parte de de terceros “en el comercio”. Ante esta falta de norma expresa en materia de marcas, dos posiciones se pueden sostener. Una es la que estamos sustentando en este artículo: el ius prohibendi del titular marcario no alcanza a la cita de su marca hecha por terceros en publicidad comparativa. La otra posición es sostenida por doctrina brasilera.

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Otero Lastres, José Manuel. “Estudios Juridicos en Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez”, Tomo I, pg. 949, cit por Massaguer, “Comentarios a la Ley de Competencia Desleal”, Ed Civitas, Madrid, 1999,pg. 332. 44 Massaguer, op cit, pg. 332. En el mismo sentido Lema Devesa, C. en LL 1993-4-p925. 45 Massaguer, op cit, p 332.

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En este país se interpreta que el derecho del titular de una marca permite impedir el uso de la misma en publicidad. Más allá del ámbito marcario, en el MERCOSUR, el tema de la publicidad comparativa fue abordado en la Comisión de Comercio, Comité de Trabajo Nº 7 de Defensa del Consumidor. Así en el Proyecto de Protocolo de Defensa del Consumidor, que posteriormente no prosperó, se establecen normas de Consenso entre los Estados Parte en relación con la publicidad comparativa. El mencionado Proyecto de Protocolo establecía un régimen que permitía la publicidad comparativa, pero supeditada a ciertas reglas. El texto del articulado es el siguiente:

ARTICULO 33 1. La publicidad comparativa será permitida siempre que respete los siguientes principios y límites: a) Que no sea engañosa; b) Que su principal objetivo sea el esclarecimiento de la información para el consumidor; c) Que tenga por principio básico la objetividad en la comparación, y no se funde en datos subjetivos, de carácter psicológico o emocional; d) Que la comparación sea pasible de comprobación; e) Que no se configure como competencia desleal, desprestigiando la imagen de productos, servicios o marcas de otras empresas; f) Que no establezca confusión entre los productos, servicios o marcas de otras empresas. ARTICULO 34 1. No será permitida la publicidad comparativa cuando su objetivo sea la declaración general e indiscriminada de la superioridad de un producto o servicio sobre otro. ARTICULO 35 1. La carga de la prueba de la veracidad y corrección de la información o comunicación publicitaria, corresponde al anunciante . ARTICULO 36 1. Cada Estado Parte, internamente, podrá exigir que, el proveedor de productos y servicios, mantenga en su poder, para la información de los legítimos interesados, los datos fácticos, técnicos y científicos que den sustento al mensaje publicitario. ARTICULO 37 1. Los Estados Partes deberán propiciar los medios adecuados y eficaces para que los consumidores puedan ejercer sus derechos a ser amparados contra toda publicidad engañosa y comparativa que no se adecue a lo estipulado en el presente reglamento.

De la normativa propuesta, se desprende un consenso acerca de la permisividad de la publicidad comparativa, sujetándola a reglas similares a las establecidas en la Unión Europea. Básicamente se prohíbe la falsedad, se establece que la comparación debe ser en base a parámetros objetivos, se preserva al consumidor y competidor del engaño y a este último de la denigración y de la confusión.

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Siguiendo el modelo del MERCOSUR, los Estados Miembros URUGUAY y PARAGUAY han dictado sendas legislaciones que permiten el uso de publicidad comparativa, pero estableciendo límites y controles. URUGUAY dicta el 17 de agosto de 2.000 la ley 17.250 de Relaciones de Consumo, la cual en su Art. 25 dispone: “La publicidad comparativa será permitida siempre que se base en la objetividad de la comparación y no se funde en datos subjetivos, de carácter psicológico o emocional y que la comparación sea pasible de comprobación” El anunciante tiene el onus probandi de la veracidad del mensaje afirmado en su anuncio publicitario (art. 26). La Reglamentación de la Ley puede establecer que el anunciante deba conservar las pruebas que sustentan técnica o científicamente su mensaje publicitario por un período de tiempo (art. 27). En Paraguay, por su parte se dictó la Ley 1334 de 1998 que establece en su art. 36: “No será permitida la publicidad comparativa cuando, a través de acciones dolosas o de declaraciones generales e indiscriminadas, se induzca al consumidor a establecer la superioridad de un producto o servicio sobre otro” Al igual que en Uruguay se establece la carga de la prueba de la afirmación publicitaria en el anunciante, entendiéndose como tal al proveedor de bienes o servicios que ha encargado la difusión del anuncio de publicidad (Art. 39) Es decir que en Paraguay la publicidad comparativa está prohibida cuando induce al consumidor a establecer la superioridad de un producto o servicio sobre otro, mediante algunos de los dos elementos indicados: a) acciones dolosas. b) Declaraciones generales e indiscriminadas Las acciones dolosas están descriptas en el Art. 290 del Código Civil que señala: “Acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto es toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero, cualquier astucia, artificio o maquinación que se emplee con ese fin. Las reglas se aplicarán igualmente a las omisiones dolosas” Tenemos entonces que el apartado a) implica la publicidad falsa, ya sea por acción o por omisión.

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El segundo supuesto es similar al contenido en la Directiva de la C.E. y al art. 34 del Proyectado Protocolo de Defensa del Consumidor del MERCOSUR. Básicamente implica que la comparación debe hacerse sobre aspectos concretos y verificables de los productos o servicios cotejados. Del estudio de estas legislaciones se observa que, tanto a nivel MERCOSUR, como de los Estados Parte una tendencia armonizadora hacia lo que sucede tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. 6) ARGENTINA. En Argentina no existe una ley que resuelva el problema de la publicidad comparativa. Existen normas que legislan sobre la publicidad en general: la ley de lealtad comercial (22.802) y la ley de Defensa del Consumidor (24.240), pero ninguna de ellas trata de manera explícita la publicidad comparativa. La legislación de marcas, como venimos diciendo, no clarifica el tipo de uso requerido para que se configure la infracción al derecho del titular marcario. Es entonces la jurisprudencia la que, en forma cambiante, va dando el rumbo de licitud o ilicitud de la publicidad comparativa. En este contexto de carencia normativa se enmarca el fallo que comentamos, que toma una norma generalísima del Código Civil, el art. 953, para resolver el problema de la publicidad comparativa. Así es que la doctrina judicial reseñada sintetiza la siguiente postura: 1. Debe distinguirse entre el uso sin autorización de una marca ajena como si fuera propia, de la referencia o mención de ella en la utilización de otra marca propia (supuesto de comparación de marcas en publicidad). 2. La referencia o cita de marca ajena es lícita cuando se reconoce que un tercero es el titular (no confusión entre productos) y cuando no se intenta desacreditarla o denigrarla. 3. Para denigrar una marca, la comparación entre productos debe ser falsa. 4. La publicidad comparativa no solo no está prohibida, sino que además beneficia al consumidor. Esta doctrina está perfectamente en línea con lo resuelto por los tribunales tanto de los EEUU, como en Europa. Por ello coincidimos con la solución jurisprudencial que establece una doctrina que parece más razonable que anteponer una regla dogmática de: toda cita de marca en publicidad es ilícita.46 Ahora bien, para determinar si la comparación es lícita o ilícita debe acudirse a las normas de la competencia desleal, entre ellas las contenidas en el art. 10 bis del Convenio de la Unión de París. 46

Véase que el profesor Gusmão, luego de explicar que en derecho Brasileño la publicidad comparativa está prohibida, pero que se ve en todos lados, señala que a su parecer debería ser permitida y controlada. Op cit pg. 75.

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En otro artículo decíamos que el art. 10 bis remite a estándares profesionales para determinar el concepto de “usos honestos en el comercio”. 47 Pues bien, en materia de publicidad dichos estándares creemos encontrarlos en las normas de ética y autorregulación de la Cámara Argentina de anunciantes, las cuales permiten la publicidad comparativa sujetándola a ciertos requisitos. Para una mayor claridad transcribimos textualmente los arts. 19, 20 y 21 de las normas de ética: 48 Art. 19 Los mensajes que contengan comparaciones de precios u otras características deben: •1 Respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial •2 Tener como finalidad informar al consumidor sobre las ventajas comprobables del producto anunciado. •3 Referirse a productos equiparables. •4 Ser exactos y reflejar la verdad, bajo las mismas condiciones. Ser presentadas en forma objetiva de manera que la comparación sea comprobable. Art. 20 Conforme con el artículo anterior, los mensajes comparativos no deben: •1 Crear confusión con la comparación. •2 Poner en ridículo o denigrar al otro producto. •3 Deformar la imagen de otros productos. •4 Atentar contra el buen nombre o prestigio de terceros. •5 Intentar crear una situación de rechazo hacia los productos de la competencia o sus usuarios. Art. 21 Cuando en los mensajes se haga uso de encuestas, éstas deben ser realizadas en forma metódica, representativa y verificable, debiendo poder refrendar con las mismas el contenido del mensaje. Así vemos que una vez más se preservan los derechos de los titulares de marca contra: la confusión, la denigración y el aprovechamiento de la reputación ajena. Entendemos que éste es el camino que han tomado las principales legislaciones y sobre todo los principales interesados que son los anunciantes. En consecuencia apoyamos la solución que la jurisprudencia argentina ha dado en el caso concreto al tema de la publicidad comparativa, permitiendo la cita de marca de terceros, resguardando a este tercero de la trilogía antes mencionada: confusión, denigración y aprovechamiento de la reputación ajena.

© 2002. Gabriel Martinez Medrano

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Martinez Medrano, G. “La competencia desleal en Argentina” publicado en J.A. 2002-I – fascículo 6 , p. 11 Se pueden obtener en Internet: http://www.camaranunciantes.org.ar/valores/main_comparat.htm