Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 4

Reg. N° 02

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de febrero de 2015.v

Y VISTOS:

Para

dictar

sentencia

en

estos

autos

caratulados

“FOTOLOG INC c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/ DENEGATORIA DE REGISTRO” (Expte n° 107/2010) que tramita ante el JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL N° 4, Secretaría N° 8, de cuyo estudio

RESULTA:

a) A fs. 15/17 se presenta, mediante apoderado, FOTOLOG INC. iniciando demanda contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL a fin de que se revoque la resolución denegatoria n° 44611 del 30 de junio de 2009 por medio de la cual se denegó el registro de la marca “FOTOLOG”, solicitada bajo Acta 2.734.342 para distinguir todos los servicios de la clase 35

del

nomenclador marcario vigente, con costas. Manifiesta que el INPI basó el temperamento adoptado en la resolución que se ataca en el dictamen del analista que entendió que la solicitud de su mandante encuadra dentro de lo previsto en el art. 2 inc. a) de la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones, efectuando una interpretación arbitraria de las normas y los antecedentes. Fecha de firma: 09/02/2015 Firmado por: FRANCISCO DE ASIS SOTO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA

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A fs. 25/30 amplía los fundamentos de la demanda. Señala que FOTOLOG es el nombre de fantasía con el que se identifica el sitio www.fotolog.net que ofrece servicios de interacción social, posibilitando a sus usuarios subir fotografías a la red, creado en el año 2002 por los Sres. Seifer y Heiferman, quienes registraron el nombre y constituyeron la sociedad FOTOLOG INC. Explica que FOTOLOG es hoy en día el sitio de su tipo más reconocido y usado en el mundo, con más de 22 millones de miembros en más de 200 países, incluyendo a la Argentina, convirtiéndose en un verdadero foro global y una comunidad para sus usuarios. Sostiene que FOTOLOG es creación de FOTOLOG INC. y no tiene correspondencia de significado en ningún idioma, por lo que no puede resultar la “designación necesaria o habitual del servicio incluido en la clase en la cual pretende registrar la marca”, como lo sostuvo el demandado. Agrega que en la clase 35 se encuentran servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina” y en las notas explicativas del nomenclador se encuentran diversos números de orden asimilables al servicio que presta FOTOLOG, pero ninguno define el concepto de red social de intercambio de fotos. Refiere, por último, que la marca FOTOLOG ya le fue concedida en la clase 38 referente al servicio de Telecomunicaciones, bajo el número de Registro 2.284.272 y FOTOLOG.COM.AR fue solicitada en la clase 35, bajo Acta 2.724.533. A fs. 142 informa la nueva razón social de su mandante, GROUPE HI-MEDIA U.S.A. INC.

Fecha de firma: 09/02/2015 Firmado por: FRANCISCO DE ASIS SOTO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA

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b) La demandada, notificada a fs. 44 no se presentó, por lo que a fs. 47 se decretó su rebeldía, que cesó a fs. 52. A fs. 61 se abrió la causa a prueba produciéndose los medios que lucen a fs. 69/277. A fs. 112/132 alega la demandada y a fs. 142/147 la actora, llamándose a fs. 309 AUTOS PARA SENTENCIA, y

CONSIDERANDO:

1.- Atento los términos en los que ha quedado trabada la cuestión litigiosa (Artículo 356 inciso 1 del Código Procesal) cabe tener por admitido que FOTOLOG INC solicitó el registro de la marca “FOTOLOG” Acta 2.734.342 para distinguir los productos de la clase 35, que fue denegada por el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL mediante la resolución denegatoria n° 44611 del 30 de junio de 2009, por entender que la marca pretendida se encuadra en el artículo 2 inciso a) de la ley 22.362 (cfr. copia del expediente administrativo obrante a fs. 2/13).

2.- En primer término corresponde puntualizar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo aquellas que son conducentes y poseen relevancia para decidir el caso. Y, en sentido análogo, tampoco deben necesariamente ponderar todas la pruebas agregadas, sino aquéllas que estimen apropiadas para resolver la litis (C.S. Fallos: 258:304; 278:271; 291:390; 308:584, entre muchos otros).

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3.- Para resolver la cuestión en estudio, corresponde determinar si la designación “FOTOLOG” es registrable o no. Para ello, es menester tener en cuenta que el artículo 2 inciso a) de la ley 22.362 considera que no es marca la designación necesaria o habitual de un producto o servicio a distinguir y que, por ello no es registrable. Además, tratándose de un instituto que acarrea la pérdida de un derecho, en el caso de la irregistrabilidad debe aplicarse un criterio muy estricto ya que no se trata de una cuestión de grado: la designación es necesaria o no lo es (CNCCFed, Sala 1 en la causa n° 192/01 caratulada “Conti, Rodolfo Roberto c/ INPI s/ Denegatoria de registro” del 15/07/04 y sus citas). En

el

caso,

aplicando

los

criterios

mencionados

anteriormente, considero que la expresión “FOTOLOG” no es la designación necesaria o habitual de ninguno de los servicios incluidos en la clase 35, ni es descriptivo de su naturaleza, cualidades u otras características. Ello, por cuanto los servicios incluidos en la citada clase se refieren

esencialmente

a publicidad

y

gestión

de

negocios

comerciales, en tanto que el término FOTOLOG –que indudablemente tiene un significado conceptual- evoca un sitio o red social vinculado al de intercambio de fotografías, de modo que no encuadra en las prohibiciones del art. 2 de la ley 22.362.

4.- A mayor abundamiento, me interesa señalar que antes de la resolución denegatoria que motiva estas actuaciones, la demandada aceptó el registro de la marca “FOTOLOG” Registro n° 2.284.272 en la clase 38 (cfr. fs.84/85).

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Esto no significa que los criterios deban ser perpetuos y sin posibilidad de cambio, pero sí deben sustentarse en una variación de las circunstancias que impresione como una actitud simplemente caprichosa o arbitraria (arg. CNCCFed, Sala 2 en la causa caratulada “Laboratorios Bagó SA c/ Nordmark Arzneimittel GMBH s/ Cese de oposición al registro de marca” Expte n° 11.785/94 del 15/05/97) que, en el caso no ha sido acreditada por la demandada. Tampoco autoriza la discrepancia de criterios la diferencia entre la clase en la que se registró la marca y aquella en las que la actora pretende incluirla, ya que la clase 38 –en la que el INPI sí autorizó el registro de la marca- se refiere específicamente a servicios relacionados con las telecomunicaciones, rubro que resulta específico de la actividad que describe el término FOTOLOG. Por ello, considero que la demanda interpuesta debe ser admitida.

Por los fundamentos expuestos precedentemente y de conformidad con lo establecido en la Ley 22.362, FALLO: Haciendo lugar a la demanda; en consecuencia, declaro la nulidad de la resolución del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial n° 44611 del 30 de junio de 2009 por medio de la cual se denegó el registro de la marca “FOTOLOG”, Acta 2.734.342 para distinguir todos los servicios de la clase 35 y ordeno la continuación de los trámites de rigor. Las costas se imponen a la accionada vencida (art. 68 del CPCC). Teniendo en cuenta el mérito eficacia y extensión de los trabajos realizados, así como la naturaleza del juicio, les regulo a la dirección letrada y representación legal de la actora Dres. ALBERTO

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LEOPOLDO ROQUE BERTON MORENO, GABRIELA M. SOUCASSE y LETICIA L. FERNANDEZ la suma de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000) en conjunto (Arts. 6, 7, 9, 19, 22 y 38 de la Ley 21.839 modificada por la ley 24.432). Regístrese, notifíquese; oportunamente, comuníquese al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, devuélvase la causa remitida al Juzgado de orígen y ARCHIVESE.

FRANCISCO DE ASIS SOTO JUEZ DE 1RA.INSTANCIA

Fecha de firma: 09/02/2015 Firmado por: FRANCISCO DE ASIS SOTO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA

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