Las Medidas Cautelares en las Patentes de Invención

VI Curso Intensivo de Posgrado “Propiedad Industrial”

Facultad de Derecho

Universidad de Buenos Aires

Abog. Fernando Juárez

INDICE

INTRODUCCIÓN................................................................................................................. 3 EL REGIMEN DE LA LEY 111............................................................................................... 5 LA REGULACIÓN EN EL ADPIC ........................................................................................... 7 EL REGIMEN EN LA LEY 24.481 ....................................................................................... 11 La preferencia del incidente de explotación sobre las medidas provisionales del TRIPs. ........................................................................................................................................ 14 LA REFORMA DE LA LEY 25.589 ...................................................................................... 20 Las medidas innovativas en el nuevo art. 83. ................................................................. 22 El viejo, aunque hoy subsidiario, incidente de explotación. .......................................... 28 CONCLUSIÓN ................................................................................................................... 29 BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................. 31

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LAS MEDIDAS CAUTELARES EN LAS PATENTES DE INVENCIÓN

INTRODUCCIÓN

a) Nociones generales

Las medidas cautelares tienden a proteger el resultado perseguido en un juicio mientras este se sustancia y evitar posibles perjuicios al potencial titular del derecho reclamado en juicio. Evitan que la sentencia que se dicta al final de un proceso se convierta en una manifestación abstracta de justicia. Sin embargo éstas no pueden dictarse sin el cumplimiento de ciertos requisitos, no debe olvidarse que recién al final del proceso se sabrá si realmente el derecho reclamado existía o si el supuesto derecho ha sido violado. Las legislaciones procésales son las que establecen los requisitos para su procedencia, clases y los casos que proceden. Los tres requisitos comunes a las distintas clases de medidas cautelares son: la verosimilitud del derecho; el peligro en la demora y la contra cautela. Igualmente las leyes que regulan la propiedad intelectual suelen traer normas sobre medidas cautelares. Esto se debe a la particularidad de la materia. Las medidas más conocidas son: el embargo de bienes, el secuestro, la inhibición de bienes etc. más las llamadas medidas genéricas que son las que el juez puede adoptar si según las circunstancias del caso las nombradas no son de utilidad.

b) Su aplicación en las patentes de invención

Como sabemos las patentes de invención otorgan ciertos derechos de exclusiva o de exclusión que pueden ser violados y obligar de esta manera a iniciar un juicio para cesar esta infracción. Podríamos plantearnos como interrogantes dos cosas.

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La primera, si es necesario la concesión de medidas cautelares mientras se sustancia un juicio por infracción. Debemos responder afirmativamente, no tendríamos porque hacer diferencia alguna respecto a estos derechos patrimoniales. La segunda, cuál es la medida apropiada en estos casos. Como sabemos hay dos intereses en juego, el del patentado que tiene un derecho constitucionalmente reconocido, y el del presunto infractor, que también tiene derechos reconocidos constitucionalmente como el de trabajar y ejercer la industria. Si realmente hay una infracción a la patente, la medida cautelar aparecerá como justa ya que los daños que produce una infracción de patente a veces son irreparables o imposibles de cuantificar, pero si ésta no existe, puede que con la medida se perjudique al demandado y a la comunidad que ha tenido que soportar los efectos de una patente inexistente. Como se puede advertir, lograr el justo equilibrio entre los intereses en juego depende mucho de apreciaciones de hecho y esto resulta más que difícil en una materia muy técnica. Distintas legislaciones y jurisprudencia han avalado la procedencia de medidas cautelares en materia de patentes de invención, sin embargo determinar cuál es la medida apropiada es el dilema a resolver. La solución más antigua que se ha dado es a través del incidente de explotación, que en el fondo es un trámite para que en el caso de que el supuesto infractor decida seguir con la explotación del producto, este procedimiento otorgue una cautela para garantizar los daños que puede sufrir el reclamante si en el juicio de infracción a la patente se determina que la violación existió. Se afectan bienes para asegurar las resultas del juicio, como en el embargo. Como punto a favor de esta medida se podría decir que considera los dos intereses en juego hasta que se resuelva la discusión de fondo. Como punto en contra podría decirse que no tutela efectivamente los derechos del patentado, pues si hay indicios serios de una violación del derecho de patente, no habría que darle posibilidad al infractor que prosiga con la explotación del invento.

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La otra medida, que apareció con el acuerdo TRIPs1, es la que ordena el cese de la explotación mientras se sustancia el proceso principal. Se dice que ésta brinda una tutela rápida y efectiva al derecho del patentado pero hay que tener en cuenta que puede resultar un reconocimiento anticipado del derecho sin que se haya sustanciado el proceso principal. Tiene los caracteres de una medida innovativa por lo que su otorgamiento debería estar precedido por un análisis riguroso de los requisitos de procedencia. La discusión acerca de las medidas cautelares en el ámbito de la ley de patentes es parte de un debate mayor que tiene que ver con el objeto y alcance de los derechos de Propiedad Industrial en general, es decir cuál es la medida de su protección y en consecuencia cuáles son los instrumentos que los ordenamientos jurídicos deben poner en vigencia para lograr lo que el acuerdo de los ADPIC ha denominado “Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual”.2 En lo que resta trataré de analizar cada una de las normativas que regularon la cuestión en nuestro país y cómo fue aplicada en algunos casos por los jueces nacionales.

EL REGIMEN DE LA LEY 111

La Ley 111, primera ley de patentes Argentina, en su art. 58 disponía “ El demandante podrá exigir caución al demandado para no interrumpirlo en la explotación del invento, caso que éste quisiera seguir en ella y en defecto de la caución podrá pedir la suspensión de la explotación y el embargo de los efectos objeto de ella, dando él, a su vez, en ese caso, si fuere solicitado, caución conveniente; el embargo se efectuará con todas las formalidades de derecho”. Este incidente era la solución tradicional en propiedad industrial, pues aparte de la ley de patentes de invención, la vieja Ley de marcas 3975 en su art. 64, la actual 22.362 en su art. 35 y Decreto Ley 6673/63 de modelos y diseños industriales lo regulaban. 1

Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Nos referiremos a el indistintamente como ADPIC O TRIPs. 2 Jorge Kors. Medidas cautelares en juicios de patentes. Formato electrónico. Pág. 1. I Congreso Internacional de Derecho Comercial y de los Negocios.

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De esta manera la vieja ley de patentes trataba de satisfacer los dos intereses en juego. El del demandante que pretende el cese de la explotación inmediatamente, pero debe esperar la terminación del proceso por infracción, que ciertamente es largo y el del demandado que pretende continuar con la explotación porque considera que no comete violación alguna. Se lo llama incidente de explotación, en este trámite el demandante emplazaba al demandado para que manifieste si durante la sustanciación del juicio proseguiría con la explotación del invento. Si continuaba se le pedía al juez que fije una cautela, si manifestaba que cesaría en la explotación, era el demandado el que podía exigir que se fije la cautela. Como se puede observar era el demandado el que tenía la opción de continuar con la explotación o no. Breuer Moreno3 se preguntaba si la solución legal era justa y si no correspondía la elección al demandante. El destacado autor decía: creo que la solución es la correcta; por una parte, la patente no justifica definitivamente la existencia del derecho exclusivo del inventor porque puede ser nula. Por otra parte, la falsificación denunciada puede resultar que no sea tal. Si el patentado pudiera, a discreción, prohibir la explotación, tal posibilidad podría prestarse a abusos y originar daños realmente irreparables. La solución del art. 58 evita esas posibilidades, garantizando al mismo tiempo una reparación para el patentado. La afirmación de este insigne autor, tenia en parte razón y en parte no, porque en muchos casos el que cometía el abuso era el demandado. Apoyándose en su capacidad económica para dar fianza y para prolongar el juicio, éste seguía con la explotación, aunque a simple vista la infracción a la patente era factible, como dice O’Farrell, se le estaba dando permiso para violar la ley con sólo otorgar fianza. Esta solución, afianzada en propiedad industrial, fue preferida por la doctrina y jurisprudencia hasta el año 2000, y también por el legislador que al sancionar la nueva Ley de patentes 24.481, mantuvo la norma de su antecesora. Sin embargo la entrada en vigencia del ADPIC en 1995 comenzó a despertar en algunos autores la idea de que 3

P. C. Breuer Moreno. Tratado de Patentes de Invención. Abeledo-Perrot. Pág. 611.

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este instituto no era una medida provisional provista de eficacia como lo exige el acuerdo. LA REGULACIÓN EN EL ADPIC

La parte III del ADPIC contiene normas relativas a la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual que se aplican tanto a las patentes como demás derechos regulados en el acuerdo. El convenio de Paris no trae disposición alguna sobre el tema. Aquel es el primer tratado que incluye normas de este estilo. Era necesario acompañar a las normas sobre adquisición y determinación de estos derechos, con otras relativas a su observancia y evitar así que el acuerdo sea sólo una proclama de derechos. En particular, los proyectos que presentaron Estados Unidos, la Comunidad Europea y Suiza, enfatizaron que era prioritaria la creación de fuertes medidas nacionales sobre “observancia” de los derechos.4 Desde un punto de vista lógico, los derechos de propiedad intelectual sólo adquieren un contenido jurídico efectivo una vez que cuentan con un marco normativo que permite su ejercicio y la imposición de su observancia. Desde el punto de vista práctico, solamente un sistema procesal y judicial eficaz permite que los derechos intelectuales adquieran un valor económico acorde con las disposiciones sustantivas en la materia5 La sección tercera por medio de su art. 50 es la que se refiere específicamente a las medidas cautelares o precautorias, aunque a rigor de verdad la versión en español las llama medidas provisionales. Esta sección esta compuesta por ocho apartados y la estructura básica, como dicen Genovesi y Kors,6 se la encuentra en los cuatros primeros. El art. 50 dispone en su inc. 1 que los jueces nacionales tendrán la facultad de ordenar medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, y en particular, evitar que las 4

Carlos Correa. Acuerdo TRIPs. Ciudad Argentina. Pág. 191. Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invención. Tomo I. Heliasta. Pág. 346. 6 L. M. Genovesi y J. Kors. Patentes de invención, diez años de jurisprudencia. La Ley. Pág. 167. 5

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mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana. Esas mismas medidas podrán ordenarse para preservar pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción. El énfasis puesto en la palabra particular hace pensar a O’ Farrell7 que se modificó en cierto sentido el principio generalmente aceptado (...), y permite que sea ahora el titular del derecho que se dice afectado, quien en principio tenga derecho a optar por la medida cautelar que le convenga. Señala Cabanellas de las Cuevas8que el acuerdo no introduce requisitos específicos en cuanto al tipo de medidas provisionales aplicables, no requiere que éstas consistan en alguno de los tipos específicos conocidos en el derecho comparado. Ni sienta tampoco límites respecto de las reglas destinadas a conciliar los intereses del demandado con los del titular de los derechos. Se exige con mayor generalidad que exista la posibilidad de adoptar medidas provisionales rápidas y eficaces, lo cual suele quedar satisfecho mediante las reglas procésales generales. Podría sostenerse que no resultaba necesario regular en el derecho interno medidas especificas para cumplir con el acuerdo y que las medidas cautelares del derecho común vendrían a complementar el acuerdo, sin embargo esto no ocurrió en nuestro país, que se vio obligado a reformar la Ley de patentes para cumplir con las exigencias de Estados Unidos, que le imputaba violación del acuerdo por parte de nuestra Ley nacional. El inc. 2 el art. 50 del TRIPs dispone que los jueces están facultados para dictar este tipo de medidas inaudita parte cuando sea conveniente y en especial cuando haya peligro de que se cause un daño irreparable para el titular del derecho o riesgo de destrucción de pruebas. La regla en los procesos cautelares es que las medidas se dictan sin traslado a la otra parte, sin embargo en materia de propiedad industrial, por el tipo de conflicto, parece correcto invertir el principio, dando al demandado la posibilidad de probar y alegar sobre la procedencia de la medida cautelar aunque sea sumariamente, se evitan

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Ernesto O’Farrell. El tratado GATT TRIPs y el incidente de explotación. La ley, 1997-b, 1156 Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Opinión cit., pág.362

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posibles abusos por parte del titular de la patente. Esto se refleja en este párrafo del cual se deduce que en principio las medidas provisionales se decretan con traslado a la otra parte, salvo casos en los que esto no sea conveniente. Es el juez el que juzgará sobre la conveniencia de una medida sin traslado y no estará limitado a los dos casos que menciona la norma, que sólo lo hace a manera de ejemplo. Este es uno de los puntos donde choca abiertamente con el ADPIC la reforma que hizo la Ley 25.589 a la ley de patentes. Esta última limita los casos en donde procede dictar medidas inaudita parte. En el inc. 3 el art. 50 faculta a exigir al demandante pruebas que razonablemente tenga en su poder para lograr en los jueces un grado suficiente de certidumbre de que es titular del derecho y que éste esta siendo violado o puede ser violado, y que otorgue fianza o garantía para proteger al demandado y evitar abusos. En este párrafo encontramos los requisitos clásicos que se exigen en derecho para la procedencia de una medida cautelar 1) la verosimilitud del derecho como fundamento de la pretensión procesal; 2) el temor fundado de que ese derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso tendiente a tutelarlo; 3) La prestación de una contracautela por parte del sujeto activo9. En alusión a los condicionamientos de las medidas provisionales que trae esta norma Cabanellas de las Cuevas dice que se encuentran plenamente reflejados por el derecho y la práctica Argentina y la de los países cuyo sistema jurídico tiene origen continental europeo.10 Correa11 afirma en referencia a este inciso que la prueba de titularidad no es complicada cuando se trata de títulos registrados, u obras publicadas protegidas por el derecho de autor. Es más compleja cuando se invocan, por ejemplo, derechos sobre una “información no divulgada”, en la que la prueba de la titularidad y verosimilitud del derecho debe ser convincente para dar lugar a una medida precautoria. Sin embargo el requisito que siempre será mas difícil de acreditar es la violación o posible infracción del derecho. 9

Lino Enrique Palacio. Manual de derecho procesal civil. Abeledo-Perrot. Pág. 774. Décima cuarta edición actualizada. 10 Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Opinión cit., pág, 363 11 Carlos Correa. Acuerdo TRIPs. Ciudad Argentina.

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En el inc. 4 se establece que cuando se haya dictado una medida cautelar sin darle traslado al cautelado, ésta le será inmediatamente notificada a más tardar después de que se haya puesto en práctica y se le reconocerá derecho a peticionar una revisión de la misma. Este es un principio arraigado en cualquier proceso cautelar, porque si bien las medidas se toman inaudita parte para no frustrar el fin de estos procesos, los cautelados tienen el derecho a impugnar la medida a efectos de que se la levante o modifique. El inc. 5 del art. 50 faculta a los jueces nacionales a exigir a los demandantes cualquier tipo de información que sea necesaria para identificar las mercaderías de que se trate. En inc. 6 se refiere a lo que en materia cautelar se conoce como caducidad de las medidas cautelares. Este principio indica que cuando las medidas cautelares se soliciten con anterioridad a la formulación de la pretensión principal, estas caducarán si dentro de determinado plazo no se inicia el juicio correspondiente. La diferencia entre la norma del ADPIC y las que se pueden ver en los códigos procésales es que la primera parece exigir que el demandado peticione la caducidad o revocación y en las segundas éstas son automáticas u operativas de pleno derecho. El ADPIC habla de plazos razonables y a la vez fija unos límites temporales que concuerdan con los que señalan nuestras normas de forma y la Ley de patentes de invención que exige que la demanda sea iniciada dentro de los 15 días de solicitada la medida. El anteúltimo inciso del art. 50 faculta a las autoridades judiciales para ordenar, previa petición del demandado, la reparación de los daños causados si la medida provisional caduca, es revocada o fue solicitada sin derecho. En los procesos cautelares se dice comúnmente respecto de las medidas cautelares, que éstas se otorgan bajo responsabilidad del solicitante. Quien solicita una medida precautoria debe responder por los daños que se causen al cautelado en caso que la medida caduque o se la revoque porque fue solicitada sin derecho. Esta es la razón por la que se exige que el peticionante de una medida otorgue contracautela. El ultimo párrafo del artículo analizado dispone que en caso de que las medidas provisionales sean dictadas por órganos administrativos se respeten los principios del TRIPs.

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En lo sustancial, con referencia a las medidas cautelares, el acuerdo ADPIC coincide con los principios que uno encuentra en los estados miembros.

EL REGIMEN EN LA LEY 24.481

Esta ley, que vino a remplazar la vieja Ley 111 reguló prácticamente igual a su antecesora, el tradicional incidente de explotación, pero agregó otras medidas cautelares que jurisprudencialmente se habían incorporado. El art. 83, versión original, citaba: Previa presentación del titulo de la patente o del certificado de modelo de utilidad, el damnificado podrá solicitar bajo las cauciones que el juez estime necesarias, las siguientes medidas cautelares: -

El secuestro de uno o más ejemplares de los objetos en infracción, o la descripción del procedimiento incriminado;

-

El inventario o el embargo de los objetos falsificados y de las máquinas especialmente destinadas a la fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incriminado.

El artículo habla de medidas cautelares, sin embargo Iván Poli12llama a estas medidas “medidas preliminares” y las diferencia del incidente de explotación regulado en el art.87, basándose en el hecho de que las primeras son tomadas antes de la sustanciación del pleito principal por el cual se persigue que cese la infracción, mientras que el incidente es promovido durante dicha sustanciación. Agrega el autor que refieren a supuestos claramente diferenciados: las medidas preliminares permiten obtener el secuestro, embargo, inventario o descripción de los objetos o procedimientos en infracción, en tanto que el incidente se dirige a que durante el juicio cese la actividad alegadamente infractora.

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Iván Poli. Del dicho al hecho: las medidas cautelares en le proyecto de reformas a la ley de patentes., JA del 12.11.03, Lexis Nº 0003/111474.

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La diferenciación hecha por el autor parece ser congruente con lo que dice Cabanellas de las Cuevas13, para este autor estas medidas, salvo el embargo, tienen una función fundamentalmente probatoria. Estas medidas siguen vigentes y no han sido modificadas por la Ley 25. 589 sólo que ahora se las identifica en el apartado I para distinguirlas de las medidas que introdujo esta Ley, que se encuentran en el mismo articulo, apartado II. El art. 87 de la Ley 24.481 regula el incidente de explotación. Este instituto sigue vigente en el derecho Argentino aunque con modificaciones que denotan el papel secundario que la reforma de la Ley 25.589 quiso impregnarle Este artículo versión original decía: El demandante podrá exigir caución al demandado para no interrumpirlo en la explotación del invento, en caso que éste quisiera seguir adelante con ella y en defecto de caución podrá pedir la suspensión de la explotación, dando él a su vez en su caso, si fuera requerido, caución conveniente. Se trata de una medida típicamente cautelar, destinada a evitar la continuación de los daños derivados de una explotación ilícita o a obtener una caución que permita asegurar la compensación de tales daños en caso que el demandado optara por continuar la explotación, dice Cabanellas de las Cuevas14 citando a L M. Genovesi. Las medidas cautelares reguladas por la Ley 24.481 y especialmente el incidente de explotación generaron un interesante debate. Este giró en torno a saber si estas medidas respetaban el acuerdo TRIPs en lo referente a las medidas provisionales. Recordemos que del enunciado del art. 50 del TRIPs surge que los jueces estarán facultados para dictar medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen a los circuitos comerciales, inclusive las que son importadas. De ser convenientes los jueces podrán dictar estas medidas sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos o haya riesgos de destrucción de pruebas.

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Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Derecho de las Patentes de Invención. Tomo II. Heliasta. Pág. 648.

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Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Opinión cit. Tomo II Pág. 652.

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El conflicto entre estas normas, art. 87 Ley de patentes y art. 50 del ADPIC, estaba en el hecho de que la primera norma sólo autorizaba al titular de la patente a solicitar el cese de la explotación en caso de que el demandado no otorgue suficiente cautela para seguir con la explotación, por lo que seguía teniendo la opción el demandado. En cambio la norma del TRIPs autoriza el dictado de esta medida con la sola existencia de los recaudos necesarios para su procedencia. O sea que si el demandante aportaba pruebas que lograban en el juez un grado suficiente de certidumbre de que era titular del derecho y que éste es objeto o va ser violado y, en su caso, otorgaba fianza o garantía, éste último debía dictar una medida que evite la infracción y en particular, que

evite

que

la

mercadería

en

infracción

ingresen

en

el

comercio

independientemente de que el demandado quiera o no quiera continuar con la explotación y, en su caso, otorgue cautela. Lo cierto es que mas allá que la Ley 24.481 sólo permitía el cese de la explotación a través del incidente de explotación, se podía también llegar a una medida impeditiva complementando el TRIPS con las normas procésales generales 15 y reservar el incidente de explotación para casos en que no se haya logrado un grado suficiente de certidumbre con respecto a la titularidad y a la infracción del derecho. Sin embargo la jurisprudencia fue reacia a aceptar este concepto, otorgándole preferencia al instituto de la ley sobre el TRIPs y las normas del Código Procesal.16 Cabanellas de las Cuevas,17con referencia a la Ley 24.481, dice: El incidente de explotación supone resolver un conflicto de difícil solución entre los intereses del demandante y los del demandado. (...). La Ley resuelve este conflicto permitiendo la continuación de la explotación si se otorgan garantías suficientes respecto de la indemnización de los daños que pueda ocasionar tal continuación; tal es el sentido del requisito de caución que prevé el artículo 87. La solución es correcta, pues si la caución es fijada adecuadamente se evitan los daños al titular de la patente, mientras que el cese de la explotación-en caso de ser en definitiva injustificado-ocasiona múltiples 14

El art. 83 reglamentario de la ley de patentes dice: Las medidas cautelares y los recaudos exigidos para su procedencia, previstos en el art. 83 de la ley, no excluirán la adopción de otras medidas cautelares, en los términos establecidos en la legislación sustancial o procesal aplicable en cada caso. 16 American Cyanamid Company y otros c. Makhteshim Agam Holding Bv s/ cese de uso de patentes, y Novartis A. G. C. Ipesa S. A. s/ medida cautelar. 17 Guillermo Cabanellas las Cuevas. Opinión cit. Tomo II. Heliasta. Pág. 652.

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perjuicios a terceros que no son susceptibles de ser reparados. En efecto la esencia de la patente es elevar los precios de los productos patentados o de los bienes ofrecidos en base a procedimientos patentados, y la extensión infundada de los efectos de la patente mediante una prohibición de explotación que finalmente se declara invalida, habrá creado tal efecto de elevación de precios sin que quienes lo sufran puedan compensarlo, sea por desconocer el origen de tal elevación-que será lo más común-, o porque se trata de consumidores no dispuestos a litigar por sumas insignificantes para cada uno de ellos. Termina el párrafo afirmando que una solución similar a la prevista por el artículo 87 de la Ley de patentes se encuentra en otros regímenes con importante influencia en el derecho comparado. Una medida que decrete el cese de la explotación -que al final resulte injustificadamientras se sustancia el juicio, aparte de dictarse en un proceso cautelar impropio para un riguroso análisis de fondo, podría perjudicar no sólo al demandado que puede ver alterado su derecho de trabajar y ejercer la industria provocándole grandes daños económicos, sino también a terceros que pagarán productos más caros por una extensión de la patente en cuanto a su objeto de protección, extensión que será infundada. Piénsese en el daño que podría producirse a los consumidores de medicamentos. Para terminar con el análisis de Ley 24. 481 veremos como resolvió la jurisprudencia en dos fallos, esta aparente contradicción entre la norma del ADPIC y la de la Ley de patentes.

La preferencia del incidente de explotación sobre las medidas provisionales del TRIPs.

El primer fallo donde se solicitó una medida provisional impeditiva con fundamento en el ADPIC fue en “American Cyanamid Company y otro c/ Makhteshim Agan Holding Bv s/ cese de uso de patentes”( causa Nº 21.248/96), del 23 de diciembre de 1996. En este caso la actora solicitó una medida innovativa para evitar que el infractor siguiera con la explotación de la invención mientras se tramitaba el juicio principal. El

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juez de primera instancia concedió la medida con el carácter solicitado, pero la sala I de la C. N. Ap. Civ. y Com. Fed. revocó la sentencia. Los fundamentos18 del fallo podrían resumirse en los siguientes: 1) El incidente de explotación permite al titular de una patente asegurarse una garantía en el caso de que la explotación de la invención continúe durante la sustanciación del juicio. 2) La medida cautelar innovativa importa la alteración de un modo improcedente por prematuro, de la situación existente al momento en que se debería promover la pertinente demanda, desvirtuando de esa forma, la finalidad del instituto cautelar, por cuanto el objeto de la medida impetrada se confundiría con el resultado al cual se le pretende arribar por medio del dictado de la sentencia definitiva. 3) Ello no significa que en el ámbito de la propiedad intelectual no se pueda recurrir a otro tipo de medidas cautelares, pero cuando la situación que se plantea encuadra sin esfuerzos en la figura del incidente de explotación, no hay razones, en principio, para apartarse del régimen especifico. 4) Examinar si la patente de la actora ha caducado por falta de explotación excede el marco de análisis del proceso cautelar. El segundo fallo, Novartis A. G. c. Ipesa S. A. s/ medida cautelar19, fue resuelto por la Sala II de la Cámara Nac. de Apel. Civ, y Com. Federal. En primera instancia el juez concedió la medida fundándose en el art. 232 del Código Procesal que entendió aplicable por el art. 83 reglamentario de la Ley de patentes. Los fundamentos 20 de Cámara pueden resumirse en los siguientes: 1) La Ley de patentes a través de los arts. 84 a 87 establece para la hipótesis de infractores el incidente de explotación análogo al de la Ley de marcas. 2) Es a través del incidente de explotación que el presupuesto damnificado, según la verosimilitud del derecho que hubiere alegado y del peligro en la demora, podrá 18

“American Cyanamid Company y otro c/ Makhteshim Agan Holding Bv s/ cese de uso de patentes” (causa Nº 21.248/96), del 23 de diciembre de 1996. Sala I de la C. N. Ap. Civ. Y Com. Fed. En El Derecho, 30/5/97, pág. 1. L. M. Genovesi y J. Kors. Opinión cit. Pág. 156.

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La Ley. 29/05/2000. L. M. Genovesi y J. Kors. Opinión cit. Pág. 156. La Ley. 29/05/2000

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obtener una garantía del presunto infractor para responder de los eventuales daños y perjuicios que pudieren derivarse de la infracción. 3) La concesión de una medida cautelar innovativa llevaría a favorecer al peticionario, alterando la situación existente de un modo inadecuado por prematuro, desvirtuándose de esa forma la finalidad del instituto cautelar, al confundirse con el objeto de la medida provisional con el resultado al que se arribaría por medio de la sentencia que pusiera fin al proceso de conocimiento. 4) Ello no implica que reunidos ciertos extremos -que no se observaron en el caso- sea imposible adoptar en el ámbito de la propiedad industrial otras medidas precautorias distintas de las contempladas en la legislación procesal común, sino sólo que cuando el supuesto encuadra en disposiciones especificadas de la Ley de patentes, no existen razones valederas que, como principio, autoricen a descartarlas y a apartarse de ellas. 5) El art. 50 del acuerdo ADPIC no resulta aplicable ya que el legislador al dictar la ley de patentes y establecer un régimen de medidas cautelares distinto al contemplado en el acuerdo denota una forma de voluntad tácita del legislador de acogerse al periodo de transición del art. 65.2 del TRIPs; como no ocurre en el supuesto de marcas en que no puede derivarse la voluntad tácita de la inactividad legislativa. El primer fallo comentado provocó la opinión de contradictoria de Palacio21 insigne Procesalista y de O’Farrell22 especialista en propiedad industrial. Palacio coincide con la solución dada al caso por la cámara y en el artículo, del cual reproduciré los párrafos más importantes, afirma: constituye una regla tradicional, en la legislación argentina regulatoria de los derechos de propiedad industrial, la posibilidad acordada a quienes son demandados por uso indebido de (...) o una patente de invención para continuar, durante la sustanciación del juicio correspondiente, en la explotación de los productos supuestamente violatorios del derecho invocado por el actor, siempre que otorguen una caución tendiente a garantizar el pago de los eventuales daños que esa actividad puede generar. Para el prestigioso autor, sólo en defecto de tal caución, el demandante podrá requerir la 21

Lino Enrique Palacio. El incidente de explotación y las medidas cautelares en materia de patentes. Revista El Derecho del 30 de mayo de 1997. 22 Ernesto O’Farrell. El Tratado Gatt-Trips y el incidente de explotación, LL 1997-B, 1156, y Mas sobre las medidas cautelares, el incidente de explotación y el articulo 50 del Trips, LL 1997-D-924.

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suspensión de la explotación. Por consiguiente para él ésta última es una medida subsidiaria. El fundamento de aquellas (cauciones)23radica en conciliar razonablemente la vigencia de dos derechos aparentes de rango constitucional como son, por un lado, el de propiedad del inventor sobre su obra (art. 17), aunque resultante de un titulo que puede ser eventualmente invalidado y, por otro lado, el de trabajar y ejercer toda industria lícita (art. 14), ya que a través de la caución exigible al presunto infractor no resulta alterado el equilibrio entre ambos. Agrega Palacio que el fallo comentado no descartó en modo alguno la posibilidad (por el principio de flexibilidad)24 de que, frente al aporte de nuevos elementos de juicio o a las vicisitudes del proceso principal de las que resulte la mayor verosimilitud del derecho invocado, se sustituya el tipo de caución o se incremente o reduzca el monto. Sin embargo en un párrafo abajo aclara que, consistiendo la única finalidad del incidente de explotación en la fijación de una caución adecuada al daño que aquella puede producir, no es susceptible, en virtud de su propia naturaleza, de ser sustituida por una medida cautelar diversa. Esta procede sólo en defecto de caución (...). Con respecto a si el art. 87 de la Ley de patentes viola el ADPIC señala el autor, considerando la opinión de O’Farrell en el sentido de que el art. 50 del acuerdo había venido a modificar el régimen cautelar en propiedad industrial y era ahora el demandante quien tenia la opción de elegir entre el cese de la explotación o la caución, que tales conclusiones no eran atendibles, puesto que la suspensión que corresponde decretar en caso de ausencia de caución por parte del demandado, constituye fuera de duda una medida de provista eficacia para impedir que los productos en infracción “entren en los circuitos comerciales” y por otra parte, los requisitos a los que el tratado supedita el otorgamiento de medidas cautelares no difieren, sustancialmente, de los provistos en el Código Procesal y de los que habitualmente exige la jurisprudencia. Dice además que habiéndose aprobado el acuerdo ADPIC antes que la Ley de patentes se debe suponer que las reglas de esta

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El destacado me pertenece. El destacado me pertenece

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última tuvieron en cuenta las del primero, pues no cabe suponerse inconsecuencia o falta de previsión en el legislador. Finaliza diciendo que sólo una lectura parcializada del mencionado acuerdo, desprendido por ende del contexto normativo aplicable, puede refrendar el aserto de que, en la actualidad, el titular del derecho supuestamente lesionado se halla habilitado para optar, en desmedro de una facultad explícitamente reconocida al demandado, por la medida precautoria que le resulte mas conveniente y que ni el acuerdo Gatt Trips es incompatible con el régimen especifico que regula el art. 87 de la Ley de patentes y tampoco con el general que estructura el Código Procesal en materia de medidas cautelares, ni la sentencia anotada. O’Farrell no comparte la opinión de este autor, ni el fallo arriba comentado. El partía de la opinión que el Gatt Trips había modificado lo generalmente aceptado y era entonces el titular del derecho que se dice afectado quien en principio tendrá derecho a optar por la medida cautelar que le convenga, pues el art. 50 del acuerdo faculta a los jueces a tomar medidas efectivas que impidan la violación de los titulares de los derechos y se señala con énfasis en el inc. 1 a ) que en particular estas medidas deben ser aptas para impedir que los productos en infracción entren en los circuitos comerciales. En efecto, agregaba, que si se debía dar especial importancia a impedir que los productos entren en los circuitos comerciales, resulta claro a mi juicio que quien cuestiona el uso puede elegir entre dar caución y que se ordene el cese del uso, o pedir caución al demandado para que pueda seguir usando mientras no se resuelva el caso en definitiva25. En otro artículo publicado26 posteriormente al del Doctor Palacio, refuerza su opinión recurriendo al art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional que dispone que los Tratados y Concordatos tiene jerarquía superior a las leyes, por lo que debe preferirse la aplicación del tratado cuando los hechos se ajustan a lo que este exige y a los arts. 18, 26, y 27 de la Convención de Viena que da prioridad a las normas de los tratados sobre las normas internas. 25

Ernesto O’Farrell. El Tratado Gatt-Trips y el incidente de explotación, LL 1997-B, 1156. Ernesto O’Farrell. Mas sobre las medidas cautelares, el incidente de explotación y el articulo 50 del Trips, LL 1997-D-924. 26

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En algunas frases importantes que puedo extraer afirma: -

Que si bien el art. 50 del TRIPs exige determinadas condiciones, el texto legal no puede entenderse sino como autorizando la suspensión del uso cuestionado cuando las condiciones se cumplen, y así lo solicita el titular del derecho afectado.

-

Que en determinados supuestos, será imperioso disponer el cese del uso sin admitirse la posibilidad de que el demandante pueda seguir con la explotación del producto a cambio de una caución, si el juez tiene una fuerte convicción de que ello constituirá un permiso para infringir la ley.

-

Que Palacio sostiene la armonía del art. 87 de la Ley y el 50 del Tratado porque entre otras cosas, en ausencia de caución por parte del demandado se suspenderá la explotación, lo que constituiría una medida provista de eficacia. Pero el tratado requiere eficacia en todos los casos, aunque se haya prestado caución.

-

Que es condición indispensable para ordenar la suspensión de la explotación, una firme convicción del juez de que está frente a una infracción de derecho, que suele ser esto difícil en patentes, pero cumplidas las rigurosas condiciones del tratado no hay razón para tratar ambos casos diferentes (que halla o no dado cautela).

-

Que el Trips busca proteger eficazmente los derechos de propiedad intelectual que se dicen infringidos, pero no ata las manos del presunto infractor sino que le concede, equitativamente, una batería de recursos para controlar que no se usen estas medidas arbitrariamente.

Cabanellas de las Cuevas27después de analizar la opinión de los autores arriba referidos afirma: en primer lugar corresponde establecer si efectivamente existe conflicto entre el art. 87 de La ley de patentes y las reglas del acuerdo Trips en materia de medidas cautelares. El acuerdo no incluye exigencias expresas en materia de incidentes de explotación, pese a que se trata de una institución ampliamente conocida en el derecho comparado, recogida por el derecho Francés mediante disposiciones similares a las incluidas por la LP. Teniendo en cuenta el inc. 1 a) del acuerdo él opina que de allí no se infiere que el demandante pueda impedir unilateralmente la explotación que considere ilícita, lo cual seria consecuencia de no permitir al demandado continuar con la explotación mediante caución suficiente. En 27

Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Opinión cit. Págs. 657, 658 y 659.

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los incidentes de explotación, la existencia o no de una infracción sólo se determinará con certeza al resolverse la cuestión de fondo del litigio, y se trata entonces de tutelar los intereses conflictivos en juego hasta ese momento, para lo cual la ley argentina, como la francesa, ha adoptado un sistema de cauciones y contracautelas. Agrega el autor, que no parece correcto afirmar que la posibilidad de continuar con la explotación bajo caución, implica la falta de un sistema de medidas provisionales eficaces, siendo que tal posibilidad tiene una prolongada y difundida utilización en regímenes de patentes como el francés y el español. Casi al final del comentario, este autor afirma que es común, en un sector de la doctrina argentina, ver violaciones del acuerdo con facilidad y que esto no coincide con la interpretación que se hace en el derecho comparado y cita la Obra de Dreier, donde este autor pone de manifiesto el limitado nivel de exigencias que tienen las normas que en materia de procedimiento incluye el acuerdo TRIP y la dificultad para imputar violaciones de tales normas, debido al amplitud de sus términos; y a Casado Cervino, Cerro Prada y Sandri autores citados por O’Farrell, autores que afirman que el acuerdo permite a los países miembros las restricciones a la explotación, como medidas provisionales, pero no dicen que esas restricciones sean obligatorias, y tanto menos que se las deba imponer en las legislaciones nacionales aún cuando el demandado presente caución suficiente. Piénsese que tal exigencia seria desastrosa en regímenes en que las patentes se otorgan sin examen previo.

LA REFORMA DE LA LEY 25.589

Como dice Otamendi28todo empieza con dos pedidos de consulta que efectúa Estados Unidos de Norte América a la Argentina, en la Organización Mundial del Comercio el 6 de mayo de 1999 y el 30 de mayo de 2000. Esto terminó con un acuerdo (solución mutuamente acordada) que contempló la remisión de un proyecto de ley al Congreso Nacional a fin de que se reformara la Ley de patentes 24.481. En el acuerdo se solucionaron sólo tres de los temas discutidos a 28

Jorge Otamendi. La reforma a la ley de patentes de invención y modelos de utilidad. Tan mala como innecesaria. La Ley. T.2004-B, Sección Doctrina.

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saber, la extensión de la patente de procedimiento al producto, las medidas cautelares y la inversión de la carga de prueba en materia de patentes de procedimientos. La Ley fue sancionada el 4 de diciembre de 2003 y el 8 de enero de 2004 fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Como afirma Iván Poli29pese al declamado propósito de adecuar la normativa argentina a la internacional, en realidad la contradice en mucho aspectos. Otamendi afirma: la reforma se caracteriza por lo innecesaria, por un lado, ya que nada cambia y por dañina por otro, ya que lo que cambia es para quitarle protección al inventor. Las afirmaciones de estos autores encuentran respaldo en el estado de la jurisprudencia al momento de la reforma. Poli30afirma: la jurisprudencia, aplicando el art. 50 del acuerdo GATT./TRIPs y los principios generales relativos a medidas cautelares establecidos en el Código Procesal, han ampliado los márgenes de la Ley 24.481 y ha autorizado al patentado a obtener, incluso inaudita parte, una medida cautelar que impida el inicio de la actividad alegadamente infractora o la suspenda, siempre que satisfaga las condiciones acumuladas de todas las normas (presentación de título, verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela suficiente). Kors31 coincide con esto al decir que el estado de la jurisprudencia al momento de la sanción de la Ley se encuentra signada por fallos que receptaban en forma extrema la de las disposiciones del art. 50 del APIC, otorgando medidas cautelares a favor de los solicitantes de un grado de severidad muy alto. Si uno hace una evaluación de los criterios jurisprudenciales puede notar que en principio hasta no entrado el 2000 las medidas innovativas no eran aceptadas y se prefería el incidente de explotación. Luego de este año, nos encontramos con una jurisprudencia proclive a otorgar medidas impeditivas o innovativas pero con criterios de admisibilidad estrictos, pues su dictado puede resultar el anticipo de una sentencia favorable, hasta llegar al dictado de este tipo de medidas inaudita parte y con las solas

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Iván Poli. Opinión citada. Iván Poli. Opinión citada. 31 Jorge Kors. Opinión cit. Pág. 12. 30

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afirmaciones del solicitante, no otorgándose además en la mayoría de los casos, el derecho de revisión que otorga el TRIPs cuando las medidas se dictan inaudita parte. El primer fallo que concedió una medida cautelar innovativa fue en el caso ELI LILLY AND COMPANY s/ medidas cautelares, fue dictado por la misma sala que había fallado en AMERICAN CINAMID COMPANY aunque con distinta composición. Luego siguió un fallo de la sala II en el caso BAYER AG c/ AGTROL INTERNACIONAL ARGENTINA S.A. s/ medidas cautelares. En ambos fallos se resalta que en el art. 50 debían interpretarse conjuntamente las disposiciones del Código Procesal que requieren para la adopción de cualquier medida cautelar, el cumplimiento de los requisitos de verosimilitud del derecho, peligro en la demora, y depósito de una caución suficiente. A este requisito debe agregársele el de irreparabilidad del perjuicio, propio de las medidas cautelares innovativas32. En el primer fallo se afirmó que no empecé a esta solución (obtener anticipadamente el cese de la explotación o uso) el hecho que la Ley de patentes contemple en su art. 87 un procedimiento equivalente al incidente de explotación que consagra la Ley 22.362, pues frente a dicha norma, la Ley 24.425 que aprobó el TRIPs ofrece la alternativa que prevé su art. 50, que no parece ser excluida por aquella.

Las medidas innovativas en el nuevo art. 83.

Transcribiremos el nuevo apartado II del art. 83 de la Ley 24.481 y analizaremos si esta reforma era necesaria y si en algunos aspectos contradice la norma internacional. La norma dice: II Los jueces podrán ordenar medidas cautelares en relación con una patente concedida de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la ley, para: 1) Evitar se produzca la infracción de la patente y, en particular, para evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;

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Martín Bensadón. Nuevo Régimen de Medidas Cautelares en el Derecho de Patentes. Pág. 9. Formato electrónico. I Congreso Internacional de Derecho Comercial y de los Negocios.

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2) Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, siempre que en cualquiera de estos casos se verifiquen las siguientes condiciones: a.-Exista una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada valida; b.-Se acredite sumariamente que cualquier retraso en conceder tales medidas causara un daño irreparable al titular; c.-El daño que puede ser causado al titular excede el daño que el presunto infractor sufrirá en caso de que la medida sea erróneamente concedida; y d.-Exista una probabilidad razonable de que se infrinja la patente. Cumplidas las condiciones precedentes, en casos excepcionales, tales como cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas, los jueces podrán otorgar esas medidas inaudita altera parte. En todos los casos, previamente a conceder la medida, el juez requerirá que un perito designado de oficio se expida sobre los puntos a) y d) en un plazo máximo de 15 días. En el caso de otorgamiento de alguna de las medidas previstas en este artículo, los jueces ordenarán al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos. Uno a simple vista podría pensar que la reforma del art. 83 coincide con el TRIPs, es más, supuestamente la reforma se hizo para que la normativa argentina respete el acuerdo en materia de medidas cautelares, sin embargo no es así, se ha modificado mucho el significado de las normas del ADPIC. Como dice Poli la semejanza terminológica no debe distraer el hecho de que los sistemas de medidas cautelares instituídos por una y otra norma son muy distintos. El art. 50 del ADPIC para conceder una medida provisional requiere que el titular de la patente aporte pruebas que logren en el juez un grado suficiente de certidumbre de que: 1) es titular del derecho; 2) su derecho es objeto o va ser objeto de infracción; 3) en caso de que el juez lo exija aporte fianza o garantía suficiente.

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Estas son las tres condiciones que exige el ADPIC. Y para el caso que se pida una medida impeditiva inaudita altera parte sólo requiere que el juez la estime conveniente. Veamos ahora, siguiendo a Poli33, que exige el nuevo art. 83 de la reformada Ley de patentes. Este exige: 1) titularidad del derecho; 2) razonable probabilidad de que la patente sea declarada valida si fuera atacada de nulidad; 3) prueba del riesgo del daño irreparable si hubiera atraso en la concesión de las medidas; 4) más daño para el titular que para el presunto infractor (si la medida fuera concedida erróneamente); 5) razonable probabilidad de que la patente esté siendo infringida; 6) contracautela; 7) dictamen pericial acerca de la probable validez de la patente y la probable infracción a ésta. Aparte de esto las medidas inaudita parte solo podrán dictarse en casos excepcionales, lo que contradice abiertamente el TRIPS. No es lo mismo excepcional que conveniente. Con un simple análisis se puede notar que la concesión de las medidas innovativas será ahora más difícil de conseguir, que en los momentos previos a la sanción de la reforma. Se exigen cosas que en la norma internacional no encontramos. Analicemos cada uno de los requisitos del nuevo art. 83: La titularidad de derecho es requerida en el TRIPs y es común en todas la normas de propiedad industrial. La razonable probabilidad de validez de la patente, es un requisito, que como afirma Bensadón34 choca con la presunción de validez de los actos administrativos, no olvidemos que el titulo de patente es dictado por un organismo público especializado en la materia.

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Iván Poli. Opinión cit. Martín Bensadón. Opinión cit.

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Esto debe ser analizado por un perito que el juez debe designar obligatoriamente. Esto no está en el ADPIC y puede retrasar el dictado de la medida lo que contradice el acuerdo que exige medidas provisionales rápidas y eficaces. Parece un despropósito que un dictamen de un perito no especializado en el tema y realizado en 15 días determine lo que al INPI a llevado años analizar. Por otra parte llama poderosamente la atención que un técnico deba opinar sobre la validez de una patente, ya que esto es materia que incumbe al juez y no a un perito, estos son auxiliares del juez para la interpretación de hechos que requieren ciertos conocimientos técnicos (sin embargo no dejan de ser generalistas que no están especializados en patente) pero no pueden hacer interpretaciones jurídicas. Sin duda para determinar la validez de una patente se requiere aplicar e interpretar la Ley. Con este requisito se corre el riesgo de trasformar un proceso cautelar en un auténtico proceso de conocimiento35. Es una exigencia que no está en la norma internacional por la que se la puede tachar de inconstitucional. Para salvar la situación podría aplicarse la presunción de validez de los actos administrativos, y designar perito oficial, sólo en el caso de que el juez, a través del análisis de las reivindicaciones, descripciones, y en su caso, expediente administrativo de concesión de la patente, no pueda determinar por si, el alcance de las reivindicaciones y la posible infracción en virtud de requerirse conocimientos técnicos determinados. La prueba del daño irreparable es un requisito común a las medidas cautelares, puesto que éstas exigen temor fundado de que el derecho que se reclama pueda ser frustrado o sufra un menoscabo, si no solo se acredita esto último si no también probabilidad de un daño irreparable quien puede dudar que procede una cautelar en este caso. Por otra parte el ADPIC cita este requisito como ejemplo para conceder una medida provisional inaudita parte, pero no para la obtención de las medidas en general. La reforma exige para procedencia de cualquier medida que se acredite el daño irreparable lo que contradice la norma internacional. Siguiendo a Bensadón36 debemos presumir el daño irreparable cuando se ha probado la validez de la patente y la posible infracción por parte del demandado. Este autor cita

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Conforme Iván Poli. Martín Bensadón. Opinión cit. Pág 15.

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a Alberto Bercovitz y de esa cita se puede extraer una interesante afirmación: Tanto la violación del derecho de exclusividad como el acto de competencia desleal tienen el efecto inmediato de afectar a la posición competitiva de la empresa, al perjudicar o destruir su relación con la clientela. Y lo que una futura sentencia no puede asegurar, en ningún caso, es que se vaya a reponer a la empresa perjudicada en la posición que tenia cuando se produjo el ataque ilegitimo del tercero demandado. No puede asegurarlo porque la sentencia no tiene la posibilidad de restituir la clientela, puesto que la relación entre ésta y la empresa es una relación de hecho. Y esa relación de hecho puede haberse dañado de forma irreversible. El demandado puede desprestigiar el producto patentado, puede desviarse clientela, y esta situación persistirá aunque halla luego una sentencia condenatoria. Por ello si acredita la validez de la patente y la posible infracción, el daño irreparable debe presumirse. Finalmente respecto de este requisito, Bansadón37 afirma, que hay situaciones que permiten presumir con mayor precisión la irreparabilidad del daño. Estas son; productos en infracción de menor precio y calidad; insuficiente capacidad económica del infractor; dificultad para computar los daños; y destrucción del negocio del titular de la patente como consecuencia de la infracción. La exigencia de un balance de daños también resulta criticable, primero porque cuantificar los daños resulta difícil, cuando no imposible, Otamendi38dice que este requisito es determinación imposible, o bien dará lugar a arbitrariedades. El juez no tiene los dotes de adivino, como para cuantificar las pérdidas del titular de la patente. Lo que es seguro es que éste sufrirá un daño cada vez que el demandado haga una venta. También es determinación imposible el daño que sufrirá el demandado ya que no explotara el invento. La segunda crítica que puede hacerse es que se corre el riesgo que se inflen los gastos. Aconseja el autor que los jueces entiendan, que siempre sufrirá un daño mayor el titular del derecho que el infractor, ya que toda utilidad de éste será mal habida, y toda venta significará un pérdida para el titular de la patente, para evitar los efectos 37

Martín Bensadón. Opinión cit. Págs. 16, 17, 18 y 19.

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Jorge Otamendi. opinión cit.

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nocivos de esta norma. Concluye el párrafo afirmando; a mayor gasto del infractor, mayor permisibilidad de la ilicitud. Un verdadero disparate. Este es un requisito completamente ajeno a nuestro derecho, y a los requisitos del art. 50 del TRIPs. Por exceder los requisitos del TRIPs, resulta también inconstitucional por aplicación de los arts. 1.1 y 50 de ese Tratado39. La razonable probabilidad de la infracción a la patente no difiere a lo que se exigía anteriormente a la reforma, es decir, la verosimilitud del derecho del Código Procesal, o la demostración con el suficiente grado de certidumbre de que el derecho del peticionante “es objeto o va ser objeto inminentemente de infracción40”. Sin embargo el TRIPs no requiere que sea un perito oficial el que determine esto. El perito puede ser de gran ayuda para interpretar el alcance de las reivindicaciones y para determinar si el uso que hace el demandado está dentro de ellas, pero sólo en el caso de que el juez no pueda llegar a esta determinación por los documentos y antecedentes de la patente. Así como manifestamos arriba de que un perito nunca puede determinar la validez de una patente por ser algo reservado al juez, tampoco podemos caer en el error de creer que el que determinara la infracción va ser el perito, pues esto también es incumbencia del juez. El requisito de la contracautela lo encontramos también en los Códigos Procésales y en el TRIPs sin embargo éste faculta a los jueces a exigirla y la Ley la impone obligatoriamente. Por último el nuevo art. 83 exige que se designe un perito oficial para que dictamine acerca de la probable validez de la patente y la probable infracción a ésta. Dice Otamendi41la nueva ley modificatoria tiene aun más de inconstitucional en su claro objetivo de disminuir la protección del titular. Cuando las condiciones requeridas se den, falta algo más: el juez debe designar un perito, quien deberá expedirse sobre dos cuestiones. Sobre si existe “una razonable probabilidad de que la patente, si fuera impugnada de nulidad por el demandado, sea declarada invalida” y si “existe una razonable probabilidad de que se infrinja la patente”. 39 39

Martín Bensadón. Opinión cit. Pág. 19. Martín Bensadón. Opinión cit. Pág. 20. 41 Jorge Otamendi. Opinión cit. 40

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Dice Poli42 que no sólo campea en el art. 83 un espíritu restrictivo hacia los derechos del patentado, ya que todo lo que lo favorece es facultativo para los jueces, mientras que todas las exigencias son impuestas obligatoriamente, sino que es directamente incompatible con el sistema de medidas cautelares ordenado por el acuerdo GATT/ TRIPs., ya que-como vimos-introduce varias exigencias que la norma internacional no contempla. Estas diferencias determinan la inconstitucionalidad del mismo. También afirma este autor que los nuevos requisitos del art. 83 reproducen casi textualmente las exigencias que ha establecido la jurisprudencia de los Estados Unidos para admitir la procedencia de una medida cautelar. Sin embargo Otamendi43 en una nota del artículo afirma que tiene en su poder una copia de un memorando sin firma emitido por el negociador del gobierno norteamericano, dirigido a un funcionario de la cámara de Especialidades Farmacéuticas, CAEME, de Argentina, en el explica que las modificaciones incluidas en la reforma no existen en la legislación de su país.

El viejo, aunque hoy subsidiario, incidente de explotación.

El nuevo art. 87 de la Ley de patente mantiene el viejo incidente de explotación aunque ha quedado relegado a un papel secundario. O sea ha sido regulado de manera residual. Dice el art. 87: En los casos en los cuales no se hallan otorgado las medidas cautelares de conformidad con el artículo 83 de la presente Ley, el demandante podrá exigir caución al demandado para no interrumpirlo en la explotación del invento, en caso que éste quisiera seguir adelante con ella. Se prefieren las medidas innovativas del art. 83 pero en caso de que el demandante no las halla peticionado o no se las hallan otorgado, le queda este instituto. Sin embargo hay que hacer aclaraciones respecto de la redacción. Por empezar cuando se hace referencia a las medidas del art. 83 se refiere a las del apartado II o sea a las medidas innovativas. En segundo lugar podría pensarse que este instituto sólo procede

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Iván Poli. Opinión cit. Jorge Otamendi. Opinión cit.

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en el caso de que las medidas del art. 83 sean rechazadas cuando esto no es así, porque el titular de la patente puede optar por utilizar primero el incidente de explotación. Por otra parte como advierte Bensadón44 tampoco podría pensarse que una vez rechazada una medida innovativa el juez deba obligatoriamente hacer lugar a este instituto. CONCLUSIÓN

No hay duda de que hoy las medidas impeditivas o innovativas deben preferirse antes que el incidente de explotación. Tanto el ADPIC como la nueva Ley lo hacen. Si el ADPIC tiene normas obligatorias para la Argentina ( art. 75 inc. 22 C. N.) la reforma de la Ley 25.589 es inconstitucional. Pero si uno se aferra a la doctrina que afirma que el Acuerdo, por la amplitud de sus términos, no tiene estrictas obligaciones para con los países miembros, la reforma no resulta ser tal . Yo entiendo que el procedimiento que tiene el ADPIC resulta ser justo y equitativo, que si bien privilegia los derechos de los titulares de patentes, cuando se dan ciertas condiciones, no deja sin defensas a los presuntos infractores. Que si bien las normas del TRIPs autorizan, existiendo determinadas condiciones, el dictado de medidas innovativas o impeditivas, creo que su dictado deberá estar precedido por un análisis riguroso de las condiciones y el juez debe haber llegado a un grado suficiente de certidumbre con respecto a la titularidad de derecho, a una posible infracción del derecho del patentado. Cuando digo esto me baso en lo siguiente; 1) La doctrina nacional ha sostenido que tratándose de una medida innovativa que ordena la suspensión de una actividad económica del demandado que razonablemente se puede establecer como anticipataoria a la sentencia, “su despacho debe estar presidido por la existencia de una probabilidad y no de una simple verosimilitud, de que efectivamente lo requerido es jurídicamente atendible”. (Peyrano Jorge W., “La medida autosatisfactiva: forma diferenciada de tutela que constituye una expresión

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Martín Bensadón. Opinión cit. Pág 26.

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privilegiada del proceso urgente . Génesis y evolución”. En Peyrano Jorge ( Director) y otros, “Medidas autosatisfactivas”. Rubinzal-Culzoni Editores. 2001, p. 17)45. La Corte Suprema de Justicia Nacional tiene decidido (...) “La medida peticionada concuerda con el objeto de la causa y no es idónea para asegurar la conservación del derecho que se pretende tutelar a través de la eventual sentencia sobre la cuestión de fondo. Ello, además, la tornaría inviable, pues sabido es que no corresponde dictar, a título preventivo, decisiones cuyo objeto coincida total o parcialmente con el de la demanda principal, pues el acogimiento de aquella torna abstracta la cuestión sustancial a resolver al consumirse el interés jurídico del peticionario. Sobre el particular, tiene dicho la corte que si la realización de la cautelar compromete la materia propia debatida en la causa, se afecta el objeto mismo del pleito (Fallos: 323:337 entre otros)....” “... resulta indudable que la cautelar solicitada acarrearía idénticos efectos que la admisión de la demanda y la ejecución de la sentencia, de modo tal que constituiría un exceso jurisdiccional en menoscabo del derecho de defensa en juicio del Estado Nacional. La Corte ha señalado que los recaudos de viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia cuando la cautela altera el estado de hecho de derecho existente al momento de su dictado, habida cuenta de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del final de la causa ( Fallos 316:1633; 323:3075, entre otros)...”(Corte Suprema de justicia Nacional: “Pou Pedro c/ Poder Legislativo. Medidas Cautelares”. Noviembre 17 de 2002)46. 2) Si bien parece justo que el titular de la patente tenga derecho a pedir la medida innovativa cuando se den las condiciones y que como dice Martín Bensadón 47 el fundamento de esta preferencia es la irreparabilidad del perjuicio que sufre el titular de la patente una vez que su competidor entra ilegítimamente en el mercado, causando bajas en los precios, daños en el prestigio del producto, daños en relación a la clientela y con los distribuidores, etc., tampoco es menos cierto que una medida solicitada caprichosamente por el presunto titular causará los mismos daños 45

Jorge Kors. Opinión cit. Pág. 16. Jorge Kors. Opinión cit. Pág. 16. L. M. Genovesi y J. Kors. Patentes de invención, diez años de jurisprudencia. La Ley. Pág. 164. 46

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Martín Bensadón. Opinión cit Pág. 7.

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irreparables a quien en su explotación no violó patente alguna y sin embargo durante la tramitación de un juicio que en definitiva ganó no pudo trabajar ni ejercer la industria, derechos de raigambre constitucional como el mismo derecho del inventor. 3) Como última consideración al dictar una medida de este tipo no debemos olvidar lo que dice Cabanellas de las cuevas y que reproduje en párrafos arriba, el cese de explotación -en caso de ser injustificado- también ocasiona múltiples perjuicios a terceros que no podrán compensárselos. Kors48 reproduce un interesante párrafo de Andrés Moncayo Von Hase y Guillermo R. Moncayo donde estos afirman “en tal contexto nadie discute la creciente importancia que reviste la posibilidad de los titulares de patentes de invención de solicitar ante los tribunales medidas cautelares apropiadas para evitar que se torne ilusorio el derecho que eventualmente se reconozca en una sentencia de fondo dictada luego de un largo y complejo procedimiento de infracción. Sin embargo, con frecuencia las medidas cautelares de cese de explotación o actividad supuestamente infractora coinciden con la pretensión principal del titular de la patente, esto es el cese de las conductas que supuestamente infringen la patente y como tales, exigen un mayor grado de convicción judicial. En otras palabras, en le complejo escenario antes descrito, toda regulación en materia de medidas cautelares de carácter “innovativo” o “satisfactivo” involucra cuestiones de alta complejidad técnica lo que determina la necesidad de armonizar dos principios esenciales reconocidos en el ADPIC a saber: la necesidad de asegurar procedimientos “rápidos y eficaces” por un lado y el requerimiento que los procesos sean “justos y equitativos” y tengan en cuenta el derecho de defensa de los potenciales demandados, por otro. (...).

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Jorge Kors. Opinión cit. Pág. 5.

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