¿ POP UP ADS, NUEVAS FORMAS DE INFRACCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN INTERNET? Por

FELIPE SANCHEZ IREGUI Master in law The University Of Queensland(Australia) Especialista en Derecho Comercial Universidad Externado de Colombia Abogado Pontificia Universidad Javeriana

COPYRIGHT © 2003 FELIPE SANCHEZ IREGUI Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part or translation without written permission is prohibited. All rights reserved

INDICE Introducción I.

POP UP ADS, POP UNDER AD Y POP SPAM ADS, LA REVOLUCION PUBLICTARIA EN INTERNET

II.

GATOR, WHEN U, LOS SPYWARES Y LOS ADWARES

III.

WHEN U HACIA UNA NUEVA FORMA DE POP UP ADS

IV.

LOS CARGOS CONTRA GATOR

V.

U HAUL VS WHEN U O LA LEGALIDAD DE LOS POP UP ADS

VI. LOS POP UP ADS EN FRENTE DE LOS DERECHOS DE AUTOR, LA INFRACCIÓN Y DILUCIÓN DE MARCA Y LA COMPETENCIA DESLEAL a. Derechos de Autor b. Competencia desleal c. Infracción y Dilución de Marca

VII. CONCLUSIONES

Introducción El presente artículo es el producto de una serie de investigaciones realizadas sobre las demandas y reclamaciones legales que se han presentado en Estados Unidos de América por el uso indiscriminado de los denominados pop up ads o publicidad emergente. Los pop up ads son pequeñas ventanas publicitarias que se despliegan cuando una persona accede a algunos sitios en Internet. Estas ventanas se han convertido con el paso del tiempo en una verdadera molestia para quienes acostumbran a navegar por Internet, quienes se ven avocados a cerrarlas sin reparar en su contenido, no solo por el gran volumen de las mismas sino por cuanto estas algunas veces interrumpen incluso la visibilidad de la página que se esta visitando o a la que se desea acceder. Dos compañías en Estados Unidos se disputan hoy en día el liderazgo en la venta y comercialización de pop up ads, Gator Corporation Inc y WhenU, ambas propietarias y desarrolladoras de software innovadores en el rastreo de conducta en Internet, lo que les permite enviar al computador de los usuarios de dichos software, pop up ads que ni siquiera pertenecen al propietario de las páginas que visita el usuario en un momento dado. Esta nueva modalidad publicitaria será el objeto principal del análisis en el presente artículo, no solo desde la perspectiva de los cargos que se han formulado contra Gator Corporation Inc y WhenU, sino también en relación con la eventual infracción de derechos de autor, la dilución e infracción de marca y la competencia desleal. Para el logro del objetivo principal será necesario ocuparse en concreto de: El estudio de los casos y acciones legales iniciadas contra Gator y WhenU, los argumentos esgrimidos por las partes y de las conclusiones y las decisiones judiciales tomadas respecto a los cargos que se formularon contra dichas compañías. De dicho análisis se evidenciará que los pop up ads pueden llegar a constituir una infracción de derechos de autor, constituir conductas de desviación de clientela, actos de competencia desleal, pero que bajo la legislación Colombiana y comunitaria del acuerdo de Cartagena, así como de la de Estados Unidos de América y de otros países de Latinoamérica, tales como Argentina y chile no representan infracción de marca o dilución de marcas notoria.

I. POP UP ADS, POP UNDER ADS y POP SPAM ADS, LA REVOLUCION PUBLICTARIA EN INTERNET Sin duda alguna Internet no solo significó una revolución en el campo de la información y la difusión cultural, sino que adicionalmente amplió el espectro y modificó las formas tradicionales de hacer publicidad. Los sistemas de baners fijos fueron el comienzo de la revolución publicitaria, allí era fácil encontrar información que podía ser de interés para el usuario que accedía a Internet y a la web. Luego estos baners se convirtieron en sistemas más sofisticados, esencialmente por cuanto se permitieron animaciones avanzadas que atraían más fácilmente la atención del potencial cliente, hasta llegar a nuestros días en donde la publicidad en Internet es esencialmente interactiva y muchas veces exige del usuario acciones específicas tales como hacer clic o cosas similares. Con el advenimiento de la publicidad a través del sistema de baners animados surgió un nuevo concepto, el de los pop up ads, (llamada en español publicidad emergente) los cuales son pequeñas ventanas que se abren automáticamente cuando un usuario ingresa a una página o sitio determinado y que anuncia productos, servicios o promociones del propietario de dicha página o de terceras personas. Si el usuario decide hacer clic en el gráfico de un anuncio emergente, éste se cerrará y lo dirigirá a otra ventana, generalmente de tamaño completo transportándolo al sitio Web o URL elegido al que esta vinculado el pop up ad. Si el usuario decide no hacer clic en el gráfico, generalmente el anuncio se cerrará automáticamente en un periodo de tiempo relativamente breve o el usuario cuenta con la opción de cerrar el pop up ads haciendo clic en el botón “X” de la esquina superior derecha. Cuando los pop up son patrocinados o pertenecen a la página que se esta visitando al momento de ser desplegados se les denomina genéricamente pop up ad propios y suelen clasificarse por los publicistas y webmaters en tres categorías: “a) Entry pop-ups: El pop up ad es desplegado tan pronto como el usuario accede al sitio del que hace parte el pop up ad. b) Exit pop-up: El pop up ad es desplegado solo al momento en que el usuario abandona el sitio del que hace parte el pop up ad.

c) Delayed pop-ups: El pop up ad es desplegado momentos después de que el usuario ha accedido al sitio del que hace parte el pop up ad. Esto permite al visitante observar el contenido antes de que la publicidad aparezca.”1 No obstante lo anterior, en el año 2001 una nueva tendencia empezó a estar en boga, los denominados pop under ads que son: “pequeñas ventanas publicitarias que se despliegan cuando un usuario accede a un sitio en particular, pero que a diferencia de los pop up ads, no interrumpen o se despliegan en la pantalla del usuario, sino que se colocan justo detrás del sitio que se esta visitando en ese momento dado. El pop under ad, permanece entonces oculto como una página que se ha accedido en Internet pero que no ha sido visualizada por el usuario, quien solo se percatará de su presencia cuando empiece a cerrar todos y cada uno de los sitos que haya visitado y/o que se hayan desplegado en una ventana nueva.”2 La técnica de los pop under ads, fue explotada hasta el agotamiento por la firma X 10 que desplegaba dichos avisos publicitarios donde anunciaba mini cámaras de video, publicidad que había sido contratada con Yahoo principalmente. En la actualidad yahoo aun promociona la venta de este tipo de publicidad, al igual que The New York Times y en el caso de este último diario, justifican su existencia en el hecho de que el usuario no es molestado cuando esta navegando y que los pop under ads no son ilegales por cuanto no infringen derechos de autor ni de marca de las paginas a las que accede el usuario.

Ejemplo de pop up ad, tomado de de www.enewnesslaw.com 1

http://entrepreneur.com, Pop-Up Ads: Using Them Different Kinds of Pop-Ups. Traducción de Felipe Sánchez Iregui

2

3

3

Responsibly

Can

Pay

Off

Enewnesslaw.com

“Las campañas de advertising en la Red se basan en baners y pop-ups, no hay más por mucho que busquemos. Los primeros son de diferentes tamaños, verticales, horizontales, cuadrados, grandes, pequeños, estáticos, con movimiento, con efecto terremoto, acompañando al cursor, etc, y los

Desde un punto de vista más técnico los pop up ad son auto load links, o vínculos que funcionan de forma automática sin necesidad de ninguna acción especifica del usuario para que aparezcan. La fiebre de los pop up ads entre los anunciantes llevo al uso indiscriminado de esta forma de publicidad, lo que a la postre ha ocasionado un agotamiento por parte de los usuarios quienes solo los ignoran, y a fuerza de costumbre simplemente los cierran. Técnicamente existen mecanismos (software) totalmente gratuitos en la red que una vez son instalados en el computador del usuario, proceden a bloquear los pop up ads que figuran allí o que están vinculados a una página o sitio en Internet. Dentro de dichos programas los más reconocidos pueden ser localizados en http://www.panicware.com, cuyo software permite bloquear todos los pop up ads en sistemas como AOL, MSN, Internet Explorer, Netscape, Opera, SBC Yahoo, CompuServe, WMConnect, Juno, NetZero, Mozilla etc o en http://www.stopzilla.com , www.webattack.com/ www.popup-killer-review.com etc. Junto a los pop up ads y los pop under ads recientemente ha surgido una nueva especie denominada pop spam ads cuya principal característica es que estos son enviados a la pantalla del usuario aun cuando éste no se encuentre visitando ningún sitio. Simplemente es una versión técnica modificada, de los mensajes utilizados por el servicio de Messenger que despliega pequeñas ventanas informativas respecto de si alguien está o no en línea, o si el usuario requiere ejecutar alguna acción. Estos pop spam ads incluso han llegado a ser utilizados en actividades fraudulentas y de engaño a los consumidores por lo que en la actualidad ya existen antecedentes segundos, más grandes o pequeños y con más o menos facilidades para que no molesten, pero no hay más. Las dos principales características de la Red, publicitariamente hablando, son la libertad y la interactividad. La primera la diferencia de los demás medios en que la persona conectada a Internet tiene posibilidades infinitas (lo son porque es imposible para una persona visitar todas las páginas web existentes) de elegir y sustituir alternativamente a lo que está visualizando en ese momento. La segunda permite que la publicidad no se quedé sólo en el primer mensaje ofrecido, sino que permite con un simple clic obtener toda la información que se esté dispuesto a ofrecer (incluso a veces es accesible la que no se quiere mostrar). Volvamos pues a la teoría de que el cerebro elimina los obstáculos. La publicidad en la Red, en especial los pop ups, no son más que objetos que nos impiden llegar a nuestro objetivo, por lo que los eliminamos en caso de estos, o los obviamos en caso de los banners. La publicidad está tan claramente diferenciada de los contenidos en Internet que al cerebro le es sumamente fácil no verlos. Esto es tan fácil como sumar dos más dos. Por eso la publicidad en Internet no funciona. ” http://www.mundoit.com

judiciales al respecto.4 II. GATOR, WHEN U, LOS SPYWARES Y LOS ADWARES Según www.spywareinfo.com. Los spyware son: “cualquier hardware o software instalado en un computador, la mayoría de las veces sin que el usuario o propietario de dicho computador tenga conciencia de ello, los cuales reúnen información acerca del usuario del computador donde el dispositivo esta instalado, la cual es luego enviada vía Internet a quien controla el spyware. Los spyware están compuestos de dos subespecies, los spyware de vigilancia y seguimiento y los spyware publicitarios, muchas veces llamados advertising spyware o adwares.” 5 Los adwares son usualmente instalados con software que es descargado de algún sitio que se supone ofrece alguna utilidad práctica para quien realiza la descarga o incluso a través de e-mail links. El auge de los sistemas peer to peer (p2p), para compartir archivos, especialmente de música facilitó el camino para los spywares. 4

“POP UP ADS PARA VENDER ANTI POP UP ADS? La cura es peor que la enfermedad Mas que absurdo pero cierto, una corte del Distrito de California, acaba de dictar el día 3 de Noviembre una orden de restricción en contra de una serie de firmas, que en dicho distrito se dedicaban a asediar a través de pop spam ads a usuarios del servicio Messenger, a quienes cada vez que se conectaban a Internet, les aparecían en sus pantallas pop spam ads donde se les ofrecía un software que era capaz de bloquear dichos pop up ads. "Detenga para siempre y de una vez por todas estos molestos pop up ads" podía leerse como parte del texto de dichos avisos publicitarios. La estrategia de venta era agotadora, en intervalos que oscilaban entre 10 y 30 minutos, los usuarios que estaban conectados a Internet, eran literalmente bombardeados con dichos pop up ads, los cuales se presentaban en la mitad de la pantalla del usuario aun cuando en ese momento no estuviera visitando un sitio en Internet. Así las cosas por ejemplo un usuario con servicio de cable o adsl que estuviera conectado a la red, pero que se encontraba trabajando en Excel, Word u otro programa, era interrumpido con dichos pop up ads y tenía que cerrar la ventana del anuncio a fin de poder continuar con su trabajo. Vea como anunciaban sus productos en http://www.defeatmessenger.com .La orden fue dirigida contra compañías como www.blockmessenger.com, www.defeatmessenger.com, entre otras. La queja fue presentada directamente por la Federal Trade Comission en Estados Unidos el pasado 30 de Octubre y el día 3 de Noviembre se dictó la orden de restricción. Vea la queja original en http://www.ftc.gov/os/2003/11/cv3108comp.pdf La orden del juez puede ser encontrada en: http://www.ftc.gov/os/2003/11/cv3108tro.pdf” Tomado de www.enewnesslaw.com 5

Traducción de Felipe Sánchez

Gator, sociedad que cambio su imagen y nombre comercial recientemente por el de Claria, es una compañía americana que conoce muy bien que la tecnología no tiene límites y menos aun los sistemas para hacer publicidad en Internet. De hecho se presenta así misma como una compañía líder en la comercialización de sistemas de publicidad que rastrean el comportamiento de los usuarios de Internet. Gator desarrolló un software (llamado Gain por sus creadores) que permite que una vez que un usuario lo ha descargado en el disco duro de su computador o lap top, el software rastree y determine el comportamiento del usuario cuado navega por Internet, fijando parámetros de intereses concretos, preferencias temáticas etc. El usuario cuando descarga el programa lo hace atraído por las ventajas que se ofrecen con dicho software, tales como enciclopedias, organizadores, agendas, etc. No obstante lo anterior es claro que nada en este mundo carece de interés concreto y es así que dicho software en palabras de Gator,”también exhibe de vez en cuando varias formas de pop up ads en una ventana separada en las pantallas de computadora de los usuarios. Estos pop up ads se basan en los intereses del usuario de la computadora según lo reflejado por su comportamiento cuando navega por Internet, a pesar de que dichos pop up ads no sean patrocinados o endosados por los Web pages que son visitados por el usuario en un momento dado.” 6 El programa Gain al que hacemos referencia, es conocido por la mayoría de los usuarios en Internet como un spywares7, los que vinculados con sistemas publicitarios reciben el nombre de adwares o advertising spyware. No obstante lo anterior, recientemente Gator demando a la firma PC Pitstop, por difamación pues afirma que el software “Gain”, no puede ser calificado como “spyware”, pues los usuarios al descargar el programa son notificados de las funciones especificas que dicho programa realiza , dentro de las cuales se menciona el hecho de que el usuario sabe que se usará para enviarle avisos publicitarios en forma de pop up ads, con base en la conducta y las preferencias de navegación de quien ha descargado el programa.8 Para un mejor entendimiento de cómo funciona el programa de Gator, veamos este caso hipotético:

6

www.gator.com. Traducción del autor de este artículo

7

Ben Edelman es un experto que ha atestiguado en demandas contra Gator y quien recientemente realizó una investigación para la Universidad de Harward cuyo enfoque principal fue determinar cuales anunciantes han sido específicamente el blanco mas frecuente de Gator. http://news.com.com/2100-1032_3-1008954.html?tag=rn 8

La noticia sobre la demanda y las declaraciones de Gator, pueden ser encontradas en http://news.com.com/2100-1032_3-5095051.html

Un Usuario X quien se dedica a visitar páginas relacionadas con turismo alrededor del mundo ha descargado el programa de Gator y a consecuencia de ello, dicho programa ha identificado las preferencias de dicho usuario, de tal forma que cuando éste se encuentra navegando en busca de información, el programa empieza a presentarle pop up ads donde se promocionan descuentos en aerolíneas, paquetes turísticos etc. El problema es que en todos los casos en que el usuario esta visitando una página en concreto, los pop up ads que aparecen en su pantalla no pertenecen a la página que esta visitando sino que por el contrario muchas veces pertenecen a competidores. En nuestro ejemplo hipotético, el usuario X esta visitando la pagina de PANAMERICAN y en su pantalla aparece un pop up con la ultima promoción de AMERICAN AIRLINES. Las preguntas evidentes que en aspectos legales podría formularse el lector de este artículo podrían ser: ¿La actividad del software Gain de desplegar avisos publicitarios que no hacen parte de las páginas que se están visitando en un momento determinado, constituyen formas de desviación de clientela, publicidad engañosa, dilución de marca y hasta podría pensarse en una infracción de derechos patrimoniales y morales de autor? A todos y cada uno de estos interrogantes nos referiremos de modo concreto en el acápite de análisis jurídico de éste artículo. De otro lado, la situación de considerar los pop up ads como una intromisión abusiva en la vida de los usuarios de Internet, ha llevado a que incluso se dicten normas para evitar el empleo de spywares sin consentimiento de los usuarios. Así por ejemplo, la comunidad económica europea expidió la Directiva 58 de 2002, que entró en vigencia el pasado 31 de Octubre de 2003, en donde de modo expreso se refiere a estas modalidades de software como esencialmente intrusivos. 9 9

"(24) Los equipos terminales de los usuarios de redes de comunicaciones electrónicas, así como toda información almacenada en dichos equipos, forman parte de la esfera privada de los usuarios que debe ser protegida de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Los denominados «programas espía» ( spyware ), webbugs , identificadores ocultos y otros dispositivos similares pueden introducirse en el terminal del usuario sin su conocimiento para acceder a información, archivar información oculta o rastrear las actividades del usuario, lo que puede suponer una grave intrusión en la intimidad de dichos usuarios. Sólo debe permitirse la utilización de tales dispositivos con fines legítimos y con el conocimiento de los usuarios afectados. (25) No obstante, los dispositivos de este tipo, por ejemplo los denominados «chivatos» ( cookies ), pueden constituir un instrumento legítimo y de gran utilidad, por ejemplo, para analizar la efectividad del diseño y de la publicidad de un sitio web y para verificar la identidad de usuarios partícipes en una transacción en línea. En los casos en que estos dispositivos, por ejemplo los denominados«chivatos» ( cookies ), tengan un propósito legítimo, como el de facilitar el suministro de servicios de la sociedad de la información, debe autorizarse su uso a condición deque se facilite a los usuarios información clara y precisa al respecto, de conformidad con la Directiva 95/46/CE, para garantizar que los usuarios están al corriente de la información que se introduce en el equipo terminal que están utilizando.

III. WHEN U HACIA UNA NUEVA FORMA DE POP UP ADS

No obstante la importancia de la forma en que Gator ha desarrollado un software que permite el rastreo de conducta en Internet, lo cierto es que no es la única compañía que ha logrado implementar formas novedosas de hacer publicidad en Internet. WhenU ha llegado aun más allá, también basando su estrategia de venta de publicidad en un software de rastreo de conducta, al que adicionalmente le ha agregado algunas funciones que permiten seleccionar el momento oportuno en que el usuario debe recibir la información. Este sistema novedoso funciona de la siguiente forma: WhenU ofrece a sus usuarios un programa llamado SaveNow que les permite recibir y descargar software gratis, música o protectores de pantalla. El usuario debe descargar del sito www.whenU.com, el software respectivo e instalarlo en su disco duro, el que una vez hecho lo anterior, además de ofrecer el servicio mencionado, empezará a determinar las características de navegación en Internet de dicho usuario, al igual que lo hace el programa de Gator que comentamos anteriormente. Adicionalmente, a lo anterior, el software de WhenU cuenta con sistema que permite que cada vez que el usuario esta buscando información en la red sobre un producto o tema en particular, proceda a enviar a la pantalla del usuario avisos publicitarios que terceros han contratado con When U, los cuales no tiene nada que ver con los motores de búsqueda, ni son patrocinados por éstos, pero que se relacionan con el tema de búsqueda del usuario.

Los usuarios deben tener la posibilidad de impedir que se almacene en su equipo terminal un «chivato» ( cookie ) o dispositivo semejante. Esto es particularmente importante cuando otros usuarios distintos al usuario original tienen acceso al equipo terminal y, a través de éste, a cualquier dato sensible de carácter privado almacenado en dicho equipo. La información sobre la utilización de distintos dispositivos que se vayan a instalar en el equipo terminal del usuario en la misma conexión y el derecho a impedir la instalación de tales dispositivos se pueden ofrecer en una sola vez durante una misma conexión y abarcar asimismo cualquier posible utilización futura de dichos dispositivos en conexiones posteriores. La presentación de la información y del pedido de consentimiento o posibilidad de negativa debe ser tan asequible para el usuario como sea posible. No obstante, se podrá supeditar el acceso a determinados contenidos de un sitio web a la aceptación fundada de un «chivato» ( cookie ) o dispositivo similar, en caso de que éste tenga un propósito legítimo." Texto tomado de http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/new_rf/documents /l_20120020731es00370047.pdf

Así por ejemplo si el usuario esta buscando información sobre la pérdida del cabello, a través de un motor de búsqueda como yahoo, una vez le de la orden al motor para localizar la información requerida, el programa de WhenU desplegará en la pantalla del surfer, un aviso promocional de “Regaine”. En este caso concreto es claro que yahoo, no es patrocinador del producto que sale anunciado en pop up ad. El caso de los pop up ads de WhenU y de muchas otras compañías que los usan, ha saturado a los usuarios de Internet, quienes hoy en día simplemente ignoran dicha forma de publicidad y proceden a cerrar el aviso publicitario, problema que WhenU y otros han resuelto creativamente. En efecto, en la mayoría de los avisos de WhenU, cuando el surfer desea cerrarlo haciendo clic sobre la X que aparece en el margen superior derecho, en lugar de cerrarse dicho pop up, es mostrada una nueva pantalla informativa sobre la oferta que era objeto de publicidad. En otras ocasiones cuando el usuario desea cerrar la ventana publicitaria, al hacer click sobre la X que aparece en el margen superior derecho, es transportado al website del anunciante en lugar de cerrar el aviso publicitario, lo cual era la intención original del usuario. En el sitio, www.whenU.com, puede encontrase una explicación ilustrada de los pasos a seguir por quien desee instalar el programa que venimos comentando, o simplemente obtener mayor información, al igual que un demo para anunciantes que explica las diferentes alternativas de publicidad que ofrece WhenU, algunas de las cuales por su novedad y para una mejor ilustración del lector, mostramos a continuación: Algunas técnicas de venta de publicidad de de WhenU a través de forma interactivas de pop up ads: 1) Ejemplo de pop up en forma de Banner inferior interactivo, denominado “Panorámico” por WhenU, el cual aseguran ser menos intrusivo y más efectivo que un pop up tradicional

2) Ejemplo de pop up lateral inferior desplegado por función de búsqueda, tal y como se explicó anteriormente para el caso de Regaine

Al igual que para el caso de Gator, las preguntas que alguien podría formularse son, si el empleo de estas técnicas publicitarias podrían considerarse una forma de desviación de clientela, publicidad engañosa, dilución de marca y hasta podría pensarse en una infracción de derechos patrimoniales y morales de autor ?

Es importante mencionar que dado que es un hecho inequívoco que los pop up ads generan en el usuario la tendencia inmediata a cerrarlos, algunas compañías han explotado esta tendencia o conducta en Internet en forma ilegal. Tal es el caso de Alyon Technologies Inc que fue denunciada por el propio fiscal general de Estados Unidos de América pues comercializaba un software que vía pop up ads que eran enviados automáticamente, establecía conexión telefónica con sitios para adultos sin conocimiento del usuario. Este novedoso, pero ilegal sistema de generar llamadas a sitios para adultos establecía la conexión cuando el usuario, a quien le había sido enviado o desplegado un pop up, intentaba cerrarlo haciendo clic en la casilla del extremo superior derecho del pop up, la que precisamente estaba diseñada no solo para cerrar el molesto aviso publicitario, sino también para que con dicha acción se estableciera la conexión con el sitio para adultos.10

IV. LOS CARGOS CONTRA GATOR El gran despliegue que se hizo al software de Gain de Gator obviamente también atrajo la atención de especialistas en propiedad industrial, derechos de autor y competencia desleal, quienes no tardaron mucho en asumir la representación legal de quienes empezaron a competir con esas novedosas formas de publicidad y hasta a padecerlas. Así las cosas, en Febrero de 2002, un grupo de anunciantes y compañías dentro de las cuales merece ser citada Dog Iones & Co., quienes publican The Wall Street Journal en Internet, demandó a Gator argumentando que bajo las leyes de propiedad Intelectual Americana dicha compañía no tenía el derecho de vender y desplegar estos avisos publicitarios a través de pop up ads cuando los usuarios estaban navegando en las páginas de los demandantes, máxime por cuanto los propietarios de dichas páginas no patrocinaban los productos que eran objeto de oferta comercial. La demanda en particular fue presentada por los cargos de infracción y dilución de marca, infracción de derechos de autor por obra derivada o transformación no autorizada, competencia desleal, publicidad engañosa, desviación de clientela y hasta por concierto para delinquir. 11 Los demandantes afirman que Gator es un “parásito de la red” que libremente toma ventaja del trabajo de otros, ya que al enviar pop up ads a las páginas de los demandantes y de otras personas, esta disminuyendo la posibilidad de que los 10

Esta demanda fue presentada en mayo de 2003 por fraude a los consumidores y el texto completo puede ser encontrado en http://caag.state.ca.us/newsalerts/2003/03-057.pdf

11

La demanda original puede ser encontrada en http://www.gdclaw.com/fstore/documents/Media/WP_Complaint.pdf

propietarios de dichas páginas vendan directamente esa publicidad a quienes se encuentren interesados en ella. Adicionalmente a lo anterior, afirman que la actividad de Gator infringe las leyes de derechos de autor y marcas de Estados Unidos pues los usuarios equivocadamente pueden creer que los anuncios publicitarios que ven en la pantalla pertenecen a la página que están visitando en dicho momento y no a Gator y además por cuanto los pop up ads alteran la forma en que los propietarios de las páginas quieren que su páginas o sitios en Internet sean vistos por los usuarios de la red, es decir el llamado “look and feel” En julio 16 de 2002, un juez Federal del distrito de Virginia apoyó las argumentaciones de los demandantes y concedió una preliminary injunction12 en donde le ordenaba a Gator abstenerse de desplegar avisos publicitarios o pop up ads en las páginas de los demandantes, sin que hubiera mediado consentimiento previo por parte de estos.13 En febrero de 2003, las partes celebraron un acuerdo cuyo contenido es obviamente confidencial, lo cual puso fin a esta acción judicial sin que existiere realmente un fallo de fondo que hubiere analizado cada uno de los cargos en concreto. Pero este no es el único desafió de Gator en los tribunales americanos, pues en la actualidad hay nueve demandas pendientes iniciadas por Extended Stay America, Hertz, Lending Tree, Overstock.com, Quicken Loans, Six Continents Hotels, TigerDirect, UPS y Wells Fargo, entre otros, casos todos estos que en abril de 2003 por solicitud expresa de Gator fueron acumuladas incluyendo las demandas de Gator contra L.L. Bean, Virtumundo, Extended Stay America, PriceGrabber.com, y Tiger Direct, los cuales fueron asignados a Northern District of Georgia. 14 Es claro que Gator insiste en que a través de Gain los anunciantes en Internet pueden alcanzar de una forma más efectiva a sus potenciales clientes pues con la ayuda del software de Gator se han predeterminado los hábitos, gustos y preferencias de un usuario en particular.15 12 13

Medida cautelar previa

La decisión de la medida preliminar http://www.haledorr.com/pdf/gator_order.pdf

puede

ser

encontrada

en

su

totalidad

en

14

Vease http://cyber.law.harvard.edu/people/edelman/ads/#lawsuits, un comprehensivo estudio del caso Gator patrocinado por la Universidad de Harvard.

15

“Nosotros entendemos que los anunciantes de websites quieran el control total acerca de lo que los consumidores ven. Nosotros creemos que el asunto central es que cada consumidor tiene el derecho a decidir que software quiere correr en su computador personal y decidir que información quiere que sea exhibida en la pantalla de su computador, “, dice L. Scott Primak, Director de Asuntos legales de Gator. Cuando los consumidores descargan el software gratis de Gator a ellos les es exhibida información en la pantalla que claramente describe lo que ellos están obteniendo de nuestro software sin ningún cargo, permitiéndoles la exhibición de publicidad e información basada en los websites que ellos visitan. El consumidor debe dar su aprobación mediante un clic para instalar el software. “

Al argumento de defensa de Gator es que para que el sistema de Gain funcione se requiere que el usuario haya descargado previamente el programa en su computador al disco duro y es por ende dicho usuario con su actividad de navegación el que determina que pop up ads saldrán desplegados en su pantalla. En palabras de los dueños de Gator “dejemos que sea el usuario el que decidida si quiere o no que dicha publicidad le sea presentada”. No obstante el argumento anterior, esta afirmación de los abogados de Gator, no es más que una cortina de humo sobre el asunto objeto de conflicto. Aquí la discusión se debe centrar entre el dueño de las páginas que son inundadas con pop up ads de productos y ofertas comerciales de otros comerciantes y muchas veces de sus competidores directos y Gator que es la compañía que a través de su software hace viable que ello suceda. La discusión no es entre los dueños de las páginas y los usuarios. V. U HAUL VS WHEN U O LA LEGALIDAD DE LOS POP UP ADS El caso contra When U es aun más interesante no solo por el tipo de pop up ads de que se sirve sino por cuanto recientemente acaba de salir victorioso de más de una demanda en su contra. Una de las demandas en concreto fue presentada por U-haul una compañía que se dedica a los servicios de transporte y en particular al alquiler de vehículos de carga, la que acusó a When U de infracción de marca, infracción de derechos de autor y competencia desleal. U-haul presentó la demanda pues, los usuarios que buscaban en Internet información sobre dicha compañía y que habían descargado el programa savenow de WhenU al momento de ingresar a la página del demandante, les era desplegado un pop up ad de la competencia de U-haul. La decisión en este caso estuvo a cargo del Juez Gerald Bruce lee, quien ha sido objeto de cuestionamientos y cuyo nombre ha aparecido en todos los medios que informaron sobre el hecho. En particular el Juez Bruce Lee afirmó: “Esta corte reconoce que el caso objeto de estudio, es un intento del propietario de una marca registrada y de derechos de autor de una pagina en Internet, de limitar o Los pop up de gator son ventanas separadas de la página que se esta visitando y no modifican la pagina subyacente o el contenido de ningún website. El consumidor ve primero el aviso del anunciante y luego puede escoger sobre que aviso hacer clic. El consumidor también puede retrasar el tiempo en que observará el aviso o cambiar la localización del mismo por descarte. Como cualquier otra ventana, el consumidor puede arrastra el pop up ads a otros sitio de la pantalla o hacer clic sobre la X para cerrar la ventana en la que es mostrado el pop up ad." http://www.gatorcorporation.com/companyinfo/press/pr082801.html

evitar los molestos pop up ads que se le presentan a los usuarios que acceden a dicha página El usuario promedio que busca información sobre U-haul en Internet, espera al intentar acceder a dicha página que en la pantalla de su computador efectivamente aparezca el sitio de U-haul, sin embargo, en este caso la pantalla del usuario se llena con pop up ads de un competidor de U-Haul. El usuario debe entonces hacer clic sobre el pop up ad para cerrarlo en orden a tener acceso al sitio de U-Haul. Mientras que a primera vista parece que esta desviación del usuario del sitio que estaba realmente buscando parece una perdida de oportunidad de negocios, lo cierto es que el usuario ha consentido en que ello ocurra cuando decidió descargar el programa de When U. En otras palabras el usuario deliberadamente o inconscientemente, descargó el programa que permite la operatividad de dichos pop up ads. La anterior explicación hace claro que bajo las circunstancias del caso, mediante los pop up ads en ventanas separadas, se inundan las páginas de U haul, pero ciertamente ello no constituye infracción de marca, de derechos de autor o competencia desleal.”16 El Juez Lee pasa a referirse a cada uno de los cargos así. Respecto de la infracción de marca, afirmó: “Se niega la petición de infracción de marca, pues el demandante no logró demostrar como a través de los pop up ads que aparecían cuando se accedía al website de U haul, se hacía uso comercial de la marca registrada del demandante” . Lo anterior es cierto sobre la base de que las marcas que aparecían en los pop up ads no eran una reproducción de las marca de U-haul sino de competidores de éste. 17 En particular el Juez lee dice no existe uso comercial de la marca de U haul, pues en los pop up ads desplegados en el website del demandante no se usa la marca del mismo sino de competidores y que cuando dos marcas aparecían simultáneamente en la pantalla del usuario se estaba tan solo en presencia de publicidad comparativa. Adicionalmente, el Juez menciona que cuando When U vende su publicidad a los competidores de U-Haul, no les vende keywords o la dirección del demandante.

16

El fallo puede summaryjudgment.pdf 17

verse

en

http://cyber.law.harvard.edu/people/edelman/ads/whenu-uhaul-

Para que exista infracción de marca, el demandante debe probar bajo la legislación Americana: 1) Que es el titular de dicha marca, 2) que el demandado uso la marca objeto de infracción, 3) Que el uso que hizo el demandado de la marca lo hizo en actividades comerciales, 4) Que el demandado hizo uso de la marca para ofrecer productos o servicios o en conexión con ellos y 5) que el uso que hizo el demandado de la marca ocasionó confusión entre los consumidores o razonablemente puede inducir a confusión a los mismos. People for the ethical treatment f animal V. Doughney 236 F.3d 356, 364 (4th circuit 1995)

Respecto de la dilución de marca, el Juez lee afirma también que no es viable declarar al demandado responsable por ello pues, U-haul no acredita los cuatro factores que bajo the Lanham Act permiten declarar una dilución de marca.18 Respecto de la infracción de derechos de autor el Juez Lee se concentra en determinar si hubo reproducción no autorizada o copia, afirmando que los pop up ads desplegados en la página de U-haul en forma alguna reproducían total o parcialmente la página del demandante. Adicionalmente dice que los pop up ads no alteran o modifican la página del demandante pues aparecen en ventanas separadas y la pagina solo esta debajo de dichos pop up ads tal y como su propietario la ha diseñado, es decir sin ninguna alteración. Finalmente concluye, es en última el computador del usuario donde se ha descargado el programa de When U el que realiza la operación de desplegar los pop up ads. Detengámonos por un momento a analizar los cargos desde una perspectiva puramente legal y en concreto a la luz de la legislación de Estados Unidos de América así como de la colombiana, la Argentina y la chilena sobre derechos de autor, marcas y competencia desleal. VI. LOS POP UP ADS EN FRENTE DE LOS DERECHOS DE AUTOR, LA INFRACCIÓN Y DILUCIÓN DE MARCA Y LA COMPETENCIA DESLEAL a. Derechos de Autor Bajo los parámetros del copyright Act de 1976 que regula lo concerniente materia de derechos de autor en estados Unidos de América, la sola creación una obra (pictórica, grafica, literaria o artística) cuando ella ha sido fijada en material tangible confiere a su creador el derecho y protección de dicha obra, necesidad de ningún tipo de formalidad adicional.

en de un sin

La Ley del Derecho de Autor de 1976 confiere cinco derechos específicos a los titulares de derechos de autor, a saber:

“Reproducir la obra en copias o fonogramas; Preparar obras derivadas basadas en la obra; Distribuir copias o fonogramas de la obra al público vendiéndolas o haciendo otro tipo de transferencias de propiedad tales como alquilar, arrendar o prestar dichas copias; 18

1) Que la marca del demandante es famosa o notoria, 2) Que el demandado esta haciendo uso de dicha marca en el comercio 3) Que el demandado empezó a usar la marca del demandante después de que la misma se hizo famosa 4) El uso que hace el demandado de la marca del demandante diluye la capacidad de distintividad de la marca famosa o notoria. http://cyber.law.harvard.edu/people/edelman/ads/whenu-uhaul-summaryjudgment.pdf

Presentar la obra públicamente, en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas y coreográficas, pantomimas, películas y otras producciones audiovisuales; Mostrar la obra públicamente, en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas coreográficas, pantomimas, obras pictóricas, gráficas y esculturales, incluyendo imágenes individuales de películas u otras producciones audiovisuales; e En el caso de grabaciones sonoras, interpretar la obra públicamente a través de la transmisión audiodigital. “19 Además, algunos autores de obras de artes visuales tienen el derecho de atribución e integridad como se describe en la sección 106A de la Ley del Derecho de Autor de 1976. De lo anterior es forzoso colegir que solamente el titular de los derechos de autor puede ejercitar estos derechos, los cuales es necesario decir no son de alcance ilimitado o absoluto. En efecto la sección 107 de la Ley del Derecho de Autor de 1976 establece ciertas limitaciones a estos derechos. En algunos casos, estas limitaciones son excepciones específicas de la responsabilidad del derecho de autor. Una de las más conocidas es la doctrina de "uso justo", la cual está basada en el principio de que hay ciertos usos que se le pueden dar a las obras de terceras personas que no constituyen un disminución o pérdida de los derechos del titular.20 Así las cosas, cualquier modificación que un tercero realice respecto de la forma e que una página o sitio en Internet ha sido diseñada por su propietario requiere autorización previa de éste, salvo que pueda probarse que el tercero que realiza la modificación esta amparado por un uso legitimo al tenor de las prescripciones de la sección 107 del Copyright Act de 1976. No requiere mayor análisis ver que cuando Gator y When U despliegan sus pop up ads en las páginas que pertenecen a terceros, están modificado la forma en que las páginas son visualizadas por el usuario, pues modifica el “look and feel” de la página o website. Dicha transformación de la obra ciertamente no esta autorizada por los titulares de los derechos de autor y en principio podría afirmarse que estamos frente a un caso de infracción de derechos de autor. 19

http://www.copyright.gov. En esta página puede encontrase información más detallada sobre el funcionamiento de los derechos de autor en Estados Unidos de América.

20

“ La sección 107 contiene una lista de los diversos fines con los cuales se puede considerar "justa la reproducción de una obra en particular, como los propósitos de crítica, comentario, noticias, información, enseñanza, estudio académico e investigación. http://usinfo.state.gov/espanol/ipr/justo.htm

Legalmente la única defensa de Gator sería probar que el despliegue de sus pop up ads esta bajo uno de los casos de uso legitimo o fair use. En la legislación de Estados Unidos el legislador quiso establecer límites al ejercicio de los derechos de autor, a fin de conciliar los intereses del autor y los de las comunidades mismas impuestos por la necesidad de la difusión cultural. El concepto de uso justo o “fair use” a que hicimos referencia anteriormente y bajo cuyos parámetros se permite la transformación que haga una persona de una obra, siempre cuando sea con fines privados, sin ánimo de lucro y cuando ello no cause un detrimento en los derechos del autor respecto de la posibilidad de explotación y comercialización de la obra. El concepto del uso justo fue consagrado solo hasta la ley de derechos de autor de 1976 pues el anterior cuerpo legislativo no lo consagraba y vino a ser regulado en la famosa sección 107. En esta sección se consagran una serie de eventos en los cuales se considera que el uso de una obra por una tercera persona distinta a su titular se considera justo o legitimo. No obstante lo anterior, el aparte mas relevante de la sección 107 es sin duda alguna aquel que se refiere a los cuatro factores que deben ser considerados para determinar si hay o no un uso legitimo, a saber: 1) El propósito y carácter del uso, incluyendo si tal uso es de naturaleza comercial o si es para propósitos de carácter educativo y sin ánimo de lucro 2) La naturaleza de la obra protegida con derechos de autor 3) La cantidad y sustancialidad de la porción usada en relación con la obra protegida considerad como un todo 4) El efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra protegida21 No obstante la aparente claridad del concepto del uso legitimo, lo cierto es que frente a un caso concreto, la línea divisoria entre lo que se considera infracción de derechos de autor y uso legitimo puede ser muy delgada. Este problema deberá ser resuelto para cada caso concreto y en tal sentido se han pronunciado las cortes Americanas cuando se han visto avocadas a resolver conflictos de esta naturaleza, pero siempre bajo el considerando de que los casos de uso legítimo no son de carácter taxativo. Volviendo al análisis acerca de si el software Gain de Gator infringe derechos de autor cuando despliega pop up ads, es claro que Gator: 1) usa sus pop up ads para fines comerciales, 2) que ellos cubren una parte sustancial de la pagina o sitio en donde son desplegados y 21

Copyright Act 1976, section 107, Traducción de Felipe Sánchez Iregui.

3) que ello tiene un efecto concreto respecto del mercado potencial de la obra en el sentido de que puede ocasionar que la página pierda atractivo para quienes la visitan, independientemente de si dichas personas eran conscientes de que ello podría deberse a los pop up ads. Así las cosas, el uso y la transformación de la obra que esta haciendo Gator dista mucho de poder ser enmarcado dentro de uno de los casos de uso legitimo o “fair use que explicamos anteriormente. Respecto de When U en general son admisibles las mismas consideraciones anteriores y por ello no se justifica detenerse en un análisis en forma independiente. No obstante lo anterior, debemos mencionar que existe un caso en que no se está frente a una infracción de derechos de autor en una de las modalidades especificas de pop up ads que emplea When U. En efecto, dicha modalidad se presenta cuando el usuario intenta salir del sitio que esta visitando y procede a hacer clik sobre la X que se encuentra en el extremo superior derecho de la pagina o sitio, luego de lo cual se cierra la página y aparece un pop up ad que se despliega o transporta al usuario al sitio del anunciante que contrato los servicios publicitarios de When U. Para una mejor ilustración de este caso en con concreto presentamos al lector una ilustración que hace parte del demo y cuya animación y secuencia puede ser encontrada en www.whenu.com

Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia La legislación Colombiana en materia de derechos de autor, en particular la ley 23 de 1982 garantiza un doble contenido de los derechos de autor, reconociendo de un lado los derechos patrimoniales y del otro los derechos morales. Así el artículo 12 establece por ejemplo, respecto de los derechos patrimoniales: “El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o de autorizar uno o cualquiera de los actos siguientes: A.

Reproducir la obra;

B. Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra, y C. Comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio. “ (el énfasis resaltado es del autor de este articulo) En lo que respecta a los derechos morales que le asisten solo al autor (persona natural creadora de la obra), el artículo 30 de la ley 23 de 1982 es determinante de la protección de la obra en relación con la personalidad de su creador cuando establece que: Artículo 30. El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable para:

A. Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12 de esta Ley; B. A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por éstos; C. A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después de él cuando así lo ordenase por disposición testamentaria; D.

A modificarla, antes o después de su publicación;

E. A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización aunque ella hubiese sido previamente autorizada. (el subrayado y resaltado son nuestros) Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú Junto a la legislación Colombiana debe ser citada la decisión 351 del Acuerdo de Cartagena aplicable adicionalmente en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú, que en materia de derechos morales y patrimoniales, establece: “Artículo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: a) Conservar la obra inédita o divulgarla; b) Revindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a su derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capitulo VI de la presente Decisión. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad de su obra. “ (el subrayado y resaltado son nuestros) “CAPITULO V DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. “(el subrayado y resaltado son nuestros)” Es claro entonces que la ley Colombiana y la legislación comunitaria, también reconocen un derecho exclusivo sobre la obra para su titular, quien es la única persona facultada para introducir modificaciones a la obra o a la forma en que la misma es percibida por el público. No obstante lo anterior, al igual que la legislación de Estados unidos, la Colombiana prevé una serie de supuestos bajo los cuales es admisible la utilización de obras de terceras personas sin autorización de su titular. La diferencia entre las dos legislaciones radica en el hecho de que las excepciones al derecho de autor previstas en la ley 23 de 1982 (artículos 31 a 44) y en la decisión 351 del acuerdo de Cartagena (artículos 21 y 22) son de carácter taxativo. Para el caso del Gator y When U que venimos analizando no se evidencia en ninguna de las excepciones que las citadas normas consagran, la posibilidad de una defensa exitosa frente a una demanda por infracción de derechos de autor que se formule contra cualquiera de las dos. Argentina LEY 11.723 (B.O. 30.9.33) Ley de Propiedad Intelectual Esta ley establece en su artículo primero cuales son las obras objeto de protección, dentro de las cuales caben las páginas y sitios en Internet, sus diseños y la forma en que ellas son presentadas por sus autores o propietarios en Internet Art. 1. A los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas, comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las cinematográficas y pantomímicas; las obras de dibujos, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y discos fonográficos, en fin: toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducción. (el subrayado y resaltado son del autor de éste artículo).

Art. 2. El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística, comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su traducción y de reproducirla en cualquier forma. (el subrayado y resaltado son del autor de éste artículo). Es claro entonces que la ley Argentina, también reconoce un derecho exclusivo sobre la obra para su titular, quien es la única persona facultada para introducir modificaciones o adaptaciones a la obra o la forma en que la misma es percibida por el público. Chile La ley Chilena sobre propiedad Intelectual (Publicada en el Diario Oficial N° 27.761, de 2 de octubre de 1970), establece: Artículo 1° La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos que ella determina. El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra. Capítulo IV Derecho Moral Art. 14. El autor, como titular exclusivo del derecho moral, tiene de por vida las siguientes facultades: 1) Reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la misma su nombre o seudónimo conocido; 2) Oponerse a toda deformación, mutilación, u otra modificación hecha sin su expreso y previo consentimiento. No se considerarán como tales los trabajos de conservación, reconstitución o restauración de las obras que hayan sufrido daños que alteren o menoscaben su valor artístico; 3) Mantener la obra inédita; 4) Autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa, previo consentimiento del editor o del cesionario si los hubiere, y 5) Exigir que se respete su voluntad de mantener la obra anónima o seudónima mientras ésta no pertenezca al patrimonio cultural común. (el subrayado y resaltado son del autor de éste artículo).

Capítulo V Derecho Patrimonial, su ejercio y limitaciones Párrafo I Del derecho patrimonial en general Art. 17. El derecho patrimonial confiere al titular del derecho de autor las facultades de utilizar directa y personalmente la obra, de transferir, total o parcialmente, sus derechos sobre ella y de autorizar su utilización por terceros. Art. 18. Sólo el titular del derecho de autor o quienes estuvieren expresamente autorizados por él, tendrán el derecho de utilizar la obra en alguna de las siguientes formas: a) Publicarla mediante su edición, grabación, emisión radiofónica o de televisión, representación, ejecución, lectura, recitación, exhibición y, en general, cualquier otro medio de comunicación al público, actualmente conocido o que se conozca en el futuro; b) Reproducirla por cualquier procedimiento; c) Adaptarla a otro género, o utilizarla en cualquiera otra forma que entrañe una variación, adaptación o transformación de la obra originaria, incluida la traducción, y d) Ejecutarla públicamente mediante la emisión por radio o televisión, discos fonográficos, películas cinematográficas, cintas magnetofónicas u otro soporte material apto para ser utilizado en aparatos reproductores de sonido y voces, con o sin imágenes, o por cualquier otro medio. (el subrayado y resaltado son del autor de éste artículo). De lo expresado hasta aquí debe concluirse necesariamente que bajo la ley Chilena, se reconoce un derecho exclusivo sobre la obra para su titular, quien es la única persona facultada para introducir modificaciones o adaptaciones a la obra o la forma en que la misma es percibida por el público. b. Competencia desleal Hablando en general puede decirse que el término unfair competition o competencia desleal se utiliza en Estados Unidos tanto para referirse a aquellas actuaciones destinadas específicamente a confundir a los consumidores respecto del origen de un producto determinado y aquellos eventos en que una persona realiza practicas restrictivas del comercio que afectan a otros comerciantes.

Sin embargo lo que constituye o no competencia desleal varia dentro del contexto de negocios que son objeto de examen, las actuaciones en particular del supuesto infractor y los hechos involucrados en el caso concreto. Bajo las leyes Americanas las formas más comunes de competencia desleal son la infracción y usurpación de marcas, pero también merecen ser mencionadas la falsa publicidad, la revelación de secretos industriales, y la falsa representación de productos o servicios. En el estudio que nos ocupa, los casos de Gator y when U son especialmente atractivos en lo que se refiere a la posibilidad de que la actividad realizada por estas dos compañías pueda ser enmarcada dentro de una de las modalidades de competencia desleal. En el caso concreto de Gator por ejemplo, como ya se menciono los demandantes argumentaron que a través de los pop up ads de dicha compañía se inducía a confusión a los consumidores que estuvieran visitando una página en un momento dado quienes podrían pensar o asociar que dicho pop up ad pertenecía o estaba patrocinado por el propietario de dicho sitio. En Colombia El artículo 333 de la Carta Política Colombiana de 1991 establece que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, pero advierte que la libertad a ellas reconocida habrá de ejercerse dentro de los límites del bien común. Así las cosas La libre competencia económica, es un derecho, respeto del cual el estado debe: 1) Impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica y 2) Evitar o controlar cualquier abuso que las personas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley 256 de 1996 de otra parte, es reconocida como la principal norma en materia de competencia desleal, cuyo principal objetivo precisamente, es garantizar la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal Las disposiciones de la ye 256 de 1996 se aplican tanto al comerciante como a cualquier persona que realice los comportamientos calificados como de competencia desleal en el mercado y con fines concurrenciales, es decir, para mantener o incrementar su participación o la de un tercero en el mercado, siempre y cuando dichos actos produzcan efectos en el mercado colombiano. Su aplicación "no podrá

supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal".22

No se exige entonces una relación de competencia directa entre el empresario afectado y el autor de los actos desleales para que se considerara que existía competencia desleal. 22

Ley 256 de 1996

El articulo segundo de la ley consagra la denominada prohibición genérica de competencia desleal bajo los siguientes parámetros "Todo acto o hecho que se

realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencial del mercado." 23

La misma ley 256 trae una serie de presupuestos particulares bajo los cuales es viable enmarcar una conducta como competencia desleal, de los cuales tan solo citaremos aquellos que razonablemente puedan ser aplicados a los casos de Gator y WhenU. Pare ello transcribiremos la norma la que estará en negrilla y seguidamente nos referiremos a ella respecto de los casos objeto de análisis

“ARTICULO 8o.- ACTOS DE DESVIACIÓN DE LA CLIENTELA.- Se considera desleal toda conducta que tenga como objetivo o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial.” La actividad desplegada por Gator y whenU ciertamente conlleva a que los usuarios y potenciales clientes de la página que se esta visitando, distraigan su atención de la 23

Se exigen entonces tres requisitos: • 1. Ámbito objetivo •

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la ley 256 de 1996, los comportamientos previstos en la misma, se consideran desleales si se realizan en el mercado y con fines concurrenciales. A renglón seguido, la misma norma establece que, se presume la finalidad concurrencial de un acto “cuando éste por las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quién lo realiza o de un tercero.”

•

2.

•

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la ley 256 de 1996, la ley de competencia desleal se aplicará a los comerciantes como a cualquier otro de los participes del mercado, así mismo contempla que, su aplicación no estará supeditada a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de competencia desleal.

•

3.

•

Según el artículo 4 de la ley 256 de 1996, la misma se aplica “a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano.” En este orden de ideas se concluye que, el requisito se refiere a que las consecuencias de la conducta deben darse en el mercado colombiano, “independientemente del lugar donde hayan sido desarrolladas.” http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/2003/Abril/03018509.htm

•

Ámbito Subjetivo

Ámbito territorial

página o website subyacente y por ende que prefieran ser llevados o transportados al sitio o sitios promocionados a través de pop up ads.

“ARTICULO 10o.- ACTOS DE CONFUSIÓN.- En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3o del articulo 10 bis del Convenio de Paris, aprobado mediante ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. ARTICULO 11o.- ACTOS DE ENGAÑO.- En concordancia por lo establecido por el punto 3 del numeral 3o del artículo 10 bis del Convenio de Paris, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de prácticas que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad , las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.” La actividad desplegada por Gator y whenU potencialmente puede inducir a confusión y engaño a los usuarios y eventuales clientes de la página que se esta visitando, quines podrían considerar erradamente que existe algún tipo de asociación patrocinio o relación entre el anuncio publicitario que es desplegado en el pop up ads y la página o website subyacente y por ende que prefiera ser llevado o transportado al sitio o sitios en donde se anuncia dichos productos. “ARTICULO 12o.- ACTOS DE DESCRÉDITO.- En concordancia con lo establecido

por el punto 2 del numeral 3o del articulo 10 bis del Convenio de Paris, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.” Los actos de descrédito a través de pop up ads podrían tener lugar si hipotéticamente Gator y whenU vendieran avisos publicitarios a compañías dedicadas a llamadas eróticas o líneas calientes o publicaciones que puedan considerarse pornográficas que aparecieran por ejemplo sobre páginas subyacentes no dedicadas a estas actividades. “ARTICULO 13o.- ACTOS DE COMPARACIÓN.-Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 11 y 13 de esta ley, se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o aseveraciones

incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean análogos, ni comprobables.” Pop up ads de Gator y When U podrían ser contratados por competidores de los empresarios propietarios de las páginas subyacentes, cuyo objetivo fuera atraer la atención de potenciales clientes mediante el empleo de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, o que omitan las verdaderas. “ARTICULO 14o.- ACTOS DE IMITACIÓN.-La imitación de prestaciones

mercantiles e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley. No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del mercado.” Gator y When U podrían servir Pop up ads a competidores de las páginas subyacentes generando confusión acerca de la procedencia empresarial mediante la inferencia del surfer de que existe una asociación entre el producto o servicio anunciado en el Pop up Ad y la pagina que esta visitando en un momento determinado o mediante aprovechamiento indebido de la reputación ajena del propietario de la página subyacente.

“ARTICULO 15o.- EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA.- Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la indicación a cerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema","tipo", "clase", "género", "manera", "imitación", y similares.” Este es precisamente el caso que se presento entre WhenU y U-Haul en donde un competidor directo de éste último contrato los servicios del primero, para que cuando alguien que hubiere descargado el software de whenU, accediera a la pagina de UHaul, inmediatamente se desplegará el pop up del competidor de éste.

En Argentina La ley de defensa de la competencia enuncia en su principio básico, contenido en su artículo primero, que: ARTICULO 1º — Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción declarada por acto administrativo o sentencia firme, de otras normas.” Por otro lado la Ley de Relaciones de Consumo 17.189 (aprobada el 7 de septiembre de 1999) establece: Artículo 24: Toda publicidad debe ser trasmitida y divulgada de forma tal que el consumidor la identifique como tal. Queda prohibida cualquier publicidad engañosa. Se entenderá por publicidad engañosa cualquier modalidad de información o comunicación contenida en mensajes publicitarios que sea entera o parcialmente falsa, o de cualquier otro modo, incluso por omisión de datos esenciales, sea capaz de inducir a error al consumidor respecto a la naturaleza, cantidad, origen y precio respecto de los productos y servicios. En Chile El decreto ley nº 211, de 1973 fija las normas para la defensa de la libre competencia, el cual en su artículo primero establece: “ARTICULO 1º. El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que tienda a impedir la libre competencia dentro del país en las actividades económicas, tanto en las de carácter interno como en las relativas al comercio exterior, será penado con presidio menor en cualquiera de sus grados. 1 Cuando el delito incida en artículos o servicios esenciales, tales como los correspondientes a alimentación, vestuario, vivienda, medicina o salud, la pena se aumentará en un grado. “ C. Infracción y Dilución de Marca

Otro de los aspectos legales relacionados con el empleo de spywares y adwares es que quienes se sienten lesionados por su empleo suelen establecer como cargos la infracción y dilución de marca. Cuando en este artículo se revisó la decisión en favor de When U se hizo mención de los requisitos que al tenor de la legislación Americana se requieren para configurar la infracción y dilución de marca y por ello nos remitimos a dicho análisis. En lo que a la legislación Colombiana respecta, la decisión 486 del acuerdo de Cartagena establece claramente que el derecho exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Igualmente delimita los derechos que dicho registro confiere a su titular, el cual es esencialmente excluyente de terceros, impidiendo que los mismos, sin consentimiento del titular realicen uno de los siguientes actos:

“a) Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) Usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.” 24

24

Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena, artículo 155

Al igual que la legislación Americana, el problema es determinar cuando puede decirse que una marca ha sido usada en el comercio, aspecto que fue regulado en la decisión 486 del acuerdo de Cartagena, bajo los siguientes parámetros: “Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables”25 De la lectura detenida de las normas transcritas, el lector podría preguntarse si las actividades desplegada por Gator y WhenU pueden ser enmarcadas dentro de las mismas. Lo cierto es que ni Gator, Ni When U, ni quienes contratan con ellos publicidad, realizan ninguna de las actividades mencionadas. Desde un estricto punto de vista, ni Gator, ni WhenU utilizan las marcas de los sitios en donde despliegan sus pop up ads en forma que las imiten o reproduzcan. Analizando los artículos mencionados anteriormente, es claro que: 1) No introducen en el comercio, venden, ofrecen en venta o distribuyen productos o servicios con ese signo; 2) No importan, exportan, almacenan o transportan productos con ese signo; y 3) No emplean el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación emplean, que en este caso es Internet. Puesto en un ejemplo práctico y solo desde el punto de vista de la infracción de marca, la actividad desplegada a través de los pop up ads sería tanto como que un competidor de Sheraton hotel, se ubicara en frente del aviso de dicho hotel en New york con una pancarta que anunciara holidays inn hotels. Este ejemplo nos llevaría a una interpretación objetiva de la norma, la cual se resolvería con la siguiente pregunta: ¿Aparece el pop up la marca objeto de infracción o un signo similar ? . Si la respuesta es: no, no aparece, la decisión judicial tendría que ser que no existe entonces infracción.

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No obstante lo anterior, no debe ignorarse el hecho de que tanto en el caso de Gator, con el programa Gain, como en el caso de WhenU para que dichos pop up sean desplegados dichos softwares deben ser programados con un criterio de búsqueda y localización para que operen. Así por ejemplo si Gator quisiera vender publicidad a Panamerican para que saliera desplegada cada vez que uno de los usuarios de dichos programas ingresa a la página de American Airlines, es por que los operadores del programa de Gator o When U han colocado la expresión “American Airlines”, como uno de los criterios para que opere el software y en consecuencia sean desplegados los pop up ads. En otras palabras,: ¿ Podría hablarse de infracción de marca oculta referido al hecho de que la marca del tercero objeto de infracción está siendo utilizada en el software, pero no en la publicidad (pop up ads), como un mecanismo que haga que se desplieguen los Pop up ads cada vez que el usuario digite la marca objeto de infracción en el browser o acceda a ella a través de Internet, aunque en la visualización del pop up tal marca no aparezca?. Esta segunda alternativa resultaría muy forzada respecto de su aplicación al tenor de las normas de la decisión 486 del Acuerdo de Cartagena que venimos comentando. En Argentina: La ley Nº 22.362 de marcas Argentina establece CAPITULO III: DE LOS ILÍCITOS SECCIÓN la: Actos punibles y acciones ARTICULO 31 - Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de un millón de pesos ($ 1.000.000) a ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000): a) el que falsifique o imite fraudulentamente una marca registrada o una designación; b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización; c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización; d) el que ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada. El Poder Ejecutivo Nacional actualizará anualmente el monto de la multa prevista sobre la base de la variación registrada en el índice de precios al por mayor nivel general, publicado oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (el subrayado y resaltado es del autor del presente artículo) La legislación argentina trascrita es vaga en cuanto no define el concepto de “uso” de la marca para determinar la infracción. Usar la marca puede involucrar el empleo

físico de la marca de un tercero sobre un producto de otro fabricante, al igual que usar la marca de un tercero en publicidad para anunciar los productos de otro. No obstante lo anterior, desde un estricto punto de vista, ni Gator, ni WhenU utilizan las marcas de los sitios en donde despliegan sus pop up ads en forma que las imiten o reproduzcan, pues: a) No introducen en el comercio, venden, ofrecen en venta o distribuyen productos o servicios con ese signo; b) No importan, exportan, almacenan o transportan productos con ese signo; y c) No emplean el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación emplean, que en este caso es Internet. Nuevamente es necesario mencionar aquí que al igual que en el caso Colombiano, no obstante lo anterior, no debe ignorarse el hecho de que tanto en el caso de Gator, con el programa Gain, como en el caso de WhenU para que dichos pop up sean desplegados dichos softwares deben ser programados con un criterio de búsqueda y localización para que operen. En otras palabras,: ¿ Podría hablarse de infracción de marca oculta referido al hecho de que la marca del tercero objeto de infracción está siendo utilizada en el software, pero no en la publicidad (pop up ads), como un mecanismo que haga que se desplieguen los Pop up ads cada vez que el usuario digite la marca objeto de infracción en el browser o acceda a ella a través de Internet, aunque en la visualización del pop up tal marca no aparezca?. Habría uso de la marca?

VII. CONCLUSIONES

La personalización de navegadores en Internet fue precisamente la que determino a la postre el advenimiento de los denominados spywares y adwares o rastreadores de conducta que luego vinieron a ser utilizados en sistemas de publicidad en Internet a través de los denominados pop up ads y pop under ads. Los pop up ads y los pop under ads son pequeñas ventanas publicitarias que se despliegan cuando un usuario accede a un sitio en Internet, ya sea por que hacen parte del sitio que se esta visitando por el usuario o por que el usuario ha instalado en su computador un adware o programa que rastrea la conducta del usuario y que según una programación predeterminada desplegará avisos publicitarios en forma de pop ads aunque los mismos no pertenezcan a la pagina que se esta visitado en un momento determinado. La diferencia entre los pop up ads y los pop under ads radica en que los primeros se sobreponen en la pantalla del usuario cuando son desplegados, ocultando

parcialmente el sitio que esta siendo visualizado por el usuario, mientras que los segundos son desplegados debajo del sitio que se está visitando y por ende no se sobreponen o cubren ninguna parte de dicho sitio. Bajo un criterio puramente legal, tanto a la luz de la legislación de Estados Unidos de América como de la Colombiana, los pop up ads cuando los mismos no hacen parte del sitio que se esta visitando o no son patrocinados por el mismo, sino que pertenecen a terceros anunciantes, en estricto sentido, no constituyen infracción ni dilución de marca, esencialmente por cuanto el pop up ad desplegado no reproduce ni usa comercialmente la marca o signo de la página que esta siendo visitada por el usuario al momento en que emerge el pop up ad. En el caso de la legislación Argentina la conclusión podría ser diferente. A pesar del reciente fallo a favor de WhenU el cual no comparte parcialmente el autor de este artículo, el uso de programas adware y spyware vinculados con pop up ads no patrocinados o que no pertenecen al sitio visualizado al momento en que son desplegados, es una práctica comercial ilegal por cuanto cae dentro de los presupuestos de competencia desleal por publicidad engañosa, aprovechamiento de marca y reputación ajena, desviación de clientela y confusión, tanto respecto de la legislación Americana como de la Colombiana y la de la gran mayoría de países de latinoamerica No obstante que en el mismo caso de Uhaul Vs Whenu, este último fue absuelto de los cargos de infracción de derechos de autor, para el autor de este artículo, el empleo de pop up ads no patrocinados o que no pertenecen al sitio visualizado al momento en que son desplegados, puede enmarcarse dentro de las modalidades de infracción de derechos morales y patrimoniales al tenor de la legislación Colombiana, la decisión 351 del Acuerdo de Cartagena y las disposiciones del copyright Act de 1976 que regula lo concerniente a derechos de autor en los Estados Unidos de América.