OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) Las Salas de Recurso

RESOLUCIÓN de la Segunda Sala de Recurso de 26 de septiembre de 2006 En el asunto R 1109/2005-2 HAUR MODA, S.A. Ribera de Axpe, 11 Edificio D-2 Local 005 E-48950 Erandio (Bizkaia) España

Solicitante/Parte recurrente

representada por D. Onésimo Sanabria Fernández de Pinedo, Txakursolo, 23, bajo, E-48992 Neguri-Getxo (Bizkaia) España contra D. Juan Ramón Hernández García Calle Abedul, 23. Urbanización Los Cerezos E-18150 Gojar (Granada) España

Oponente/Parte recurrida

representado por J. ISERN PATENTES Y MARCAS, Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, E-08036 Barcelona, España

RECURSO relativo al procedimiento de oposición nº B 557 167 (solicitud de marca nº 2 426 377) LA SEGUNDA SALA DE RECURSO integrada por los Sres. T. de las Heras (Presidente), G. Humphreys (Ponente) y D. Keeling (Miembro) Secretario: E. Gastinel dicta la siguiente

Lengua del procedimiento: español RESOLUCIÓN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2006 – R 1109/2005-2 – pan con chocolate (MARCA FIGURATIVA)/CH CHOCOLATE (MARCA FIGURATIVA) et al

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Resolución Hechos 1

Mediante solicitud recibida en la Oficina el 25 de octubre de 2001, HAUR MODA, S.A. (en adelante, la solicitante) pidió el registro de la marca figurativa

para distinguir los siguientes productos y servicios: Clase 25 – Vestidos, calzados, sombrerería. Clase 35 – Servicios de representaciones comerciales, de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de vestidos, calzado, sombrerería y sus complementos.

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La solicitud de marca comunitaria fue publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias n° 70/2002 de 2 de septiembre de 2002.

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La parte recurrida, D. Juan Ramón Hernández García, presentó un escrito de oposición, alegando riesgo de confusión (artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria) (en lo sucesivo “RMC”) (DO CE 1994 nº L 11, p.1; DO OAMI 1/95, p. 52 y siguientes).

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La oposición se basó en los siguientes derechos anteriores: - marca comunitaria nº 2 016 012 del signo

registrada para productos y servicios de las clases 25, 35 y 39. El oponente basó su oposición en todos los productos y servicios.

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- marca española nº 1 776 307 de la denominación CHOCOLATE, registrada para productos de la clase 25. El oponente basó su oposición en todos los productos. 5

La oposición se dirigió contra todos los productos y servicios protegidos por la solicitud, a saber, los productos y servicios de las clases 25 y 35.

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Con fecha 14 de julio de 2005 la División de Oposición dictó resolución (la “resolución impugnada”), estimando la oposición para todos los productos y servicios, denegando la solicitud en su totalidad, y ordenando que las costas fueran sufragadas por la solicitante. Los motivos expuestos en la resolución impugnada son los siguientes: -

Carece de relevancia que la solicitante sea titular de dos marcas ya registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), incluso aunque una de ellas sea igual que la marca comunitaria solicitada. Los registros ya realizados en algunos Estados miembros no constituyen un elemento decisivo para el análisis de la solicitud de registro de una marca comunitaria. Por lo demás, la coexistencia en el registro no refleja necesariamente la situación del mercado, e incluso la coexistencia en el mercado no excluye necesariamente la posibilidad de confusión.

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La oposición se basa en los productos “Prendas de vestir confeccionadas para caballero, señora y niño; trajes de gimnasia y deporte; zapatos y zapatillas; gorros y sombrerería” clase 25.

-

La oposición se dirige contra los productos y servicios de la solicitud “Vestidos, calzados, sombrerería” clase 25, “Servicios de representaciones comerciales, de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de vestidos, calzado, sombrerería y sus complementos” clase 35.

-

Los productos en la clase 25 son idénticos. Los servicios de la solicitante se desarrollan todos alrededor de los productos idénticos que ambas marcas protegen.

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Aunque la naturaleza de los productos y los servicios no es la misma, las empresas que fabrican los productos idénticos en conflicto desarrollan su actividad en el mismo ámbito en el que se sitúan los servicios de la solicitante. Así, quien fabrica los productos de la clase 25, se ve igualmente en la obligación de llevar a cabo por sí mismo o bien mediante la intervención de terceros, los servicios de la solicitante (actos típicos de comercialización).

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Hoy en día es bastante habitual que los fabricantes de moda (como puede serlo el oponente) comercialicen sus productos a través tanto de redes propias de venta como de puntos de venta en régimen de franquicias. En este último caso, el fabricante de los productos es quien presta servicios de venta al por menor. También es común que distribuyan/vendan/comercialicen sus productos directamente a los consumidores a través de páginas web.

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Dado el idéntico ámbito empresarial, se produce una conexión íntima tanto en cuanto a la finalidad como por lo que se refiere a los consumidores y usuarios quienes, por ejemplo, para acceder al producto final (aquellos de la clase 25) podrían dirigirse bien al fabricante o bien a aquel que realiza las tareas de venta.

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En consecuencia, estos productos y servicios son semejantes.

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Antes de comparar las marcas enfrentadas debe tenerse en cuenta que la marca anterior está registrada en España, y que los productos y servicios en relación con los cuales podría existir un riesgo de confusión se dirigen al público en general, por lo que el consumidor de referencia es el consumidor medio español, y será la impresión que los signos produzcan en dicho público y su significado y pronunciación en la lengua española los elementos relevantes para la comparación de los signos.

-

Desde un punto de vista visual, el signo anterior está conformado por la denominación CHOCOLATE escrita en caracteres estándar. Por su parte el signo posterior consiste en la expresión PAN CON CHOCOLATE y la reproducción de la parte trasera de un par de pantalones vaqueros con dos bolsillos; dentro de cada uno hay, respectivamente, un trozo de pan y una tableta de chocolate.

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Los signos son visualmente semejantes en la medida que coinciden en la palabra CHOCOLATE. De todas formas, los signos también presentan diversas diferencias en el plano gráfico: la parte denominativa “PAN CON”, su estructura, la particular distribución de sus elementos gráficos y la reproducción del par de bolsillos vaqueros con un trozo de pan y una tableta de chocolate.

-

Por lo que se refiere a la comparación fonética, el elemento verbal del signo anterior está compuesto por una única palabra (CHOCOLATE) y cuatro sílabas, mientras que el elemento verbal del signo posterior está compuesto por tres palabras (PAN CON CHOCOLATE) y un total de seis sílabas. Los signos coinciden plenamente en una de las palabras, de tal forma que el único elemento verbal del signo anterior está íntegramente reproducido en el elemento verbal del signo posterior, conformando, además, su parte más larga y la palabra de mayor tamaño. Esta coincidencia genera una similar articulación, entonación y ritmo en la pronunciación de los elementos verbales de los signos lo que es suficiente para considerar que las denominaciones son, en su conjunto, fonéticamente semejantes.

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Desde un punto de vista conceptual, debe tenerse en cuenta que tanto “CHOCOLATE” como “PAN CON CHOCOLATE” son expresiones en lengua española. La palabra CHOCOLATE significa “pasta hecha con cacao y azúcar molidos, a la que generalmente se añade canela o vainilla”, “bebida que se hace de esta pasta desleída y cocida en agua o en leche” y “hachís”; la palabra “PAN” significa “porción de masa de harina, por lo común de trigo, y agua que se cuece en un horno y sirve de alimento”.

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Contrariamente a lo que opina la solicitante, la circunstancia de que la palabra CHOCOLATE no tenga un significado único, en nada puede perjudicarle, en la medida en que existe o puede existir una coincidencia conceptual al menos en relación con uno de tales significados, como sucede en el caso que nos ocupa. Efectivamente, la marca posterior PAN CON CHOCOLATE supone una variación de la idea central y principal de CHOCOLATE que transmite la marca anterior. El hecho de que el PAN CON CHOCOLATE sea o pueda ser un alimento infantil no es incompatible con la realidad de que es un alimento infantil con CHOCOLATE. En resumidas cuentas, ambas denominaciones transmiten una misma idea de “pasta hecha con cacao y azúcar molidos, a la que generalmente se añade canela o vainilla” por lo que debe concluirse que son conceptualmente semejantes.

-

En consecuencia, la Oficina considera que, teniendo en cuenta la importancia de las coincidencias visuales, fonéticas y conceptuales apuntadas entre los signos, éstas son más que suficientes para contrarrestar las diferencias visuales y fonéticas señaladas entre los mismos. La Oficina concluye que los signos generan una impresión global muy parecida y son semejantes.

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Por tratarse de signos semejantes y de productos y servicios idénticos y semejantes, se dan las dos premisas necesarias para considerar la existencia de riesgo de confusión.

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Dado que la marca española anterior es suficiente para provocar el rechazo de la solicitud de marca comunitaria para todos los productos y servicios contra los que se dirige, no es necesario examinar el resto de los derechos anteriores invocados.

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El 14 de septiembre de 2005, la solicitante presentó un recurso contra la resolución impugnada y el 4 de noviembre 2005 presentó el escrito con los motivos del recurso.

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El oponente presentó sus observaciones el 17 de marzo de 2006.

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El 19 de mayo de 2006 la solicitante presentó su réplica.

10 El 25 de julio de 2006 el oponente presentó su dúplica. Motivos y alegaciones de las partes 11 Las alegaciones de la solicitante pueden resumirse del siguiente modo: -

En la solicitud de marca comunitaria se reivindica la antigüedad en España, desde el año 1998, en base a la marca española M – 2.205.596, PAN CON CHOCOLATE (mixta).

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Los registros españoles anteriores pueden ser tomados en consideración en supuestos como el presente, en el que la determinación de la semejanza resulta sumamente cuestionable. En todo caso, dichos registros se están utilizando desde 1998, sin que hasta la fecha haya existido ningún conflicto ni confusión con las marcas oponentes, tal y como lo demuestra el hecho de que el oponente se haya limitado a hablar de una “posible confusión en el plano teórico”.

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La marca oponente distingue servicios que no guardan relación con los que protege la marca defendida. Sin embargo, en la resolución impugnada se han equiparado tales servicios con los que amparan las marcas oponentes.

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En uso de la facultad prevista en el artículo 44, apartado 1 del RMC, se limitan los productos y servicios de la solicitud a los siguientes: - Vestidos, calzados y sombrerería para niños en la clase 25. - Servicios de representaciones comerciales, de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de vestidos, calzado y sombrerería para niños en la clase 35.

-

Al limitarse los productos y servicios a aquellos destinados al sector infantil, la marca solicitada se destina y se mueve en un ámbito muy concreto, específico y cerrado, en el que resultan ajenas aquellas marcas que, aun distinguiendo también productos relacionados con el vestuario, no se dirigen al público infantil. Por tal motivo, ni el público que se enfrenta a unas y otras es el mismo, ni, aun cuando lo fuera, sería probable que se confundiesen o asociasen marcas destinadas a ropa infantil con marcas que distinguen ropa que no se destine a los niños.

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El tipo de productos identificados por la marca solicitada son comercializados de una forma muy determinada, que deja poco margen a la confusión: tal y como señaló la sentencia “Canal Jean” (véase sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de junio de 2005 en el asunto T-301/03 Canali Ireland Ltd contra OAMI (“Canal Jean”) Rec. 2005 pendiente de publicación), los productos en cuestión son elegidos por los consumidores en función de su aspecto, de su calidad, de su color o de su tamaño. Dichos productos se prueban o, en cualquier caso, se examinan con cuidado antes de efectuar la compra. Por lo tanto, la incidencia fonética y conceptual de la marca es menos importante, y las disparidades gráficas entre los signos son particularmente importantes.

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Desde el punto de vista fonético, las marcas enfrentadas son semejantes únicamente en cuanto que todas consisten o incluyen el término CHOCOLATE. Sin embargo, una y otras marcas están constituidas por un número diferente de palabras y por un número de sílabas diferente, con una secuencia silábica también distinta, que ofrece una impresión fonética que resulta dispar.

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La marca solicitada está formada por tres palabras, pronunciadas en tres tiempos y con pausas entre ellas, mientras al escuchar las marcas oponentes sólo se percibe una única voz sin pausa. Las marcas difieren también por su distinto sonido inicial, consecuencia de la dispar impresión que causan al oído humano los vocablos iniciales PAN y CON de la marca impugnada.

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El concepto que se transmite con la expresión PAN CON CHOCOLATE (merienda de niños) es distinto al que se transmite con el vocablo chocolate. Además, el significado de las palabras PAN y CON será comprendido por gran parte del público comunitario, ya que muchas de las lenguas oficiales de otros países comunitarios utilizan palabras similares para designar los mismos conceptos.

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La resolución impugnada reconoce las diferencias gráficas entre las marcas, pero no ahonda en ellas y concluye afirmando que las marcas son visualmente semejantes.

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El elemento denominativo de la marca solicitada tiene un peculiar diseño que proviene de la utilización de un tipo de letra de trazo original, imitando la escritura de un niño. Además, destacan por su tamaño y originalidad los restantes elementos puramente figurativos: la parte trasera de un pantalón vaquero, la barra de pan y la tableta de chocolate.

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La resolución impugnada ha errado al no considerar que el elemento dominante de la marca solicitada es su peculiar diseño, y concluir que el elemento denominativo es el más relevante dentro de la marca.

-

La impresión visual de las marcas comparadas resulta totalmente diferente. En todo caso, el elemento denominativo CHOCOLATE no es el elemento dominante de la marca solicitada, sino uno más dentro del conjunto de la marca. Los vocablos PAN y CHOCOLATE aparecen con el mismo tamaño y se encuentran al mismo nivel, por lo que no hay ninguna razón que permita afirmar que la palabra CHOCOLATE sea la dominante.

-

La existencia de una simple coincidencia fonética parcial entre las marcas enfrentadas se ve contrarrestada por los elementos denominativos no comunes, por las diferencias conceptuales que éstos implican, y por las importantes diferencias visuales, que hacen que las marcas, globalmente consideradas, sean muy diferentes. Sobre todo teniendo en cuenta que el elemento dominante de la marca solicitada no es el denominativo CHOCOLATE, sino el peculiar diseño de la marca, que no guarda ningún parecido con el elemento dominante de las marcas oponentes.

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Dada la naturaleza de los productos de la clase 25, y teniendo en cuenta que los servicios de la clase 35 están íntimamente relacionados con ellos, el factor visual prevalece sobre el fonético, ya que los consumidores percibirán visualmente las marcas a la hora de seleccionar los productos.

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Las marcas no son similares. Por lo tanto, no puede producirse riesgo de confusión, incluso si los productos y servicios resultan en cierta medida coincidentes o idénticos.

12 En sus observaciones, el oponente hace valer lo siguiente: -

La titularidad de marcas en cualquier Estado Miembro no da derecho absoluto a alguien para que se admitan a registro de manera automática marcas semejantes en el ámbito comunitario, pues el régimen de marcas es autónomo y con características específicas.

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La sentencia citada por la solicitante no es relevante, ya que no existe duda alguna sobre la identidad de los productos y servicios que cubren las marcas y de la semejanza de los signos.

-

Es irrelevante que la solicitante presente copias de notas periodísticas pretendiendo hacer creer a la Sala que su marca se está utilizando desde hace tiempo.

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Existe identidad total entre los productos identificados en la clase 25, y una gran semejanza respecto a los servicios en la clase 35. La restricción realizada por la solicitante no evita la identidad y semejanza, ya que los productos de vestidos, calzado y sombrerería “para niños” se encuentran incluidos en los “vestidos, calzado y sombrerería” de las marcas anteriores.

-

En las marcas en general su forma verbal prevalece por encima de sus demás características.

-

Los denominativos dominantes en las marcas en conflicto son idénticos, CHOCOLATE/CHOCOLATE. El público fijará en ellos su atención, dejando a un lado su apariencia figurativa.

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La apariencia visual es semejante, ya que el denominativo de la marca española anterior se reproduce completamente en el signo de la marca solicitada.

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El hecho de que la marca solicitada incorpore en su totalidad el único denominativo de las marcas anteriores, que además es altamente distintivo para los productos y servicios que cubren las marcas anteriores, generaría un inminente riesgo de confusión.

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Fonéticamente, la marca solicitada reproduce íntegramente el elemento verbal del signo anterior, que conforma su parte más larga y la palabra de mayor tamaño. Dicha coincidencia genera una similar articulación, entonación y ritmo en la pronunciación de los elementos verbales de los signos.

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El público español de referencia entenderá perfectamente el significado de la palabra CHOCOLATE, así como de PAN CON CHOCOLATE, que es una simple variación de la idea central y principal que transmite la marca anterior. Los signos son conceptualmente semejantes.

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Aun cuando el público consumidor pudiese estar en condiciones de distinguir los signos en conflicto, con toda probabilidad creerá por error que los productos identificados por la solicitud de marca comunitaria PAN CON CHOCOLATE pertenecen a la misma empresa o que sus titulares respectivos tienen algún tipo de vínculo económico con el titular de las marcas anteriores CHOCOLATE.

Fundamentos 13 El recurso se ajusta a lo dispuesto en los artículos 57, 58 y 59 del RMC y en la regla 48 del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen las normas de ejecución del RMC (en lo sucesivo el “REMC”) (DO CE 1995 nº L 303, p. 1) (DO OAMI 2-3/95, p. 258). Procede, pues, acordar su admisión. 14 Según el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC, mediando oposición del titular de una marca anterior se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. 15 El riesgo de confusión debe determinarse mediante una evaluación global de la similitud visual, fonética y conceptual de las marcas, basándose en la impresión global producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véase sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, Sabèl BV contra Puma AG, asunto C-251/95, Rec. 1997, p. I6191, ap. 23). 16 La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (véase sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV, asunto C-342/97, Rec. 1999, p. I-3819, ap. 19). 17 Una de las marcas anteriores está registrada en España, mientras que la otra es una marca comunitaria. Los productos y servicios en relación con los que podría existir un riesgo de confusión se dirigen al público en general, por lo que el consumidor de referencia es, en un caso, el consumidor medio español, y en otro el consumidor medio europeo. Será la impresión que los signos produzcan en dicho público y su significado y pronunciación en la lengua española o en las distintas lenguas comunitarias los elementos relevantes para la comparación de los signos.

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18 La resolución impugnada comienza por indicar bajo el apartado “consideraciones preliminares” que el hecho de que la solicitante sea titular de dos marcas registradas en la OEPM es irrelevante, ya que los registros ya realizados en algunos Estados miembros constituyen un elemento que no es decisivo para el análisis de la solicitud de registro de una marca comunitaria, y a dichos efectos sólo puede ser tomado en consideración, ya que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo y su aplicación es independiente de todo sistema nacional (véase sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000 en el asunto T-32/00 Messe München GmbH contra OAMI (“Electronica”) Rec. 2000 p. II-3829, aps. 46 y 47). En cuanto a la circunstancia de que las marcas hayan coexistido en el registro, la resolución impugnada señaló que el artículo 8, apartado 1, letra b), versa sobre la confusión en el mercado, y la coexistencia en el registro no refleja necesariamente la situación del mercado. Finalmente, indicaba la resolución impugnada que el hecho de que la marca española de la solicitante no fuera atacada por el oponente en sede nacional es irrelevante, porque el oponente es libre de evaluar y decidir si quiere o no oponerse contra un derecho que puede infringir sus derechos anteriores. 19 La Sala opina que en un procedimiento por motivos relativos de denegación en el que se discute la existencia de riesgo de confusión en España, la coexistencia en España de la marca oponente y de una marca nacional idéntica a la marca comunitaria solicitada es un elemento que puede ser considerado y puede tener cierta influencia al examinar el riesgo de confusión. Por otra parte, la Sala constata que las afirmaciones de la sentencia “Electronica” fueron realizadas en el marco de un procedimiento por motivos absolutos de recurso, pero resultan de difícil acomodo en un procedimiento por motivos relativos de denegación, en el que se analiza la existencia de riesgo de confusión en un Estado donde coexisten ambas marcas en un registro que examina de oficio dichos motivos relativos. 20 Posteriormente, las Salas han considerado relevante la coexistencia de las marcas en el mercado. Las Salas de Recurso se han pronunciado sobre la influencia que tiene el hecho de que dos marcas registradas hayan coexistido en un mismo territorio (véase la resolución de 12 de septiembre de 2000 en el asunto R 415/1999-1 – SHIELD / GOLDSHIELD, ap. 22). En dicha resolución, la Sala concluyó que, si bien la coexistencia no es un argumento decisivo, sí puede ser muy convincente, ya que si la coexistencia viene unida a determinadas circunstancias es probable que no exista riesgo de confusión entre las marcas en conflicto registradas en un mismo territorio. Además, en su resolución de 7 de marzo de 2001 en el asunto R 115/1999-2 – LOCKETS / ROCKLETS, aps. 18 y 19, la segunda Sala de Recurso declaró que para apreciar el fundamento de una oposición presentada en la Oficina comunitaria, la coexistencia en el territorio español de las marcas en causa es un hecho que hay que tener en cuenta, ya que la oficina española examina de oficio, y con los mismos criterios que aquellos que debe aplicar la Oficina comunitaria, los motivos de denegación relativos que pueden invocarse contra una solicitud de marca (véase también, entre otras, la resolución de 3 de octubre de 2001, en el asunto R 661/1999-1 – MARCA FIGURATIVA (COLEX) / COLEX DATA, aps. 21 y ss.). 21 Finalmente, el Tribunal de Primera Instancia, en su sentencia de 21 de abril de 2005 en el asunto T-269/02 PepsiCo, Inc. contra OAMI (“Ruffles”) Rec. 2005

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pendiente de publicación, ap. 30, respaldó el razonamiento de la resolución de 12 de septiembre de 2000 en el asunto R 415/1999-1 – SHIELD / GOLDSHIELD, al afirmar que, en un asunto en el que se prueba la existencia de un derecho a una marca nacional anterior, así como su coexistencia efectiva y pacífica con el derecho de marca de la parte oponente en el territorio nacional, “habría sido problemático estimar la oposición y, por consiguiente, denegar la protección comunitaria”. 22 En conclusión, la Sala estima que la coexistencia de las marcas en cuestión en el mercado español no es decisiva pero tampoco es una cuestión irrelevante, y es susceptible de influir el examen del riesgo de confusión. Comparación de productos y servicios 23 La oposición se basa en los siguientes productos y servicios: -

Prendas de vestir confeccionadas para caballero, señora y niño; trajes de gimnasia y deporte; zapatos y zapatillas; gorros y sombrerería, camisas, camisetas, blusas, cazadoras, parkas, chaquetas, pantalones, guantes, calcetines, medias, ropa interior, pijamas, camisones, chalecos, capas, chales, abrigos, bufandas, jerseys, faldas, vestidos, corbatas, cinturones, tirantes, trajes de baño, ropa deportiva incluida en esta clase; gorras, impermeables, anoracks, ropa de gimnasia y deporte; batas, estolas, pañuelos; trajes, combinaciones; géneros de punto, en la clase 25.

-

Servicios de publicidad; gestión de ficheros informáticos; compilación y sistematización de datos en un ordenador central; tratamiento de textos; servicios de promoción de ventas para terceros; servicios de importación y exportación; gestión de negocios comerciales; servicios de venta por medios electrónicos; administración comercial; trabajos de oficina; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales o de publicidad; alquiler de espacios publicitarios; servicios de asesores para la dirección de empresas; asistencia en la dirección de negocios; informaciones de negocios; estudio de mercados; relaciones públicas, en la clase 35.

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Servicios de distribución (reparto) de productos; servicios de transporte; embalaje, depósito y almacenaje de mercancías; organización de viajes, en la clase 39.

24 La oposición se dirige contra los siguientes productos y servicios de la solicitud: -

Vestidos, calzados, sombrerería para niños en la clase 25.

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Servicios de representaciones comerciales, de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de vestidos, calzado y sombrerería para niños en la clase 35.

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25 La Sala considera que los productos son idénticos, al estar incluidos los “vestidos, calzados y sombrerería para niños” en la categoría más amplia de los productos protegidos por la marca anterior en la clase 25. 26 Tal y como señala acertadamente el oponente, hay una gran semejanza entre los servicios protegidos por la marca anterior en la clase 35 y los “servicios de representaciones comerciales, de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de vestidos, calzado y sombrerería para niños”. Comparación de signos 27 Los signos a comparar son los siguientes:

CHOCOLATE

Marcas anteriores

Marca comunitaria solicitada

28 Desde un punto de vista visual, la marca denominativa anterior consiste en la denominación CHOCOLATE escrita en caracteres estándar, mientras que la marca figurativa consiste en un rectángulo en un color entre azul y violeta (pantone 072), dividido verticalmente en dos partes desiguales: la izquierda se asemeja a un cuadrado en el que aparecen en gran tamaño las letras CH en color plata y caracteres gruesos, mientras que en la parte derecha, de forma rectangular, aparece la palabra CHOCOLATE en mayúsculas, en caracteres finos y también en color plata y blanco. 29 La marca comunitaria solicitada consiste en la expresión PAN CON CHOCOLATE escrita en minúsculas, en caracteres estilizados imitando la escritura infantil, y la reproducción de la parte trasera de un par de pantalones vaqueros con dos bolsillos, dentro de los cuales hay, respectivamente, un trozo de pan y una tableta de chocolate. 30 Con carácter preliminar, es necesario pronunciarse sobre la relevancia de las letras CH en la marca figurativa anterior, dado que el oponente considera que dichas letras están desprovistas de cualquier distintividad conceptual, puesto que todo consumidor las entendería como abreviación de CHOCOLATE. 31 La Sala no puede compartir tal afirmación, que no ha sido respaldada por ninguna documentación o información complementaria que permita a la Sala constatar la

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existencia de una abreviatura de CHOCOLATE consistente en las letras CH. Por el contrario, la “Ortografía de la Lengua Española” publicada por la Real Academia Española en 1999 indica que las letras CH hacen referencia a CHEQUE (apartado 6.1.5, página 63). Por otra parte, las letras CH son la abreviatura internacional de la Confederación Helvética. En consecuencia, dichos caracteres han de ser tomados en consideración al comparar los signos, y su distintividad no se ve en absoluto disminuida por su supuesto carácter de abreviatura de CHOCOLATE. 32 Los signos son visualmente semejantes en la medida en que coinciden en la palabra CHOCOLATE. No obstante, presentan importantes diferencias en el plano gráfico, entre las que la resolución impugnada señaló la parte denominativa PAN CON en la marca solicitada, así como su estructura, la particular distribución de los elementos gráficos, y la reproducción del par de vaqueros con un trozo de pan y una tableta de chocolate. La Sala señala igualmente la estilización de los caracteres para imitar la escritura infantil, y considera que no hay un elemento distintivo y dominante en la marca solicitada, ya que ninguno de los elementos gráficos o verbales destaca sobre los demás. Respecto a la marca figurativa anterior, que no fue examinada en la resolución impugnada, la Sala constata otras importantes diferencias, como el uso del color y la aparición de las letras CH en caracteres destacados, acompañando a la mención CHOCOLATE. Habida cuenta de las numerosas diferencias gráficas entre los signos, que sólo coinciden en el elemento verbal CHOCOLATE, la Sala considera que existe un bajo nivel de semejanza entre los signos. 33 Respecto a la comparación fonética, el elemento verbal de los signos anteriores está compuesto por una única palabra (CHOCOLATE) y cuatro sílabas, o por dos letras y una palabra (CH CHOCOLATE), que podrían ser pronunciadas de dos maneras: como “ce” “ha-che” “cho-co-la-te”, o como “ch” “cho-co-la-te”, dando lugar a tres palabras y siete sílabas, o a una palabra de cuatro sílabas precedida del sonido “ch”, mientras que el elemento verbal del signo posterior está compuesto por tres palabras (PAN CON CHOCOLATE) y un total de seis sílabas. Los signos coinciden plenamente en una de las palabras, pero las secuencias silábicas son diferentes y la impresión fonética difiere igualmente. En la medida en que la marca denominativa anterior CHOCOLATE está contenida en la marca solicitada, existe una cierta semejanza fonética entre ambos signos, que cabe calificar como baja. Por lo que se refiere a la marca anterior CH CHOCOLATE, el nivel de semejanza es menor, ya que contiene elementos que no están presentes en la marca solicitada, las letras “C” y “H”, que pueden suponer tres sílabas suplementarias que contribuyen a establecer diferencias respecto al signo PAN CON CHOCOLATE. 34 Desde el punto de vista conceptual, la marca española CHOCOLATE evoca los tres significados mencionados en la resolución impugnada: “pasta hecha con cacao y azúcar molidos, a la que generalmente se añade canela o vainilla”, “bebida que se hace de esta pasta desleída y cocida en agua o en leche”, y “hachís”. Por su parte, la marca solicitada evoca el concepto de PAN, definido en la resolución impugnada como “porción de masa de harina, por lo común de trigo, y agua que se cuece en un horno y sirve de alimento”, así como el de CHOCOLATE, pero sólo en la primera acepción antes mencionada, puesto que la

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representación gráfica de una barra de chocolate sólo puede corresponder a la pasta de cacao y azúcar, no a la bebida ni al hachís. Además, el público español sabe que “pan con chocolate” es una merienda habitual en España, consumida generalmente por los niños. Esta circunstancia, unida a la especial caligrafía que imita la escritura infantil, hará que el público de referencia piense en los niños. Por otra parte, el dibujo de la parte trasera de unos pantalones vaqueros en cuyos bolsillos aparece una barra de pan y un trozo de chocolate, reforzará la idea de “merienda”, todo ello en un marco informal (trazos deliberadamente informales por su apariencia inacabada, pantalones vaqueros, comida en los bolsillos…). La marca solicitada evoca una idea que difiere claramente de la “bebida de chocolate” y del “hachís”. Sólo cabría considerar una posible semejanza conceptual con la primera acepción de chocolate: “pasta hecha con cacao y azúcar molidos, a la que generalmente se añade canela o vainilla”. Sin embargo, en vista de las importantes diferencias conceptuales señaladas, la Sala concluye que los signos son conceptualmente diferentes. 35 Por su parte, la marca comunitaria CH CHOCOLATE evoca en la mente del público comunitario las acepciones de chocolate antes mencionadas, con excepción de la referida a “hachís”, ya que sólo en España se conoce dicha sustancia con el nombre de “chocolate”. En cuanto al significado conceptual de las letras CH, éstas son la abreviatura internacional de la Confederación Helvética (Suiza), y aparecen, por ejemplo, en los coches suizos. Es muy posible que una parte sustancial del público comunitario, al ver juntas las menciones CH y CHOCOLATE, piense que se alude al chocolate proveniente de Suiza. Al aplicar estas menciones a productos o servicios que no tienen que ver con el chocolate, evocarían una idea de calidad excelente, de la misma manera que el chocolate suizo está considerado entre los mejores chocolates del mundo. Por otra parte, no es de descartar que el público comunitario, al ver las letras CH y la palabra CHOCOLATE aplicadas a productos de la clase 25 y servicios relacionados con dichos productos, piense en las iniciales del diseñador de moda que ha creado los vestidos, calzados o sombrerería en cuestión. En cuanto al significado de la marca solicitada PAN CON CHOCOLATE para el público comunitario, la Sala considera que, si bien una parte del público no comprenderá el significado de la palabra PAN, ello se compensa con el dibujo de una barra de pan que aparece en uno de los bolsillos de los pantalones vaqueros. El público europeo percibirá igualmente una idea de informalidad (escritura infantil, vaqueros, comida en los bolsillos, trazos inacabados), que le permitirá diferenciarlo claramente del concepto evocado por la marca anterior (color y trazo elegante, dibujo limpio, letras en color plata y blanco, etc.). La Sala concluye que los signos son conceptualmente diferentes. 36 La Sala considera que las diferencias conceptuales entre los signos en conflicto, así como las diferencias visuales y fonéticas antes mencionadas, pueden neutralizar en gran medida las semejanzas visuales y fonéticas a las que se ha hecho alusión anteriormente (véanse sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003 en el asunto T-292/01 Phillips-Van Heusen Corp. contra OAMI (“Bass”) Rec. 2003 p. II-4335, ap. 54; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de junio de 2004 en el asunto T-185/02 Sucesión Picasso contra OAMI (“Picaro”) Rec. 2004 p. II-1739, ap. 56; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de marzo de 2004 en el asunto T-355/02 Mülhens GmbH

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& Co. KG contra OAMI (“Zirh”) Rec. 2004 p. II-791, aps. 49-51; sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de enero de 2006 en el asunto C-361/04 P Sucesión Picasso contra OAMI (“Picaro”) Rec. 2006 p. I-643, ap. 20). 37 Además, a efectos de la apreciación global del riesgo de confusión, el grado de similitud fonética entre dos signos tiene una importancia reducida en el caso de productos como los protegidos en la clase 25 por los signos enfrentados. Tales productos son comercializados de tal manera que, al efectuar la compra, el público percibe habitualmente la marca que los designa de forma visual (sentencia “Bass”, ap. 55). El público relevante elige los productos en cuestión en función de su aspecto, calidad, color o talla, los suele probar, y en todo caso los examina con cuidado antes de efectuar la compra, por lo que la impresión visual de los signos tiene más relevancia que la fonética. Un razonamiento similar se aplica a los servicios enfrentados en la clase 35, en los que resulta de gran importancia el impacto visual de los productos que son objeto de los servicios de representación comercial o de venta en comercios o a través de redes de informática. 38 Teniendo en cuenta todos los elementos anteriores, la Sala considera que el grado de similitud entre los signos en conflicto no es lo suficientemente elevado como para estimar que el público pueda creer que los productos de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por lo tanto, no existe riesgo de confusión entre éstos, incluso aunque los productos y servicios sean idénticos (sentencia “Bass”, ap. 57). 39 Finalmente, esta conclusión parece respaldada por la coexistencia en España de la marca oponente española nº 1 776 307 CHOCOLATE, registrada desde 1994, con la marca española nº M 2 205 596 de la solicitante, PAN CON CHOCOLATE, registrada desde 1999, e idéntica a la marca comunitaria solicitada. Es cierto, como indica la resolución impugnada, que la facultad de oponerse es un derecho y no una obligación, y que el oponente es libre de evaluar y decidir si quiere o no oponerse contra un derecho que puede infringir sus derechos anteriores. Pero no es menos cierto que la OEPM examina de oficio los motivos de denegación relativos y no apreció riesgo de confusión entre ambas marcas nacionales, ni el hoy oponente presentó una oposición. Además, la solicitante ha aportado documentación relativa al uso efectivo de su marca nacional en el mercado español, a lo que el oponente se ha limitado a responder que “es irrelevante que la solicitante presente copias de notas periodísticas con lo cual pretenda hacer creer a esta Sala de Recursos que su marca se está utilizando desde hace tiempo atrás”. A falta de prueba en contrario, la Sala no tiene razones para dudar de que la marca nacional de la solicitante se haya utilizado de forma efectiva en el mercado español. 40 En vista de lo anterior, procede estimar el recurso, anular la resolución impugnada y rechazar la oposición en su totalidad. 41 Puesto que se estima el recurso, procede decidir, de conformidad con el artículo 81, apartado 1 del RMC, que el oponente corra con las costas sufragadas por la solicitante en el correspondiente procedimiento.

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42 De conformidad con el artículo 81, apartado 6 del RMC (en el texto modificado por el Reglamento (CE) del Consejo nº 422/2004 de 19 de febrero de 2004) (DO CE 2004 nº L 70, p. 622; DO OAMI 5/2004, p. 1) y con la regla 94, apartado 7 del REMC (en el texto modificado por el Reglamento (CE) de la Comisión nº 1041/2005 de 29 de junio de 2005) (DO UE 2005 nº L 172, p. 4), dichas costas se fijan en 550 EUR en cuanto a representación profesional y en 800 EUR por la tasa de recurso. 43 Respecto al procedimiento de oposición, el oponente abonará el importe de 300 EUR en concepto de gastos de representación profesional de la solicitante.

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Fallo En virtud de todo lo expuesto, LA SALA resuelve: 1. Tomar nota de la restricción en la lista de productos y servicios de la solicitud. 2. Estimar el recurso y, por consiguiente, anular la resolución impugnada y rechazar la oposición. 3. Ordenar que el oponente corra con las costas sufragadas por la solicitante en los procedimientos de recurso y oposición, es decir 1.350 EUR y 300 EUR, respectivamente.

T. de las Heras

G. Humphreys

D. Keeling

Secretario:

E. Gastinel

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