TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 120-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud del Consultante, de los artículos 135 literal j) y 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 190, 191, 194 literal c), 201, 212 y 220 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, República del Perú. Expediente Interno Nº 541696-2013. Emplazada: CASA DEL PISCO E.I.R.L. Nombre comercial mixto: LA CASA DEL PISCO. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, República del Perú.

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, República del Perú, a través del Oficio 1090-2014/DSD-INDECOPI, de 22 de agosto de 2014, recibido por este Tribunal en la misma fecha vía correo electrónico, en el que solicita la interpretación prejudicial del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de noviembre de 2014.

A.

ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

Partes: Consultante:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ.

Emplazada:

LA CASA DEL PISCO E.I.R.L.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos emitidos, y de lo que ha ocurrido antes del estudio del presente caso, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad LA CASA DEL PISCO E.I.R.L., es titular del nombre comercial mixto LA CASA DEL PISCO, conformado por “un recuadro dentro del cual se aprecia la perspectiva de la figura de un racimo de uvas y la denominación LA CASA DEL PISCO escrita en letras características y diversas figuras estilizadas de aves, todo en los colores amarillo, negro y blanco”, registrado bajo el Certificado No. 3980, para amparar los servicios de: “actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restauración (alimentación)” de la clase 43 de la Clasificación Internacional. Fue registrado mediante la Resolución No. 10158-2007/DSD-INDECOPI, de 18 de junio de 2007. 2. La Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Providencia No. 541696 de 31 de julio de 2013, inició de oficio el trámite de nulidad del registro anteriormente mencionado. 3. La Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, Lima, República del Perú, mediante oficio No. 1090-

2

2014/DSD-INDECOPI, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a.

Argumentos contenidos en la acción de nulidad.

El INDECOPI soporta la acción en los siguientes argumentos: 4. Manifiesta, que el nombre comercial mixto LA CASA DEL PISCO, al incluir la denominación de origen protegida “PISCO”, trasgrede los artículos 194 literal c) y, 135 de la Decisión 486. 5. Señala, que debe evaluarse si dicho registro fue conferido conforme a las disposiciones legales nacionales y comunitarias. b.

Contestación de la acción de nulidad.

La sociedad LA CASA DEL PISCO E.I.R.L. contestó la Acción de Nulidad sobre la base de los siguientes argumentos: 6. Indica, que el plazo previsto para la prescripción de la Acción de Nulidad según el artículo 172 de la Decisión 486, es de cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro otorgado. Por lo tanto, el INDECOPI debió iniciar dicha acción hasta el 18 de junio de 2012, tal y como lo ha referido en sendos pronunciamientos. 7. Manifiesta, que el nombre comercial puede incluir “(…) denominaciones compuestas de términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades, o referidos al objeto o actividad de la empresa titular. También puede comprender nombres o adjetivos geográficos. La distintividad del nombre comercial se apreciará en función de su aptitud para distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente a las demás que operan en el mismo mercado”. Por esto, se puede incluir la denominación de origen “PISCO”; al igual que se constata que el registro otorgado estuvo acorde a los presupuestos legales nacionales y comunitarios.

B.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 8. La Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 1721 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

1

Artículo 172

“La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

3

“(…) En el caso concreto, nos encontramos ante una solicitud de nulidad de registro del nombre comercial LA CASA DEL PISCO y logotipo, (…), por medio de la cual se pretende aplicar una causal de prohibición absoluta de registro de marcas (el nombre comercial incluye una denominación de origen protegida), contenida en el artículo 135 de la Decisión 486. Bajo este contexto, es que solicitamos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se sirva interpretar la disposición normativa antes mencionada, a efectos de determinar si en un procedimiento de nulidad de registro de nombres comerciales es posible aplicar las causales de prohibición de registro de marcas contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486”. 9. Se hará la interpretación solicitada del artículo 172, pero se restringirá la interpretación del artículo 135 a su literal j)2. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 1903, 1914, 194 literal c)5, 2016, 2127 y 2208 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”. 2

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) j)

reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;

(…)”. 3

Artículo 190

“Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” 4

Artículo 191

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.” 5

Artículo 194

“No podrá registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes: (…)”.

4

C.

CUESTIONES A INTEPRETARSE.

10. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Finalidad de la Interpretación Prejudicial Facultativa. B. La acción de nulidad y su prescripción en el marco de la Decisión 486. C. El ámbito de protección del nombre comercial. D. La denominación de origen. Su protección.

D.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. FINALIDAD DE FACULTATIVA.

LA

INTERPRETACIÓN

PREJUDICIAL

11. Para abordar el tema planteado, se reitera lo expresado en la Interpretación 121-IP-2014, de 20 de noviembre de 2014: “El objeto de la interpretación prejudicial apunta a la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los Países Miembros de la Comunidad Andina. Esta facultad es una competencia exclusiva del c) cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios que la empresa produzca o comercialice; o, (…)” 6

Artículo 201

“Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.” 7

Artículo 212

“La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación. Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión "DENOMINACION DE ORIGEN". Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los Artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda.” 8

Artículo 220

“Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen.”

5

Tribunal. En efecto, el artículo 121 del Estatuto del Tribunal señala que: “Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros”. Su finalidad reside en generar uniformidad, tanto en la interpretación como en la aplicación de la normativa andina, puesto que es un elemento fundamental para la construcción del proceso de integración andino. El artículo 122 del Estatuto del Tribunal regula la consulta facultativa de la siguiente manera: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (lo subrayado es nuestro). Esto significa que, tal como lo señala su propio enunciado, es una facultad de la Autoridad y no un derecho de las partes. Adicionalmente, la interpretación prejudicial facultativa sirve para garantizar que la norma comunitaria se interprete y aplique de manera uniforme en todo el territorio de la Comunidad Andina sin entrar al fondo de la cuestión consultada, que es de competencia exclusiva del consultante. El Tribunal es el único encargado de pronunciarse sobre el alcance de la norma andina sustantiva, la misma que servirá para dilucidar el proceso y asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario. Cabe advertir que no todos los procedimientos administrativos llegan a la sede judicial, por lo que la consulta solicitada en sede administrativa resulta ser de utilidad al estar acorde con el objetivo y finalidad de la interpretación prejudicial. Ante la duda de la entidad administrativa antes de resolver, el Tribunal es el encargado de aclarar y dilucidar el sentido e interpretación de las normas a ser aplicadas. Cabe señalar que la facultad de solicitar la interpretación prejudicial es precisamente para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal: “Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina”. Según el artículo 127 del Estatuto del Tribunal, la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos que conozcan del proceso interno en que se formuló la consulta, deberán adoptar en su 6

resolución la interpretación del Tribunal. Emitida la interpretación prejudicial, la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos tienen la obligación de acatarla en la Resolución que vayan a adoptar en el caso concreto. La Resolución de la Dirección de Signos Distintivos o de la Comisión de Signos Distintivos podrá ser apelada en sede administrativa, debiendo decidir sobre tal apelación la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por las Salas de Propiedad Intelectual podrán presentar demanda contencioso administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones. En ese momento surge el cuestionamiento sobre si la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos y la Comisión de Signos Distintivos será aplicable a las fases posteriores. En principio la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1. Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario. 2. Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial. 3. Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció. 4. Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial. Por lo tanto, se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento”.

B. LA ACCIÓN DE NULIDAD Y SU PRESCRIPCIÓN EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. 12. La emplazada argumentó que el plazo previsto para la prescripción de la Acción de Nulidad, según el artículo 172 de la Decisión 486, es 7

de cinco (5) años contados desde la fecha de concesión del registro otorgado. Por lo tanto, el INDECOPI debió iniciar dicha acción hasta el 18 de junio de 2012. 13. De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera necesario abordar el tema propuesto. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 7 de septiembre de 2010, expedida en el marco del proceso 90-IP-2010: “El régimen de la acción de nulidad ha tenido importantes modificaciones. Los cambios de la Decisión 313 a la Decisión 486 se resumen en el siguiente cuadro9:

Clases de nulidad

Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad

Artículo 102 de la Decisión 313

Artículo 113 de la Decisión 344

Hace referencia a una sola clase de nulidad La parte interesada.

Hace referencia a una sola clase de nulidad La parte interesada.

De oficio por la Autoridad Nacional.

De oficio por la autoridad nacional.

Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486 Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona. De oficio por la autoridad nacional competente. Para la nulidad relativa el interesado.

No establece término de prescripción. Prescripción de la acción

Causales de nulidad

9

La norma señala una causal general : “si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión”.

No establece término de prescripción. Establece: “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” La norma señala tres causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión

Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera: Causales de nulidad absoluta: cuando el

El cuadro es tomado de la Interpretación Prejudicial emitida el 1 de abril de 2009, dentro del proceso 10-IP-2009.

8

b) El registro se hubiere otorgado sobre la base de datos o documentos declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales. c) El registro se haya concedido de mala fe”.

registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer párrafo10, y 135 de la Decisión 486. Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Como se observa en el cuadro anterior, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. En el presente caso, se alega la causal absoluta reflejada en el artículo 135 literal j), por lo tanto, se trata de una causal absoluta donde no prescribe la acción. C. EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. 14. El INDECOPI delimitó la consulta prejudicial de la siguiente manera: “(…) En el caso concreto, nos encontramos ante una solicitud de nulidad de registro del nombre comercial LA CASA DEL PISCO y logotipo, (…), por medio de la cual se pretende aplicar una causal de prohibición absoluta de registro de marcas (el

10

Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de representación gráfica, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca.

9

nombre comercial incluye una denominación de origen protegida), contenida en el artículo 135 de la Decisión 486. Bajo este contexto, es que solicitamos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se sirva interpretar la disposición normativa antes mencionada, a efectos de determinar si en un procedimiento de nulidad de registro de nombres comerciales es posible aplicar las causales de prohibición de registro de marcas contenidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486”. 15. Como quiera que el presente caso tiene que ver con el registro del nombre comercial mixto LA CASA DEL PISCO, el Tribunal estima necesario dar un repaso general a la figura del nombre comercial y su protección. Para esto se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013: “El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:  El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado. Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión (...).  Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.  El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella. Es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.  El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única. Es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

10

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante en el mercado. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000). c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

11

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante en el mercado. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de Marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”. Para que un Nombre Comercial sea susceptible de registro, debe cumplir las mismas condiciones que reúne una marca, es decir, que sea distintivo y susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en las causales enunciadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo aplicable de conformidad con la naturaleza de la figura del nombre comercial. En consecuencia, en una acción de nulidad contra el registro de un nombre comercial son aplicables las mencionadas causales en lo que corresponda con la naturaleza del nombre comercial.

D. LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN. SU PROTECCIÓN. 16. El INDECOPI sostiene que el nombre comercial mixto LA CASA DEL PISCO, al incluir una denominación de origen protegida (“PISCO”), transgrede los artículos 194 literal c) y 135 literal j) de la Decisión 486. 17. De conformidad con lo anterior es pertinente tratar el tema propuesto. Para ello se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 76-IP-2007, de15 de julio de 2007:

12

“El Título XII, Capítulo I, de la Decisión 486 regula lo relativo a las Indicaciones Geográficas, las que son utilizadas en el tráfico económico para identificar el origen geográfico de los productos a distinguir con el signo. Desde el punto de vista de una clasificación funcional, las Indicaciones Geográficas pueden distinguirse entre: i) Indicaciones de Procedencia; y, ii) Denominaciones de Origen. Mientras las primeras son indicaciones geográficas cuya función consiste en brindar información sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; las segundas son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, son signos distintivos que sirven para distinguir un producto proveniente de una zona determinada, siendo que las cualidades del producto provienen exclusiva y esencialmente de dicho medio geográfico. El artículo 201 de la Decisión 486 establece que: “Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”. De dicha definición se desprenden dos elementos que individualizan el concepto de denominación de origen, el primero de ellos es que la denominación de origen esté constituida por el nombre de un país o región, o el de una denominación que sin ser la de un país o región, refiera a uno de ellos. El criterio para determinar los límites de dicha referencia deberá ser analizado de acuerdo con el caso concreto, considerando que se tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico comercial se emplea dicha denominación para distinguir al producto objeto de protección. En el segundo elemento es condición que la reputación u otras características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico referido con la denominación. Es decir, que el producto protegido como denominación de origen sea producto de factores culturales, naturales y humanos, lo que significa, que si el producto no se produjera, elaborara, extrajera o cultivara en la región geográfica determinada con dichos factores, no tendría las mismas características y, por tanto, constituiría un producto diferente.

Protección jurídica El artículo 214 de la Decisión 486 establece las características de la protección territorial de las denominaciones de origen, incluyendo en 13

tales características: el inicio de la protección y los casos de infracción a este derecho concedido. La denominación de origen se protege en el país donde es presentada la solicitud, desde la declaración que a tales efectos emita la autoridad competente. En este sentido, en principio, la norma reconoce la protección territorial de la denominación de origen. De otro lado, el citado artículo reconoce que todo uso no autorizado de la denominación constituye una infracción al derecho de marcas. Éste no sólo es sancionado en casos de usos como denominación de origen, sino como signo distintivo, o como descripción referencial de las características del producto. Es decir, no se podrá utilizar la denominación protegida en referencias que incluyan indicaciones como “género, tipo, imitación”, o similares.

Legítimo interés El artículo 203 de la Decisión 486 establece “La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales, las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones”. Por lo tanto, éstas son las personas legítimamente autorizadas por la normativa comunitaria que pueden pedir la declaración de protección de una denominación de origen. Por otra parte, la norma comunitaria establece en el artículo 212 de la Decisión 486, que “La utilización de denominaciones de origen con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales provenientes de los Países Miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del País Miembro designada o evocada por dicha denominación”. Asimismo, que “Solamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión ‘DENOMINACION DE ORIGEN’”, y finalmente que “son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda”. Esta última disposición impide el uso de la denominación de origen a terceras personas, de manera que la denominación de origen solo puede ser utilizada por quienes realicen las actividades señaladas en la norma, siempre y cuando tales actividades se lleven a cabo en la localidad o región del País Miembro, aplicándose las mismas disposiciones del uso exclusivo del derecho de marcas. 14

A diferencia de la figura de la “marca colectiva”, mediante el reconocimiento y protección de una denominación de origen no se protege sólo el interés de los citados productores, fabricantes o artesanos, sino que se entiende que la protección contempla, además, los intereses del país al que pertenece la región reivindicada con la denominación de origen. Todo ello sin perjuicio que las entidades públicas o privadas que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen, o aquellas designadas al efecto, dispongan los mecanismos que permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas, de conformidad con el artículo 213 de la Decisión 486.

Protección comunitaria El artículo 218 de la Decisión 486 establece que: “Las oficinas nacionales competentes podrán reconocer las denominaciones de origen protegidas en otro País Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés o las autoridades públicas de los mismos”, y que: “Para solicitar dicha protección, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen”. En este sentido, la Declaración Oficial de reconocimiento que puede otorgar un País Miembro a una denominación de origen de otro País Miembro, es título suficiente para que los efectos de su protección se apliquen de la misma manera en el país en que se otorga tal reconocimiento. Dicho reconocimiento implica la protección de la denominación de origen y, por lo tanto, la exclusividad de su uso a los titulares del derecho reconocido en el país donde nace el mismo, así como el ius prohibendi del registro de la denominación como signo distintivo en su territorio, tal como lo establece el artículo 135 de la Decisión 486: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marca los signos que: (…) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad”. (lo subrayado es nuestro). En el presente caso, la autoridad consultante deberá determinar si es que existió o no un aprovechamiento injusto de la notoriedad de la denominación de origen “Pisco”, siendo que justamente la denominación de origen presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto que constituye la denominación de origen y si el nombre comercial registrado dentro de sus actividades comerciales puede crear confusión o asociación con la denominación de origen declarada. 15

En el presente caso es posible aplicar la causal de prohibición enunciada en el artículo 135 literal j) de la Decisión 486, en el procedimiento de nulidad de registro de nombre comercial. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO:

En principio, la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en la consulta realizada por la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos, es aplicable a lo largo del proceso ya sea en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de que la Sala de Propiedad Intelectual o las autoridades judiciales realicen una nueva consulta, particularmente, en los siguientes casos: 1.

Se solicita interpretación prejudicial sobre diferentes normas del ordenamiento jurídico comunitario.

2.

Existen pruebas o documentos en el proceso que determinan la aparición de nuevos elementos de juicio que no fueron tomados en cuenta al momento de realizar la interpretación prejudicial.

3.

Si a criterio del Consultante existen temas o asuntos sobre los que el Tribunal no se pronunció.

4.

Si a criterio del Consultante es necesaria la ampliación o la aclaración de la interpretación prejudicial.

SEGUNDO:

Se podrá realizar una nueva consulta especificando claramente cuáles son los puntos sobre los que desea que este Tribunal se pronuncie. Cabe indicar que la interpretación prejudicial será obligatoria cuando se trate de la única o última instancia ordinaria y no exista una interpretación prejudicial facultativa anterior, sea en el marco del procedimiento administrativo o en la primera instancia judicial. Finalmente, cabe precisar que este Tribunal se reserva el derecho de evaluar cada caso concreto sometido a su conocimiento.

TERCERO:

Uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.

16

La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. En el presente caso se alega la causal absoluta de acuerdo con el artículo 135 literal j), por lo tanto se trata de una nulidad absoluta donde no prescribe la acción. Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486. CUARTO:

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de Marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados. Para que un nombre comercial sea susceptible de registro, debe cumplir las mismas condiciones que reúne una marca, es decir, que sea distintivo y susceptible de representación gráfica, además de no incurrir en las causales enunciadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo aplicable de conformidad con la naturaleza de la figura del nombre comercial. En consecuencia, en una acción de nulidad contra el registro de un nombre comercial son aplicables las mencionadas causales en lo que corresponda con la naturaleza del nombre comercial.

QUINTO:

Las denominaciones de origen son indicaciones geográficas que además de proporcionar información sobre la procedencia geográfica del producto, son signos distintivos que sirven para distinguir un producto proveniente de una zona determinada, siendo que las cualidades del producto provienen exclusiva y esencialmente de dicho medio geográfico. El artículo 135 de la Decisión 486 determina que: No podrán registrarse como marca los signos que: (…) j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad”. (lo subrayado es nuestro). En el presente caso, la autoridad consultante deberá determinar si es que existió o no un aprovechamiento injusto 17

de la notoriedad de la denominación de origen “Pisco”, siendo que justamente la denominación de origen presupone la existencia de notoriedad, reputación o fama del producto y si el nombre comercial registrado dentro de sus actividades comerciales puede crear riesgo de confusión o asociación con la denominación de origen declarada. En el presente caso es posible aplicar la causal de prohibición enunciada en el artículo 135 literal j) de la Decisión 486, en el procedimiento de nulidad de registro de nombre comercial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el procedimiento interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese a la Autoridad Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE

José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO

Cecilia Luisa Ayllón Quintero MAGISTRADA

Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA

Gustavo García Brito SECRETARIO

PROCESO 120-IP-2014

18