Año XXIV - Número 1473 Lima, 6 de marzo de 2007

SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 169-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 150 de la misma Decisión, con base en lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno Nº 1261-2005. Actor: KATE SPADE LLC. Marca: KATE SPADE ........................................................................................................

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Proceso 168-IP-2006.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: PLUSCAR (nominativa). Actor: sociedad MERCK & CO. INC. Proceso interno Nº 1857-2005 ............................................................

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Proceso 141-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 82, literal a); 83, literales d) y e), y 84 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno N° 2000-6061. Actor: Sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Marca: ESKPE (denominativa) .........................

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Proceso 151-IP-2006.- Interpretación Prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 134 y 135, literal a), de la misma Decisión; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1878-2005. Actor: Sociedad URBAN DECAY COSMETICS LLC. Marca nominativa: “URBAN DECAY” .....................................................................

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Proceso 164-IP-2006.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 135, literales a) y b), de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-0340. Actor: Sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. Marca nominativa: “COLIZYM” ............ Para nosotros la Patria es América

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Proceso 169-IP-2006 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 150 de la misma Decisión, con base en lo solicitado por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Perú. Proceso Interno Nº 1261-2005. Actor: KATE SPADE LLC. Marca: KATE SPADE. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil seis. VISTOS: El Oficio Nº 386-2006-SCS-CS, de 16 de octubre de 2006, mediante el cual la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 1261-2005. Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 09 de noviembre de 2006. 1. Las Partes. La parte actora es: KATE SPADE LLC. La parte demandada es: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y el Procurador del Ministerio de Industria. 2. Determinación de los Hechos Relevantes. 2.1. Hechos. Con fecha 11 de diciembre de 2000, KATE SPADE LLC solicitó el registro del signo “KATE SPADE” para distinguir prendas de vestir, en particular, vestidos, faldas, pantalones, escarpines, pantalones cortos, polos cortos, camisas, polos, blusas, chompas, trajes sastre, abrigos deportivos, chaquetas de lana ligera, chalecos,

enterizos, ropa interior, sostenes, calzones, ropa de dormir, pijamas, batas de baño, salidas de baño, calcetería. Medias de pantalón, calzado, zapatos, medias, cinturones, gorros, sombreros, vinchas, pañuelos grandes de colores, bufandas, corbatas, abrigos, casacas, abrigos con capucha, ropa impermeable, guantes y ropa de baño, de la clase 25. Mediante resolución 11851-2001/OSD-INDECOPI, de fecha 23 de octubre de 2001, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado, por la existencia del registro de la marca KATE CODE, registrada a nombre de COMERCIAL ECCSA, para distinguir productos de la clase 25. Con fecha 22 de noviembre de 2001, KATE SPADE LLC interpuso recurso de apelación manifestando que dicho nombre corresponde al de una famosa diseñadora, sin embargo, el Tribunal del INDECOPI confirma la resolución de primera instancia administrativa Nº 047-2002/TPIINDECOPI. Con fecha 6 de marzo de 2002, KATE SPADE LLC, presenta demanda contenciosa administrativa contra dicha resolución, la cual es declarada infundada mediante sentencia de fecha 15 de febrero de 2005 por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en decisión concordante con la opinión del Ministerio Público. En este contexto, KATE SPADE LLC, presenta apelación contra dicha sentencia ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del Perú, quien suspendió el proceso sub materia y elevó la causa al presente Tribunal. 2.2. Fundamentos de la Demanda. Solicita la actora, KATE SPADE LLC, la declaración de invalidez e ineficiencia de la resolución administrativa de ultima instancia, ya que

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contrariamente a lo que establece la demanda, las marcas en litigio no son confundibles entre sí ya que presentan diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales. Presenta como argumentos, casos en los que la clase 25 coexisten marcas a nombre de diferentes titulares que comparten términos en común.

Que, basándose en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 150 de la misma Decisión.

Así mismo señala que la marca solicitada posee un alto prestigio en el mercado mundial.

El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

Finalmente, dado que la solicitud de registro marcario reúne los requisitos de registrabilidad que la norma establece y no es confundible con ninguna otra registrada, procedía su concesión. 2.3. Contestación de la Demanda. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Perú, contesta la demanda y argumenta su inconsistencia. Señala que, la administración, al realizar el examen de confundibilidad en aplicación de los criterios que establece la norma, determinó que las marcas confrontadas resultan semejantes al grado de inducir al público consumidor a confusión directa, y que el supuesto prestigio de la marca solicitada no le brinda el derecho al registro. De otro lado, SOFIA MILLA MEZA, Procuradora Pública, se apersona al proceso para reafirmar los argumentos del INDECOPI, sin embargo, con fecha 5 de agosto de 2002, solicita la sucesión procesal con el INDECOPI. CONSIDERANDO: Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134 A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. (…) Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

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registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) Artículo 150 Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. I.

CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros”. 1 La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.

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Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS. Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. Tomo I. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16.

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La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

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II. IRREGISTRABILIDAD MARCARIA POR RIESGO DE CONFUSIÓN (DIRECTA/INDIRECTA) O ASOCIACIÓN CON UNA MARCA ANTERIORMENTE REGISTRADA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. Impedimentos para el registro de una marca. La identidad y la semejanza El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina expresa que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el funda-

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mento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y además del análisis de prohibiciones del registro, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro. Marcas idénticas o similares no deben subsistir en el mercado en cabeza de dos o más personas para identificar productos o servicios idénticos o de igual naturaleza, ya que ello generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, y el público quedaría en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los productos o servicios, y escoger entre ellos con entera libertad. La Jurisprudencia del Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(...) es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes. (...) se le otorga a la administración la facultad de determinar cuándo un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del

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registro en aras de la protección general de los consumidores.” 2

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. 3

La similitud entre dos marcas puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden.

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que las marcas que aspiran registrarse no sean similares o idénticas a otras registradas o previamente solicitadas, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

Reglas para realizar el cotejo marcario Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 26 de enero del 2005. Proceso Nº 161IP-2004. Marca: “CINCO ESTRELLAS”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1175 de 15 de marzo de 2005.

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BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, Pág. 351 y ss.

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(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 5

‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 4 III. COMPARACION ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. Las marcas denominativas se conforman por una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

- Signos compuestos: Dentro de los signos denominativos están los signos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras; al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”. (Proceso 13-IP-2001, marca: BOLIN BOLA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 677, de 13 de junio de 2001).

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas: (...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora. (...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

Al cotejar signos compuestos habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen los signos compuestos, teniendo esto como efecto, que no habrá riesgo de confusión cuando los vocablos añadidos a los coincidentes de las marcas en conflicto estén dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial y a evitar, de este modo, que el consumidor pueda caer en error. Al respecto el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. (Proceso 14-IP2004, marca: LUCKY CHARMS, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1082, del 17 de junio de 2004, citando al Proceso 21-IP-98, marca: SUPER SAC MANIJAS mixta, publicado en la Gaceta Oficial Nº 398, de 22 de diciembre de 1998).

(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

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Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.

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De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos sub materia, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal.

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pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe emplear las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

IV. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Vencido el plazo para la formulación de oposiciones, aunque estas hubiesen sido presentadas o no, la Oficina Nacional Competente debe efectuar el examen de registrabilidad para finalmente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro de la marca a través de resolución debidamente motivada. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución El examen de registrabilidad se realiza a través del análisis de todas las exigencias que impone la Norma Comunitaria en materia de propiedad industrial, para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos, y tomando en consideración las prohibiciones establecidas. Este Tribunal ha señalado en su jurisprudencia acerca del examen de registrabilidad que: “impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. (Proceso 22-IP-96, Marca: EXPOMUJER”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 265, de 16 de mayo de 1997. Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las oposiciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Cualquier signo integrado por letras, números o palabras, gráficos, sonidos u olores, un color delimitado por una forma o una combinación de colores, la forma, envases o envolturas de los productos, así como su combinación, podrá ser registrado como marca si es apto para distinguir en el mercado los productos o servicios que constituyan su objeto, y si es susceptible de representación gráfica. El registro no se verá impedido por la naturaleza del producto o del servicio a que haya de aplicarse el signo. Éste, en cambio, no será registrable como marca si se encuentra incurso en una de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. El requisito de perceptibilidad se encuentra incluido en el requisito de distintividad. 2. Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre el signo pendiente de registro como marca y la marca ya registrada en el territorio de uno o más de los Países Miembros de la Comunidad, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o del usuario, la cual variará en función de tales productos o servicios. Así, el Juez Nacional competente debe establecer dicho riesgo, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación respecto de la comparación entre la mencionada clase de marcas, y en especial teniendo en cuenta que en relación con los signos compuestos habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que los componen.

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3. Vencido el plazo para la formulación de oposiciones, aunque estas hubiesen sido presentadas o no, la Oficina Nacional Competente debe efectuar el examen de registrabilidad para finalmente pronunciarse sobre la concesión o denegación del registro de la marca a través de resolución debidamente motivada. En caso que se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución motivada. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación dictada con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Deberá así mismo, dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto.

que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Walter Kaune Arteaga PRESIDENTE (E) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Notifíquese al Consultante mediante copia certificada y sellada de la presente interpretación, la

Isabel Palacios L. SECRETARIA

PROCESO 168-IP-2006 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: PLUSCAR (nominativa). Actor: sociedad MERCK & CO. INC. Proceso interno Nº 1857-2005. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil seis.

intermedio de su Presidenta doctora Elcira Vásquez Cortez, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 1857-2005.

VISTOS:

El auto de 17 de noviembre de 2006, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, por

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Los hechos señalados por el consultante en la solicitud que se acompaña al Oficio Nº 3852006-SCS-CS, de 16 de octubre de 2006, complementados con los documentos incluidos en anexos.

INDECOPI (…) y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto PLUSCAR (…)”. La sociedad MERCK & CO. INC, interpuso demanda contencioso administrativa, contra las Resoluciones mencionadas.

a) Partes en el proceso interno

El 15 de febrero de 2005, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, emitió providencia en la que declaró: “FUNDADA la demanda (…) interpuesta por Merck & Co Inc; en consecuencia, NULA la Resolución número 020-2002/TPI-INDECOPI que confirmó la Resolución 11046-2001/OSDINDECOPI que declaró infundada la observación formulada por Merck & Co Inc, contra el registro de la marca PLUSCAR solicitada por Refasa Sociedad Anónima Cerrada; ORDENARON al INDECOPI que cancele el certificado de registro de la referida marca (…)”.

Demandante: sociedad MERCK & CO. INC. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú. Tercero Interesado: sociedad REFASA S.A.C. b) Hechos El 23 de agosto de 2000, la sociedad REFASA S.A.C. solicitó el registro como marca del signo PLUSCAR (nominativo) para distinguir “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; suplementos nutricionales; vitaminas y demás productos de la clase 5”. El 22 de noviembre de 2000, la sociedad MERCK & CO. INC. formuló observación manifestando ser titular de la marca PROSCAR para distinguir también productos de la clase 5. Por Resolución Nº 11046-2001/OSD-INDECOPI, de 28 de septiembre de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI resolvió: “Declarar INFUNDADA la oposición de MERCK & CO. INC. (…) y, en consecuencia, INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, a favor de REFASA S.A.C., de Perú, la marca de producto constituida por la denominación PLUSCAR, para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos,; suplementos nutricionales y vitaminas de la clase 05 (…)”. En dicha Resolución se aclara que “la Oficina procede a excluir de oficio la frase ‘y demás productos de la clase’, quedando los productos a distinguir limitados únicamente a aquellos que se consignaron expresamente en la solicitud (…)”. Contra dicha Resolución, la sociedad MERCK & CO. INC. interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº 020-2002/ TPI-INDECOPI, de 9 de enero de 2002, decide: “CONFIRMAR la Resolución Nº 11046-2001/OSD-

Contra dicha providencia, el INDECOPI interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra en la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, la que manifestó que “(…) resulta necesario suspender la tramitación del presente proceso judicial, a efectos de solicitar un informe a la Comunidad Andina, respecto a la correcta interpretación del Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, y; cuál es la debida aplicación al caso sublitis, lo que va a coadyuvar a dilucidar la controversia, razones por las que SUSPENDIERON la tramitación del presente proceso hasta que el citado Organismo emita el correspondiente informe (…)”. c) Fundamentos jurídicos de la demanda La actora manifiesta que: “Basta una simple comparación entre la marca de propiedad de Merck & Co., Inc. y la marca solicitada por Refasa S.A.C. (…) para establecer que vistos en su conjunto y en forma sucesiva, desde el punto de vista del consumidor medio, son confundibles entre sí (…) las marcas PLUSCAR y PROSCAR distinguen los mismo productos de la clase 05 de la Nomenclatura Oficial, por lo que la comparación entre estas marcas debe ser rigurosa”. Argumenta que: “Gráficamente son similares entre sí, puesto que: ambas comparten el mismo número de letras, siete (7) y el mismo número de sílabas, dos (2). De las siete (7) letras que las conforman, las marcas en cuestión comparten en común y en igual distribución cinco (5) (…). De las dos (2) silabas que conforman los

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signos en cuestión, comparten en común una de ellas (CAR). Ambas marcas presentan en común y en igual distribución de sus dos (2) vocales, una de ellas. Fonéticamente la confusión entre ellas se acentúa porque a las similitudes gráficas antes citadas debemos agregar que sus dos (2) sílabas, una (1) es idéntica, la segunda CAR, y en la primera sílaba comparten las consonantes inicial y final (P_ _ S). En consecuencia, resulta obvio que las marcas en litigio son confundibles entre sí”. A continuación cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

registrada PROSCAR, tanto la Oficina de Signos Distintivos como el Tribunal de INDECOPI observaron que desde el punto de vista fonético (…) la entonación e impresión sonora de los signos sea distinta (…). Desde el punto de vista gráfico, los signos en cuestión presentan diferencias en cuanto a sus primeras sílabas (PLUS - PROS) lo cual determina que los signos en conjunto presenten un diferente impacto visual”. Indica que la rigurosidad con la que deben analizarse los signos que distinguen marcas farmacéuticas ha sido respetada por el Tribunal del INDECOPI.

También sostiene que los signos en cuestión están destinados a “distinguir los mismos productos farmacéuticos y medicinales de la Clase 05 (…). Debido a ello, la confusión entre las marcas PLUSCAR y PROSCAR puede conllevar graves consecuencias a la salud de los pacientes producidas por la confusión entre medicamentos (…).

Indica que “la presencia de la partícula CAR en ambos signos es un hecho que debe ser adecuadamente evaluado al momento de compararlos, pues debe tenerse en cuenta que dicha partícula es utilizada en numerosas marcas que distinguen productos de la clase 5 (…) algunas de las cuales se encuentran registradas a favor de la propia solicitante (…). El hecho que esta partícula sea utilizada en conformación de varias marcas no significa que no deba tomarse en consideración al momento de realizar el examen comparativo. Sin embargo, la misma no puede ser determinante para establecer la semejanza de los signos, pues por su uso difundido dicha partícula ha perdido capacidad distintiva en la clase 05”.

Cita como norma violada el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, contesta la demanda “(…) negándola y contradiciéndola en todos sus extremos”. Alega que “La demanda contiene una indebida acumulación de pretensiones (…) la demandante pretende acumular a su acción de impugnación de resolución administrativa, una pretensión consistente en que se cancele el registro de una marca de producto que resulta imposible. En efecto la materia a ser discutida en el presente proceso se concentrará en el análisis de los eventuales vicios contenidos en la resolución de segunda instancia administrativa. Si eventualmente, como resultado del presente proceso, se declarase la invalidez e ineficacia de la resolución emitida en segunda instancia administrativa por el Tribunal de INDECOPI, ello no tendría que conllevar necesariamente a la cancelación del registro de la marca solicitada por REFASA”. Sobre la afirmación de la demandante de considerar que los signos son confundibles entre sí, dice que: “Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado PLUSCAR y la marca

Respecto a la jurisprudencia alegada por la actora indica que “no tiene ninguna implicancia ni vinculación con la controversia entre las marcas PLUSCAR y PROSCAR (…). El análisis que realiza la autoridad administrativa y, en su caso, el Poder Judicial, está circunscrito al análisis de las marcas en controversia en cada caso, analizando en cada caso su particular aspecto de conjunto, los productos que los signos pretenden distinguir en cada caso, o la eventual existencia en cada caso de componentes genéricos o usuales”. Y que “la eventual confundibilidad entre dos marcas no tiene ninguna relevancia para determinar la confundibilidad de otras dos”. e) Apelación En el recurso de apelación el INDECOPI reafirma los argumentos de hecho y de derecho planteados en la contestación a la demanda contencioso administrativa interpuesta por MERCK & CO. INC. CONSIDERANDO:

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Que la norma contenida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro del signo como marca PLUSCAR (nominativo) fue el 23 de agosto de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto corresponde interpretar, de oficio, los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y, no se interpretará el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 por no ser aplicable al caso concreto; y, Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los

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productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…)”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Disposiciones Transitorias Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”. Dada la multiplicidad de casos en los que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se ha referido a los mismos temas controvertidos en este proceso, se realizará una interpretación

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prejudicial más específica. En consecuencia, ésta se referirá a dos cuestiones fundamentales, la primera una aplicación jurisprudencial de interpretaciones similares a la presente y la segunda la aplicación de la normativa comunitaria al caso concreto:

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do por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 97-IP-2006, de 11 de octubre de 2006, emitida para la causa interna Nº 2096-2003, que fue solicitada por la misma Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú que ahora hace la consulta, cuya copia se adjunta.

1. Aplicación jurisprudencial 1.1. La aplicación de la normativa jurídica comunitaria en el tiempo Respecto a la interpretación de las normas comunitarias sobre Propiedad Industrial que regulan esta temática, así como el desarrollo de los distintos fundamentos que conforman el criterio de este Órgano Jurisdiccional sobre la materia, se exhorta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial correspondiente al Proceso 75-IP-2006, de 19 de julio de 2006, publicada en la G.O.A.C. Nº 1400, de 19 de septiembre de 2006, marca: NORITEX, emitida para la causa interna Nº 548-2004, que también cursa ante el Alto Tribunal que ahora hace la presente consulta. De la referida jurisprudencia, este Tribunal estima adecuado reiterar para el presente caso, por resultar plenamente aplicable a la controversia correspondiente, que: “la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario”. Sin perjuicio de aplicar en lo que correspondiera lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1.2. La marca y los requisitos para su registro Este Tribunal exhorta a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que estudie y aplique al caso de autos lo senta-

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo PLUSCAR (nominativo), cumple con los requisitos del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y si no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. 1.3. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, al realizar el examen de registrabilidad, debe aplicar al caso en estudio lo sentado por este Tribunal en la interpretación prejudicial, correspondiente al Proceso 29-IP2006, de 19 de abril de 2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1348, de 30 de mayo de 2006, marca: CHIKI (mixta) emitida dentro del proceso interno Nº 1592-2003. Tomando en cuenta el riesgo de confusión, las reglas para efectuar el cotejo marcario, las similitudes, y todos los elementos sentados por el Tribunal en la interpretación prejudicial antes mencionada y, en basta jurisprudencia de este Órgano Comunitario, es necesario determinar los diferentes grados en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia de similitud gráfica, fonética o ideológica entre las marcas PLUSCAR (nominativa) y PROSCAR (nominativa). 2. Aplicación al caso concreto 2.1. Marcas farmacéuticas Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están des-

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tinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. (Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. (Proceso 30-IP2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). 2.2. Partículas de uso común y marcas débiles

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sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”. (Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING). En virtud de lo anteriormente expuesto,

En el caso de que el signo destinado a ampara productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

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PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de la presentación de la solicitud de registro. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes. La ausencia u omisión de los requisitos de validez del registro marcario constituye causal de nulidad del mismo, siempre que correspondan a las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud de registro, sin perjuicio de aplicar, en lo que correspondiera, lo previsto en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. SEGUNDO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios referidos en la presente interpretación prejudicial, además, no debe estar incurso en las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. TERCERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. CUARTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndo-

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se con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. QUINTO: En el caso de que de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario. Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 1857-2005, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO

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Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA

pia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-

Isabel Palacios L. SECRETARIA

PROCESO 141-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 82, literal a); 83, literales d) y e) y 84 de la mencionada Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente interno N° 2000-6061. Actor: Sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. Marca: ESKPE (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de septiembre de 2006. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: A. LAS PARTES: Demandante:

Sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.

Demandados:

NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: Sociedad REVISTA EL PRODUCTO C. A. B. DATOS RELEVANTES. 1. Los hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: a. La sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. solicitó el 1 de agosto de 1997 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del signo denominativo EsKpe para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 97044389. b. Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad REVISTA EL PRODUCTO C. A., formuló observación al registro del signo denominativo EsKpe, con base en las siguientes marcas: • Marca denominativa ESCAPE, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado de registro N° 192525.

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• Marca denominativa ESCAPE, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Registrada en Venezuela bajo el certificado 170151. c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 20902 de 8 de diciembre de 1998, declaró fundada la observación y negó el registro del signo denominativo EsKpe a favor de la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO. d. Contra esta decisión la sociedad demandante interpuso recurso de apelación. e. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 25849 de 30 de noviembre de 1999, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión inicial. f. La sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. solicitó el 1 de agosto de 1997 ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro del signo denominativo EsKpe para distinguir servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 97044388. g. Publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad REVISTA EL PRODUCTO C. A., formuló observación al registro del signo denominativo EsKpe, con base en las siguientes marcas: • Marca denominativa ESCAPE, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado de registro 192525. • Marca denominativa ESCAPE, para amparar productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Certificado de registro 170151, registrada en la República Bolivariana de Venezuela. h. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 03172 de 25 de febrero de 1999, declaró infundada la observación y concedió el registro del signo denominativo EsKpe para amparar servicios de la

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clase 38, a favor de la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO. i. Contra esta decisión la sociedad REVISTA EL PRODUCTO C. A. interpuso recurso de reposición y en subsidió apelación. j. La Jefe de la División de signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 12553 del 30 de junio de 1999, resuelve el recurso de reposición y decide revocar la Resolución N° 03172, declarar fundada la observación y negar el registro del signo denominativo EsKpe . k. Contra el anterior acto administrativo, la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. interpuso recurso de apelación. l. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución N° 17145 de 27 de agosto de 1999, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución N° 12553. m.La sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A., ante el Consejo de Estado de la República de Colombia presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el anterior acto administrativo y contra las Resoluciones N° 12553 y 25849. 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. sustenta su demanda en los siguientes argumentos: a. La marca EsKpe para distinguir servicios de las clases 35 y 38 cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, que contempla la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. b. La marca EsKpe es novedosa en relación con los servicios de las clases 35 y 38, no siendo ni descriptiva ni genérica respecto de los mismos. c. Los signos en conflicto no presentan similitudes capaces de inducir al público consumidor a error, ya que el signo solicitado se encuentra escrito de una manera especial y distintiva.

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d. Aunque los signos en conflicto sean similares, se encuentran dirigidos a distinguir productos y servicios absolutamente disímiles. En efecto, los servicios de publicidad y negocios correspondientes a la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza no presentan relación de naturaleza con los de la clase 16. Así mismo, los servicios de comunicaciones comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza no son similares a los de la clase 16. e. Las revistas y periódicos no son productos de la clase 16, ya que son servicios de información o comunicación prestados a través de dichas publicaciones. La clase 16 distingue productos de imprenta cuando constituyen productos, pero no cuando constituyen publicaciones. Una publicación de carácter periódico no es un producto, entendiendo por tal un artículo material determinado y definido, ya que la edición siempre es variable. La publicación de carácter periódico no es nada diferente a información y comunicación, los cuales se encuentran expresamente incluidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. f. La marca EsKpe al momento de dictarse las resoluciones demandadas era una marca notoria en relación con las clases 35 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, no se puede negar su registro para dichas clases. Las marcas notorias gozan de especial protección, hasta el punto de solicitar la cancelación de una marca registrada si ésta viola el derecho de la marca notoria. g. La marca ESCAPE para distinguir productos de la clase 16 nunca ha sido usada en Colombia, de conformidad con lo probado en el proceso de cancelación por no uso adelantado contra dicha marca, dentro del expediente administrativo N° 94-53702. h. Lo signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado y, por lo tanto, pueden coexistir en el ámbito registral. i. Con la expedición de los actos demandados se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, ya que la División de Signos Dis-

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tintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones de la Decisión 344. 3. La contestación a la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: • Con la expedición de las resoluciones demandadas no se han violado las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. • Efectuado un análisis sucesivo y comparativo de las marcas en conflicto, se llegó a la conclusión de que entre ellas no existen semejanzas capaces de generar confundibilidad directa en el público consumidor y, por lo tanto, pueden coexistir en el mercado. • Entre los servicios y productos que distinguen los signos en conflicto existe una finalidad similar, son complementarios y circulan en un mercado similar a través de medios impresos, los que incluyen diarios y periódicos comprendidos en la clase 16 de la nomenclatura vigente. b. Por parte del tercero interesado. La sociedad REVISTA EL PRODUCTO C. A. contestó la demanda con los siguientes argumentos: • Las marcas en conflicto son prácticamente idénticas; conclusión a la que se llega sin realizar el más mínimo esfuerzo. • A pesar de que los productos y servicios de los signos en conflicto se encuentren ubicados en diferentes clases, es decir, en clases 16 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, presentan una estrecha relación. Lo anterior porque el servicio prestado por la demandante es ofrecer el producto amparado por la marca ESCAPE. El medio en que circulan dichos productos es el mismo, de manera escrita u oral; así mis-

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mo los canales de comercialización y la forma en que se ofrecen a los consumidores son muy similares, lo que genera que el sector del público consumidor al que se dirige tanto los productos como el servicio no identifique la verdadera procedencia u origen empresarial. • La expresión EsKpe no está siendo usada para los servicios de las clases 35 y 38, ya que realmente el mencionado signo está siendo usado para distinguir una revista que sale todos los jueves y que circula como complemento del periódico El Tiempo. Como no ha sido posible amparar la revista para la clase 16, han tratado de justificar el uso indebido con registros en otras clases, pero igualmente señalando servicios estrechamente relacionados con la clase 16 • La actora solicitó cancelación por no uso del signo de propiedad de REVISTAS EL PRODUCTO C. A., lo cual fue negado por la Superintendencia de Industria y Comercio. • No se puede negar que entre las revistas y periódicos, sean de circulación diaria, semanal o quincenal, existe una clara e indiscutible similitud e igualdad de productos. Afirmar que un periódico de edición distinta es diferente, sería como decir que una mermelada fabricada hace un año es diferente a la fabricada hace un mes. Los periódicos o revistas, así sean de una época o fecha diferentes, sean diarios, quincenales o mensuales, o tengan diferentes noticias, seguirán siendo publicaciones que se encuentran ubicadas en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. • La notoriedad de una marca no se puede alegar como fundamento o elemento decisivo para obtener el registro de una marca, estando registrada y vigente otra igual o semejante a favor de un tercero. La notoriedad es un método de defensa no un método para obtener el registro de un signo como marca. • La marca ESCAPE para distinguir publicaciones es notoriamente conocida en Venezuela y, por lo tanto, con la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio se está consolidando un sistema de administración

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comunitaria en relación con los registros marcarios. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Así mismo se interpretará de oficio los artículos 82 literal a), 83 literales d) y e), y 84 de la mencionada Decisión. Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 no serán interpretados, ya que dichos artículos hacen referencia a compromisos que los Países Miembros de la Comunidad Andina asumieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; son normas de carácter programático que no pueden ser invocadas respecto de los casos en donde se controviertan actos administrativos de carácter particular y concreto, como lo son los de concesión o rechazo de una solicitud de registro marcario. Los compromisos plasmados en dichas normas constituyen obligaciones asumidas que deberán concretarse en el fortalecimiento institucional de los Órganos Nacionales de la Propiedad Industrial en la Subregión, con miras a la consolidación de un verdadero sistema de administración comunitaria en ese ámbito. La anterior posición ha sido reiterada por el Tribunal en numerosas providencias, entre las que se destacan: Interpretación Prejudicial de 25 de julio de 1997. Proceso 20-IP-96, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 291, de 3 de septiembre de 1997. Interpretación Prejudicial de 1 de diciembre de 1997. Proceso 21-IP-96, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-

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do de Cartagena Nº 318, de 26 de enero de 1998. Interpretación Prejudicial de 21 de noviembre de 1997. Proceso 15-IP-97, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 314, de 18 de diciembre de 1997. Y la Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003. Proceso 100-IP-2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1015, de 27 de noviembre de 2003. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISION 344 (…)

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(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Artículo 81 “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Artículo 82 “No podrán registrarse como marcas los signos que:

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” (…) Artículo 84

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; (…) Artículo 83 “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. (…)

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VII. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. Requisitos para el registro de marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

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B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos EsKpe y ESCAPE, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

B. Comparación entre marcas denominativas. C. Coexistencia de hecho de marcas idénticas o similares. D. La conexión competitiva. E. De la marca notoria y de la prueba de su notoriedad. La marca notoria en un país perteneciente a la Subregión y su protección en los demás Países Miembros. A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpretaciones Prejudiciales sobre esta materia, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • Proceso 62-IP-2006, de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00313. • Proceso 235-IP-2005, de 26 del julio de 2006. Marca: “SENTIVA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1409, de 10 de octubre de 2006, dicta para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00419. • Proceso 203-IP-2005, de 24 de noviembre de 2005. Marca: “MAC MIXTA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1288, de 23 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-0372.

Teniendo en cuenta que, igualmente, muchas Interpretaciones Prejudiciales han tratado sobre la comparación entre marcas denominativas, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • 172-IP-2005, de 25 de noviembre de 2005. Marca: “TWINVAX”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1289, de 26 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2001-0351. • 105-IP-2005, de 17 de agosto de 2005. Marca: “OMA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1302, de 02 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00094. C. COEXISTENCIA DE HECHO DE MARCAS IDÉNTICAS O SIMILARES. Como quiera que la demandante argumentara que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado, se requiere tratar el tema de la coexistencia de hecho de marcas idénticas o similares. Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el ya aludido “riesgo de confusión” al colocar a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios. Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE HECHO DE SIGNOS”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal “coexistencia de hecho”

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no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riego de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 916, de 2 de abril de 2003). Ante esta situación corresponde al Juez Consultante, determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de los signos de una manera efectiva y sobre todo determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado el riesgo de confusión. D. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. En vista que dentro del proceso interno se planteó la conexión entre los servicios y productos comprendidos en las clases 35, 38 y 16 de la Clasificación Internacional de Niza, es preciso que el Juez Consultante tenga en cuenta, en primer lugar, la regla de la especialidad 1 y, por lo tanto, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en la Clasificación Internacional. 1

Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relación con el principio de especialidad en el régimen de la Decisión 344, de la siguiente manera: El consultante “(…) deberá considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente, por virtud de la regla de la especialidad, los productos identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases del nomenclátor, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, a la luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344, que también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase del nomenclador o a clases distintas.

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No obstante lo anterior, y como en el presente caso los signos confrontados se refieren a servicios y productos de clases diferentes, el consultante también deberá analizar la conexión competitiva existente entre ellos, así como el riesgo de asociación que por la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas pueda desprenderse, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. A tal efecto, el Tribunal ha recogido los criterios y factores de análisis para definir el tema, en la Interpretación Prejudicial 114-IP-2003, de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028, de 14 de enero de 2004; enviada al Consejo de Estado de la República de Colombia con destino al proceso interno N° 7496, marca: Ebel Internacional (mixta). E. DE LA MARCA NOTORIA Y DE LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. LA MARCA NOTORIA EN UN PAÍS PERTENENCIENTE A LA SUBREGIÓN Y SU PROTECCIÓN EN LOS DEMÁS PAISES MIEMBROS. En el proceso interno que dio origen a la presente Interpretación la sociedad demandante argumentó que la marca ESCAPE es notoria; por ello es pertinente abordar el tema de la marca notoria y la prueba de dicha notoriedad. Así mismo, atendiendo a que la sociedad REVISTAS EL PRODUCTO C. A. argumentó que la marca ESCAPE es notoriamente conocida en Venezuela y, en consecuencia, debe ser protegida, En este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”. (Proceso N° 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 27 de noviembre de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 de diciembre de 2002).

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se hará énfasis en la protección de la marca notoria en un país perteneciente a la Subregión y su protección en los demás Países Miembros, sin perjuicio que al momento de fallar el Juez Nacional atienda la denuncia del Acuerdo de Cartagena presentada por la República Bolivariana de Venezuela de 22 de abril de 2006, que trajo como consecuencia la pérdida del País Miembro de la Comunidad Andina.

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superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores. La doctrina hace las siguientes consideraciones sobre el tema:

a. Concepto.

“(...) la marca notoria es la que goza de difusión - o lo que es lo mismo – es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca”. 3

La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios.

“(...) la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada (...)”. 4

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno.

1. La marca notoria.

“La marca notoria es la que goza de difusión, es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria”. (Proceso N° 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028 de 14 de enero de 2004).

Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”. 5

Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expresa: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. 2

b. Protección La protección de la marca notoriamente conocida se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos 3 4

Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus 5

2

OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255.

FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág. 32. AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo General del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268. ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y 131.

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de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. • En relación con los principio de territorialidad y especialidad. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida, (literal d, del artículo 83), “en el país en que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad (…). Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como aquellos en los que el uso del signo se destine a productos o servicios distintos”; o que tengan semejanzas o similitudes que conlleve a confusión con marcas notoriamente conocidas, (literal e del mismo artículo, de la Decisión 344), “independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro”. En relación con el principio de territorialidad se deben hacer las siguientes precisiones: El literal d) del artículo 83 establece una protección de los signos notoriamente conocidos en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad. De lo anterior se desprende que un signo que no es notorio en el país en el que se intenta proteger, gozará de tal calidad, de conformidad con las siguientes condiciones: o En relación con los signos notorios de los País Miembros, se protegerán siempre y cuando sean notorios en el comercio subregional, es decir, por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de protección. o En relación con los Países no Miembros de la Comunidad Andina, se protegerán siempre y cuando sean notorios en el comercio internacional sujeto a reciprocidad con alguno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante debe verificar si la marca ESCAPE es no-

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toria en el comercio subregional, en todos o en algún País Miembro, de conformidad con lo anteriormente anotado. • En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. A diferencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Decisión 344 no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con las clases de riesgo a que está expuesta. Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. No obstante lo anterior, el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre este punto ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En relación con la marca notoria, tampoco dispone, específicamente como sí lo hace la Decisión 486, su protección contra los riesgos de uso parasitario y de dilución. No hace esta diferenciación, pero consagra una protección ampliada, al establecer, en el literal d) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que ‘constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición

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será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos’. (Subrayado por fuera del texto). En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general. Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro (...)’. Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca. Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o

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del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto). De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. (…) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: o La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral. Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de

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los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva. A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”. (Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Proceso 145-IP-2006) Se advierte que si bien la norma comunitaria, objeto de la interpretación no contempla la diferenciación que existe entre las figuras de la marca renombrada y la marca notoria, este Tribunal considera, con base a los criterios de la doctrina y los hechos del mercado, que la noción de marca renombrada debe ampliarse a aquél signo que, en razón de su elevada dosis de prestigio en el mercado, más amplio y globalizado, merecería ser protegido más allá del principio de especialidad frente a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilución del valor atractivo de la marca o que pueda suponer un aprovechamiento indebido por parte de un tercero del prestigio y renombre de la marca en cuestión, mientras que a la marca notoria propiamente dicha, debería aplicarse, con base a los criterios antes referidos, una flexibilización menos absoluta que aquella que corresponde a la marca renombrada, sin embargo, más allá del simple criterio de conexión competitiva, como ya se advirtió.

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2. La prueba de la notoriedad. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Competente con base en las pruebas presentadas. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 de la norma comunitaria citada. No son registrables como marcas los signos que en relación con el derecho de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada o registrada para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso

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de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto. SEGUNDO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativo EsKpe y ESCAPE, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre signos denominativos. TERCERO: Le corresponde a la Autoridad Nacional determinar si en verdad se ha dado la coexistencia de hecho de las marcas de una manera efectiva y, sobre todo, determinar si no ha existido durante el tiempo de coexistencia en el mercado riesgo de confusión. En todo caso, el hecho de que dos signos hayan coexistido no obsta para que el examinador realice el estudio de registrabilidad respectivo. CUARTO:

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de servicios semejantes respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de

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conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito. QUINTO:

La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece una protección ampliada de las marcas notoriamente conocidas, que implica, por un lado, el rompimiento de los principios de especialidad y territorialidad y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial. Los signos notorios de los Países Miembros serán protegidos en los otros Países Miembros, siempre y cuando sean notorios en el comercio subregional, es decir, no sólo basta que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros, sino que además sea notorio en el comercio subregional; lo anterior quiere decir que debe ser notoriamente conocido por lo menos en uno de los Países Miembros para que goce de protección. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante debe verificar si la marca ESCAPE es notoria en el país donde se pida protección o en el comercio subregional, de conformidad con lo anteriormente anotado. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al

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emitir el fallo en el expediente interno Nº 20006061 deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO

Isabel Palacios L. SECRETARIA

PROCESO 151-IP-2006 Interpretación prejudicial del artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, de los artículos 134 y 135, literal a), de la misma Decisión; con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Expediente Interno Nº 1878-2005. Actor: Sociedad URBAN DECAY COSMETICS LLC. Marca nominativa: “URBAN DECAY”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú.

antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Demandante:

Sociedad URBAN DECAY COSMETICS LLC.

VISTOS:

Demandados:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DE PERÚ.

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de noviembre de 2006. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como

A. LAS PARTES.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.. Tercero interesado: Sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED.

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B. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial, de los antecedentes administrativos de los actos acusados y de las correspondientes providencias judiciales, se encuentran los siguientes: a. La sociedad URBAN DECAY COSMETICS LLC. solicitó el 28 de febrero de 2001, ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro como marca del signo URBAN DECAY (denominativo) para amparar productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 124144-2001. b. Una vez publicada la solicitud de registro en el Diario Oficial El Peruano, no se formuló oposición alguna al registro del signo URBAN DECAY. c. El INDECOPI, mediante Resolución N° 0113362001/OSD-INDECOPI de 11 de octubre de 2001, denegó el registro como marca del signo URBAN DECAY (denominativo), argumentando que el signo solicitado para registro es confundible con la marca URBAN ZONE de propiedad de la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED, registrada para amparar productos de al clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el certificado No. 67194. d. El 25 de octubre de 2001, la sociedad URBAN DECAY COSMETICS LLC. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 0113362001/OSD-INDECOPI de 11 de octubre de 2001. e. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución N° 1640-2001/TPI-INDECOPI de 3 de diciembre de 2001, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución impugnada. f. El 22 de enero de 2002 la sociedad URBAN DECAY COSMETICS LLC., mediante apoderado, interpuso ante la Sala Civil de la Corte

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Suprema de Justicia de Perú demanda de Impugnación de resolución administrativa, solicitando la nulidad de la Resolución N° 16402001/TPI-INDECOPI de 3 de diciembre de 2001. g. La Sala Civil de Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 11 de febrero de 2005, declaró infundada la demanda interpuesta. h. La sociedad URBAN DECAY COSMETICS LLC, mediante escrito radicado el 6 de mayo de 2005, interpuso recurso de apelación contra la sentencia descrita anteriormente. 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La actora fundamenta su demanda con base en los siguientes planteamientos: a. Los signos en comparación no son confundibles entre sí, por las siguientes razones: • En el mercado peruano coexisten marcas que comparten el término URBAN, y distinguen el mismo tipo de productos. Por lo tanto, los signos en conflicto igualmente pueden coexistir en el mercado. • Desde el punto de vista visual, el signo solicitado está compuesto por cinco silabas, mientras que el signo registrado está compuesto por 4 sílabas. El primero tiene diez letras, mientras que el segundo tan sólo nueve. Si bien ambos signos comparten la palabra URBAN, el signo solicitado termina en la expresión DECAY y el registrado en la expresión ZONE, lo que los diferencia claramente. • Desde el punto de vista fonético, la pronunciación de los signos es claramente diferente, ya que están conformadas por un número de sílabas completamente diferentes. Además, la pronunciación de las palabras DECAY y ZONE son muy diferentes. b. No existe confusión indirecta entre los signos en conflicto, ya que por el sólo hecho de compartir el término URBAN no se cae en dicha forma de confusión. Como se dijo, coexisten muchas marcas con la palabra URBAN.

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3. La contestación a la demanda. a. Por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. INDECOPI. El INDECOPI se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes argumentos: • Los signos en conflicto evocan el mismo concepto. Ambos signos están compuestos por términos en inglés. DECAY y ZONE son percibidos por los consumidores como de fantasía, mientras que URBAN, será asociado con su significado en español (urbano), debido a su similitud con éste. • Si bien se concluyó que no existía riesgo de confusión directa entre los signos es conflicto, se advirtió la existencia de riesgo de confusión indirecta, ya que el público consumidor podría creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada, sobre todo si se tiene en cuenta que amparan productos de la misma clase, o que el nuevo signo distingue una nueva línea de productos fabricados por su titular, ya que el término URBAN se encuentra al inicio de cada signo, o que, aun cuando no se trate de la misma empresa, existen vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas. • Resulta irrelevante que coexistan en el mercado peruano marcas que compartan el término URBAN y que distingan productos diferentes a los distinguidos por las marcas en conflicto. En el presente caso, y en general en materia marcaria, no es pertinente pretender que otros pronunciamientos de la autoridad administrativa respecto a otras marcas registradas para clases diferentes a la del presente caso, sean aplicables de alguna manera al análisis de confundibilidad de las marcas en conflicto. En tanto se tratan de marcas diferentes para distinguir diferentes productos de clases diferentes no puede existir igual razón. b. Por parte de la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República de Perú. La Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Industria, Turismo,

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Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: • Aún cuando el público logre recordar las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en conflicto, el hecho de que éstos distingan los mismos productos y compartan el término URBAN podría inducir al público consumidor a creer que el signo solicitado es una variación de la marca registrada y, por lo tanto, se podría producir riesgo de confusión indirecto. • La resolución demandada se encuentra arreglada a derecho, ya que ha observado las normas especiales sobre propiedad industrial y sobre el procedimiento administrativo. c. Por parte del tercero interesado. Si bien la sociedad EBEL INTERNATIONAL LIMITED puede resultar afectada en las resultas del proceso, ni de la solicitud de interpretación prejudicial, ni de los documentos anexos, se desprende que dicha sociedad haya participado en el respectivo proceso interno. 4. Fundamentos jurídicos de la parte considerativa de la Sentencia del 11 de febrero de 2005, proferida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la demanda presentada, por los siguientes motivos: “(…) DÉCIMO TERCERO.- Que, en tal contexto de ideas se tiene que si bien entre el signo solicitado URBAN DECAY y la marca registrada URBAN ZONE no existe riesgo de confusión directa por sus diferencias fonéticas y gráficas, lo que evita que el público elija un producto por el otro, sí existe un riesgo de confusión indirecta dado que el público consumidor, estando a que el signo solicitado pretende distinguir productos de la misma clase que distingue el signo registrado, podría creer que el signo URBAN DECAY es una variación de la marca registrada, o podría pensar que el nuevo signo distingue una línea de productos fabricado por su titular al presentar significativamente al inicio del signo el término URBAN, ubicado en el mismo lugar

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en el caso del signo registrado; o que aún cuando no se trate de la misma empresa existan vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre las mismas. DÉCIMO CUARTO.-Que, en cuanto a los antecedentes de registrabilidad que alega el recurrente cabe señalar que respecto a la jurisprudencia administrativa, conforme lo dispone el artículo 43 del Decreto Legislativo 807, la ,misma constituirá tal cuando expresamente así se señale, lo que no ocurre en el caso de autos (…)”. II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita son: el artículo 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No obstante lo anterior, sólo se interpretará el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa aplicable al momento en que se solicitó el registro como marca del signo URBAN DECAY. De oficio se interpretarán los siguientes artículos: 134 y 135, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán

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registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior”; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (…)

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“La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

(…) A. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…).

B. Confusión Directa e Indirecta.

(…)

C. Comparación entre signos denominativos. D. Signos denominativos compuestos.

La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…).

E. Signos en idioma extranjero.

(…)

A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2

Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 7 de marzo de 1997, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997).

La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son: “(...) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1 El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así:

1

ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.

2

LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002.

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Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112 de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad. Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifi-

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ca”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916 de 2 de abril de 2003). Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es importante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario, la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente: “(...) la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva. En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir

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un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible”. 3

2. La susceptibilidad de representación gráfica.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de las marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial.

1. La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”..4 La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 3

4

OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 132. BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.

En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca. Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca. José Manuel Otero Lastres expresa que “La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo”. 5 El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 134, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. a. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. En relación con los requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, tal como sucede con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos

5

OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 134.

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que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben estar incursos en causales absolutas ni relativas de irregistabilidad, tales como, generar confusión con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión. Es importante advertir que es de competencia de la Autoridad Nacional examinadora observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.

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los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Ya que la función principal de una marca es la de identificar o distinguir un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios. b. Reglas para el cotejo marcario. Por lo anteriormente expuesto, para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflictos, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósito. En reiteradas sentencias este Tribunal ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 6, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en

6

BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.

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3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión.

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sicionamiento de un producto determinado en el mercado. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. Los signos denominativos se conforman por una o más palabras que constituyen un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual, letras o números; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. Fernández Novoa ofrece al respecto los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de signos denominativos: “(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.

B. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA. Como quiera que el demandando argumentara que entre los signos en conflicto existe confusión indirecta, es pertinente, una vez abordado el tema de la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud, tratar las formas en que puede presentarse la confusión entre signos.

(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. (...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

La confusión puede darse de dos maneras: 1. De forma directa: se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo que está comprando otro.

(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del con-sumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 7

2. De forma indirecta: se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en realidad. Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario y del juez nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el po-

7

FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.

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De conformidad con lo anterior, la Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos URBAN DECAY y URBAN ZONE, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal. D. SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS. Dado que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...). La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”. (Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001. Proceso 13-IP-2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677, de 13 de junio de 2001). Al examinar la solicitud de registro de un signo compuesto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”. (Proceso 50-IP-2005. Interpretación

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Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005). E. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. En atención a que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra conformado por la palabra urban, vocablo en idioma inglés, se hace necesario tratar el tema de signos en idioma extranjero. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente: “(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). En virtud de lo anteriormente expuesto,

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namiento de un producto determinado en el mercado.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente un derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La autoridad nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto. SEGUNDO: Para determinar si existe confusión indirecta se requiere de un análisis minucioso por parte de la oficina de registro marcario y del juez nacional, en su caso, ya que ésta puede provocar distorsión en el posicio-

TERCERO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente deben establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos denominativos compuestos URBAN DECAY y URBAN ZONE, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre signos denominativos CUARTO:

Al examinar la solicitud de registro de un signo compuesto, la Autoridad Nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de las marcas en conflicto.

QUINTO:

Cuando un signo sea integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de ellas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede su registro. Sin embargo, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, y su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, la denominación no podría ser registrada.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 18782005, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO

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Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO

Isabel Palacios L. SECRETARIA

Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA

PROCESO 164-IP-2006 Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, del artículo 135, literales a) y b), de la misma Decisión, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-0340. Actor: Sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. Marca nominativa: “COLIZYM”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil seis, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de noviembre de 2006.

Demandada:

NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: Sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT. B. DATOS RELEVANTES. 1. Hechos. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

A. LAS PARTES.

a. La sociedad COLINAGRO S.A. solicitó el 3 de abril de 2002, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo denominativo COLIZYM para amparar productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza (fungicidas, productos para la destrucción de animales dañinos y herbicidas); solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 02-28179.

Demandante: Sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRÍCOLAS S.A. (COLINAGRO S.A.).

b. Después de haberse publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

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c. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 33877 de 28 de octubre de 2002, negó el registro del signo denominativo COLIZYM, ya que consideró que era confundible con la marca denominativa CALIXIN, registrada bajo el certificado No. 01123 para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y cuyo titular es la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT. d. Contra esta decisión la sociedad COLINAGRO S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. e. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 05168 de 26 de febrero de 2003, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución N° 33877 de 28 de octubre de 2002 y concedió el recurso de apelación. f. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 07913 de 27 de marzo de 2003, resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando el acto recurrido. g. El 14 de agosto de 2003, la sociedad COLINAGRO S.A., mediante apoderado, presentó ante el Consejo de Estado de la República Colombia demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los actos administrativos anotados anteriormente. 2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. La sociedad actora sustenta su demanda en los siguientes argumentos: a. Los signos confrontados bajo ningún aspecto son confundibles. Al hacer un análisis en conjunto es fácil concluir que las marcas en pugna están compuestas por dos conjuntos suficientemente diferenciables. Desde el punto de vista visual, ortográfico y conceptual, los signos son diferentes, ya que poseen distintas letras, sonidos y vocablos. Sólo coinciden en algunas letras aisladas y las palabras carecen de significado conocido en idioma castellano.

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b. No existe riesgo de confusión ni asociación, ya que los productos amparados por el signo COLIZYM son fungicidas de amplio espectro (recomendado entre otros para el control de hongos del sorgo, de la arveja, del pepino y del melón), mientras que los productos amparados por la marca CALIXIN son fungicidas específicos de uso exclusivo para combatir la sigatoka negra del banano y la roya del café y, en consecuencia, el consumidor de tales productos no podrá confundirse en su elección, ni mucho menos asociarlos. Lo anterior por las siguientes razones: • Los canales de comercialización son diferentes. Los productos de la marca registrada se venden única y exclusivamente en la zona cafetera y bananera del país, los productos que pretende amparar la marca solicitada son comercializados en almacenes agropecuarios en todo el país. • La publicidad de los productos va dirigida a público muy específico y para combatir plagas distintas y, por lo tanto, no se puede crear una conexión competitiva entre los productos. c. El signo COLIZYM es apto para distinguir fungicidas y no está comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad. 3. La contestación a la demanda. a. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos: • Al realizar un examen de los signos en conflicto se puede concluir que son confundibles. Existen similitudes en el aspecto gráfico, ortográfico y fonético, que llevarían al público consumidor a error respecto del origen empresarial de los productos, ya que están compuestos por las mismas consonantes, ubicadas en la misma forma, y solamente se distinguen por algunos cambios gramaticales que fonéticamente no producen ninguna diferencia. En efecto, ni las letras “Z” y “X”, ni “M” y “N”, en el conjunto de toda la expresión

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producen una diferenciación evidente y no le otorgan suficiente distintividad. Igualmente la consonante “Y” y la vocal “I” se pronuncian de manera idéntica. • Si bien el signo COLIZYM pretende amparar fungicidas, productos para la destrucción de animales dañinos y herbicidas, comprendidos en la clase 5, dichos productos también se encuentran dentro de los que ampara la marca CALIXIN, registrada para amparar productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza.

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Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

• Las semejanzas de los signos confrontados generarían en el mercado la idea de que provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares, o que se trata de una nueva gama de productos de determinada empresa.

a) las palabras o combinación de palabras;

b. Por parte del tercero interesado.

d) las letras y los números;

No aparece constancia de que en el proceso interno la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT, que puede resultar afectada con las resultas del proceso, haya sido notificada del auto admisorio de demanda.

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Igualmente se interpretará de oficio el artículo 135, literales a) y b), de la mencionada Decisión. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…)

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”. Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad”; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de

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la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

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El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así:

(…)

“La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

(…) La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…).

A. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

(…)

B. Comparación entre marcas denominativas.

La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…).

C. Marcas farmacéuticas.

(…)

A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)”. 2

a. Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así:

La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpre-

“(...) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines”. 1

1

ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. Editado por Top Management International. Colombia. Pág. 73.

2

LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48, 49 y 50. Madrid, España, 2002.

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tación Prejudicial de 7 de marzo de 1997, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente: “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004). Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma: “(…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. (OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis. Abelardo- Perrot. Buenos Aires. 2002). A la marca se le atribuye también la función de indicar el origen de las mercancías, y una función de garantía; a través de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un mismo origen empresarial al producto, y por medio de la segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los productos que él adquiere con la marca tienen calidad uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el producto o el servicio tenían cuando los adquirió con anterioridad.

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Por último la marca cumple una función de publicidad, a través de la cual el titular de la marca promociona el producto que la identifica”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003). Al estudiar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es importante notar que de inicio se ofrece una definición general acerca de la marca y en tal sentido expresa que es “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. Más adelante en siete literales, hace una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario, la norma manifiesta que pueden constituir marcas, entre otros: palabras o combinación de palabras; imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; sonidos y olores; letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de que no se menciona de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar, que es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. José Manuel Otero Lastres ilustra este punto de la manera siguiente: “(...) la ‘perceptibilidad’, entendida como la posibilidad de que sea recibida por los sentidos la imagen, impresión, o sensación externa en que consiste el signo o medio, es un requisito que ha de concurrir en todo signo o medio registrable como marca. Lo que pasa es que se trata de un requisito implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial y en el requisito de la aptitud distintiva. En efecto, el bien inmaterial en que consiste la marca presupone la existencia de un soporte material en el que ha de plasmarse la entidad inmaterial en que consiste el signo. Pues bien, tal soporte material, por su propia naturaleza, es perceptible por los sentidos. Y

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lo mismo cabe decir si nos situamos en la óptica del requisito de la aptitud distintiva, ya que es intelectualmente imposible concebir un signo o medio que tenga aptitud diferenciadora que no sea perceptible”. 3

ca es un signo que tiene como función distinguir los propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”. 4

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos.” (Proceso 132-IP-2004. Interpretación prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004). En relación con los dos requisitos anotados por la norma, tenemos: 1. La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para diferenciar unos productos o servicios de otros. Es el requisito principal que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y hace posible identificar unos productos o servicios de otros que se encuentran en el mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores. En este sentido se precisa que el carácter distintivo: “(…) viene impuesto por la propia naturaleza y función esencial de la marca. Así, si la mar-

3

OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MARCAS EN LA DECISION 486 DEL ACUERDO DE CARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Junio de 2001. Pág. 132.

La marca sirve como medio de diferenciación de los productos o servicios para los que se ha registrado, haciendo viable que el consumidor los distinga e individualice; esto le ayuda a realizar una adecuada e informada elección de los bienes y servicios que desea adquirir, y tal elección depende de ciertas características que se encuentran en productos o servicios identificados con determinadas marcas, lo que motiva a que el consumidor prefiera determinada marca y reitere la elección de los bienes identificados con ella. 2. La susceptibilidad de representación gráfica. Este requisito exige que un signo para ser registrable debe tener la posibilidad de ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante a efectos de la publicación o de las solicitudes de registro en los medios oficiales o Gacetas de Propiedad Industrial. En conclusión, para acceder al registro marcario, el signo solicitado debe cumplir con los requisitos de distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica, exigidos por el artículo 134 de la Decisión 486, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca. Es importante recalcar que la parte final del artículo 134 de la Decisión 486, expresa que en ningún caso será obstáculo para la obtención del registro, la naturaleza del producto o servicio, para el cual se utilizará la marca. José Manuel Otero Lastres expresa que “La registrabilidad o no habrá que referirla exclusivamente al signo o medio de que se trate nunca al producto o servicio para el que se solicite el registro del signo”. 5

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BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTARIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”. Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003. OTERO LASTRES, José Manuel. Ob. Cit. Pág. 134.

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El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos del referido artículo 134, y determinar luego, si el signo encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria. b. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. En relación con los requisitos enunciados, para el caso bajo estudio el requisito de distintividad es fundamental, ya que dentro de las causales de irregistrabilidad alegadas por la demandante se encuentra una relacionada específicamente con dicho requisito, prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. Dicha causal consiste en que no son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente el derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. La doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. 6 La norma comentada busca amparar las marcas comunes del riesgo de asociación y confusión y, en con6

PACON, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma. edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

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secuencia, busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos al evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro, o en relación con el origen empresarial del mismo, atendiendo a la identidad o semejanza de los signos, así como a la identidad, semejanza, relación o conexión de los productos que amparan. Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben estar incursos en causales absolutas ni relativas de irregistabilidad, tales como, generar confusión o asociación con otras marcas debidamente inscritas que gozan de la protección legal concedida a través del registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad. Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de ser inducido en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Cabe destacar que tanto la identidad como la semejanza de los signos constituyen el fundamento de la prohibición de registro, en la medida en que sean de tal naturaleza que determinen la posibilidad del riesgo de confusión.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.

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Es importante advertir que es de competencia de la Autoridad Nacional examinadora observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe dependerá la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro.

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to, conforme a lo precisado en reiteradas Interpretaciones Prejudiciales de este Tribunal 7, ha manifestado que al momento de realizar la comparación entre dos signos el examinador debe tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina 8, han sido acogidos por la jurisprudencia de esta Institución, y que son del siguiente tenor: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica, existe por la semejanza de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La semejanza entre los signos existe si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden. La similitud fonética, se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabe añadir que a fin de determinar la existencia de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso. La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Ya que la función principal de una marca es la de distinguir o identificar un producto o servicio en el mercado, se procura que los signos que aspiran registrarse no sean similares o idénticos a otros registrados o previamente solicitados, con el fin de evitar la confusión o asociación entre los consumidores y de precautelar el derecho de uso exclusivo de los titulares marcarios.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. Las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de todo tipo de marcas sugieren que la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, que se debe hacer una visión de conjunto de los signos en conflicto con la finalidad de no destruir su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. En la comparación marcaria debe emplearse el método del cotejo sucesivo, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada. A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar cuáles son sus semejanzas, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión.

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c. Reglas para el cotejo marcario. Para establecer la similitud entre dos signos marcarios la Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión, considerando para ello las reglas doctrinarias establecidas a ese propósi-

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Procesos 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y 62-IP-2006 Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.

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B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional competente debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos COLIZYM y CALIXIN, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. Teniendo en cuenta que en algunas Interpretaciones Prejudiciales se ha hablado sobre la comparación entre marcas denominativas, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • 172-IP-2005, de 25 de noviembre de 2005. Marca: “TWINVAX”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1289, de 26 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2001-0351. • 105-IP-2005, de 17 de agosto de 2005, Marca: “OMA”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1302, de 2 de marzo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2002-00094. C. MARCAS FARMACÉUTICAS. El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas. Teniendo en cuenta el gran cúmulo de interpretaciones Prejudiciales sobre las marcas farmacéuticas, se solicita al Juez Consultante que se remita a las siguientes providencias ya enviadas al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera: • 172-IP-2005, de 25 de noviembre de 2005. Marca: “TWINVAX”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1289, de 26 de enero de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2001-0351.

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• 34-IP-2006 de 31 de abril de 2006. Marca: “OARTIN”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1348, de 30 de mayo de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-00465. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO:

Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. No son susceptibles de ser registrados como marcas los signos que afecten indebidamente el derecho de un tercero cuando sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para el registro efectivamente induzca a error o confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. La Autoridad Nacional habrá de determinar si existe o no riesgo de confusión, teniendo en cuenta las orientaciones referidas en esta interpretación para el cotejo de las marcas, y de acuerdo a la naturaleza de los signos en conflicto.

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SEGUNDO: La Oficina de Registro Marcario o el Juez Nacional Competente deben establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativo COLIZYM y CALIXIN, aplicando los criterios desarrollados por la doctrina y adoptados por este Tribunal para la comparación entre signos denominativos.

cripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

TERCERO: El examen de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, teniendo en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, ya que de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas.

Walter Kaune Arteaga MAGISTRADO

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 20030340, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las pres-

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Olga Inés Navarrete Barrero PRESIDENTA

Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Oswaldo Salgado Espinoza MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Isabel Palacios L. SECRETARIA

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú