TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO N° 26-IP-98 Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Compañía de Construcciones Asociados S.A. Marca "C.A.S.A" (MIXTA). Expediente interno 4460. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito,11 de noviembre de 1998 VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial requerida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, a través de su Consejero Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La solicitud se formula en virtud del proceso instaurado por la Compañía de Construcciones Asociados S.A., a través de su apoderado, pretendiendo obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos: “a)

De la Resolución N. 25.054 de 25 de noviembre de 1996, mediante la cual se negó el registro de la expresión C.A.S.A. (mixta) para distinguir construcción y reparaciones, servicios comprendidos en la clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza.

“b) Del acto administrativo presunto mediante el cual se resuelve en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 25.054 de 25 de noviembre de 1996”. En consecuencia: “c)

A título de restablecimiento del derecho solicita se ordene conceder el registro de la marca C.A.S.A. (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del artículo 2 del decreto 755 de 1972, o Clasificación Internacional de Niza”.

Los hechos considerados como relevantes por el juez nacional son: 1.-

“La COMPAÑÍA CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. C.A.S.A., el día 14 de marzo de 1996 presentó solicitud de registro de la marca C.A.S.A. (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la clase 37 del artículo 2° del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, solicitud

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que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial sin que se presentaran observaciones al registro de la marca. 2.-

“Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución 25054 de 25 de noviembre de 1996, negó el registro de la marca C.A.S.A (mixta) solicitado, argumentándose que el registro encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad contenidas en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3.-

“La División de Signos Distintivos mediante resolución número 6320 de 25 de febrero de 1994, concedió el Depósito del Nombre Comercial C.A.S.A. COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S.A. (ETIQUETA), a favor de la sociedad actora, para distinguir actividades comerciales relacionadas con los servicios de diseño, construcciones de urbanizaciones, edificios, obras civiles, públicas y privadas.

4.-

“Contra la resolución 25054 de 25 de noviembre de 1996, la Compañía de Constructores Asociados S.A., por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, el que a la fecha de presentación de la demanda, no había sido resuelto.

5.-

“Como fundamentos de derecho, manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”:

“a)

El artículo 81 de la Decisión 344, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que la marca C.A.S.A. (mixta) cumple con los tres requisitos establecidos en este artículo y por tanto, tenía suficiente fuerza distintiva para identificar servicios de la clase 37 Internacional. A) Perceptibilidad, por cuanto el signo C.A.S.A. se percibe por los sentidos de la audición y de la vista, siendo fácil de identificar y recordar por el público usuario; B) Distintividad ya que ésta hace referencia a que sea individual y singular, de manera que pueda diferenciarse de cualquier otro y al no haberse formulado demanda de observaciones contra la solicitud de registro, éste goza de especificidad; C) Es susceptible de representación gráfica. “Por ello, el signo C.A.S.A. cumple plenamente con la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“b) El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto el signo C.A.S.A. (mixta) no consiste exclusivamente en una indicación genérica de los servicios que distingue sino que se encuentra formada por dos signos, una sigla y una figura que unidos permiten que el signo sea suficientemente distintivo y novedoso y por tanto registrable. “La Superintendencia de Industria y Comercio desconoció que se trata de un signo compuesto por suficientes elementos característicos y no se

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puede pretender leer la parte denominativa del signo sin tener en cuenta todos sus elementos. “La Superintendencia ha ignorado el hecho de que al examinar un signo debe proceder observándolo en su conjunto, sin separar los elementos que lo integran y que el signo que se pretende registrar no se limita al vocablo CASA, sino que comprende un conjunto fantástico y original”. Entre los documentos que corresponde tomar en cuenta dentro del análisis de la causa, se observa que en ésta, no cursa contestación a la demanda, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. El considerando quinto de la resolución 25054 de la División de Signos Distintivos dice: “QUINTO: Que no obstante estar separada por puntos la expresión C.A.S.A., ésta conceptualmente indica el destino del servicio que va a prestar, habida cuenta que dentro de las actividades que ampara la clase 37 están comprendidas las relacionadas con la construcción de edificios, lo que involucra directamente el sitio habitacional conocido como casa. Por lo tanto no es susceptible de ser utilizada en forma exclusiva por un tercero como marca, salvo que esté acompañada de otros signos que le den al conjunto la suficiente distintividad”. Y en el considerando sexto de la misma resolución se expone: “SEXTO: Se prohibe el registro como marcas de signos que sean descriptivos. Son descriptivas las denominaciones de un producto o un servicio que con anterioridad a la fecha de la solicitud de marca, informan al público consumidor acerca de las características, cualidades, funciones, usos, componentes, efectos u otras propiedades de los productos o servicios de que se trata. “La expresión cuyo registro se solicita es esencialmente descriptivo de el destino de el servicio en que se empleará”. (Sic). CONSIDERANDO: 1.-

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL:

Que el Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial, requerida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 2.-

NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE: Que las normas del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes: Decisión 344: "Artículo 81.-

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

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Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona". "Artículo 82.-

No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describrir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”.

3.-

INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 81.Se define como marca a: “Un signo característico con que el industrial, el comerciante, o el agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola; la marca se identifica con el producto que distingue y desde luego cuanto mejor es la difusión y aceptación de este producto, mayor valor adquiere aquella para su titular. Simultáneamente la marca sirve para propender a esa difusión, que fácilmente es recordada por la clientela”. (Breuer Moreno citado por Alejandro Ponce Martínez, en “Bases de la Propiedad Intelectual”, Fundación Antonio Quevedo, pág. 35).

El inciso segundo del art. 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca, dice: "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona". Asimismo, de ella se comenta en la doctrina: "Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa" (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): "El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13). De las definiciones anteriores se desprende que la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicio de otros: Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca.

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De lo expuesto se desprende también, que para que un signo pueda ser admitido como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Sin embargo, aun cuando un signo reúna estos tres requisitos, no asegura su registro, ya que podría encuadrar no obstante dentro de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83. Sobre este punto el Tribunal, en varias sentencias ha reconocido y desarrollado estas condiciones de registrabilidad. (Ver procesos 27-IP-95, G.O. Nº. 257 de 14 de abril de 1997; 12-IP-96, 22-IP-96, G.O. Nº. 265 de 16 de mayo de 1997 y en el proceso 15-IP97, G.O. Nº. 314 de 18 de diciembre de 1997). A) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda apreciarse por medio de los sentidos o de la inteligencia. La obra "El Régimen Andino de la Propiedad Industrial" de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, se refiere a que el signo sea perceptible: "Percibir es apreciar algo por medio de los sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir". (pág. 195). El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir"; y describe "percibir" como el hecho de recibir "por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas"; "Percepción", dice, es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos." (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114). La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprehende y a la vez asimila con facilidad la lectura y el sonido de una palabra. B) La distintividad, función esencial de la marca, radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad. La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para "distinguir" productos o servicios idénticos o similares, sea que pertenezcan o no a una misma clasificación del nomenclator. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede registrarse como marca. En criterio de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual: “La principal función de las marcas tanto comerciales como de servicios es distinguir, en la competencia de mercados, los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa, para permitir así al consumidor identificar los productos o servicios según su origen. Además, una marca puede tener la función de garantizar cierta calidad y constituir así la base legal para la responsabilidad del productor en el caso de daños ocasionados por un

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producto. Además, algunas marcas cumplen una función publicitaria. En todo caso, las marcas no sólo sirven a los intereses de la empresa industrial o comercial que las utilizan, sino también a los intereses de los consumidores que deben ser protegidos de los peligros de la confusión”. (Larraguibel Zavala citado por Alejandro Ponce, ob. cit, pág. 36). C) La representación gráfica, no es un requisito formal de la marca, es más bien esencial según el artículo 81 de la Decisión 344, así tenemos en nuestra jurisprudencia que: “es la posibilidad de la representación gráfica, que como ha sostenido el Tribunal, esta exigencia mira más al hecho material del registro para efectos de la publicación del signo”. (Proceso 03-IP-98, Marca: “Bella Mujer”) Y su utilidad está en que: “Por representación gráfica el titular transmite en forma material el contenido, la forma, las dimensiones y características del signo, lo cual permitirá, más tarde, con el requisito de la publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o ya solicitado y poder impugnarlo si fuera el caso a través del incidente de observaciones previsto en la ley marcaria andina”. (Proceso 1-IP-98, Marca: “Exposistemas”) La representación gráfica, en suma, es una "descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Marco Matías Alemán, "Marcas" Top Management, Bogotá, pág. 77) 4.-

INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 82 LITERAL d)

Como se señaló en líneas anteriores, el que un signo reúna los tres requisitos del art. 81 de la Decisión 344 no asegura su registro, ya que podría encuadrar no obstante dentro de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83. El artículo 82 literal d) de la Decisión 344, de forma similar a lo que hicieron los artículos 58 literal c) de la Decisión 85 y el artículo 72 literal d) de las Decisiones 311 y 313, mencionan a las denominaciones genéricas que para efectos marcarios se entenderán como aquellas que “... se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar. Tanto en la noción de género como en la de especie que trae el Diccionario de la Real Academia la comunidad de elementos hace evocar la idea de generalidad. La prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos (género y especie) a precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser utilizadas, vía el registro marcario, para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o servicio. (Resaltado de la presente sentencia).

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“Entendido en los anteriores términos el problema de los nombres genéricos, cabe señalar cuáles son las condiciones para que se dé el fenómeno de la generalidad en materia marcaria. El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirando el plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca. Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena, es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse -incluidas todas sus características- según la clase para la cual se solicitó el registro de la marca, contenida en el arreglo de Niza... “También resulta necesario que la oficina nacional competente, al ejercitar su facultad de proceder al examen de registrabilidad de una marca, despliegue toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de un signo que se pretenda registrar, sin limitarse al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen un signo”. (Proceso 3-IP-95, Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia. Tomo IV, Pág. 154) Para abundar en los conceptos anteriores el Tribunal en la sentencia del 3 de mayo de 1998 ha expresado: “Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto o servicio es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca. En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplia por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse”. (Proceso 11-IP-98, Marca: Pavco Núcleo Celular). 5.-

LA MARCA MIXTA

En cuanto a la naturaleza mixta de la marca, vale la pena anotar que “En el proceso 12-IP-96 (Gaceta Oficial 265 de mayo 16 de 1997) este Tribunal ha sostenido „que un signo consistente “exclusivamente” de elementos propiamente genéricos o descriptivos...‟ sólo puede constituir marca „...si el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo‟.” (Proceso 17-IP-98, Marca: “La Rubia”) Para determinar si en verdad existe este elemento distintivo se debe recordar que la marca C.A.S.A. es mixta, la cual se ha definido como la “que está constituida por un elemento denominativo (una o varias palabras) y por un elemento gráfico (una o varias imágenes), o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de marca -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signos gráficos o acústicos". (G.O. 97 de 16 de diciembre de 1991. Proceso 4-IP-91. Posteriormente señalado en la sentencia del Proceso 09-IP-94, G.O. 180 de 10 de mayo de 1995)

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“En el presente caso hay que tener en cuenta el elemento denominativo que si bien es de tipo genérico forma parte de una marca de tipo mixto, por lo que según la doctrina marcaria debe tenerse en cuenta la totalidad de los elementos integrantes o sea la unidad gráfica y fonética de la misma”. (Proceso 14-IP-95, G.O. Nº. 230 de 16 de octubre de 1996). El Tribunal al referirse al elemento denominativo ha señalado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Procesos 4-IP-88, G.O. Nº. 39 de enero 24 de 1989 y 14IP-95, G.O. Nº. 230 de 16 de octubre de 1996) Finalmente se debe recordar que en el derecho marcario el consumidor juega un papel importante, ya que es el protagonista de ese derecho y sobre todo el consumidor medio o promedio, quien es: “„la persona de raciocinio normal‟ quien por lo general no es una persona conocedora y diligente, sino que se „guía por sencillas apreciaciones visuales o auditivas corrientes‟. Frente a este tipo de consumidor medio o „promedio‟ sale a luz el consumidor profesional y especializado, el que por su propia formación está expuesto al riesgo de confusión en menor grado que el consumidor medio o corriente”. (Proceso 09-IP-94, G.O. Nº. 180 de 10 de mayo de 1995). Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse comprendido en una de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los art. 82 y 83 de la Decisión 344.

2. La genericidad de una denominación que impide que ella pueda ser registrada como marca, de conformidad con el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debe ser entendida y aplicada en su relación directa y concreta con el producto y servicio de que se trate, según la clasificación del nomenclator correspondiente -incluidas sus notas explicativas- y no tan solo desde el punto de vista gramatical. 3. Puede registrarse un término genérico pero no para uso exclusivo y siempre acompañado de otro elemento que lo haga suficientemente distintivo. Así en la marca mixta habrá que ver los otros elementos que la componen para determinar si ésta es lo suficientemente distintiva para otorgar su registro.

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4. En el presente caso debe considerarse el elemento denominativo, si bien es de tipo genérico, forma parte de una marca mixta, por lo que según la doctrina marcaria en el examen de registrabilidad debe tenerse en cuenta la totalidad de sus elementos integrantes o sea la unidad gráfica y fonética de la marca. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el Proceso interno. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.