Fallo por Arbitraje de dominio "Nxp.cl" Expediente Rol N° 10269 Santiago, cuatro de julio de dos mil quince. VISTOS: 1)

Que por oficio 201604261130-10269 de fecha 26 de abril de 2016, el Centro

de Resolución de Controversias de NIC Chile, notificó vía correo electrónico al suscrito su designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio Nxp.cl. 2)

Que tal como lo exige el artículo 20.1. de la Política de Resolución de

Controversias por Nombres de Dominio .CL (en adelanta PRCND), el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, jurando desempeñarlo fielmente con la debida diligencia y en el menor tiempo posible, mediante

el

Sistema

de

Arbitrajes

en

Línea

(https://arbitrajes.nic.cl/arbitrajes/loginArb.do), circunstancia que fue debidamente notificada a las partes y a NIC Chile, según consta en el expediente electrónico, rol N° 10269. 3)

Que según aparece en el oficio 201604261130-10269, son partes en esta

causa, el titular del nombre de dominio en disputa LUIS DARIO PEÑA, domiciliado en Libertad, Comuna de Santiago, Región Metropolitana, 71777797, Chile, según información que consta en la base de datos de NIC Chile, y el revocante NXP B.V., representada por el abogado MAX VILLASECA MOLINA del Estudio

Villaseca, domiciliado en Avenida Alonso de Córdova 5151, piso 8, Comuna de Las Condes, Santiago. 4)

Que dentro de plazo establecido en artículo 23.1 de la PRCND, mediante

presentación de fecha 17 de mayo de 2016, el abogado MAX VILLASECA MOLINA en representación de NXP B.V. (en adelante NXP), interpuso demanda de revocación de nombre de dominio por interés preferente, señalando que el nombre de dominio Nxp.cl debe serle asignado a su representada, por los argumentos de hecho y de derecho que a continuación se detallan: El revocante argumenta que al margen de la génesis o naturaleza jurídica que tiene los nombres de dominio, los mismos presentan en la actualidad gran relevancia en el comercio, pues como todo “signo distintivo”, supra categoría doctrinaria que también agrupa a las marcas comerciales, constituyen un forma de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios ofrecidos a los usuarios-consumidores en un mercado virtual como resulta ser hoy Internet. A mayor abundamiento, señala que los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser asignados a un sólo titular, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los que pueden ser concedidos a diversos titulares no sólo para clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza, sino también dentro de una misma cuando los productos no dicen relación entre sí. Luego concluye la actora, que la asignación del nombre de dominio en disputa puede llevar a toda suerte de confusiones o errores entre los usuarios de

las redes, quienes podrían direccionarse, atendida la gran similitud entre sus marcas y otros nombres de dominio, con el dominio en conflicto. Conforme a lo anterior, según el revocante no queda más que buscar las normas que puedan aplicarse para la resolución de este caso, y para ello, recurre a los artículos 18 y siguientes de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL” de NIC CHILE, y destaca más específicamente su artículo 19, que permite presentar una revocación dentro del plazo de 30 días desde que se inscribe un nombre de dominio manifestando un interés preferente. Para paliar la falta de una definición reglamentaria de lo que se entiende por “interés preferente”, el actor recurre al significado natural y obvio de sus expresiones, señalando que de las definiciones elaboradas por la Real Academia Española de la Lengua, es posible indicar que la expresión “interés” viene a significar “provecho, utilidad, ganancia”, en tanto “preferente” corresponde a quien “tiene preferencia o superioridad sobre algo”, revelando la combinación de ambas expresiones un aprovechamiento de tipo económico y, por ende, de preeminencia comercial. Por otro lado, el demandante destaca una definición legal del artículo 21 de la Ley No. 19880, que establece las bases sobre los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración del Estado, que define a los “interesados” en un procedimiento administrativo como quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses individuales o colectivos, o los que, sin

haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Continua argumentando esta parte, en el sentido que atendida la naturaleza propia de la asignación en esta etapa, el titular hoy del presente nombre de dominio, si bien ostenta un derecho de tipo personal, se encuentra sujeto a una condición resolutoria pendiente, que implicaría la decisión del suscrito, motivo por el cual dicha asignación no puede ser óbice para alegar la existencia de un derecho anterior sobre el dominio en disputa, puesto que si bien esta ha ingresado a su patrimonio, ha sido de forma precaria, en virtud de lo prescrito en los artículos 1490 y 1491 de nuestro Código Civil. También señala esta parte que las normas UDPR establecen con absoluta claridad la importancia del “interés preferente” estableciendo en favor de quien se presenta al mercado con un derecho preexistente como es el registro de una marca comercial así como el depósito de todo otro signo distintivo registrable, en caso de existencia de conflicto respecto de un nombre de dominio, se deberá otorgar a quien demuestre tener el aludido “interés preferente”. Este “interés preferente” se sustenta, en la historia de NXP, que nació el 2005, producto de la separación de su área de semiconductores de Philips, y corresponde a una compañía que goza de gran reconocimiento en la fabricación de semiconductores. En la actualidad posee oficinas principales en Eindhoven, Holanda, además de 45,000 empleados en más de 35 países, generando el año

2015 ganancias que ascienden a 6.1 billones de dólares, que lo habría llevado a cotizar en bolsas como el NASDAQ. Asimismo, este “interés preferente” se sustenta en el hecho que el actor es titular de la marca NXP, en el extranjero según el siguiente detalle: 

Registro N° 005571021, otorgado por la OAMI, que distingue productos de las clases 9 y 16, como asimismo servicios de la clase 42.



Registro N° 1115141, otorgado por Oficina de Marcas y Patentes de los Países Bajos, que distingue productos de las clases 9.



Registro N° 917998, otorgado por la OMPI, que distingue productos de las clases 9. También expresa el demandante ser titular de la solicitud N° 1193060,

pedida en Chile ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que distingue productos de la clase 9, como asimismo que el titular del nombre de dominio Nxp.com, que fue creado el año 1997. A modo de conclusión, el actor señala que el hecho de ostentar derechos marcarios anteriores, así como el reconocimiento y fama que ostenta el signo “NXP”, hace que sea a NXP a quien corresponde asignarle el nombre de dominio en disputa, tal como lo establece la Reglamentación elaborada para solucionar este tipo de controversias por parte de NIC Chile. En conexión a lo señalado previamente, el demandante destaca que la fama y notoriedad con la que cuenta, a través de su marca “NXP”, permite concluir que los usuarios asociarán su marca y el nombre de dominio impugnado en autos,

afectando su derecho de propiedad que se encuentra protegido por el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de Chile y el artículo 584 del Código Civil. Finalmente, NXP alega que el titular del nombre de dominio Nxp.cl, también registró el nombre de dominio Freescale.cl, que resulta ser idéntico a una marca comercial de una empresa relacionada con el mismo cuyo nombre es FREESCALE SEMICONDUCTOR INC., lo que confirma que la inscripción del nombre de dominio de la especie no es obra de la mera coincidencia, sino que un acto premeditado. Para acreditar los hechos individualizados en su demanda, el revocante acompañó los siguientes documentos, que no fueron objetados por el demandando: 

Copias de certificados de registro de la marca “NXP”, otorgados en los países ya individualizados en este sentencia, a nombre de NXP.



Informe obtenido en la página web de INAPI, respecto a la solicitud N° 1193060, de la marca “NXP”, que distingue productos de la clase 9.



Informe

respecto

al

nombre

de

dominio

Nxp.com,

obtenido

de

www.whois.com. 

Dos artículos de wikipedia sobre NXP.



Copia de la página web www.nxp.com.



Impresión de página web Nic.cl, sobre nombre de dominio Freescale.cl, asignada al demandado LUIS DARIO PEÑA.



Informes obtenidos en la página web de INAPI, respecto de la marca “FREESCALE”.

5)

Que, el solicitante LUIS DARIO PEÑA, contestó en tiempo y forma, la

demanda de revocación de nombre de dominio por interés preferente, presentada por NXP, en base a los argumentos de hecho y de derecho que a continuación se detallan: El demandado alega ser un colectivo de jóvenes de origen mapuche que adquirieron el dominio Nxp.cl para sus proyectos de fomentación cultural, ancestral de su lengua nativa, dónde están involucrado jóvenes de muchas etnias culturales del país y además instituciones que fomentan la cultura, que apoyan su iniciativa El proyecto sería nuevo, y está plenamente enfocado a fomentar su cultura y lengua para que así las nuevas generaciones no pierdan ese valor cultural, que pertenece a todos los chilenos. Agrega también que se trata de un proyecto sin fines de lucro. El demandado también señala que ellos son participantes de un proyecto y creadores del mismo, y que está muy sorprendido por este intento de quitarle el nombre de dominio en disputa. Jamás pensó que existiría un nombre de dominio o una empresa que pudiera tener el mismo nombre (nativo x proyecto) pero sin embargo, se encuentra en este problema. El nombre de dominio en disputa que esta parte adquirió de forma legítima en NIC Chile, refleja lo que su proyecto es. Primer NATIVO, que se aplica a personas que han nacido en un nación determinada (Chile), segundo X, es una

forma expresada en la juventud chilena en relación a algo que no tiene explicación (algo muy x), que no lleva a la génesis del por qué en el idioma mapudungun no se usa la x, y PROYECTO, idea de una cosa que piensas hacer y para la cual se establece un modo determinado de conjuntos y medios necesarios. Agrega además el demandado que ha cumplido con la reglamentación de registro de dominios NIC Chile, en su punto N°6 “Reglas para registro de un nombre de dominio punto CL Letra D", que declara a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio en disputa se realizó con fines lícitos, de buena fe y que no infringe ni viola de ninguna manera cualquier derecho de un tercero. Entendiendo este punto ellos como NXP (NATIVO X PROYECTO) no se encuentran violando ningún derecho de autor, su inscripción de dominio es de buena fe, sin fines de lucro, para dar vida a un proyecto cultural. Asimismo, en el mismo número del reglamento indica que no infringe ni viola ningún derecho de autor investigando sobre el origen del alfabeto, “porque es en lo único que coincide con los señores revocante en tres letras, que pueden dar una conminación de un sin fin de palabras con significados distinto dependiendo el país”; no utiliza la misma fuente que el revocante a la hora de atestiguar un hecho (wikipedia) si no investigando, de donde proviene el primer creador de alfabeto que hoy en día utilizamos (latín). El latín arcaico se habló en la región de los Cárpatos, los que la desarrollaron como lengua, actual Rumania, de hecho de ahí se inspiró el nombre de Roma como capital de Itálica. Cuando a Trajano se encomendó la conquista de Dacia, en consecuencia a la fecha no hay un titular del idioma y menos de tres letras de su alfabeto además podremos viajar más al pasado, y remontarse en la

desaparecida cultura Mesopotamia meridional, (lo hoy en día es Iraq y Afganistán) que es la cultura más antigua del mundo, y ellos fueron los primeros creadores de simbología y escritura cuneiforme, que de ahí provienen la mayoría de todos los idiomas que hoy en día conocemos, y tampoco hay un titular sumerio o afgano o iraquí que tenga títulos de algún alfabeto. La pregunta que el demandado le hace al revocante corresponde a ¿cual es objetivo de poner en disputa 3 letras? que no son ni de ustedes, porque tampoco es una palabra; podrían estar infringiendo derecho de autor del actor si el latín tuviera un dueño y estuviera registrado con derecho de autor, pero no es así, ya que ellos venden tecnología, en cambio nosotros regalamos cultura que son cosas un poco distantes entre sí. El demandando también señalar estar haciendo un uso legítimo, no comercial de del dominio, y que la cultura no transa en una bolsa de valores, se regala a todo aquel que la quiere. Si al revocante no le agrada su actividad sin fines de lucro, no es su problema, y pide que ellos reclamen ante el Consejo Nacional de la Cultura. Finalmente solicitan al suscrito asignar el nombre de dominio a su nombre por estar trabajando de buena fe en un proyecto que es nuevo y que tiene mucho más valor para ellos, ya que es un valor de identidad de quienes son, de dónde vienen, y para dónde van como sociedad. Sus vecinos latinoamericanos los critican, y los increpan por ser un país sin identidad cultural, ellos quieren cambiar eso.

Para acreditar los hechos individualizados en su contestación a la demanda, LUIS DARIO PEÑA no acompañó documento probatorio alguno. TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que, el conflicto de autos dice relación con la definición de cuál de las partes de autos tiene un interés preferente sobre el nombre de dominio “NXP.CL”. Al efecto éste árbitro, en su calidad de árbitro arbitrador deberá resolver de acuerdo a los principios que la prudencia y equidad le indiquen, basándose en todo caso en los argumentos y pruebas rendidas en autos por las partes. SEGUNDO: Que, para dirimir el caso de autos resulta necesario establecer el sentido y alcance de la noción de “interés preferente” exigido por el artículo 19 de la Reglamentación del Registro de Nombres del Dominio .Cl, para fundamentar la presentación de una acción de revocación temprana. En efecto, esta noción de “interés preferente” no ha sido definida en el Reglamento de NIC Chile, por lo que su sentido y alcance ha ido desarrollándose jurisprudencialmente. En este sentido resulta útil recurrir a la definición desarrollada por el Árbitro de NIC Chile Marcos Morales Andrade, quien define esta noción jurídica como “…cualquier derecho o posición jurídica legítima con respecto a un bien referido en un nombre de dominio.”1 TERCERO: Que, corresponde hacerse cargo de los argumentos esgrimidos por el actor para fundamentar la demanda de revocación de autos. Pues bien, tal como lo permite el artículo 19 de Reglamentación para el funcionamiento del Registro de 1

Definición obtenida de sentencia definitiva del caso Googleclick.cl de fecha 24 de julio de 2015.

Nombres del Dominio .CL, el demandante presentó una solicitud de revocación temprana invocando un interés preferente que descansa principalmente sobre el hecho de ser titular de la marca comercial “NXP” en el extranjero, para distinguir principalmente semiconductores de las clases 9, entre otros, tenerla solicitada en Chile ante INAPI, y ser titular del nombre de dominio “Nxp.com”. En efecto, el revocante argumenta que su marca “NXP” está muy bien posicionada en el mercado de los semiconductores y servicios relacionados, lo que obviamente haría que los usuarios en Internet la asocien de forma errónea al nombre de dominio inscrito “NXP.CL”, generando confusión, principalmente por el hecho que su signo, nombre de dominio .COM y razón social son idénticos al nombre de dominio en disputa. En este orden de cosas, y a la luz de la documentación presentada en autos y no objetada por el demandando, tales como informe marcario obtenido de la página web de INAPI e informes de oficinas de propiedad industrial e intelectual en otros países, correspondientes a la marca “NXP”, página web de actor www.nxp.com, y artículos Wikipedia, es posible para este Juez Arbitro concluir fundadamente que el revocante se encuentra actuando de buena fe, como asimismo posee una posición jurídica real y legítima respecto al nombre de dominio impugnado. CUARTO: Que, el demandado base su interés preferente principalmente en el hecho que el nombre de dominio fue inscrito como un abreviación de “Nativo por Proyecto”, que corresponde a una iniciativa cultural mapuche sin fines de lucro, y

que fue realizado de buena fe, sin incumplir la Reglamentación de NIC Chile, debido a que nadie puede arrogarse el monopolio de tres letras que no son de propiedad de nadie y que mediante el registro del nombre de dominio “NXP.CL” no han violado los derechos de autor del actor. QUINTO: Que, para resolver este conflicto, se hace necesario comparar los argumentos expuestos por ambas partes para justificar su “interés preferente” sobre el nombre de dominio en comento. Pues bien, el nombre de dominio impugnado está compuesto por las letras “NXP” correspondiendo a un término sin significado propio, y más bien correspondiendo a una expresión de fantasía con una muy fisonomía bastante particular y distintiva. El revocante ha acreditado ser titular de derechos marcarios sobre el signo “NXP” en el extranjero, como asimismo, usa dicho denominación ampliamente en el mercado de los semiconductores, en su país de origen Holanda, como también numerosos otros países. Además este término corresponde también a la parte principal de su razón social. En este sentido, es posible concluir que el demandante se encuentra actuado de buena fe, al poseer un justo motivo para haber interpuesto la acción de la especie, su marca “NXP” posee notoriedad y fama para distinguir semiconductores, y ha sido usada masivamente, mediante las inversiones y proyectos llevados a cabo por NXP bajo su marca comercial “NXP”.

SEXTO: Que, la demandada ha sustentado su defensa simplemente señalado que el término “NXP” corresponde a la abreviación de “NATIVO POR PROYECTO”, pero no ha acreditado efectivamente el uso del nombre de dominio bajo análisis para actividades culturales de origen mapuche, y más aún, éste se encuentra actualmente inactiva, sin contenido alguno. Además, el argumento esgrimido por esta parte respecto a que las letras “NXP”, no puede ser apropiadas por nadie por ser parte de dominio público, tampoco mejora la sustentación jurídica de la postura de esta parte, habida cuenta que el revocante es en definitiva identificado en el mercado por el particular término de fantasía “NXP”, que resulta ser su marca corporativa o house mark y razón social. En definitiva, los antecedentes individualizados previamente, permiten a este sentenciador generarse una convicción en el sentido que el nombre de dominio “NXP.CL” se registró no cumpliendo con todas las obligaciones establecida por NIC Chile en su reglamentación. SÉPTIMO: Que, entonces, resulta plausible establecer que el titular del nombre de dominio “NXP”.CL no ha cumplido a cabalidad con lo exigido por el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, en lo que dice relación con la contravención de los derechos marcarios válidamente adquiridos por el revocante en el extranjero y que han sido solicitados en Chile, y registrados como un nombre de dominio de primer nivel territorial (.COM).

El incumplimiento de esta norma se hace aún más palpable al tener a la vista el hecho que el demandando actualmente es también titular del nombre de dominio “FREESCALE.CL”, que inscribió en el mismo día en que solicitó el nombre de dominio “NXP.CL”, que corresponde a su vez al término de una marca comercial inscrita a nombre de FREESCALE SEMICONDUCTOR INC. en Chile para distinguir semiconductores de la clase 9, con lo cual queda claramente establecido que LUIS DARIO PEÑA conoce el mercado de los semiconductores bien, y por ende tenía conocimiento de la existencia NXP B.V. y su famosa y notoria marca comercial “NXP” antes de registrar el nombre de dominio “NXP.CL”. OCTAVO: Que, debe tenerse presente que este sentenciador efectuó sin éxito una búsqueda en Internet, para efectos de encontrar más información que la aportada por el demandando respecto al posible uso del término “NXP.CL”, lo que definitiva no fue posible. Por estas todas estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL. RESUELVO: Asígnese el nombre de dominio “Nxp.cl” al revocante NXP B.V., representada por el abogado MAX VILLASECA MOLINA del Estudio Villaseca, y en su oportunidad, procédase al cierre y archivo del expediente electrónico. Comuníquese a NIC Chile por el Sistema de Arbitrajes en Línea para su inmediato cumplimiento.

No se condena en costas a ninguna de las partes por tener interés en la litis. Resolvió Rafael Pastor Besoain, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan en la calidad de testigos:

Juan Cristóbal Guzmán Lagos, Rut 7.006.865-6.

Marco Arellano Quiroz, Rut 12.028.499-1.

Firmado digitalmente por: Rafael Pastor Besoain Motivo: Fallo Caso Nxp.cl. Localización: Santiago, Chile. Fecha y hora: 04.07.2016 02:53:45