Fallo por Arbitraje de dominio "Housinginchile.cl" Expediente Rol N° 3861 Santiago, nueve de mayo de dos mil quince. VISTOS: 1)

Que por oficio 201503031732-3861de fecha 3 de marzo de 2015, el Centro

de Resolución de Controversias de NIC Chile, notificó vía correo electrónico al suscrito su designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio Housinginchile.cl. 2)

Que tal como lo exige el artículo 20.1. de la Política de Resolución de

Controversias por Nombres de Dominio .CL (en adelanta PRCND), el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, jurando desempeñarlo fielmente con la debida diligencia y en el menor tiempo posible, mediante

el

Sistema

de

Arbitrajes

en

Línea

(https://arbitrajes.nic.cl/arbitrajes/loginArb.do), circunstancia que fue debidamente notificada a las partes y a NIC Chile, según consta en el expediente electrónico, rol N° 3861. 3)

Que según aparece en el oficio 201503031732-3861, son partes en esta

causa, el titular del nombre de dominio en disputa MARIA TERESA DIAZ LY, domiciliado Francis Drake 893, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, Chile y el revocante tardío HOTELERA HOUSING LIMITADA, representada por el abogado SEBASTIAN BAHAMONDE LOPEZ, ambos domiciliados para estos

efectos en calle Doctor Ernesto Pardo Tagle N° 80, Comuna de Providencia, Región Metropolitana, Chile. 4)

Que dentro de plazo establecido en artículo 23.1 de la PRCND, mediante

presentación de fecha 3 de abril de 2015, el abogado SEBASTIAN BAHAMONDE LOPEZ en representación de HOTELERA HOUSING LIMITADA, interpuso demanda de revocación por inscripción abusiva del nombre de dominio Housinginchile.cl, solicitando su revocación, por los argumentos de hecho y de derecho que a continuación se detallan: Su representada, Hotelera Housing Limitada, fue constituida el 10 de diciembre de 2001, por escritura pública otorgada ante el Notario de Santiago don Gerardo M. Arevalo López suplente del titular don Eduardo Pinto Peralta. EI nombre de dominio cuya revocación se solicita afectaría el legítimo derecho que tiene su mandante al ser titular del Nombre de Dominio .CL “Housingchile.cl” inscripción realizada en diciembre de 2004 ante el NIC Chile. Bajo el nombre de dominio y dirección web “Housingchile.cl”, el actor presta servicios hoteleros y de residenciales, y señala ser pionero y líder en la prestación de servicios residenciales a estudiantes Universitarios de la Región Metropolitana, ofreciendo hace más de 13 años mini-departamentos en un lugar céntrico de nuestra capital, a metros de la plaza de armas. Para efectos de continuar el desarrollo y crecimiento de los negocios de HOTELERA HOUSING LIMITADA, su representante legal, Boris José Miguel Blanco Rojas, registró a su nombre la marca comercial HOUSING, Registro N° 881.474, denominativa, que distingue los siguientes servicios en la clase 43: "Bar, restaurant, fuente de soda, salón de té, cafetería, pizzería, autoservicio,

procuración de alimentos y bebidas preparadas para el consumo; hotel, motel, casas de vacaciones, pensiones, hostal, Apart Hotel; Agencias de alojamiento (hoteles, pensiones)". Tal registro es usado como marca por el demandante, quién es el único autorizado por el señor Boris a utilizar el signo para distinguir los servicios de hotelería y residenciales. Prosigue el revocante, señalando que la inscripción Housinginchile.cl fue concedido en junio de 2005, época posterior al registro del nombre de dominio de de su titularidad "Housingchile.cl", y que ambos nombres de dominio poseen una semejanza clara, que provocaría una notoria confusión entre las mismas, toda vez que la demandada ofrece el mismo servicio a un idéntico grupo de consumidores, lo que conlleva la desviación de los mismos hacia su empresa. Los consumidores tienden a confundir a las empresas y sus servicios. Vale decir, el origen empresarial de ambas partes se confunde, puesto que ofrecen el mismo servicio, bajo un nombre de dominio de gran similitud. A mayor abundamiento, el actor señala que la demandada hace uso de la denominación HOUSING para prestar servicios hoteleros y residenciales sin autorización expresa del titular de esta marca comercial, que corresponde al Sr. Boris Blanco Rojas, lo que atentaría contra sus derechos adquiridos y los derechos de uso que tiene su representada sobre el signo para distinguir los mismos servicios. La demanda de autos se basa en atención a la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL y las políticas de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL, y más específicamente en el hecho que el nombre de dominio impugnado atentaría contra el derecho

previo que posee el revocante por ser titular del nombre de dominio Housingchile.cl y además por gozar de la autorización exclusiva para usar la marca HOUSING, para distinguir servicios hoteleros y hospedaje, entre otros. Este atentado se explicaría en la similitud visual y fonética entre Housinginchile.cl y Housingchile.cl, como también de la marca HOUSING, lo que no permitiría a los consumidores diferenciar ambas nombres de dominio y sus respectivos orígenes empresariales, y además provocaría desviación de consumidores de clientela de su representada. Por otro lado, el revocante manifiesta que el demandado no tiene derechos legítimos sobre el nombre de dominio impugnado, y que debido a esto su uso implicar una acción contraria a la buena fe que exige las letras c. y d. del inciso primero del artículo 20 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL y de los principios de competencia leal, ya que se estaría afectando los negocios de la actora, al confundirla con la demandada y desviarle ilegítimamente su clientela. 5)

Que, la titular MARIA TERESA DIAZ LY, contestó en tiempo y forma, la

demanda de revocación, presentada por HOTELERA HOUSING LIMITADA, en base a los siguientes argumentos de hecho y derecho: Con fecha del 9 de diciembre de 2014, la demandada alega haberse enterado de la existencia de HOTELERA HOUSING LTDA., y de su residencial publicitada a través del nombre de dominio housingchile.cl. Esta información llegó a su persona por primera vez por medio del comunicado enviado por NIC Chile con la presente demanda en su contra, por lo tanto, hasta la fecha la misma no

tenía conocimiento de la existencia de un nombre de dominio con cierta similitud al suyo. Las dos facturas que incluye el demandante en el Primer Otrosí de su presentación, informan del pago de la impresión de afiches y folletería promocional de las residenciales de Hotelera Housing. Las fechas de dichas facturas –19 de agosto de 2005 para los afiches y 17 de octubre de 2005 para los trípticos, respectivamente– confirmarían que esta publicidad comenzó a circular en fecha posterior a la inscripción del nombre de dominio housinginchile.cl (que fue en junio de 2005), y que por ende esta parte no tuvo conocimiento de estas promociones y que no hubo aprovechamiento alguno de su parte en el uso del nombre housingchile.cl. Le demandada reconoce que el dominio Housingchile.cl fue inscrito con anterioridad al de la demandante, pero manifiesta que en el escrito enviado por la parte demandante no se presenta ninguna prueba física que hubiese sido publicado o dado de alta un sitio web bajo el dominio housingchile.cl en las fechas previas a la inscripción de mi dominio Housinginchile.cl. Por lo demás, dentro de un lapso de tiempo tan breve –6 meses– entre ambas inscripciones, esta parte se pregunta ¿quién puede posicionar con tanto éxito en el mercado un negocio de residenciales como para creer que otro puede venir a usufructuar de su nombre? Esta circunstancia no tendría sentido, ya que los posicionamientos de Internet toman varios meses; los nuevos emprendimientos pueden tomar años para empoderarse de un nicho. Con estas reflexiones, la titular del nombre de dominio impugnado en autos expresa que ha tenido la nula intención de actuar de “forma abusiva” o de “mala

fe” en este caso, según se le acusa y afirma con prejuicio el abogado de la parte demandante en varios párrafos de su escrito. Los tres puntos anteriores justifican entonces, según la demandada su nula intención de querer imitar o copiar otro nombre de dominio NIC creado con anterioridad. Es más, continúa señalando que de haber sabido que Housingchile.cl existía, obviamente, ella no habría inscrito su nombre de dominio como housinginchile.cl, pero que en dicha oportunidad, no se le ocurrió ni siquiera buscar dominios similares, quizás debido a su falta de experiencia, ya que housinginchile.cl ha sido el primer dominio que habría comprado alguna vez. Por otro lado, en esos años (2005), el tipo de servicio de corretaje que yo ella ofrece, no era común en Chile. Por lo tanto, la misma no podría imaginar que a otra persona se le podría ocurrir un nombre de esas características. Prosigue esta parte, argumentando que el dominio Housingchile.cl fue registrado en diciembre de 2004 y el suyo sólo 6 meses después, en junio de 2005, por lo tanto, salta a la vista que tras 10 años, ambos dominios y servicios han podido funcionar sanamente de manera paralela, sin perjudicarse el uno al otro y sin inducir al error o confusión de los clientes, como afirma la revocante. De lo contrario, ambos no seguirían activos como lo están en el presente. Respecto de esto último, nuevamente, esta parte señala que el actor no presenta pruebas físicas que respalden la existencia de confusión de los potenciales clientes o de desvío de éstos hacia mi agencia, y que jamás ha recibido comentarios al respecto de parte de su clientela o proveedores. Los argumentos de la parte demandante sólo se basarían en suposiciones y no existiría estadística tangible o concreta de que así haya sido en realidad.

Respecto de los servicios profesionales ofrecidos por la demandada en su sitio web, la misma asevera que ellos se especifican claramente en varias de sus páginas o secciones (home, footer, sección de reserva y pago) como CORRETAJE DE PROPIEDADES. Es decir, que ejerce como intermediaria para gestionar el arriendo de habitaciones amobladas en departamentos o casas particulares bajo la modalidad de “vivienda compartida”, así como gestiona el arriendo de departamentos amoblados por períodos mensuales o anuales. Respecto de la categoría de “residencias”, clarifica que aquellas casas de su red bajo esta denominación, poseen también la figura de “casas compartidas”, ya que muchas veces vive también su dueño allí. Así como cada inquilino cocina sus alimentos y hasta debe hacerse cargo del aseo de su habitación. En estas casas no entrega servicio de comidas, por lo tanto, los inmuebles no caben bajo la denominación de “pensión” u hospedaje con servicio de media pensión o pensión completa. Además, en Chile, el término “pensión” se entiende como un tipo de hospedaje de “baja categoría”, pero sus residencias no lo son, sino todo lo contrario. Por otro lado, afirma que no cualquier persona puede arrendar habitaciones en estas casas, pues muchos de sus dueños realizan filtros para elegir a los inquilinos o compañeros, así como también realizan entrevistas personales. En cambio, en un hostal, cualquiera puede alojarse si paga el dinero solicitado. Los dueños de todas las viviendas de su red o agencia, generan la firma

de

contratos simples

habitaciones

amobladas

o

de de

sub--arrendamiento

o

arriendo

de

sus

sus departamentos respectivamente, lo cual

confirma la figura de corretaje de propiedades que ella gestiono. Esta condición de firma de contrato también se especifica en varias páginas de mi sitio web. Continúa argumentando la demandante, en el sentido que la frase “Housing in Chile” no es el nombre de su emprendimiento desde el punto de vista de una marca, sino que esta frase tomada del IDIOMA INGLÉS –de uso genérico y coloquial– es sólo la descripción práctica del rubro comercial en el cual me desempeño, y la escogió para facilitar la búsqueda en Internet en lo referente a “viviendas en Chile”. Por otro lado, esta parte manifiesta que si bien en su sitio web la frase “Housing in Chile” se presenta apoyada de un diseño o imagen llamativa, esto tiene que ver con mostrar un sitio web atractivo y bien jerarquizado en la definición de sus servicios, desde lo general a lo particular [Housing in Chile / Viviendas en Chile >> Casas de familia >> Apartamentos compartidos >> Residencias >> Apartamentos privados], invitando al cliente a navegar por páginas llenas de color y de buenas fotografías. También hace notar que el sitio web del demandante – Hotelera Housing–, no presenta en ninguna de sus páginas un logotipo que incluya la palabra HOUSING, así como tampoco se cita la razón social de esta empresa en ningún botón de contacto o en el footer. La ausencia de una imagen corporativa deja un gran vacío y no evidencia por ningún lado el registro de una marca. En consecuencia, públicamente no hay ningún posicionamiento de marca comercial, y por lo tanto, son infundadas las afirmaciones de la parte demandante al decir que: “Hotelera Housing no ha autorizado a la parte demandada en la utilización del término HOUSING”.

A mayor abundamiento, la demandada señala que la palabra de origen inglés “HOUSING”, es una palabra GENÉRICA y no de fantasía, la cual significa: ALOJAMIENTO ó VIVIENDAS. Sus sinónimos en idioma inglés son los siguientes: accommodation, housing, lodging, lodgment. Su traducción al idioma español es: alojamiento -- viviendas -- provisión de viviendas -- casas -- refugio, por lo que le llama la atención que INAPI pueda aceptar el registro de palabras genéricas extranjeras como una MARCA. La palabra “housing” se usa de manera común en Chile, y basta rastrear Internet para darse cuenta que además, es aplicada incluso a los servicios de HOSTING, ya que en tecnología, “housing” significa “servicio de alojamiento de sitios webs”. Respecto a la acusación de desviación de clientes expresada por el actor en el punto 2 de la demanda, la demandada comenta la siguiente oración: “la demandada ofrece el mismo servicio a un idéntico grupo de consumidores, lo que conlleva la desviación de los mismos hacia su empresa”, manifestando que ella no ofrece el mismo servicio, y no es propietaria de una residencial; que el demandante, una vez más, no presenta pruebas tangibles o físicas que avalen esta afirmación de desvío de clientela hacia su lado; sus potenciales clientes también podrían desviarse hacia la web y negocio de Hotelera Housing Ltda. No se presentan pruebas reales de que esto es unidireccional; y debe afirmar que le va muy bien con su agencia, pero todo ello es resultado de su gran conocimiento sobre Internet, mi trabajo en estrategias de marketing y su capacidad de producción ejecutiva. Cree que un potencial cliente siempre va a preferir contactar a un servicio que ofrezca 100 opciones de arriendo de habitaciones en diferentes barrios de la ciudad, que sólo a uno con determinado tipo de vivienda y ubicación.

TENIENDO PRESENTE: PRIMERO: Que, el conflicto de autos dice relación con la definición de si el actual titular del nombre de dominio en disputa Housinginchile.cl inscribió el mismo de forma abusiva. Al efecto éste árbitro, en su calidad de árbitro arbitrador deberá resolver de acuerdo a los principios que la prudencia y equidad le indiquen, basándose en todo caso en los argumentos y pruebas rendidas en autos por las partes, y especialmente en lo que establece el artículo 20 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL. SEGUNDO: Que, de los antecedentes que rolan en autos es posible confirmar que el actor es titular del nombre de dominio Housingchile.cl, y que dicho nombre de dominio se encuentra actualmente activado y en uso para promover la provisión de servicios residenciales a estudiantes universitarios en Santiago de Chile, entre otros, como asimismo que Housingchile.cl fue inscrito ante NIC Chile con antelación al nombre de dominio impugnado en autos Housinginchile.cl. Asimismo, es importante tener presente que el demandante no es titular de la marca HOUSING, ya individualizada en autos, sino que la propiedad sobre dicho signo corresponde a Boris José Miguel Blanco Rojas, quien a su vez, es el representante legal del revocante, y que este último utiliza esta marca en el mercado de las residenciales para estudiantes en Santiago de Chile, con la aquiescencia de su propietario. Es decir, el actor no es dueño de la marca HOUSING pero ha sido autorizado para usar la misma en el mercado en relación con su cobertura. Este registro marcario fue inscrito por primera vez en abril del año 2010.

A mayor abundamiento, ha quedado acreditado en autos que la demandada utiliza el nombre de dominio en disputa para proveer una agencia para el arriendo de habitaciones amoblada (corretaje), pero también para residencias de estudiantes. Esta realidad se aprecia de forma muy clara en la página web en que se encuentra alojada el nombre de dominio Housinginchile.cl, y permite concluir por ende que ambas partes se dedican al mismo giro comercial y que compiten en el mercado. TERCERO: Que, resulta fundamental para dirimir este caso, analizar la naturaleza del nombre de dominio impugnado, ya que Housinginchile.cl se lee en español como Viviendaenchile.cl, es decir, estamos en presencia de un nombre de dominio inscrito que coincide expresamente con la descripción de la destinación de varios servicios del giro comercial del demandado. Este formato de nombres de dominio es muy común en el mercado, donde se utilizan términos genéricos para identificar una persona o empresa en Internet. Ahora bien en el caso que nos ocupa, ambas partes comparten el mismo giro comercial y están utilizando nombres de dominio casi idénticos, que son útiles para identificar más bien la destinación o descripción de ciertos servicios que el origen comercial o empresarial de los mismos. Resulta entonces muy poco probable que los consumidores en el mercado están equivocadamente relacionando los nombres de dominio en disputa a un solo origen comercial, y más bien los estarían vinculando a una categoría específica de servicios de vivienda.

CUARTO: Que, para resolver esta litis se hace necesario recurrir al artículo 20 inciso primero de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL (en adelante RFRND), que establece lo siguiente: “Si la solicitud de revocación fuere presentada con posterioridad al vencimiento del plazo a que se refiere el tercer párrafo del artículo 11, el revocante deberá probar que se trata de una inscripción abusiva, lo cual ocurrirá cuando concurran las tres condiciones siguientes: a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es conocido o a una marca u otra expresión respecto de la cual el reclamante alega tener derechos previos; y, b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y, c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito o se utilice de mala fe.” Pues bien, para aceptar la demanda de revocación de autos, el actor debe probar que estamos frente a la inscripción abusiva de un nombre de dominio, que se califica mediante la existencia de tres hechos cuya ocurrencia debe ser copulativa. En efecto, es posible concluir que debido a la naturaleza del nombre de dominio impugnado en autos no se confirma la condición exigida por el artículo 20 letra a. de la RFRND, a pesar que el nombre de dominio impugnado Housinginchile.cl sea altamente similar al nombre de dominio Housingchile.cl, sólo

diferenciándose en la preposición del inglés “IN”, puesto que resulta muy poco probable

que

las

expresiones

Housinginchile.cl

y

Housingchile.cl

sean

identificadas engañosamente con un solo origen comercial, ya que las mismas apuntan principalmente a describir ciertos servicios o tipos de productos en el mercado, y no a empresas o personas específicas. Ahora bien, respecto a la condición exigida por el artículo 20 letra b. de la RFRND, tampoco se confirma en la especie, toda vez que es posible concluir que la demandada sí posee intereses legítimos con respecto del nombre de dominio Housinginchile.cl, ya que ha probado en autos que lo viene utilizando hace varios años y además que la palabra HOUSING corresponde a un término genérico que en inglés significa vivienda, con lo que mal podría alguien en el mercado de las residencias o pensiones pretender que ningún competidor utilice este término, y menos que no lo registre como parte de un nombre de dominio unido al término Chile. Si bien es efectivo que la marca HOUSING se encuentra registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), para distinguir pensiones, entre otros, el suscrito no puedo ignorar el hecho que este signo resulta tremendamente débil para distinguir efectivamente los servicios de residencias de su cobertura, con lo que no es un argumento jurídico lo suficientemente sólido para desvirtuar la legitimidad de los intereses de la demandada sobre el nombre de dominio en disputa. Además, el hecho que esta marca no esté registrada a nombre del actor, sino de su representante legal debilita aún más esta razón jurídica, y le resta legitimación activa a la acción de autos.

Los mismos argumentos esgrimidos para la letra b. del artículo 20 de la RFRND son aplicables a la letra c. de dicha norma, ya que el demandado no ha logrado acreditar fehacientemente la mala fe de la demandada, quien simplemente inscribió un nombre de dominio con unos términos genéricos como “Housing”, “In”, y “Chile”, y que lo ha utilizado para ofrecer servicios de corretaje y de residencia para estudiantes, entre otros. Esta circunstancia cobra aún más importancia si tenemos presente que la marca HOUSING fue registrada para distinguir residencias y pensiones, después que el nombre de dominio objeto de la demanda de autos fuera también registrada ante NIC Chile. En definitiva, el actor no ha logrado acreditar que el titular del nombre de dominio en conflicto haya actuado de mala fe para perturbar o afectar los negocios del revocante, y más bien estamos frente a un caso en que dos personas han recurridos a términos genéricos para identificar sus servicios de residencia, entre otros, en Internet, más no su origen comercial mediante la inscripción de por ejemplo una marca arbitraria o un término de fantasía. Por todas estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 20 del Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL y la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL. RESUELVO: Rechácese la demanda de revocación tardía presentada por HOTELERA HOUSING

LTDA.,

y

manténgase

la

vigencia

del

nombre

de

dominio

Housinginchile.cl a nombre de doña MARIA TERESA DIAZ LY

y declárese

cerrado este expediente electrónico. Comuníquese a NIC Chile por el Sistema de Arbitrajes en Línea para su inmediato cumplimiento. Cada parte asumirá sus costas en este proceso.

Resolvió Rafael Pastor Besoain, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan en la calidad de testigos:

Verónica Correa Figari, Rut 13.037.770-K

Marco Arellano Quiroz, Rut 12.028.499-1