JURISPRUDENCIA

Roj: SAP B 4/2016 - ECLI: ES:APB:2016:4 Id Cendoj: 08019370152016100004 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Barcelona Sección: 15 Fecha: 07/01/2016 Nº de Recurso: 556/2014 Nº de Resolución: 2/2016 Procedimiento: CIVIL Ponente: JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO Tipo de Resolución: Sentencia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA SECCIÓN DECIMOQUINTA ROLLO Nº 556/2014-2ª JUICIO ORDINARIO Nº 196/2014 JUZGADO MERCANTIL Nº 2 DE BARCELONA SENTENCIA núm. 2/2016 Ilmos. Sres. Magistrados DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN DON LUIS GARRIDO ESPA DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO En Barcelona a siete de enero de dos mil dieciséis. Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 196/2014 ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona, a instancia de Don Juan María , representado por el procurador de los tribunales Don José Luís Aguado Baños, contra BARCELONA DESIGNS SOUTHWESTERN EUROPE S.L., representada por el procurador de los tribunales Don Carlos González Recio. Penden las actuaciones ante esta Sala por virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada contra la sentencia dictada en fecha 15 de julio de 2014 . ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: " Que estimando la demanda interpuesta por parte de Don Juan María contra la entidad BARCELONA DESIGNS SOUTHWESTERN EUROPE, S.L., debo declarar la nulidad del diseño industrial núm. 0517279, condenando a la demandada a cesar en el uso del citado diseño industrial. Se imponen las costas del procedimiento a la parte demandada". SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada, recurso del que se dio traslado a la demandante para la oposición. TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre de 2015. Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO. FUNDAMENTOS JURIDICOS

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JURISPRUDENCIA PRIMERO.- El demandante Juan María interpuso demanda de nulidad de diseño industrial contra la demandada BARCELONA DESIGNS SOUTHWESTERN EUROPE S.L. (en adelante, BARCELONA DESIGNS), demanda que se sustenta en los siguientes hechos no controvertidos: 1º) El demandante es titular de la marca mixta núm. 2.979.275 BARCELONA UNIVERSITY BU 1899, para productos de la clase 25 (prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería). La marca fue solicitada el 13 de abril de 2011 y concedida el 4 de octubre de 2011 (documento uno de la demanda). La marca gráfico denominativa aparece reproducida al folio 12. 2º) La demandada solicitó el 2 de julio de 2013 el registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas del diseño industrial D0517279, compuesto de dos variantes, que fue concedido el 9 de julio de ese mismo año (documento tres y cuatro). Se trata de dos chaquetas de béisbol, que aparecen reproducidas a los folios 14 a 17. El diseño incorpora un logo compuesto de varios elementos, entre los que destaca la denominación BARCELONA UNIVERSITY en forma de círculo conjuntamente con el año 1988 en número romanos. Dentro del círculo aparecen las letras "B" y "U" insertas en un escudo. Al folio 61 aparece confrontada la marca de la demandante y el logo que aparece en los diseños de la demandada. 3º) Antes de que solicitara el registro, el demandante remitió a la demandada un burofax requiriéndole para que se abstuviera de comercializar prendas con el signo registrado a su favor (documento cinco de la demanda). La parte actora solicitó que se declarara la nulidad del diseño registrado por los siguientes motivos: 1º) Por infringir el artículo 13, apartado f), de la Ley de Diseño Industrial , al incorporar el diseño la marca 2.979.275 de la demandante. 2º) Por infringir el artículo 13, apartado b), de la LDI, esto es, por carecer de novedad y carácter singular, dado que el diseño de la demandada estaba anticipado por otros comercializados con anterioridad. 3º) Por haberse adquirido de mala fe, en la medida que medió un requerimiento previo del demandante. 4º) Por haber incurrido en defectos formales en la tramitación del registro. A la pretensión de nulidad se opuso la demandada, que invocó como excepción la nulidad de la marca registrada, al tratarse de un signo engañoso. Al entender de la demandada, al incluir la denominación BARCELONA UNIVERSITY, la marca es susceptible de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos. Por otro lado negó que la marca de la actora presentara similitudes con el logo incorporado a los diseños de BARCELONA DESIGN y, en consecuencia, también rechazó que hubiera mala fe en el registro. En tercer lugar alegó que los supuestos defectos formales en la tramitación en ningún caso inciden en la nulidad del registro. Y, por último, sostuvo la absoluta falta de prueba sobre la falta de novedad y del carácter singular de los diseños. SEGUNDO.- La sentencia de instancia, tras precisar las pretensiones de una y otra parte, concluye que la marca de la demandante no induce a error, dado que la denominación está en inglés e incorpora otros elementos que excluyen el carácter engañoso. Rechazada la excepción de nulidad, la sentencia estima que el logo incorporado a los diseños DESIGN BARCELONA reproduce, con pequeñas variaciones, el signo del demandante, pues coincide el elemento denominativo. Por todo ello considera que ha existido infracción del artículo 11, apartado f), de la LDI, así como mala fe en el registro. Asimismo la sentencia estima que el diseño carece de novedad y carácter singular, dado que no añade características que le distingan de otras chaquetas de béisbol conocidas. Descarta, por el contrario, que los defectos formales invocados en la demanda incidan en la validez del diseño. Por los motivos expuestos la demanda se estima íntegramente, declarando la nulidad del diseño industrial 0517279. La sentencia es recurrida por la demandada, que impugna todos los pronunciamientos que le son desfavorables. Insiste en los mismos argumentos esgrimidos en la contestación, a los que nos referiremos seguidamente para no ser reiterativos. La actora, por su parte, no presentó escrito de oposición al recurso. TERCERO.- Siguiendo el orden más lógico analizaremos, en primer lugar, la excepción de nulidad de la marca invocada por la demandada por tratarse de un signo engañoso e incurrir, por tanto, en la prohibición absoluta del artículo 5.1, apartado g), de la Ley de Marcas . De acuerdo con dicho precepto, " no podrán registrarse como marcas (...) los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio". La norma incorpora a nuestro Ordenamiento el artículo 3.1, apartado g) de la Directiva 89/104/CEE y tiene su precedente en el artículo 11.1, apartado f) de la Ley 32/1988, de Marcas . La razón de ser de la prohibición absoluta es priorizar los derechos de los consumidores que pueden ser potencialmente inducidos a confusión por indicaciones erróneas. Como señala la sentencia

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JURISPRUDENCIA del TS de 23 de noviembre de 2011 (ROJ 6355/2010 ) toda marca tiene el fin de ser utilizada como indicador de un origen empresarial determinado y, por ello, cumple una función típicamente concurrencial, que es la que justifica su reconocimiento y protección por el ordenamiento. La marca engañosa, por tanto, es incompatible con esa función eminentemente informativa de la marca. La presencia de indicaciones engañosas en la marca, susceptibles de inducir a error, ha de basarse en datos objetivos y debe valorare en función de los productos o servicios para los que se solicita el registro. El artículo 5.1, apartado g) contiene una cláusula general, la prohibición de registrar signos que puedan inducir al público a error, que se concreta en una serie de ejemplos (error sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios) que no agotan todos los supuestos de indicaciones engañosas. En el presente caso la demandada estima que la marca es claramente engañosa, pues es susceptible de inducir a error sobre la procedencia de los productos. Al incluir como elemento dominante la denominación "BARCELONA UNIVERSITY", el consumidor podría asociar los productos a la Universidad de Barcelona. La sentencia, por el contrario, estima que ese riesgo no concurre, atendido el idioma empleado en la denominación (el inglés) y el resto de elementos que incluye la marca. Delimitados los términos del debate, aunque la cuestión suscita dudas de derecho, no advertimos que la marca por sí misma pueda inducir a error sobre la procedencia de los productos. Es cierto que existe una similitud evidente entre la denominación en inglés ( Barcelona University) y su traducción en castellano o catalán, por lo que, aparentemente, cabría concluir que la marca registrada sugerirá al consumidor que los productos o servicios a los que pretende aplicarse proceden de la Universidad de Barcelona o, al menos, que esta ha autorizado o promovido su comercialización. Además la marca está registrada para productos que se utilizan, de ordinario, como reclamo publicitario (prendas de vestir o sombrerería). Es notorio que para la promoción de empresas se utilizan frecuentemente como productos de merchandising camisetas, gorros y otras prendas de vestir, máxime en el ámbito de los servicios universitarios, que van dirigidos primordialmente a un público juvenil. Ahora bien, en el presente caso, el uso de la denominación "Universidad de Barcelona" en inglés, con la consiguiente inversión de las palabras ( Barcelona University y su acrónimo BU), impide que el signo pueda vincularse directamente con una de las universidades asentadas en la provincia de Barcelona y, más en concreto, con la universidad pública española identificada con la expresión "Universitat de Barcelona" (UB), que fue fundada a mediados del siglo XV y que cuenta con su sede histórica en la plaza de la Universidad. El uso de un escudo completamente ajeno al oficial y la mención al año 1899, que da a entender que ese fue el año de su fundación, excluye cualquier riesgo de confusión. En definitiva estimamos que la marca de la demandante no incurre en la prohibición del artículo 5.1, apartado g), de la Ley de Marcas , tal y como acertadamente señala la sentencia apelada. CUARTO.- La sentencia de instancia declara la nulidad del diseño, en primer lugar, por estar incursa en la causa de denegación contemplada en el artículo 13, apartado f), de la LDI. De acuerdo con dicho precepto el registro podrá ser denegado cuando el diseño "incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado". La sentencia apelada concluye que existe semejanza entre la marca registrada y el signo incorporado a los diseños de la demandada, dado que coincide el elemento denominativo ( Barcelona University BU) . Las diferencias entre el resto de elementos (los gráficos y los numéricos) no excluyen, al entender del juez a quo , el riesgo de confusión ( artículo 6, apartado primero, b/, de la Ley de Marcas ). La apelante, por el contrario, estima que la mención Barcelona University es descriptiva y que no puede ser apropiada en exclusiva por el demandante, alegación que compartimos. En efecto, el elemento denominativo de la marca registrada tiene un alto componente descriptivo o genérico. El demandante no puede acaparar para sí y en exclusiva esos términos, pues provocaría una ventaja competitiva excesiva, al impedir, o, al menos, dificultar, el acceso al mercado de personas que produzcan o presten bienes o servicios del mismo género o características. Sólo en la medida que el elemento denominativo va acompañado de otros signos, la marca del demandante no incurre en la prohibición absoluta del artículo 5.1 del apartado c ) o del apartado d) de la Ley de Marcas . De ahí que en la confrontación de la marca registrada con el signo presuntamente infractor cobren singular relevancia los elementos gráficos y su disposición en el conjunto. En este caso, desde una perspectiva global o de conjunto, los signos presentan notables diferencias, coincidiendo únicamente en ese elemento descriptivo común. Además, la marca registrada incluye el año 1899 en números arábigos, en tanto que el signo utilizado por la demandada menciona el año 1988 en números romanos. El escudo, el diseño de las palabras o su disposición, por otro lado, son completamente distintos. No existe, a nuestro entender, riesgo de confusión, por lo que debemos rechazar que los diseños de la demandada puedan declararse nulos conforme a lo dispuesto en el artículo 13, apartado f), de la LDI. Y por los mismos

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JURISPRUDENCIA motivos tampoco advertimos mala fe en la demandada al registrar su diseño, mala fe que la sentencia vincula precisamente con el conocimiento de que este incorporaba una marca ajena (fundamento 14). QUINTO.- Resta por analizar la nulidad, que la sentencia declara, por falta de novedad y carácter singular del diseño. Recordemos que el artículo 65 de la LDI dispone que " el registro del diseño podrá declararse nulo mediante sentencia firme, procediéndose a su cancelación, cuando esté incurso en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 de esta ley como causas de denegación del registro. " Entre esas causas de nulidad se incluye el incumplimiento de los requisitos de protección previstos en los artículos 5 a 12 de la Ley y, en concreto, los exigidos con carácter general en el artículo 5, por el que sólo podrán registrarse "los diseños que sean nuevos y posean carácter singular". Tal y como dijimos en sentencia de 25 de septiembre de 2012 (ROJ 14087/2012 ), ambos requisitos (novedad y carácter singular) son cumulativos. Se considerará que un diseño es nuevo, dice el art. 6, " cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o antes de la fecha de la prioridad si ésta se reivindica ", añadiendo que se considerarán idénticos los diseños cuyas "características difieran sólo en detalles irrelevantes" . Además de ser nuevo en este sentido, ha de poseer carácter singular, concepto que describe el art. 7: " se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad ." Añade la norma que "para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño." Como dijimos en aquella resolución, cuyos fundamentos reproducimos, para juzgar uno y otro requisito es necesario, por tanto, el cotejo del diseño con otro u otros que hayan sido hechos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, y a estos efectos el art. 9 dispone que se considerará que un diseño ha sido hecho accesible al público cuando "haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro (o antes de la fecha de prioridad), salvo que estos hechos razonablemente no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea" . Añade que no se considerará que el diseño ha sido hecho accesible al público por el simple hecho de haber sido comunicado a un tercero bajo condiciones tácitas o expresas de confidencialidad. El juicio del carácter singular, como se ha visto, debe ser realizado desde la perspectiva de la figura o modelo del "usuario informado". La STJUE de 20 de octubre de 2011 (asunto C-281/10 , Pepsico ) precisa este concepto señalando que: Constituye un concepto intermedio entre el de «consumidor medio», aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino una especial diligencia, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate (apartado 53). Por lo que respecta al grado de atención del usuario informado, procede recordar que, si bien éste no es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que percibe habitualmente el dibujo o modelo como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (...), tampoco es un experto o técnico capaz de observar en detalle las más pequeñas diferencias que existan entre los modelos o dibujos en conflicto. "De este modo, el adjetivo «informado» sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos" (ap. 59). En este caso podemos admitir que el modelo de usuario informado comprende tanto al profesional distribuidor de materiales textiles o sombrerería como al usuario final, entendido éste como el gran público, al ser un producto dirigido a la generalidad de los consumidores o usuarios. El examen del carácter singular referido a la "impresión general" que produzca en el usuario informado, implica que la sensación o efecto a considerar es la general o global, es decir, apreciada en su conjunto y no de la simple comparación de elementos individuales. No se exige que esa diferenciación sea de alto grado, pues el legislador comunitario eliminó el adverbio "notablemente" que inicialmente incorporaba la propuesta de Directiva 98/71/CE, de 13 de octubre de 1998, pero sin que ello signifique, como apunta la doctrina, que

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JURISPRUDENCIA no se exija un cierto grado de "diferenciación", como se desprende del adverbio "claramente" que emplea el Considerando 13 de la citada Directiva comunitaria. Debe advertirse ante todo, a los presentes efectos, que el objeto de la protección que dispensa el registro del diseño es, propiamente, su representación gráfica, esto es, "su reproducción gráfica o fotográfica, en blanco y negro o en color" (según dispone el art. 4 del Reglamento de Ejecución de la LDI , RD 1937/2004), representación que, junto con la indicación de los productos a los que se va a aplicar o incorporar el diseño , constituye contenido obligatorio de la solicitud (art. 21.1.c LDI). El objeto de la protección no es, por tanto, la "descripción explicativa de la representación del diseño" , que ha de referirse sólo a las características que aparezcan en la representación gráfica ( art. 2.a del Reglamento), y que es una mención o contenido potestativo de la solicitud (art. 21.2.a LDI y art. 2.a del Reglamento). Conviene tener esto presente, porque de este modo se proyectarán adecuadamente los requisitos de la novedad y del carácter singular, que, con independencia de la mayor o menor fortuna de la descripción literaria del diseño, deben ser apreciados a partir de esa representación gráfica. SEXTO.- En el presente caso la sentencia apelada, tomando en consideración los documentos ocho a dieciocho de la demanda, concluye que el diseño de la demandada, en sus dos variantes, carece de novedad y carácter singular. " La denominada chaqueta de beisbol -añade la sentencia- es conocida y utilizada desde hace muchos años, por lo que el diseño de una chaqueta, sin añadir especiales características que le distingan del resto de las utilizadas, no puede ser considerada como un diseño que sea merecedor de especial protección". Al entender del juez de instancia, " debió ser la demandada la que explicara las razones o signos especiales que hagan a la chaqueta de especial protección de una prenda que es generalmente conocida". Tampoco en este punto podemos compartir las conclusiones de la sentencia de instancia. En primer lugar, no podemos tomar en consideración los documentos aportados por la actora como supuestos precedentes que destruirían la novedad y el carácter singular. Se trata de fotocopias en blanco y negro de páginas extraídas de Internet ("capturas", según la demanda), de webs de origen desconocido y en las que no consta la fecha de su divulgación. Ello, por sí sólo, bastaría para desestimar íntegramente la acción, pues no es posible con el material que obra en autos llevar a cabo el necesario cotejo entre los diseños registrados y las supuestas anterioridades. Es muy difícil, además, advertir todos los detalles en las fotocopias de pésima calidad acompañadas con la demanda; y de lo que se puede apreciar, son palmarias las diferencias con los diseños de la demandada, pues en ninguna de las chaquetas impresas aparece la letra "B" o el logo con las características, tamaño, colores y disposición que figuran en los diseños impugnados. Lo mismo cabe decir del requisito del carácter singular. Es a la parte actora a la que incumbe la carga de acreditar que el modelo registrado no cumple con esa exigencia legal ( artículo 217 de la LEC ). A falta de documentos que incorporen diseños ya divulgados a la fecha de la solicitud del registro o de un informe pericial, no es posible sustituir esos medios de prueba por la impresión personal del demandante o del propio juez, máxime cuando ese juicio se emite sin contar con soportes físicos o con documentos con fecha fehaciente. Por lo expuesto, con estimación del recurso, debemos desestimar íntegramente la demanda. SÉPTIMO.- Conforme al artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se imponen al demandante las costas de primera instancia. No se imponen las costas de esta alzada de acuerdo con lo dispuesto el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. FALLAMOS Estimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de BARCELONA DESIGNS SOUTHWESTERN EUROPE S.L., contra la sentencia de 15 de julio de 2014 , que revocamos. En su lugar, desestimamos íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de Don Juan María contra BARCELONA DESIGNS SOUTHWESTERN EUROPE S.L., a la que absolvemos libremente, condenando a la parte actora al pago de las costas procesales. Sin imposición de las costas del recurso y con devolución del depósito. Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación. Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

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JURISPRUDENCIA Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.

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