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DIRECCIÓN

DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS RESOLUCIÓN

N° 1790-2015/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE

: 606231-2015

ACCIONANTE

: VIÑA ANTAHUAYA

EMPLAZADA

: CAMPOS ARTEAGA, EVELYN MILAGROS

MATERIA

: NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

S.A.C.

Lima, 03 de agosto de 2015. 1. ANTECEDENTES

Con fecha 06 de febrero de 2015, VIÑA ANTAHUAYA S.A.C., de Perú, solicitó la nulidad del registro de la marca de producto constituida por la denominación ANTAHUAYA, para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la clase 33 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 209361, a favor de CAMPOS ARTEAGA, EVEL YN MILAGROS, de Perú. La accionante VIÑA ANTAHUAYA siguientes argumentos:

S.A.C.,

sustentó

su solicitud de nulidad en los

La titular de la marca en un acto contrario a las exigencias de la buena fe empresarial ha sorprendido a la autoridad con el registro de la marca objeto de nulidad. Tomaron conocimiento de la existencia de la marca por una carta notarial enviada por CAMPOS ARTEAGA, EVEL YN MILAGROS, en la que se les pide dejar de usar el término ANT AH UAyA por ser una marca registrada. Usa la denominación VIÑA ANTAH UAYA desde el año 2011, como persona natural con negocio y luego como empresa. ANTAHUAYA es en este caso, el nombre de un anexo del distrito de Pacarán, provincia de Cañete. Adjuntó medios probatorios, entre los cuales se advierten facturas y un contrato de compra de uvas de fecha 30 enero de 2013. Mediante escrito de fecha 30 de abril de 2015, al absolver el traslado de la acción de nulidad, la emplazada argumentó lo siguiente: Jamás ha pretendido sorprender buena fe empresarial.

al Indecopi, ni actuar en forma contraria a la

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El Indecopi, luego de haber realizado un exhaustivo examen de registrabilidad, procedió a inscribir la denominación ANTAHUAYA, para lo cual, cumplió con todos los requisitos exigidos por la normatividad vigente. Realizada la publicación, se cumplió con la garantía de publicidad y durante este tiempo establecido por ley, ni la accionante ni ninguna otra persona natural o jurídica presentó cuestionamiento alguno. Viene ejerciendo actividades comerciales dedicadas al Pisco desde el mes de abril de 2006 en que se registró como contribuyente ante la SUNAT, siendo su registro más antiguo el del año 2007, en el cual participó en el Concurso de Uva Ubina (sic) organizado por la Municipalidad Distrital de Zúñiga, ocupando el Tercer Puesto con el Pisco sin denominación de origen Antahuaya. Con la finalidad de no seguir siendo perjudicada por la emplazada que venía usando un nombre similar a su marca registrada, es que cursa una carta notarial con fecha 21 de enero de 2015. Tacha las facturas presentadas, toda vez que en algunas no se consigna el término ANTAHUAYA y en otras se usa indebidamente su marca registrada. Asimismo, tacha el contrato de fecha 10 de enero de 2013 celebrado por VIÑA ANTAHUAYA S.A.C. toda vez que a dicha fecha, dicha empresa aún no estaba constituida. Adjuntó medios probatorios. Mediante escritos de fecha 14 y 18 de mayo de 2015, la accionante reiteró los argumentos de la nulidad formulada y señaló que las facturas emitidas pueden ser revisadas por la emplazada en la SUNAT y que el contrato de fecha 10 enero de 2013 fue redactado porque en abril del mismo año, para iniciar el trámite de autorización de uso de la denominación de origen Pisco, se les pidió el contrato de compra de materias primas, y debieron regularizar de esta forma la compra ya efectuada, ya que la época de cosecha es entre enero y marzo. Mediante escrito de fecha 08 de junio de 2015, reiteró los argumentos ya señalados en los escritos presentados con anterioridad. 2. CUESTiÓN EN DISCUSiÓN La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca de producto ANTAHUAYA, inscrita con certificado N° 209361, se contravino lo dispuesto en las normas invocadas por la accionante vigentes a dicho momento. 3. ANÁLISIS

DE LA CUESTiÓN

EN DISCUSiÓN

3.1. Informe de antecedentes Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado que CAMPOS ARTEAGA, EVELYN MILAGROS, de Perú, es titular de la marca de producto constituida la denominación ANTAHUAYA, para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la clase 33 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 209361, vigente hasta el 04 de abril de 2024. Página 2 de 12 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Tel!: 224 7800 e-mail: [email protected]/ WE1b:www.indecopi.gob.pe

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El presente registro fue solicitado por CAMPOS ARTEAGA, EVEL YN MILAGROS el 04 de noviembre de 2013 y otorgado por mandato de la Resolución N° 005511-2014/DSD-INDECOPI, de fecha 04 de abril de 2014.

3.2. Determinación de la norma aplicable La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de una marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido los efectos previstos por le/. Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad que se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado, ya que será en base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro. En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en un vicio al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en dicho momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia con posterioridad, no invalidan un registro otorgado de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión, ya que lo contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactiva mente, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 103 de nuestra Constitución. El registro del signo cuya nulidad se solicita fue concedido en virtud a la Resolución N° 005511-2014/DSD-INDECOPI, de fecha 04 de abril de 2014, al amparo de lo dispuesto por la Decisión 486 y el Decreto Legislativo N° 1075, por lo que, el análisis respecto a la validez del registro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones. En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que la norma aplicable es la Decisión 2 486, concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo N° 1075 Y siempre que no la contravenga.

3.3. Análisis de la causal de nulidad El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, establece que la autoridad nacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. De la revisión de los argumentos expuestos por la accionante se advierte que la presente acción de nulidad se sustenta en el hecho que la marca ANTAHUAYA se habría otorgado en contravención del artículo 136 inciso b) de la Decisión 486 y que se habría obtenido mediando mala fe. 1

2

BOTANA AGRA, Manuel. "Panorámica de la Ley 32/1998 1989-90, p. 28. De conformidad con la Primera Disposición Complementaria

Española Transitoria

de Marcas", en Revista ADI N° 13, del Decreto Legislativo

N° 1075.

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3.3.1. Uso del nombre comercial alegado por parte de la accionante El artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión de asociación. El artículo 190 de la Decisión 486 entiende por nombre comercial a cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. El artículo 191 de la Decisión 486 establece que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. De conformidad con dicha norma, el nombre comercial se encuentra protegido en virtud del uso, sin necesidad de registro, pues el sistema registral es declarativo. Así, la protección del nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento y/o actividad económica que identifica, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. En tal sentido, si bien el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su uso sin necesidad de registro, a efectos de hacer valer un derecho en base a él, resulta necesario que se acredite su uso o conocimiento en el Perú por parte del público consumidor, para identificar actividades iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal, como dispone el artículo 86 del Decreto Legislativo 1075. En el presente caso, tratándose de la nulidad de un registro de marca de producto que tiene como sustento un supuesto mejor derecho sobre el uso de la denominación ANTAH UA y A como nombre comercial, es necesario que la accionante acredite el uso continuo de dicho nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de la marca cuya nulidad se pretende (04 de noviembre de 2013) y por lo menos hacia la época en la que se interpuso la presente acción (06 de febrero de 2015). A efectos de acreditar el uso del nombre comercial alegado, la accionante ha presentado los medios probatorios que se detallan a continuación: Copia de tres (03) facturas, emitidas por VIÑA ANTAHUAYA DE ROSSANA LOPEZ RAMíREZ entre el 09 yel 15 de diciembre de 2011. (fojas 06 a 08) Copia de la ficha registral de VIÑA ANTAHUAYA S.A.C. (fojas 09 a 12) Copia de la ficha RUC N° 20552347448 (fojas 13 y 15) Copia de la carta dirigida a Interbank de fecha 19 de julio de 2013. (fojas 16) Copia del estado de cuenta emitida por Interbank de fecha 31 de julio de 2013. (fojas 17) Copia del documento denominado "Informe de Inspección de Planta y Viñedos N° 033-2013" emitido por Indecopi de fecha 25 de octubre de 2013. (fojas 18) Copia del documento denominado" Registro Sanitario" emitido por DIGESA con fecha 12 de noviembre de 2013. (fojas 19) Página 4 de 12 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 2247800 e-mail: [email protected] / Wíib: www.indecopi.gob.pe

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Copia del documento denominado "Certificado de Conformidad" emitido por Indecopi de fecha 25 de octubre de 2013. (fojas 20 a 24) Copia del Certificado de Registro N° 910, relativo a la Autorización de Uso de Denominaciones de Origen, emitido por Indecopi. (fojas 25) Copia de dos (02) facturas emitidas por la Cámara de Comercio de Lima, de fecha 29 de noviembre de 2013. (fojas 26 y 27) Copia del documento denominado "Certificado de Origen" emitido por la Cámara de Comercio de Lima, de fecha 17 de diciembre de 2013. (fojas 28) Copia de tres (03) facturas emitidas por VIÑA ANTAHUAYA S.A.C., entre el17 de diciembre de 2013 al 02 de setiembre de 2014, y una (01) guía de remisión emitida por VIÑA ANTAHUAYA S.A.C. de fecha 02 de setiembre de 2014. (fojas 29, 44 Y 45) Copia de documento denominado ''Food Facility registration Module". (fojas 30 a 32) Copia de contrato de compra venta de materia prima de fecha 10 de enero de 2013. (fojas 33) Copia de facturas y proformas emitidas por diversas empresas a VIÑA ANTAHUAYA S.A.C. (fojas 37 a 43) Copia de tres (03) vouchers emitidos por el BCP de enero y octubre de 2014. (fojas 47 a 49) Previamente al análisis de las pruebas presentadas, cabe precisar que las copias de dos (02) facturas emitidas por la Cámara de Comercio de Lima, de fecha 29 de noviembre de 2013 y las copias de facturas y proformas emitidas por diversas empresas a VIÑA ANTAHUAYA S.A.C., han sido emitidas por personas jurídicas distintas a la accionante, por lo cual no serán tomadas en cuenta. De otro lado, la copia de documento denominado "Food Facility Registration Module", corresponde a un formato en inglés, no habiendo presentado la accionante su correspondiente traducción, por lo que tampoco será tomada en cuenta en el presente análisis. Con respecto a las facturas obrantes a fojas 06 a 08, se advierte en la parte superior de las mismas la denominación VIÑA ANTAHUAYA DE ROSSANA LOPEZ RAMIREZ, siendo que Rossana López Ramírez figura como socia fundadora de la empresa VIÑA ANTAHUAYA S.A.C. en la copia de la ficha registral de la referida empresa, la cual es accionante en el presente expediente, por lo que serán tomadas en cuenta. Finalmente, se advierte que si bien la emplazada cuestionó el contrato de fecha 10 de enero de 2013 celebrado por VIÑA ANTAHUAYA S.A.C., cabe precisar que dicha prueba no acredita el uso del nombre comercial alegado, por lo que, en el presente caso, su análisis no es determinante a efectos de evaluar los argumentos de la accionante. Del análisis de los medios probatorios presentados siguiente:

por la accionante, se desprende lo

Respecto de las facturas presentadas: Página 5 de 12 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

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Se advierte el uso del nombre comercial VIÑA ANTAHUAYA, con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad, para identificar actividades económicas relacionadas con la comercialización de aguardiente de uva3 y vino de la clase 33 de la Clasificación Internacional, desde el 09 de diciembre de 2011 hasta cuando menos el 02 de setiembre de 2014 . Por lo anterior, se determina que las pruebas presentadas, logran demostrar el uso anterior del nombre comercial VIÑA ANTAHUAYA, por lo que corresponde evaluar el posible riesgo de confusión entre la marca registrada ANTAHUAYA (certificado N° 209361) Y el nombre comercial de la accionante. 3.4. Evaluación del riesgo de confusión En el presente caso, la accionante sustentó la presente nulidad en la titularidad del nombre comercial VIÑA ANTAHUAYA, por lo que la Comisión procederá a evaluar si existe o no riesgo de confusión entre dicho nombre comercial y la marca objeto de nulidad. Por su parte el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial señala que "no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o se asemejen, a un nombre comercial protegido, o de ser el caso a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación". Con respecto al riesgo de confusión corresponde precisar que la confusión, que genera el error al que puede ser inducido el público consumidor en el mercado, puede ser de dos tipos: confusión directa, la misma que se presenta cuando dos productos o servicios Si bien en la factura presentada se hace referencia protegida, corresponde consignar el nombre genérico

3

al término Pisco, al ser una denominación de los productos comercializados.

de origen

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idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares, de modo tal que el consumidor podría adquirir o contratar uno de ellos en la creencia de que se trata del otro; y confusión indirecta, la cual está referida no a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor podría adquirir un producto o contratar un servicio, pensando que ha sido producido o es prestado por otro empresario, por lo que esperará una calidad determinada en los mismos. Vinculación de actividades económicas y. servicios conflicto

ª que se refieren

los signos en

En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los que se sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita con carácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso de un signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes. Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a los productos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera en relación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión al público consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no en una misma clase de la Clasificación Internacional. Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos o servicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundo párrafo, al establecer expresamente que "(. ..) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente", por lo que puede suceder que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. Al respecto, si bien el nombre comercial y la marca constituyen elementos de la propiedad industrial de una naturaleza distinta, existe la posibilidad que el público consumidor sea inducido a confusión respecto al origen empresarial de dichos signos si es que éstos son idénticos o semejantes y se refieren a una actividad económica y a un producto y/o servicio relacionados. En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberá analizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad, utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos. En el presente caso la marca objeto de nulidad distingue bebidas alcohólicas (excepto cervezas), de la clase 33 de la Clasificación Internacional. Por su parte, el nombre comercial de la accionante identifica actividades económicas relacionadas con la comercialización de aguardiente de uva y vino de la clase 33 de la Clasificación Internacional. Página 7 de 12 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800 e-mail: [email protected]/Web:wuw.indecopi.gob.pe

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Al respecto, se advierte que las bebidas alcohólicas (excepto cervezas) que distingue la marca registrada incluyen al aguardiente de uva y vino, cuya comercialización distingue el nombre comercial de la accionante. En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genere riesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no, semejantes al grado de inducir a confusiÓn al público consumidor. Además, dada la identidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá ser más riguroso en el examen comparativo de los signos. -

Examen comparativo

El artículo 45 del Decreto Legislativo N o 1075, señala que" a efectos de establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, la Dirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios: a) b) c) d) e)

La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias; El grado de percepción del consumidor medio; La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, respectivamente; El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado; y, Si el signo es parte de una familia de marcas."

El artículo 46 del Decreto Legislativo N o 1075 establece que "tratándose de signos denominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La semejanza gráfico-fonética; b) La semejanza conceptual; y, c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva". El artículo 47 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que "tratándose de signos figurativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o parecida. b) Si las figuras son distintas, si evocan un mismo concepto". El artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que "tratándose de signos mixtos, formados por una denominación y un elemento figurativo, en adición a los criterios señalados en los artículos 45, 46 Y 47 del presente Decreto Legislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente: Página 8 de 12 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Calle De la Prosa 104, San BOIja, Lima 41 - Perú / Tel!: 224 7800 e-mail: postmaster@;indecopi.gob.pe Wéb: www.indecopi.gob.pe

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a) La denominación que acompaña al elemento figurativo; b) La semejanza conceptual; y, c) La mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo". Por su parte, el artículo 49 del Decreto Legislativo N° 1075 señala que "tratándose de un signo denominativo y uno figurativo se tendrá en consideración la semejanza conceptual. Tratándose de un signo denominativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 45 y 47 de este Decreto Legislativo. Tratándose de un signo figurativo y uno mixto, se tendrán en cuenta los criterios señalados en los artículos 47 y 48 del presente Decreto Legislativo. En los tres supuestos serán igualmente de aplicación los criterios señalados en el artículo 45 del presente Decreto Legislativo. " Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresión de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que por lo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo que guarde del signo anteriormente percibido. Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener presente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención que usualmente presten para su adquisición o contratación. Previamente, cabe señalar que la denominación VIÑA, que forma parte del nombre comercial de la accionante, es un término de uso común en la clase, por lo que su presencia no será determinante en el presente análisis. Realizado el examen comparativo entre la marca registrada ANT AH UA y A y el nombre comercial de la accionante VIÑA ANTAHUAYA, se advierte que resultan semejantes. Marca objeto de nulidad

Nombre comercial de la accionante

ANTAHUAYA

VIÑA ANTAHUAYA

En efecto, desde el punto de vista fonético, se advierte que tanto el nombre comercial como la marca objeto de nulidad se encuentran conformadas por la denominación ANT AH UA y A, lo cual genera una pronunciación de conjunto semejante.

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- Conclusión Por lo expuesto, dado que los signos en conflicto resultan semejantes, y que además, se refieren a productos y actividades económicas vinculadas, la Comisión determina que su coexistencia es susceptible de producir confusión en el público consumidor.

3.5. Mala fe La accionante manifestó que la titular de la marca en un acto contrario a las exigencias de la buena fe empresarial ha sorprendido a la autoridad con el registro de la marca objeto de nulidad. Al respecto, corresponde señalar que los agentes económicos deben conducirse en el mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial. La buena fe representa la concretización de los usos sociales. Así de acuerdo a lo señalado por Baylos: "(. ..) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la conciencia social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos

(. . .)".4 La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuración de un derecho, determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo. En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirió su posición jurídica a través de un comportamiento que contraviene las normas jurídicas, la buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante será que este comportamiento sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el acto hubiese sido justo. En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condición indispensable para que la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el ordenamiento jurídico.

4

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo.

Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. Pág. 336. Página 10 de 12

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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que "se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para con base a ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario 5 debe probarlo " En el presente caso, a efectos de acreditar la mala fe atribuida a CAMPOS ARTEAGA, EVEL YN MILAGROS, la accionante presentó los medios probatorios señalados en el numeral 3.4.1., de la presente Resolución. 3.5.1. Evaluación de los medios probatorios Previamente a realizar el análisis de los medios probatorios cabe indicar que la mala fe alegada debe ser acreditada con anterioridad a la fecha en que se solicitó la marca objeto de nulidad, esto es, 04 de noviembre de 2013. En ese sentido, no serán tomadas en cuenta la copia del documento denominado "Registro Sanitario" emitido por DIGESA con fecha 12 de noviembre de 2013; la copia de dos (02) facturas emitidas por la Cámara de Comercio de Lima, de fecha 29 de noviembre de 2013; la copia del documento denominado "Certificado de Origen" emitido por la Cámara de Comercio de Lima, de fecha 17 de diciembre de 2013; la copia de tres (03) facturas emitidas por VIÑA ANTAHUAYA S.A.C., entre el 17 de diciembre de 2013 al 02 de setiembre de 2014, y una (01) guía de remisión emitida por VIÑA ANTAHUAYA S.A.C. de fecha 02 de setiembre de 2014. (fojas 29, 44 Y 45); Y la copia de tres (03) vouchers emitidos por el BCP de enero y octubre de 2014. Asimismo, la copia del documento denominado "Food Facility registration Module", corresponde a un formato en inglés, no habiendo presentado la emplazada su correspondiente traducción, por lo que tampoco será tomada en cuenta en el presente análisis. En tal sentido, de las pruebas aportadas se advierte información sobre el uso de la denominación VIÑA ANTAHUAYA por parte de la accionante, no siendo suficientes para acreditar que la marca ANTAHUAYA (certificado N° 209361), hubiera sido registrada mediando mala fe por parte de la emplazada. Por lo expuesto, no existen elementos que permitan establecer que la marca objeto de nulidad haya sido solicitada mediando mala fe; por lo que corresponde desestimar los argumentos referidos a este extremo.

5

Interpretación

prejudicial

N° 3-IP-99. Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina.

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3.6. Conclusión En virtud a las consideraciones expuestas, el registro de la marca de producto ANTAH UA y A (certificado N o 209361), se encuentra incurso en el supuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, al haberse otorgado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 136 inciso b) de la referida Decisión, razón por la cual corresponde declarar fundada la presente nulidad. La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 Y 42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativa N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1075; así como por los artículos 50, 51 Y 52 del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 4. DECISiÓN DE LA COMISiÓN Declarar FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por VIÑA ANTAHUAYA S.A.C., de Perú, y en consecuencia, NULO el registro de la marca de producto constituida por la denominación ANTAHUAYA, para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la clase 33 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 209361, a favor de CAMPOS ARTEAGA, EVEL YN MILAGROS, de Perú. Con la intervención de los miembros de Comisión: Teresa Stella Mera Gómez y Sandra Li Carmelino.

Ray Augusto

Meloni García,

Regístrese y comuníquese.

\ RAY AU~TO ~t.O~A~íA Presidente de la Comisión de Signos Distintivos

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