SEMINARIO SOBRE LA NUEVA LEY DE MARCAS

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

17-18 DE DICIEMBRE DE 2001

LA PROTECCION REFORZADA DE LA MARCA NOTORIA Y LA MARCA RENOMBRADA

LUIS DE JAVIER DIRECTOR DEP. LEGAL MIGUEL TORRES, S.A.

I.

FELICITACION Y AGRADECIMIENTO

Ante todo permítanme agradecer al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la persona de su Subsecretario, Carlos González Bueno, así como a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la persona de su Director, José López Calvo, por haberme honrado al solicitar mi participación en éste, uno de los primeros, sino el primer foro en el que se debate la nueva ley de Marcas aprobada en los primeros días del presente mes. Pero me gustaría constar que mi agradecimiento es doble, no sólo en lo personal, como acabo de hacer, sino en lo institucional. Tanto ANDEMA, (Asociación Nacional para la Defensa de la Marca), de la cual soy vicepresidente, cuanto el Foro de Marcas Renombradas, que agrupa a las 50 empresas españolas titulares de marcas renombradas y con fuerte presencia internacional, requisitos estos indispensables para postular al Foro, quieren dejar constancia de su agradecimiento, muy especial, a D. Carlos González Bueno. Carlos González Bueno desde su etapa como Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas y ahora como Subsecretario del Ministerio de Ciencia y Tecnología es una de las causas fundamentales de que todos estemos aquí reunidos, y ello porque es ha sido el mayor impulsor, con la inestimable cooperación del Sr. López Calvo y el equipo de la OEPM, del texto legal consagrado en la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas. Antes de entrar a dar una breves pinceladas sobre la materia que me ha sido asignada, no puedo por menos, en nombre de ANDEMA y del Foro de Marcas Renombradas, que agradecer públicamente la labor realizada en el trámite parlamentario del Sr. Fernández de Trocóniz. Los que hemos seguido el día a día del iter parlamentario del proyecto que ha cristalizado en la presente Ley de Marcas no fue, un “camino de rosas”. Vaya, pues, el agradecimiento del mundo empresarial al Sr. Fernández de Trocóniz pues su inestimable ayuda,

II.

POR QUE SE HAN DE PROTEGER LAS MARCAS NOTORIAS Y LAS MARCAS RENOMBRADAS

Los Srs. González Bueno y López Calvo, desde el primer día que tomaron posesión en sus cargos de responsabilidad, fueron conscientes de la importancia de la materia cuya gestión se les había confiado. Fueron conscientes de asumir un postulado tan simple como que para que administrar una Ley de Marcas es necesario que haya precisamente eso,

M A R C A S. Además, fueron conscientes que la existencia de marcas, y marcas fuertes, era vital para la economía de la nación. Por ello, el corolario a tales postulados era lógico: sublimar la protección de las marcas, en especial de las marcas notorias y renombradas. En definitiva, con la nueva Ley de Marcas y el reconocimiento explicito de las marcas notorias y renombradas se ha tipificado, a mi entender, el principio de

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“discriminación positiva” por el cual las empresas titulares de marcas notorias y renombrados hemos venido clamando ya, desde noviembre de 1988, fecha en que vio la luz la ley de marcas, que será sustituida por la que hoy comentamos. Y hemos venido clamando porque nuestras marcas son nuestras empresas mismas. Esa, y no otra, es la verdadera realidad de la marca: su auténtica identificación con la empresa que representa. Y ello por una razón fundamental:

LA MARCA NO ES SINO LA REPRESENTACIÓN EXTERIOR, EN EL MERCADO, DE LA REALIDAD EMPRESARIAL.

No creo que lo anterior sea cuestionable. Y tal característica se da en las empresas miembros del Foro de Marcas, no sólo TORRES, a la que pertenezco, sino TELEFÓNICA, FREIXENET, INDITEX, LLADRO, AGROLIMEN, PULLIGAN, BORGES, BARCELO,..... Con la nueva ley entendemos que el esfuerzo de nuestras respectiva compañías para crear marcas notorias y renombradas va a ser reconocido por medio de aquel principio de discriminación positiva, que antes he mencionado. En efecto, los operadores jurídicos tienen ahora el instrumento que les permita proteger, sin reparos ni debilidades, con contundencia y rotundidad la distintividad ganada con el esfuerzo empresarial de muchos años y varios generaciones por las marcas notorias y renombradas españolas.

III. DE DONDE VENIMOS.- HACIA DONDE VAMOS En su día Lee Iaccoca, Presidente de la fabricante de coches americana CHRYSLER, famoso por volver la cuenta de explotación de la misma a números negros, en su día, comentó: “Si esta empresa tuviera que dividirse, yo me quedaría encantado con las marcas, los nombres registrados y el fondo de comercio, y usted podría llevarse los ladrillos y el cemento y demás chatarra que nos rodea.” En este punto podemos afirmar la tremenda importancia de la marca, el tremendo valor intrínseco que la marca conlleva. Por ello, la marca es uno, sino el mayor, principal activo de la empresa y ello por lo que de imagen de esa misma empresa conlleva. Ya hemos sentado que tal carácter se potencia si la marca es notoria o renombrada. No es necesario insistir sobre el tema.

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Las marcas notoria (aquella que está efectivamente implantada en el mercado, siendo su signo reconocido por los consumidores, para identificar productos de la misma clase o similares) y renombrada (aquélla que además de distinguir al producto, transmite al consumidor una información extra sobre las cualidades del producto o de la empresa; que es conocida por multitud de consumidores pertenecientes a mercados diversos; que goza de unos elevados prestigio y reputación) son la primera vez que, conjuntamente y con la debida separación son tratadas por un texto legal. No existen antecedentes de tal tratamiento conjunto. De ahí la extraordinaria importancia, por hito, que la Ley de Marcas, que entrará en vigor el 31 de julio del año próximo, tiene. En efecto, la “marca notoriamente conocida” fue recogida en el Convenio de la Unión de París, en su artículo 6 bis, en sus revisiones de Londres (1934), Lisboa (1958) Estocolmo (1967) y Ginebra (1977-1979). Por su parte, la legislación marcaria histórica en nuestro país no supo recoger con claridad la existencia de los dos tipo de marcas, dependiendo de su grado de conocimiento e introducción en el mercado, pareciendo, más bien, que abonaba la confusión intelectual y terminológica. Así, el Estatuto de 1929 no recogía los concepto de marcas notoria o renombrada, no formulaba expresamente una prohibición de acceso al registro de una marca novel basada en la existencia de una marca notoria o renombrada anterior. Por ello la Jurisprudencia, unas veces con mayor acierto y otras con menos, intentaba otorgar una mayor protección a aquellas marcas cuya fama o renombre era esgrimido por sus titulares. Dado lo no positivación del concepto, el Tribunal Supremo intentó sentar una doctrina por la cual se calificaba a la marca renombrada como una indicación de procedencia, de crédito o reputación industrial, manteniendo que una marca posterior idéntica o muy semejante constituía una “falsa indicación de procedencia, crédito y de reputación industrial”, estando por ello, incursa en la prohibición establecida en el artículo 124, 3 del venerable Estatuto de la Propiedad Industrial. Los titulares de marcas notorias y renombradas conocemos, por propia experiencia, lo errática de la doctrina del Alto Tribunal al, primero, definir los concepto jurídicos y, segundo y más importante, al definir la consecuencia jurídica, al definir el grado de protección y extensión de las misma de las marcas notorias y renombradas. Por ello, era una reivindicación constante que se positivizaran los concepto de marcas notoria y renombradas. La Ley de 1988, a mi entender, no fue lo suficientemente valiente en este sentido. Así, sólo recogió el concepto de marca notoria en el art. 3,2 al reconocer los derechos del titular de marca notoria extranjera no registrada en España y en el art. 38, 3 al disponer que se habría de tener en cuenta la “notoriedad y prestigio” de la marca para fijar la indemnización en los supuestos de violación de los derechos de su titular.

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Por su parte, la Ley de 1998 no recogía el concepto de marca renombrada. Como he señalado, la no cristalización legal de los conceptos, dirigiendo un mandato claro y rotundo al operador de la norma, fundamentalmente, al poder judicial, unida a una inveterada falta de existencia de marcas notorias y renombradas netamente españoles llevaba a, como he señalado, la no existencia de una doctrina firme respecto al alcance de la protección de ambos signos distintivos. Esto, en el mejor de los casos puesto que en otros, y no precisamente aislados, se castigaba la notoriedad o renombre. Todos conocemos el cuerpo jurisprudencial que fijaba la doctrina por la cual se sentaba el principio de no necesidad de protección de las marcas notorias o renombradas. “las marcas notorias y renombradas ”sentaba tal doctrina, “se protegen por si solas, dado el grado de conocimiento que de ellas tiene el público”. Por ello, desde el mismo día en que entró en vigor la Ley de 1988 tanto la mejor doctrina científica como los titulares de derechos de marcas notorias y renombradas denunciaron que aquella Ley de marcas se había quedado corta en la protección de aquellas respecto a lo previsto en la Directiva Europea de marcas, que vio la luz un mes después de la Ley del 88. No creo que sea necesario repetir lo que ha sido argumento renuente en la mayoría de los Foros que sobre el tema se han celebrado desde el mismo día que la vigente Ley, aunque con fecha de caducidad, entró en vigor. Y todos esos conceptos hicieron que, en un primer momento ANDEMA y, con posterioridad el Foro de Marcas Renombradas presentaran a la Oficina Española de Patentes y Marcas varios borradores a los sucesivos proyectos que, desde el año 1997 se fueron elaborando. Como ya he señalado más arriba; en una economía globalizada sólo sobrevivirá un país con marcas fuertes. Y es en momento, cuando las marcas son fuertes en el mercado, es cuando es necesario sublimar su protección, cuando es necesario evitar la dilución del valor evocativo de la marca. El venerable Estatuto de 1930 entendió claramente la cuestión cuando en su art. 1, 2 establecía que “La ley no crea, por tanto, la propiedad industrial, y su función se limita a reconocer, regular y reglamentar, mediante el cumplimiento de las formalidades que en esta Ley se fijen, el derecho que por sí mismos hayan adquirido lo interesados por el hecho de la prioridad de la invención, del uso o del registro, según los casos.” El buen producto y la marca, notoria o renombrada, que lo identifica está ahí. Solo resta otorgarle la protección que se merece. Solo resta positivizar el respeto que el producto y la marca han obtenido en el mercado, que ha sido reconocido por los consumidores.

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IV. ¿DÓNDE ESTAREMOS? Los esfuerzos realizados no han sido vanos. Entendemos que España, con la Ley que entrará en vigor el próximo 31 de julio de 2002 ha dado un paso de gigante para situarse al frente de las legislaciones marcarias más avanzadas de nuestro entorno en cuanto a la definición de los conceptos de marcas notoria y renombrada y del alcance de su protección. En efecto, como reconoce la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001, “...se establece, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección.” En efecto, la nueva Ley dedica todo el art. 8, en sede de Prohibiciones Relativas de acceso al Registro de marcas nóveles, al tratamiento de “Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados” La Ley, por fin, positiviza el riesgo de “dilución de la marca”, en el último párrafo del art. 8,1, al prohibir el registro de una marca o signo cuando el uso de esa marca o signo “realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.” Por lo demás, el art. 8,2 defiende a la marca notoriamente conocida, más alla incluso del principio de especialidad, tanto mayor se el grado de conocimiento por el público de la misma. Asimismo, y tras la enmienda introducida en el sentido señalado, el art. 8,3, se reconoce la protección de la marca renombrada, definitivamente más allá del principio de especialidad “Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general...” Las consecuencias jurídicas de la positivación del concepto legal vienen recogidas en el Título V de la nueva Ley, bajo el epígrafe general de el Contenido del derecho de marca En efecto, el art. 34, 2, c) autoriza al titular de marcas notorias o renombradas a prohibir que terceros utilicen en el tráfico económico “cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos par los que no está registrada la marca....y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido

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o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.” Por lo demás, simplemente recordar que, se mantiene la protección de la marca “no registrada notoriamente conocida en los términos del art. 6 del convenio de la Unión de París, pero, a mi parecer, con mejor técnica legislativa puesto que la Ley, en el art. 34, 5 se limita a otorgar tal protección en los términos previstos en tal Convenio. Sin mas adicciones o sustracciones. Por su parte, el art. 42, en sede de Acciones por violación del derecho de marca (Capítulo III del Título V) vuelve a reforzar los derechos del titular de los signos distintivos que estamos comentando cuando establece el nacimiento del derecho a la indemnización de daños y perjuicios causados cuando las marcas lesionadas sean notorias o renombradas Por lo demás, el art. 43, 3 establece que la notoriedad, renombre y prestigio de una marca han de ser tenidos en cuenta para la fijación de tal indemnización de daños y perjuicios. El sistema de protección de las marcas notorias y renombradas en España vendrá cerrado, si cristaliza lo previsto en el borrador de Reglamento para ejecución de la ley de Marcas. En efecto, tal Texto establece en su artículo 17 (Capítulo IV del Titulo II - Oposiciones y Observaciones de Terceros) que el escrito de oposición deberá incluir “Art. 17,2, g) Si la oposición se basa en una marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 6.2d) de la Ley, un indicación en tal sentido. h) Si la oposición se basa en una marca anterior notoria o renombrada en el sentido del artículo 8 de la Ley, una indicación en tal sentido.” Por su parte el art. 18, bajo la rúbrica de “Presentación de pruebas y documentos” preceptúa que “...Cuando la oposición se base en una marca no registrada notoriamente conocida, conforme a lo previsto en el artículo 6.2, o en una marca registrada notoria o renombrada conforme a lo previsto en e artículo 8 de la Ley, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente por las pruebas que acrediten el carácter notorio o renombrado de las marcas anteriores.”

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Parece que, al fin, el sistema es claro. Probado que sea la notoriedad o renombre de una marca, se aumenta el grado de protección de las mismas, cerrando el registro a quellas marcas que - puedan evocar una conexión con las notorias o renombradas; - cuando el uso de las marcas postulantes pudiere implicar un aprovechamiento indebido de las marcas notorias o renombradas; - cuando dicho uso pueda implicar un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos; tal como preceptúa el art. 8,1 de la Ley, ya comentado. Por fin, España tiene una Ley de Marcas a la altura de sus empresas titulares de marcas notorias y renombradas. Ahora sólo hace falta que los destinatarios de la Ley, en especial jueces y magistrados, se den cuenta de lo anterior. Muchas gracias.

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