CAROLA CANELO Juez Árbitro NIC Chile

En Santiago de Chile, a diez de noviembre del año dos mil quince.

VISTOS:

Que en la causa, expediente Rol número siete mil doscientos setenta y tres del año dos mil quince, sobre el nombre de dominio radiocolocolodeportes.cI iniciada por la revocante CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO representada por SARGENT & KRAHN, contra el actual titular del dominio don LUIS BERNARDO BACHMANN HERRERA con fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince fui designada juez árbitro y acepté el encargo. Que con fecha quince de octubre del presente, la revocante arbitrales, y éste fue validado con esa misma fecha.

pagó los honorarios

Que con fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, mediante resolución se requirió información a la revocante para efectos de la facturación de los honorarios arbitrales pagados. Que el veintitrés de octubre de dos mil quince, compareció doña MARIA LUISA VALDES STEEVES, abogado, en representación, de CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, e interpuso demanda de revocación contra el actual titular don LUIS BERNARDO BACHMANN HERRERA, solicitando le sea asignado el dominio radiocolocolodeportes.cl a su representada por tener derechos preferentes sobre él. Funda su demanda en los siguientes antecedentes de hecho y de Derecho: Que el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO, es una institución dedicada al fútbol profesional, fundada el 19 de abril de 1925, y que desde el año 2005 es administrada por la sociedad anónima Blanco y Negro S.A. bajo un sistema de concesión. Que COLO-COLO es el club chileno de fútbol más grande y popular y que más torneos ha ganado tanto a nivel local como internacional. Que la revocante, dice, tiene derechos preferentes sobre el dominio ya que es dueña de la marca COLO-COLO expresión que es relevante o central en el dominio en disputa. Que en efecto es dueña de los siguientes registros: Registro N° 766.954, "COLO-COLO", mixta, para distinguir "servicios de telecomunicaciones, servicios de programas hablados, radiados, televisados, servicios de telecomunicaciones en general por vía telefónica, telefonía celular, servicio de comunicación por internet, programas deportivos y de noticias" en la clase 38. Registro N° 899.215, "COLO-COLO", mixta, para distinguir "servicios de telecomunicaciones en general, telefonía, carrier telefónico, televisión, excluyendo radioemisoras y programas de radio" en la clase 38

Registro N° 765.200, "COLO-COLO", mixta, para distinguir "servicios de educación, formación, esparcimiento; actividades deportivas y culturales. servicios de educación preescolar, primaria, media, preuniversitaria, universitaria de postgrado, escuela de deportes, organización de eventos deportivos y culturales. servicios de imprenta y de editorial." en la clase 41. Registro N° 869.491, "COLO COLO", denominativa, para productos en la clase 30. Registro N° 779.661, "COLO COLO", denominativa, para productos en la clase 33. Registro N° 765.201, "COLO-COLO", mixta, para distinguir servicios en la clase 36. Registro N° 765.202, "COLO-COLO", mixta, para distinguir productos en la clase 28. Registro N° 765.203, "COLO-COLO", mixta, para distinguir productos en la clase 12. Registro N° 765.204, "COLO-COLO", clase 16.

denominativa,

para distinguir

productos

en la

Registro N° 765.205, "COLO-COLO", clase 12.

denominativa,

para distinguir

productos

en la

Registro N° 765.206, "COLO-COLO", clase 3.

denominativa,

para distinguir

productos

en la

Registro N° 765.207, "COLO-COLO", clase 5.

denominativa,

para distinguir

productos en la

Registro N° 765.208, "COLO-COLO", denominativa, para distinguir servicios en la clase 36. Registro N° 765.209, "COLO-COLO", mixta, para distinguir productos en la clase 25. Registro N° 765.210, "COLO-COLO", mixta, para distinguir productos en la clase 3. Registro N° 765.211, "COLO-COLO", mixta, para distinguir productos en la clase 5. Que la revocante, señala, el dominio es casi idéntico a sus marcas ya que las palabras RADIO y DEPORTES no le dan distintividad. Que la revocante además es titular de los siguientes nombres de dominio que también incluyen la expresión COLOCOLO: COLOCOLO.CL COLOCOLOTV.CL TVCOLOCOLO.CL COLOCOLOENLARED.CL COLOCOLOCH ILE. CL COLOCOLOVALLENAR. CL COLOCOLOVALPO.CL COLOCOLOLAFLORIDA.CL SOYDECOLOCOLO.CL Que el dominio en disputa agrega la palabra RADIO en circunstancias que la marca COLO COLO dentro de su cobertura protege los servicios de radio; y por otro lado es evidente, dice, que la marca COLO COLO se relaciona con el DEPORTE, ya que ésa es su actividad principal, el fútbol.

Que en consecuencia, señala, mantener el dominio en el actual titular producirá confusión en el público consumidor quienes creerán que el actual titular presta servicios o productos de la revocante. Que cita a ese respecto el fallo del dominio colocolochile.cI que dispone: rEn cuanto a la segunda solicitante, Club Social y Deportivo Colo-Colo, se trata de una institución deportiva que goza de fama y notoriedad, y que, a mayor abundamiento, es titular de numerosos registros marcarios que incluyen la expresión "Colo Colo ", algunos de ellos del año 2000 (fs. 16 Y 17). Por otra parte, al tratarse de un Club Deportivo de origen y desarrollo en Chile, la expresión "colocolochile" alude directa e inequívocamente a la referida institución, a su nombre y razón social, a sus actividades y a sus marcas. " Que cita los artículos 14, 20, 21 Y 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL; la función de identificación de los dominios; señala que de mantenerse el dominio en el actual titular habrá confusión en el público consumidor y en los usuarios de Internet; el criterio de la titularidad de las marcas y su relación con los nombres de dominio; los criterios de la ICANN y de la OMPI; el criterio de la Notoriedad del Signo Pedido; el criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo; el criterio de la Identidad; el criterio del Uso Efectivo en Internet del signo, lo que se demuestra en el sitio web www.colocolo.cl en Facebook y en Google al colocar la expresión COLO-COLO; los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris. Que en el primer otrosí la revocante acompañó con citación los siguientes documentos: 1. Copia de los certificados de registro marcario individualizados en el N° 2 de la demanda. 2. Copia simple de los certificados que acreditan la titularidad de la revocante sobre los nombres de dominio singularizados en la demanda. 3. Impresión del sitio web www.colocolo.cI. sitio oficial de la revocante, en el que se destacan noticias sobre la actualidad del club y la oferta de servicios y productos asociados a la expresión COLO COLO, la cual identifica a la revocante tanto en el mercado real como en Internet. 4. Impresión del sitio web www.wikipedia.org, en el que aparece una reseña histórica y comercial del CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO, destacándose como el club deportivo más popular de Chile y uno de los más importantes de América, dando cuenta de su posicionamiento en el mercado e Internet. 5. Impresión del sitio web del buscador Google, donde se muestran que los primeros resultados aluden a la revocante al escribir la expresión COLO COLO. 6. Impresión del sitio web cooperativa.eI donde se publica la noticia titulada "CSD Colo Colo disputará la Liga Nacional de Baloncesto en Quilicura" donde se puede apreciar el efectivo reconocimiento a la revocante. 7. Impresión del sito Web 24horas.cI donde se señala una noticia titulada "Colo Colo y su medida respecto a las camisetas albas" donde se puede apreciar la vinculación de la revocante al área de los deportes. 8. Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "colocolochile.cl". 9. Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl 10. Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.eI 11. Copia del poder otorgado por CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO en favor de Sargent & Krahn. 12. Copia del poder otorgado por Sargent & Krahn a favor de la compareciente. Que en el segundo otrosí, la compareciente asumió el patrocinio y el poder. Que mediante resolución de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince se proveyó la demanda, a lo principal, traslado; al primer otrosí, se tuvieron por acompañados los

documentos con citación; al segundo otrosí, se dispuso téngase presente; y se ordenó la notificación de esta resolución. Que el veintisiete de octubre de dos mil quince compareció el actual titular don LUIS BERNARDO BACHMANN HERRERA quien señala ha solicitado el dominio radiocolocolodeportes.cl de forma lícita sin intención alguna de generar un nexo con el club de fútbol COLO COLO. Que el actual titular sostiene que él es el encargado desde hace ya varios años del área deportiva de la reconocida RADIO COLO COLO, esta última de propiedad del señor Omar Gárate, quien a su vez es titular del dominio radiocolocolo.cI y de la marca comercial COLO COLO para servicios de la clase 38 de todos los servicios que correspondan a una radioemisora. Que el área deportiva de la Radio Colo Colo es reconocida oficialmente por la ANFP como medio de radiodifusión acreditado para la cobertura de eventos deportivos a nivel nacional e internacional como lo han sido las clasificatorias para el mundial de selecciones de Sud áfrica en el 2010 Y la Copa América 2015. Que en consecuencia, argumenta, tiene derecho a solicitar el dominio en cuestión. Que adjunta a su contestación los siguientes documentos: 1. Copia del registro del dominio radiocolocolo.cl 2. Copia del certificado de registro de la marca COLO COLO en la clase 38. 3. Documento que denomina "Acreditaciones personales en Radio Colo Colo". Que mediante resolución de fecha dos de noviembre de dos mil quince se tuvo por presentada la contestación de demanda y por acompañados los documentos con citación; y se ordenó la notificación de esta resolución. Que mediante resolución de fecha cinco de noviembre del presente se citó a las partes a oír sentencia y se ordenó la notificación de esta resolución.

CONSIDERANDO: Que conforme a la letra d) del punto 6 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL: "6. Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio. Cl: d. Declara que, a su leal saber y entender, el registro del nombre de dominio se realiza con fines lícitos, de buena fe y que no infringe ni viola de ninguna manera cualquier derecho de un tercero;" Que la revocante ha demandado la revocación del dominio radiocolocolodeportes.cl argumentando básicamente tener derechos preferentes sobre el dominio al tener diversos registros marcarios sobre la expresión COLO-COLO para distinguir los productos y servicios que indica en cada caso en las clases 3, 5, 12, 16,25,28, 30, 33, 36, 38 y 41 Y ser titular de diversos dominios que incluyen la palabra COLO COLO. De manera que la agregación de las palabras RADIO y DEPORTES no le dan distintividad especialmente si se considera que, señala, su cobertura marcaria incluye los servicios de radio de la clase 38 y su actividad está relacionada con el deporte.

Que ha hecho un uso legítimo y notorio de sus marcas en el mercado nacional e internacional y en Internet, de manera que de mantener el dominio en el actual titular habrá confusión en el público consumidor o usuarios de la red, especialmente teniendo en consideración la fama y notoriedad de la revocante. Que para acreditar los hechos que esgrime, la revocante ha probado, su propiedad industrial mediante los títulos marcarios respectivos así como los registros de dominio que indica. Que también la revocante ha acreditado que ha hecho un uso legítimo y efectivo de su marca COLO COLO en Internet mediante copia de sitios web en que ha difundido su giro, en Facebook, Google, así como en otros medios publicitarios. Que los documentos acompañados por la actora no fueron objetados por el actual titular y habiendo sido analizados, dan fe, a juicio de esta sentenciadora, que la revocante tiene efectivamente derechos marcarios sobre la expresión COLO COLO para los productos y servicios específicos cubiertos por los registros marcarios que invoca. Que por su parte, el actual titular ha sostenido básicamente que también tiene derechos sobre el dominio radiocolocolodeportes.cI ya que legítimamente y de buena fe es la persona por años encargada del área deportiva de la conocida radio COLO COLO, esta última de propiedad de don Omar Gárate quien tiene protegida su radio con la marca COLO COLO para todos los servicios de una radioemisora en la clase 38 y es titular del dominio radiocolocolo.cI Que como encargado del área deportiva de la radio COLO COLO está a cargo del proyecto web respectivo para lo cual ha solicitado el dominio radiocolocolodeportes.cl Que el actual titular ha acreditado sus dichos básicamente mediante copia de sus credenciales como encargado del área deportiva de la RADIO COLO COLO, copia del registro marcario de la marca COLO COLO a nombre de don Omar Gárate Gamboa para todos los servicios de una radioemisora en la clase 38 y del dominio radiocolocolo.cl a nombre de Garate S.A. Ninguna de dichas pruebas fue objetada por la revocante. Que a juicio de esta árbitro arbitrador en este caso claramente hay equivalencia de derechos entre las partes, ya que por un lado la revocante tiene derechos marcarios sobre la expresión COLO COLO con los límites propios de la especialidad marcaria y por otro lado el actual titular también tiene derechos que son legítimos y que dicen relación con su actividad como encargado del área deportiva de la RADIO COLO COLO, esta última que existe legalmente y que es de propiedad del señor Omar Gárate, quien es titular de la marca COLO COLO para los servicios de una radioemisora en la clase 38, así como titular a través de la sociedad GARATE S.A. del dominio radiocolocolo.cl Que en consecuencia, en este caso no es posible sostener que la revocante goce de un interés preferente sobre el dominio ni es posible argumentar que el actual titular no tenga o no haya hecho valer un legítimo interés sobre el dominio. Que, como es sabido, las disputas sobre nombres de dominios son una materia de suyo distinta a las disputas marcarias en términos que no sólo deben ser considerados los derechos de propiedad industrial, sino que también todos los demás derechos que legítimamente reconoce el ordenamiento jurídico. Que así las cosas, en la especie hay derechos equivalente que hacen procedente el "Principio First come first served" según el cual deberá resolverse la disputa asignando en definitiva el dominio a la parte que primero lo solicitó.

Que, como se ha dicho, si bien ésta no es una disputa marcaria, sí es necesario asentar que, conforme al principio de la especialidad de las marcas los derechos marcarios sólo rigen y son reconocidos incluso constitucionalmente estrictamente respecto de las clases de productos o servicios que protegen y no pueden ser interpretados de manera extensiva, salvo en casos muy excepcionales, en que la marca por su carácter de notoria o famosa pueda llegar a sobrepasar dicho principio. Que, si bien éste no es un juicio marcario, cabe destacar que consta en los documentos acompañados por las partes que, en el ámbito marcario, coexisten la marca COLO COLO de la revocante en las clases ya indicadas y la misma marca COLO COLO a que alude el actual titular para los servicios de radioemisora en la clase 38. De manera que incluso en el ámbito marcario es posible advertir que coexisten pacíficamente ambas marcas. Que del mismo modo, consta en autos que coexisten en Internet los dominios colocolo.cl de la revocante y radiocolocolo.cI para quien trabaja el actual titular en el área deportiva. Que además, el actual titular ha acreditado fehacientemente que trabaja para la RADIO COLO COLO y que de buena fe ha solicitado el dominio para un proyecto web del área deportiva de dicha radio. Para ello ha acompañado legalmente en autos los documentos de tipo credencial que lo identifican como tal. Que en consecuencia, el dominio tiene una lógica clara ya que alude a la RADIO, a COLO COLO (como nombre de la radio respecto de la cual existe marca comercial) y DEPORTES que es el área de la radio COLO COLO para la cual se está realizando este proyecto web. Que por otra parte, consta en autos que de mantener el dominio en el actual titular no habrá confusión en el público consumidor ya que claramente cada parte tiene giros distintos. Que, en efecto la revocante básicamente es un club de fútbol profesional y que realiza todas las actividades relacionadas con su función deportiva principal. En cambio, los servicios del actual titular son propios de un periodista que trabaja para una radio cuya principal actividad es la radioemisión, es decir del giro propio de una radio, y dentro de ella, bien puede cubrir los eventos deportivos que pudieren existir, entre lo cuales por cierto se incluyen los partidos de fútbol, respecto de los cuales las partes cumplen roles distintos, claramente diferenciados. Que analizados los servicios de las partes es posible advertir que son diversos y que en consecuencia mantener el dominio en el actual titular no producirá confusión en el público consumidor o en los usuarios, ni afectará la libre competencia o el orden público económico. Hay claridad que por un lado existe el CLUB COLO COLO y por otro la RADIO COLO COLO. Que por otra parte, es garantía constitucional de toda persona el desarrollar libremente cualquier actividad económica o bien desempeñar libremente su trabajo, sea dependiente o independiente, todo ello conforme a las normas legales. Por lo que esta juez árbitro estima que la presunción de buena fe que debe operar como regla general no ha sido desvirtuada en este caso y que es de estimar que el actual titular ha actuado en el registro y uso del dominio radiocolocolodeportes.cl por las razones que ha expresado y acreditado y que a juicio de esta juez árbitro deben ser respetadas. Que, en consecuencia, el actual titular, manifestó y acreditó tener un legítimo interés o derecho sobre el dominio, en términos que esta árbitro puede sostener fundadamente

que existe en la especie derechos equivalentes de las partes. Que, en consecuencia, analizados los antecedentes de este juicio, es posible advertir, entonces, que el actual titular goza de un derecho o interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico que permite sostener que existe en la especie, entre las partes, equivalencia de derechos o intereses legítimos que dan lugar a la aplicación del Principio "First come first served". Que en consecuencia el registro y uso del dominio por el actual titular ha sido legítimo y de buena fe y no transgrede un derecho o interés ajeno preferente. Sin embargo, a juicio de esta sentenciadora, no existe antecedente preciso que permita sostener que la revocante ha actuado en forma dolosa o culposa en relación con su demanda de revocación, razón por la cual no será condenada en costas. Que en suma, apreciando en equidad todos los antecedentes coherente que le sea asignado el dominio al actual titular.

disponibles

resulta

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda de revocación. Que, en consecuencia, se ordena que el dominio en disputa radiocolocolodeportes.cI se asigne en definitiva a favor del actual titular don LUIS BERNARDO BACHMANN HERRERA. Que cada parte pagará sus costas. Que, cuando proceda, se declarará cerrado el expediente electrónico y su archivo.

Notifíquese.

Autorizan en calidad de testigos

C.N.1.1 .167.044-5

C.N.I. 11.472.338-K

Esta sentencia definitiva ha sido dictada con firma electrónica

CAROLA ANDREA CANELO FIGUEROA

avanzada por la juez árbitro Carola Canelo.

Digitally signed by CAROLA ANDREA CANELO FIGUEROA DN: c=CL, title=ABOGADO, cn=CAROLA ANDREA CANELO FIGUEROA, [email protected], serialNumber=10491302-4 Date: 2015.11.10 14:32:22 -03'00'