CENTRO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR NOMBRES DE DOMINIO .CL / NIC CHILE

SENTENCIA TRIBUNAL ARBITRAL

(clubfutboloriente.cl)

Santiago, 17 de junio de 2016.

VISTO, 1. Con fecha 01 de marzo de 2016, “CLUB ORIENTE DE FUTBOL” solicitó el inicio de este procedimiento arbitral en línea de conformidad al apartado 19° de la “REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL” –en adelante el REGALMENTO-, y en la “POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR NOMBRES DE DOMINIO .CL” –en adelante la POLÍTICA-, ambas del “Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .cl” a cargo de “NIC CHILE”, entidad administradora del presente proceso arbitral y que depende a su turno del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad de Chile. La solicitud indicada apunta a resolver por esta vía arbitral el conflicto planteado por la asignación del nombre de dominio “clubfutboloriente.cl” a su actual titular, “IKNOW”. Con igual fecha se creó el expediente electrónico sobre revocación del señalado nombre de dominio, figurando en él como partes: a) CLUB ORIENTE DE FUTBOL, quien 1

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asume la calidad de demandante-revocante y; b) “IKNOW”, titular del nombre de dominio antes indicado, como parte demanda.

2. Mediante oficio N°9786-1457466927179, de fecha 08 de marzo de 2016, NIC Chile notificó la designación como árbitro arbitrador en conformidad al apartado 10.2 de la POLÍTICA y en el apartado 21° del REGLAMENTO, la que fue aceptada por el suscrito el mismo día, jurando desempeñar el cargo fielmente y en el menor tiempo posible. La aceptación fue debidamente notificada a las partes y a NIC Chile con igual fecha, según consta en la bitácora del expediente electrónico de autos.

3. Mediante presentación de 31 de marzo de 2016, comparece don Ignacio Martínez Cornejo, abogado, en representación de “CLUB ORIENTE DE FUTBOL”, domiciliado para estos efectos en Rosario Norte N° 555, oficina 604, comuna de Las Condes, Santiago, señalando que en tal calidad presenta demanda de revocación de la inscripción del nombre de dominio “clubfutboloriente.cl”, practicada por NIC Chile a nombre de la demandada, solicitando además que dicho dominio le sea asignado a su representado. Funda su demanda en las siguientes consideraciones de hecho y derecho: 3.1. Que CLUB ORIENTE DE FUTBOL es el legítimo creador y usuario a nivel nacional de las siguientes marcas comerciales: “CLUB ORIENTE”, Registro Nº 1.166.200, denominativa, para la clase 41; “LIGA ORIENTE”, Registro Nº 1.159.515, denominativa, para la clase 41; “LIGA ORIENTE DE FÚTBOL”, Registro Nº 799.785, denominativa, para la clase 41. Señala además que “CLUB ORIENTE DE FÚTBOL” es una corporación sin fines de lucro, que desarrolla sus actividades desde hace más de dos décadas, particularmente en los 2

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rubros de las ligas amateur de fútbol y fútbolito, organización de eventos deportivos, especialmente de fútbol y la explotación con fines deportivos de canchas de fútbol. Actualmente, las Ligas que realizan son auspicias por Scotiabank y las Copas de Clubes por las marcas Heineken, Mitre y Finitezza. 3.3. Que, además, CLUB ORIENTE DE FUTBOL tramita actualmente diversas solicitudes de marcas comerciales en Chile, tales como: “LIGA ORIENTE DE FÚTBOL”, Solicitud Nº 1.174.343, denominativa, para la clase 35; “CLUB ORIENTE DE FUTBOL”, Solicitud Nº 1.174.340 (aceptada a registro con fecha 09/03/2016), mixta, para la clase 25; “CLUB ORIENTE DE FUTBOL”, Solicitud Nº 1.174.341, mixta, para la clase 35; y “CLUB ORIENTE DE FUTBOL”, Solicitud Nº 1.174.342, mixta, para la clase 41. 3.4 Por otra parte y en el ámbito de su presencia en Internet, señala que el demandante es titular de su nombre de dominio principal, “COF.CL” (abreviación de CLUB ORIENTE

DE

FUTBOL),

además

de

los

nombres

de

dominio

derivados

“CLUBORIENTEDEFUTBOL.CL” y “LIGAORIENTEDEFUTBOL.CL”. 3.5 Que, las denominaciones “CLUB ORIENTE DE FUTBOL”, “CLUB ORIENTE” y “LIGA ORIENTE DE FUTBOL” son símbolos característicos que identifican al demandante a los ojos de los usuarios y consumidores a nivel nacional, particularmente en los rubros de organización de ligas de fútbol amateur y de eventos deportivos. Añade que el signo “CLUB ORIENTE DE FUTBOL” y los asociados a este nombre,

constituyen

una

verdadera familia

de marcas, denominación bajo la cual los

consumidores han asociado a la corporación sin fines de lucro del mismo nombre. En estas circunstancias –dice-, se trata de una marca famosa y notoria, posicionada comercialmente por más de dos décadas en Chile, particularmente en el rubro de las ligas amateur de futbol, siendo una de las más antiguas e importantes en este ámbito. 3

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3.6. Sostiene que, entre el nombre de dominio en disputa y las marcas del demandante se puede observar, claramente, que éstas se comprenden íntegramente en el primero; y lo propio ocurre –agrega- en lo que concierne a sus nombres de dominio, pues el demandado no agrega ni adiciona ningún elemento diferenciador en su estructura gramatical, como para entender que se trata de un signo nuevo, autónomo e independiente de sus marcas y dominios. Señala que la simple operación de cambiar el orden de las palabras “ORIENTE” y “FUTBOL”, resulta del todo insuficiente y, por tanto, no es factor determinante para diferenciarse del nombre y marcas protegidas del demandante. Por ello –concluye-, no puede estimarse como un antecedente que le otorgue originalidad al signo disputado, a lo que se suma que el solicitante conoce y sabe de la existencia previa de la organización y el nombre famoso y notorio de la demandante en el país. 3.8. Sostiene, por otra parte, que en la actualidad se lleva a cabo una investigación penal a raíz de una denuncia por el delito de uso indebido de marca registrada, RUC N° 15010395574 de la Fiscalía Oriente, que involucra a las sociedades “ACN Asesorías Deportivas” o “ACN DEPORTES Y RECREACION LTDA.” Ambas –agrega- se encuentran desarrollando y organizando eventos de carácter deportivo, arriendo de inmuebles e instalaciones deportivas en un recinto utilizado para el funcionamiento de ligas de fútbol amateur, al que han denominado precisamente como “CLUB

ORIENTE”. Dicho recinto –dice- se promociona y publicita

profusamente a nivel nacional, vía prensa e incluso por Internet,

a

través

del

sitio

“www.cluboriente.cl”, dirección web en donde se puede apreciar claramente el uso de la marca registrada del demandante. Aclara además que, según consta en el registro de NIC.CL, el titular de esta última dirección web es “ACN DEPORTES Y RECREACION LTDA.”, cuyo nombre de contacto administrativo, comercial y técnico -“IKNOW”- coincide además con el que utiliza en esta caso el titular demandado, lo que dejaría de manifiesto que existe una 4

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relación entre este último y los infractores que están siendo investigados penalmente. Dice también que la conducta del demandado no se agota únicamente en los delitos que pueda configurar, ni en el resultado lesivo de los intereses de CLUB ORIENTE DE FUTBOL, sino que además, contraría las normas sobre competencia leal y ética mercantil, las normas vigentes sobre abusos de publicidad, la transparencia y honestidad de los agentes económicos y el respeto a los derechos adquiridos de terceros. 3.9. En cuanto a los fundamentos de derecho, el demandante señala lo siguiente: a) Que los nombres de dominio en Internet persiguen dos objetivos fundamentales, a saber: a) Extender el signo comercial en un nuevo mercado intangible (ampliar la identidad comercial de la marca esta vez en la WEB), y; b) Evitar que terceros no vinculados a las respectivas empresas y creadores, soliciten como nombres de dominios o marcas idénticas y/o similares a aquellas que ya poseen un renombre o fama dentro del mercado tangible, nacional e internacional, provocando con ello error o confusión entre los usuarios y consumidores de Internet, en relación al origen comercial de la empresa y sus prestaciones. b) Que, con respecto a la aplicación del principio “First Come First Served”, resulta indispensable evaluar no solamente los hechos que han dado origen al presente conflicto, sino que muy especialmente, los antecedentes que aporten las partes en conflicto, en cuanto demuestren su mejor derecho para asignarse el dominio y que su conducta no vulnere otros principios jurídicos y normas legales que están por sobre la reglamentación establecida por NIC Chile. Desde esta perspectiva, el señalado principio solo puede establecerse como norma de aplicación de última ratio y solo una vez comprobada la posible equiparación – en términos de justicia – de las pretensiones. c) Reproduce el artículo 14 del Reglamento. 5

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d) Reproduce el artículo 20 del Reglamento. e) Que el registro del nombre de dominio en disputa no solo vulnera por extensión las disposiciones contenidas en la Ley 19.039 de Propiedad Industrial, sino que, además, importa un uso indebido o no autorizado de una marca comercial registrada, de suerte que su utilización y explotación en el mercado configuraría eventualmente la infracción penal prevista en el artículo 28 letra a). Dicha disposición –agrega- debe relacionarse necesariamente con la norma contenida en el artículo 19 bis D de la citada Ley, que presume legalmente la confusión entre dos signos, cuando se trate de marca idénticas para similares servicios. f) Cita las normas contenidas en el Convenio de Paris, en especial, el artículo 10 bis, y el artículo 80, en relación con la protección del nombre comercial. g) Cita el artículo 16.1 de los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC.

4. El demandado, por su parte, no contestó la demanda ni compareció al proceso.

5. Por resolución de 06 de junio de 2016 se citó a las partes a oír sentencia.

Y CONSIDERANDO, PRIMERO: Que “CLUB ORIENTE DE FUTBOL” solicita la revocación del registro del nombre de dominio “clubfutboloriente.cl”, practicado por NIC Chile a nombre de “IKNOW”, invocando para ello un mejor derecho para usar dicha expresión. Funda su pretensión en la circunstancia de ser titular exclusivo en Chile de la marca comercial “CLUB 6

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ORIENTE FUTBOL” y de otras que incluyen la señalada expresión, a las que califica como marcas famosas y notorias en el mercado nacional e internacional, y del nombre de dominio “cluborientedefutbol.cl”. Agrega que la circunstancia de mantenerse la actual asignación de dicho nombre, a nombre del titular demandado, generará confusión en el público consumidor y en los usuarios de la Internet, derivada de la coexistencia del señalado dominio con la marca idéntica, registrada previamente por el demandante.

SEGUNDO: Para acreditar el fundamento de su pretensión, la parte demandante rindió prueba documental, acompañando los siguientes documentos no objetados, con citación: 1.

Copias electrónicas obtenidas desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad

Industrial, www.inapi.cl, que dan cuenta de la existencia de los Registros Nº1.166.200, Nº1.159.515, Nº799.785 y de las solicitudes N°1.174.343, Nº1.174.340, Nº1.174.341 y Nº1.174.342. 2. Copias electrónicas obtenidas desde la página web de NIC Chile, referidas al registro de los nombres de dominio referidos en el apartado 3.4 de lo expositivo de esta sentencia. 3.

Copia electrónica del registro del nombre de dominio “cluboriente.cl”.

4. Copia del escrito de solicitud de audiencia de formalización presentado por el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Las Condes, Ezio Andrea Braghetto Aranguiz, relacionada con la investigación penal referida en lo expositivo. 5. Copia de la resolución dictada con fecha 22 de abril de 2016 por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que fija fecha para la audiencia de formalización de la investigación antes indicada.

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TERCERO: Que los antecedentes antes mencionados permiten tener por acreditado, como hecho de la causa, que el demandante es el actual titular en Chile de las marcas registradas “CLUB ORIENTE” (clase 41), “LIGA ORIENTE DE FÚTBOL” (clase 41); “CLUB ORIENTE DE FUTBOL” (clase 25) y del nombre de dominio “cluborientedefutbol.cl”, y que lo era además al momento de registrarse por el demandado el dominio “clubfutboloriente.cl”. Ninguna prueba se ha aportado en cambio respecto del carácter notorio y famoso que se le asigna a dichas marcas.

CUARTO: Que de conformidad al apartado 19° del REGLAMENTO, si la solicitud de revocación fuere presentada de manera temprana, esto es, dentro del plazo de 30 días a que se refiere el tercer párrafo del número 11 de dicha Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando únicamente un “interés preferente” respecto del que tiene el titular demandado. Sin embargo, la referida reglamentación ha optado por no definir el concepto de “interés preferente”, por lo que resulta necesario remitirse al sentido natural y obvio de ambas palabras por separado, de manera de definir el sentido y alcance unívoco del criterio reglamentario recién indicado. Según el Diccionario de la Real Academia Española, se entiende por “interés” la “inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc.”; y por “preferente” aquello “que tiene preferencia o superioridad sobre algo”, constituyendo a su vez “preferencia” la “primacía, ventaja o mayoría que alguien o algo tiene sobre otra persona o cosa, ya en el valor, ya en el merecimiento.” De esta forma, puede definirse para estos efectos el concepto de “interés preferente” como aquella primacía, superioridad o ventaja del ánimo que manifiesta la parte revocante respecto del registro y uso del nombre de dominio en disputa, cuestión de hecho que debe ser acreditada en términos tales que permitan desechar, correlativamente, el interés 8

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legítimo que ha motivado el registro previo de dicho nombre de dominio por parte del titular demandado.

QUINTO: Que el demandado no contestó oportunamente la demanda. El apartado 16.1. de la POLÍTICA, sin embargo, advierte expresamente que “El silencio, la falta de actividad o la no comparecencia de alguna de las partes no podrá ser considerada como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegados por la otra. Asimismo, cualquiera de aquellas circunstancias no

podrá considerarse como motivo

suficiente para aceptar las reclamaciones de alguna de las partes o como una justificación para que el árbitro no deba decidir el litigio de acuerdo con los hechos y pruebas que consten en el proceso.” En consecuencia, la rebeldía del demandante no será considerada por este árbitro como antecedente único y suficiente para la determinación del interés preponderante respecto del nombre de dominio en disputa. SEXTO: De conformidad al artículo 1698 inciso 1° del Código Civil, “Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”, norma que recoge el aforismo ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega). A partir de la norma señalada, la doctrina y la jurisprudencia han precisado la regla en el sentido de atribuir la carga de la prueba de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En otros términos, el actor deberá probar lo que sostiene y fundamenta su pretensión, mientras que el demandado deberá probar lo que sostiene y fundamenta su oposición a la pretensión del actor. La prueba del mejor derecho o “interés preferente”, entonces, a que se ha hecho mención en el Considerando Cuarto anterior, supone acreditar que la parte demandada no tiene, por 9

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contrapartida, derechos o intereses legítimos respecto del dominio en conflicto. Lo dicho, con todo, no implica que el demandante deba asumir una carga probatoria que, en cierto modo, resultaría imposible de levantar atendido el carácter negativo del hecho a probar (probatio diabólica). Tal circunstancia, por lo mismo, ha sido abordada por la jurisprudencia comparada en el sentido de considerar suficiente para ello “que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que la demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa” (“Constitución y Leyes, S.A. v. Consorcio Latino Exportador, S.L.”, Caso OMPI No. DES2013-0017; “Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R. G. G.”, Caso OMPI No. DES2006-0001; “Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. LoosKopiersysteme”, Caso OMPI No. DES20090038, entre otros). Establecido tal indicio, por ende, le corresponde a la demandada demostrar la existencia de derechos o intereses igualmente legítimos a su respecto.

SÉPTIMO: Que la prueba documental acompañada por la parte demandante permite concluir que el titular demandado ha inscrito un nombre de dominio -“clubfutboloriente.cl”que presenta evidentes similitudes con las marcas registradas “CLUB ORIENTE DE FUTBOL” (clase 25) y “LIGA ORIENTE DE FÚTBOL” (clase 41), y con el nombre de dominio “cluborientedefutbol.cl”, todos de propiedad del actor.

OCTAVO: Que, establecido lo anterior, correspondía al demandado demostrar la existencia de un derecho e interés legítimo, preferente o de mayor entidad sobre el nombre de dominio disputado, lo que no ha ocurrido desde que aquel no solo no ha contestado la demanda, sino que no ha rendido prueba alguna en el proceso para demostrar la naturaleza de dicho interés y su vinculación con el uso que pretende darle al dominio referido, actual o futuro. 10

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En este sentido, además, este árbitro estima fundada la aprehensión de la demandante en cuanto a que el dominio “clubfutboloriente.cl”, de mantenerse en su actual asignación, generará confusión en los usuarios de la Internet. En este punto, este tribunal arbitral no puede sino coincidir con el planteamiento de la parte demandante, toda vez que el solo hecho de invertir el orden de las palabras “futbol” y “oriente”, añadiendo entre ambas el prefijo “de”, como se hace en el dominio impugnado, no constityen elementos diferenciadores suficientes de cara a la percepción de un consumidor o usuario de Internet, medianamente informado y perspicaz. En este sentido, y en el ámbito del derecho comparado, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha señalado que "el riesgo de confusión constituye la condición específica de la protección conferida por la marca registrada, en particular contra el uso por terceros de signos no idénticos (…)”, agregando que “el Tribunal de Justicia ha definido esta condición como el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trata proceden

de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas

económicamente". También ha puesto de manifiesto dicho Tribunal que la apreciación de ese riesgo "depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" y que, en todo caso, "debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto" (sentencia de 10 de abril de 2008 [TJCE 2008, 74] [C102/2007]). En consecuencia,

para apreciar la concurrencia –o no- de este elemento de

“confundibilidad” resulta indispensable considerar (a) la identidad o similitud entre el nombre de dominio en disputa y los derechos previos que la demandante invoca a su favor; y (b) si de la misma se deriva o no riesgo de confusión en los consumidores. No basta, con todo, que el 11

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nombre de dominio y la marca sean similares o parecidos. Más que eso, ambos –marca y dominio- deben ser “confundibles” para el público consumidor, pues solo en ese extremo podrá justificarse la concurrencia de un “interés preferente” por parte del titular o usuario legítimo de una marca registrada, en orden a evitar precisamente dicha confusión mediante el registro a su nombre del dominio disputado. Se trata, en fin, de evitar que el usuario de Internet, al utilizar el nombre de dominio, pueda creer que está accediendo al sitio web del titular o usuario legítimo de la marca previamente registrada; o dicho de otra forma, la determinación de la existencia –o no- de confusión exige definir si los signos que componen la marca y el nombre de dominio son confundibles, de modo que el público normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda creer (i) que se trata de los mismos signos, (ii) o al menos que el titular o usuario legítimo de la marca y el nombre de dominio coinciden, (iii) o que siendo diferentes media entre ellos algún tipo de vínculo.

NOVENO: Que, sin perjuicio de lo anterior, ninguna prueba ha rendido la demandante en lo que concierne al carácter famoso y notorio que le asigna a sus marcas comerciales, ni ha aportado tampoco antecedentes que permitan dar por establecido un uso efectivo, constante y permamente del nombre de dominio “cluborientedefutbol.cl”. Por lo anterior, la demandante no ha desvirtuado en el proceso la presunción de buena fe contenida en el artículo 707 del Código Civil, por lo que no será oída en aquella parte en que afirma lo contrario respecto de la conducta del demandado.

Y teniendo además presente lo dispuesto en la

“REGLAMENTACIÓN PARA EL

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL”, en la “POLÍTICA

DE

RESOLUCIÓN

DE

CONTROVERSIAS 12

POR

NOMBRES

DE

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DOMINIO .CL”, en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad,

RESUELVO: 1. Acoger la

demanda de revocación temprana del

nombre de dominio

“clubfutboloriente.cl”. 2. Asignar el nombre de dominio referido a la parte demandante, “CLUB ORIENTE DE FUTBOL”. 3. Cada parte asumirá sus costas. 4. Notifíquese digitalmente a las partes en las direcciones electrónicas que constan en el expediente electrónico. 5. Notifíquese digitalmente al “Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .cl”, para el cumplimiento de lo resuelto. 6. Póngase término a este procedimiento y procédase al cierre del presente expediente electrónico, en su oportunidad.

Dictada por don EDUARDO JEQUIER LEHUEDÉ, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

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Autorizan los testigos LUZ MARÍA BARRA GONZÁLEZ, cédula nacional de identidad N°12.469.636-4, y FRANCISCO EDUARDO MONTECINOS MATURANA, cédula nacional de identidad N°11.384830-8.

Rol N° 9786-2016

Eduardo Teodoro Jequier Lehuede 2016.09.12 16:30:30 -03'00'

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