OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

División de Oposición

OPOSICIÓN Nº B 2 109 109 Impex Europa, S.L., Avda. de Pontevedra nº 39, 36600 Villagarcía de Arosa (Pontevedra), España (parte oponente), representada por Eurokonzern, C/ Orense nº 6, 3º - A - 2, 28020 Madrid, España (representante profesional). contra Servideu, S.L., C/ Angel Guimerà nº 10, bajos, 25310 Agramunt, España (solicitante). El 12/07/2013, la División de Oposición adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 1.

La oposición n° B 2 109 109 se estima parcialmente, concretamente para los siguientes productos impugnados: Clase 5: productos farmacéuticos y veterinarios; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, insecticidas, herbicidas, raticidas y plaguicidas.

2.

La solicitud de marca comunitaria n° 10 902 211 se deniega para todos los productos anteriores. Se admite para los demás productos.

3.

Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS: La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca comunitaria nº 10 902 211. La oposición está basada, entre otros, en el registro de marca española nº 1 811 782. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC.

JUSTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS ANTERIORES Marcas anteriores portuguesas nº 361 011, nº 361 012 y nº 362 188 Según lo dispuesto en la regla 19, apartado 3 del REMC, la información y las pruebas a las que se hace referencia en los apartados 1 y 2 estarán en la lengua del procedimiento o irán acompañadas de una traducción. La traducción se presentará dentro del plazo determinado para la presentación del documento original. En el presente asunto, las pruebas presentadas por la parte oponente no están en la lengua del procedimiento. El 10/12/2012, se concedió a la parte oponente un plazo de dos meses, a partir del período de reflexión, para la presentación de las pruebas requeridas y las respectivas traducciones. Dicho plazo expiró el 15/04/2013.

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La parte oponente no presentó las traducciones necesarias respecto de los derechos anteriores portugueses nº 361 011, nº 361 012 y nº 362 188. Según lo dispuesto en la regla 19, apartado 4 del REMC, la Oficina no tendrá en cuenta las presentaciones escritas o documentos, o partes de éstos, que no hayan sido presentados o que no hayan sido traducidos a la lengua del procedimiento dentro del plazo por ella establecido. En consecuencia, no se tendrán en cuenta las pruebas presentadas por la parte oponente. De acuerdo con lo establecido en la regla 20, apartado 1 del REMC, si, dentro del plazo establecido en la regla 19, apartado 1 del REMC la parte que presente oposición no ha demostrado la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como su derecho a presentar oposición, no se admitirá dicha oposición por considerarse infundada. Por tanto, la oposición debe desestimarse por carecer de fundamento en cuanto se basa en estos derechos anteriores. Marca anterior española nº 2 676 921 Con arreglo al apartado 1 del artículo 76 del RMC, en el curso del procedimiento la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes. De lo anterior se desprende que la Oficina no podrá tener en cuenta presuntos derechos para los que la parte oponente no presente las pruebas correspondientes. De conformidad con la regla 19, apartado 1 del REMC, la Oficina ofrecerá a la parte oponente la oportunidad de presentar los hechos, pruebas o alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado con arreglo a la Regla 15, apartado 3, dentro de un plazo por ella especificado, que deberá ser, como mínimo, de dos meses a partir de la fecha en la que deban comenzar los procedimientos de oposición de conformidad con la regla 18, apartado 1 del REMC. Con arreglo a la regla 19, apartado 2 del REMC, dentro del plazo establecido en el apartado anterior, la parte oponente también deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como de su derecho a presentar oposición. En concreto, en el caso de que la oposición se base en una marca registrada que no sea una marca comunitaria, la parte oponente deberá facilitar una copia del certificado de registro correspondiente y, en su caso, del último certificado de renovación, en el que se indique que el plazo de protección de la marca se amplía más allá del plazo mencionado en el apartado 1, así como cualquier otra ampliación, o documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca – regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii, del REMC. Dicho certificado de registro debe contener todos los elementos necesarios para probar la existencia, validez y ámbito de protección de la marca anterior, y en particular una representación del signo tal como fue solicitado o registrado (véanse a este respecto las Directrices de oposición de la Oficina, Parte 1, página 39).

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El 10/12/2012, se concedió a la parte oponente un plazo de dos meses, a partir del período de reflexión, para la presentación de las pruebas requeridas y las respectivas traducciones. Dicho plazo expiró el 15/04/2013. En este mismo sentido, en la carta mencionada enviada por la División de Oposición al oponente comunicándole la fecha de inicio de la fase contradictoria del procedimiento de oposición y requiriéndole para que completase su oposición aportando hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de ésta, se le recordaba al oponente la necesidad de probar, dentro del plazo establecido al efecto, todos los datos sustantivos y formales del registro anterior, incluida una representación del signo tal y como se solicitó o registró. Además, en el anexo “Información sobre los Procedimientos” dentro del apartado a) titulado “Plazo para que usted fundamente los derechos anteriores y aporte material adicional”, se le advertía expresamente de lo siguiente: “Dentro de este plazo puede usted presentar cualesquiera hechos, argumentos y pruebas que puedan resultar necesarios o útiles para fundamentar la oposición. En particular, se le requiere para que fundamente la totalidad de los derechos anteriores sobre los que se basa la oposición, es decir, que pruebe la existencia, titularidad y validez de dichos derechos aportando pruebas y, dentro del mismo plazo, todas las traducciones pertinentes y representaciones en color. Rogamos tome nota de que la Oficina no le informará acerca de la falta de dichas pruebas o sus correspondientes traducciones….” Además, en el apartado “Elementos a probar (QUE PROBAR)”, referido al “Artículo 8, apartado 1 del RMC: Registro o marca anterior” expresamente se la advertía también que “Deben incluirse todos los datos sustantivos y formales, es decir,…e) una representación del signo tal como se solicitó o registró en color si fuera pertinente…” Por último, en el apartado “Notas Importantes” de dicho escrito también se indicaba en relación con los registros anteriores que: “Si se sustituye el certificado de registro por otro documento público tales como la publicación, extractos de registros o de bases de datos oficiales, asegúrese que dichos documentos contienen la información completa respecto a los datos del registro. A título ilustrativo, una publicación que no incluya la representación de la marca, en color si fuera pertinente, o la lista de productos y servicios en cuestión no es suficiente salvo si la información no aportada se recoge en otro documento equivalente”. En el presente asunto, la prueba presentada por el oponente en relación con el registro español anterior nº 2 676 921, consistió en una copia sitadex de la marca de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la que claramente se indica la existencia de colores reivindicados (rojo, amarillo, azul). No obstante, dicha copia no contenía la representación en color de la marca en cuestión. La prueba arriba indicada no basta para justificar la marca anterior de la parte oponente porque a pesar de que el documento presentado tiene carácter oficial, no contiene todos los elementos necesarios, en particular no contiene la representación en color de la marca figurativa anterior. La indicación del oponente en su escrito del 28/11/2012 alegando que no se reivindican los colores de esta marca no dispensa en ningún caso la necesidad de tener que cumplir con el mencionado requisito. De acuerdo con lo dispuesto en la regla 20, apartado 1, del REMC, si, dentro del plazo establecido en la regla 19, apartado 1, la parte que presente oposición no ha demostrado la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como su derecho a presentar oposición, no se admitirá dicha oposición por considerarse infundada.

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Por tanto, la oposición debe desestimarse por carecer de fundamento en relación con la marca anterior mencionada. El procedimiento de oposición continuará respecto de las marcas anteriores españolas nº 1 811 782 y nº 1 734 657. RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b) del RMC Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario. La oposición se basa en más de una marca anterior. Por motivos de economía procesal, la División de Oposición examinará en primer lugar la oposición respecto a la marca anterior española nº 1 811 782. a) Los productos Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros. Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes: Clase 5: raticida. Los productos impugnados son los siguientes: Clase 5: productos farmacéuticos y veterinarios; Productos higiénicos y sanitarios para uso médico; Alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario; Complementos nutricionales para animales; Desinfectantes; Productos para eliminar animales dañinos; Fungicidas, insecticidas, herbicidas, raticidas y plaguicidas. Productos impugnados de la clase 5: Los productos impugnados productos farmacéuticos y veterinarios son similares al producto del derecho anterior raticida. Son productos que pueden tener una misma finalidad, que comparten los mismos canales de distribución y que pueden tener un mismo origen empresarial siendo, por lo tanto, productos similares. Los productos impugnados productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso veterinario; complementos nutricionales para animales no son productos similares a los registrados por el derecho anterior raticida. Por un lado, nos estamos refiriendo principalmente a productos relativos a la higiene; productos que comen o beben los animales y sustancias relativas a la dieta de uso veterinario; añadidos nutricionales para animales frente a sustancias que se emplean para exterminar ratas y ratones. Se trata de productos con una distinta finalidad, que no están en competencia, ni son complementarios, que no comparten

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los mismos canales de distribución y que tienen un distinto origen empresarial siendo, por lo tanto, productos distintos. Los raticidas están registrados en ambas marcas y, por lo tanto, son productos idénticos. Los productos impugnados productos para eliminar animales dañinos; plaguicidas abarcan, como categoría más amplia, los productos raticida de la parte oponente. Para la División de Oposición es imposible filtrar estos productos de las categorías antes mencionadas. Puesto que la División de Oposición no puede analizar ex officio la gran categoría de los productos, del solicitante se consideran idénticos. Los productos impugnados desinfectantes; fungicidas; insecticida; herbicidas son productos altamente similares a los raticidas, dado que pueden tener una misma finalidad, compartir los mismos canales de distribución, van destinados a los mismos consumidores finales y pueden tener un mismo origen comercial siendo, por lo tanto, productos con un alto grado de similitud.

b) Los signos

RATRIBON

RATIBOOM

Marca anterior

Marca impugnada

El territorio de referencia es España. Visualmente, la marca anterior verbal consiste en la denominación de las letras mayúsculas “R-A-T-R-I-B-O-N”. La marca impugnada verbal también está compuesta por el vocablo en letras mayúsculas “R-A-T-I-B-O-O-M”. Los signos son similares en la medida en que coinciden en las letras “R-A-T-*-*-*-O-*” en el mismo orden y posición, así como que comparten las letras “I-B” aunque situadas en diferente posición. Por otro lado, las marcas difieren en la segunda letra “R” y en la N” de la marca anterior y en la primera letra “O” y en la “M” de la marca impugnada que no tienen equivalente respectivo en la otra marca. Fonéticamente, la pronunciación de las marcas coincide en el sonido de la primera sílaba “RA”, además comparten una segunda sílaba “TRI/TI” y una tercera sílaba “BON/BOM” semejantes en su pronunciación y en dicha medida las marcas son similares fonéticamente. Conceptualmente, el vocablo “RATRIBON” se percibirá por el público relevante en el territorio de referencia mencionado como un término de fantasía. La denominación “RATIBOOM” en su conjunto carece de significación pero no podemos descartar que, al menos una parte del público, pueda percibir el prefijo “RATI-“, como relativo a raticida y el sufijo “-BOOM” como relativo a éxito o auge repentino de algo. Por lo tanto, puesto que uno de los signos no se asociará a ningún significado, los signos no son conceptualmente similares.

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Teniendo en cuenta las coincidencias visuales y fonéticas antes mencionadas se considera que los signos comparados son similares. c) Elementos distintivos y dominantes de los signos A la hora de determinar si existe riesgo de confusión, la comparación de los signos en conflicto debe basarse en la impresión general que proporcionan las marcas, teniendo en consideración, principalmente, sus componentes distintivos y dominantes. La marca anterior objeto de la comparación no tiene elementos que se puedan considerar claramente más distintivos o dominantes (que atraigan la atención visualmente) que otros elementos. La marca impugnada objeto de la comparación no tiene elementos que se puedan considerar claramente más dominantes (que atraigan la atención visualmente) que otros elementos. Un aparte de los consumidores podrá percibir el prefijo “RATI-” del signo impugnado como indicativo de raticida. Por lo tanto, se considera que este elemento no es distintivo para los productos destinados a eliminar animales dañinos, raticidas y plaguicidas. El sufijo “BOOM” es un elemento débil referido al éxito repentino del producto, para aquellos consumidores que perciban este significado. Por consiguiente, a la hora de valorar el riesgo de confusión entre las marcas en cuestión, estos elementos tendrán un impacto reducido. Para el resto de consumidores la marca tendrá una distintividad normal.

d) Carácter distintivo de la marca anterior El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión. El oponente no ha reivindicado de manera explícita que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación. En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal. e) Público destinatario. Nivel de atención Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada. En el caso que nos ocupa, los productos considerados idénticos o similares en distinto grado están dirigidos tanto al público en general como al público especializado con conocimientos o experiencia profesional específicos.

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f) Apreciación global, otros argumentos y conclusión Se ha determinado que los productos impugnados son parcialmente idénticos, parcialmente similares en distinto grado y parcialmente diferentes. Como se ha visto anteriormente en la comparación de los signos, éstos presentan similitudes visuales y fonéticas principalmente en la medida en que ambos coinciden o comparten la mayoría de sus letras “RATRIBON/RATIBOOM”. Además la marca oponente tiene un grado de distintividad normal. No debemos olvidar el hecho de que el consumidor, normalmente, no tendrá presentes los signos simultáneamente sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto en su memoria de los signos en cuestión y que, además, el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. Teniendo en cuenta lo anterior, la División de Oposición considera que las diferencias existentes entre los signos aunque introducen ciertos elementos de diferenciación entre las marcas no son suficientes para contrarrestar las semejanzas entre los mismos por lo que el consumidor puede confundirlos. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior la División de Oposición considera que el consumidor, incluso el especializado, puede llegar a la conclusión de que los signos referidos respecto a productos idénticos o similares en distinto grado tienen un mismo origen empresarial. En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base de la marca registrada española nº 1 811 782 de la parte oponente. Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos declarados idénticos o similares en distinto grado a los de la marca anterior. La oposición se desestima en tanto en cuanto se refiere a los demás productos diferentes. La parte oponente también ha basado su oposición en la siguiente marca anterior: registro español nº 1 734 657 . Este derecho anterior es menos similar a la marca impugnada, ya que presenta elementos verbales adicionales a los elementos comunes. Además, cubre los mismos productos. Por lo tanto, el resultado no puede ser diferente con respecto a los productos para los que ya se ha desestimado la oposición. Por consiguiente, no existe riesgo de confusión en relación con esos productos. COSTAS De conformidad con el artículo 85, apartado 1 del RMC, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2 del RMC, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo. Puesto que la oposición sólo ha prosperado para una parte de los productos impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del

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litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición Blanca ARTECHE ARBIZU

Pedro JURADO MONTEJANO

Begoña URIARTE VALIENTE

De conformidad con el artículo 59 del RMC, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMC el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (800 EUR).