TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 0402-2003/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 164020-2002

SOLICITANTE

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UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Registro de lema comercial – Frase Laudatoria Lima, diez de abril de dos mil tres I. ANTECEDENTES Con fecha 14 de octubre del 2002, Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú) solicitó el registro del lema comercial A LA VANGUARDIA DE LA CIENCIA, para usarse como complemento de la marca de servicio UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA UPCH y logotipo, inscrita bajo certificado N° 8288, para distinguir servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial. Mediante Resolución N° 1145-2003/OSD-INDECOPI de fecha 3 de febrero del 2003, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro del signo solicitado. Consideró que el lema comercial solicitado no contiene algún elemento que permita realzar la distintividad de la marca que pretende complementar, siendo éste una frase banal y poco ingeniosa que se limita a elogiar a la marca de la solicitante, sugiriendo la idea que al contratar los servicios que distingue la marca que pretende publicitar, el público usuario podría obtener mayores beneficios y ventajas educativas obteniendo conocimientos más actualizados y estudios más avanzados que en cualquier otro centro educativo. Por estas razones, si se registrara el lema solicitado, se concederían derechos de exclusiva sobre tal frase a favor de una sola persona ocasionando que los competidores se encuentren en la imposibilidad o dificultad de usar una frase semejante para promover sus servicios, colocándolos en situación de desventaja. Con fecha 25 de febrero del 2003, Universidad Peruana Cayetano Heredia interpuso recurso de apelación manifestando que el lema comercial solicitado no contiene alusiones a productos, marcas o expresiones que perjudiquen a terceros; contando más bien con aptitud necesaria para que en la mente de los usuarios se asocie a la marca de servicio a la cual pretende complementar con un elemento esencial de sus actividades, que es el ser reconocido por estar en los primeros lugares en lo que se refiere a adelantos científicos, dando así a conocer la calidad de los servicios que ofrece en el mercado. Señaló que el lema comercial solicitado no es una frase simple, más bien da a conocer la distintividad de la marca de servicio que pretende complementar, siendo capaz de lograr que el usuario la identifique con los servicios que su institución ofrece, además de trasmitirle información de los mayores beneficios y ventajas en relación con los otros competidores. Adjuntó en calidad de prueba de sus argumentos documentos de su página web.

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Con fecha 9 de abril del 2003, Universidad Peruana Cayetano Heredia presentó los siguientes documentos, con el fin de ampliar el sustento de su apelación: - Plan Estratégico 1999-2001 “Retos Estrategias para afirmar su liderazgo en una dimensión global”. Precisó que, en dicho documento se aprecia que la investigación científica es la parte primordial de su universidad, lo cual es reconocido frente a otras universidades a nivel nacional. - Cuadros Estadísticos de producción científica de las universidades peruanas, en los que se aprecia que su universidad es la que mayor labor científica y de investigación produce a nivel nacional. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar si el lema comercial A LA VANGUARDIA DE LA CIENCIA reúne los requisitos de registrabilidad exigidos por la ley, y si no se encuentra incurso dentro de alguna de las prohibiciones de registro. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que Universidad Peruana Cayetano Heredia es titular de la marca de servicio constituida por la denominación UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, las siglas U.P.C.H., y el emblema, conforme al modelo, que distingue servicios de educación y esparcimiento, de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, solicitada el 2 de noviembre de 1990 e inscrita el 18 de febrero de 1991 bajo certificado N° 8288, vigente hasta el 18 de febrero del 2006.

2.Carácter y requisitos de registrabilidad del lema comercial 2-8

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Mediante Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI de fecha 25 de abril de 19981, se estableció con carácter de observancia obligatoria los requisitos de registrabilidad exigidos a los lemas comerciales. Cabe señalar que si bien la mencionada Resolución fue emitida a la luz de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, teniendo en cuenta que la actual Decisión 486 mantiene el mismo tratamiento legal a los lemas comerciales, y dado el carácter general del precedente, este criterio interpretativo puede ser aplicado al presente caso. En dicha Resolución, la Sala estableció lo siguiente: − El objeto de toda publicidad en el tráfico económico es la promoción de las ventas propias. La publicidad busca que el potencial consumidor - a través de información o sugestión - concentre su atención en un producto, servicio o en una empresa, para inducirlo a la adquisición del producto, la contratación del servicio o de la empresa. En tal sentido, el lema comercial - conocido también en la doctrina comparada como frase publicitaria - debe tener capacidad publicitaria a fin de que pueda cumplir su función en el mercado. − El lema comercial como signo distintivo constituye un elemento de la propiedad industrial, al cual le son aplicables los requisitos y consecuencias jurídicas de todo signo distintivo en especial y de todo elemento de propiedad industrial en general. − Así, para que un lema comercial pueda acceder a registro como un signo distintivo y, consecuentemente se confiera a su titular un derecho exclusivo al uso del mismo, es necesario que éste - al igual que la marca que publicita - sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, no debe estar incurso en las causales de prohibición al registro contenidas en los artículos 82 y 83 (por remisión del artículo 120) de la Decisión 344 concordados con los artículos 129 y 130 (por remisión del artículo 193) del Decreto Legislativo 823. − A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho de exclusiva que otorga a su titular el registro de un lema comercial supone - además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho) - una facultad de exclusión o abstención que el titular del lema puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los 1

Recaída en el expediente Nº 280074 relativo a la solicitud de registro del lema comercial SABOR Y COLOR presentada por Fábrica de Productos Alimenticios Sibarita S.A. Precedente de observancia obligatoria en relación a los requisitos de registrabilidad exigidos al lema comercial, publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 19 de junio de 1998 (pp. 160853 a 160857). 3-8

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términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el lema con relación a tales productos o servicios. Esto constituye en última instancia una dificultad para que terceros puedan acceder al mercado, y por esta razón se excluye del registro a los lemas que no cumplan con los requisitos para constituirse en signos distintivos. Caso contrario, el derecho exclusivo de un lema tendría efectos anticompetitivos: se privaría a los demás empresarios de un medio indispensable para competir en el mercado. − Un lema comercial cumplirá con el requisito de distintividad para acceder al registro en la medida que no sea percibido únicamente como un texto puramente promocional, sino cuando goce en sí mismo de la aptitud distintiva necesaria para permitir su diferenciación en relación a la marca que publicita. Por ello no se podrá registrar como lema comercial una frase simple o banal que sin fantasía alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desee publicitar. − La distintividad del lema no puede basarse sólo en la presencia de una marca registrada al interior del mismo, ya que con ello se llegaría a una situación absurda: bastaría a la competencia sustituir esa marca por la propia para poder usar el lema registrado sin cometer infracción. − La vinculación entre el lema comercial y la marca se produce por el hecho que el primero tiene como función primordial publicitar a la segunda. No en vano se le ha asignado al lema comercial la noción de complementariedad respecto de la marca, así como la supeditación de su existencia a la vigencia de la marca que promociona.2 − No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo conforman constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría que los competidores puedan promocionar en el correspondiente sector del mercado otra marca de producto o servicio utilizando dicha expresión genérica o descriptiva. Por lo anterior, es mejor dejar libres estas expresiones para que puedan ser utilizadas por todos los competidores. 2

Al respecto, conviene mencionar lo expuesto por Areán Lalín, quien al comentar la relación entre el lema comercial y la marca en el contexto del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino, considera al lema comercial como una figura de muy dudosa autonomía frente a la marca, aunque le reconoce cierta particularidad: “En rigor, el lema comercial es un signo seleccionado por un empresario para distinguir sus productos o servicios; y, por tanto, tiene el mismo objeto específico que la marca. De ahí que en Europa se conozca esta modalidad de signo distintivo como marca - slogan; esto es, como una clase o variedad de marcas con una estructura singular …” (subrayado nuestro). La Protección de los Signos Distintivos en el Comercio, Revista de la Propiedad Industrial, Año 1996, Número 5, Montevideo, Uruguay, p. 12. 4-8

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− En virtud de las consideraciones anteriores, puede suceder que un lema cumpla perfectamente una función publicitaria en el mercado pero i) carezca de carácter distintivo), ii) designe o describa el producto o servicio al que se refiere o iii) transgreda los derechos de terceros (caso de utilización de un lema que genera un riesgo de confusión con un signo registrado o previamente solicitado)3. Tales lemas comerciales no pueden acceder al registro. − Ahora bien, el hecho que un lema comercial no acceda al registro no significa que dicho lema o frase publicitaria deba ser automáticamente retirado del mercado, ya que si bien no resulta registrable puede ser utilizado sin carácter exclusivo por su titular. La Sala hace notar que existen importantes concordancias entre lo establecido en la resolución antes mencionada y la interpretación prejudicial de los artículos 1184 y 1225 de la Decisión 344 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso Nº 74-IP-20016, en la cual se afirma que “El lema comercial es un signo distintivo, y al igual que las marcas, que las denominaciones de origen o que el nombre comercial, buscan la protección general del consumidor para evitar que pueda ser inducido a error o caer en confusión.” En dicha interpretación prejudicial, se señala asimismo que:

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“La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.”

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Agrega que “...con respecto al carácter complementario, implica que su distintividad no puede basarse sólo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo; y que tampoco podrán registrarse como lema comercial, las frases simples, comúnmente utilizadas para promocionar productos; las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como

El uso de lemas comerciales que transgreden los derechos de terceros es susceptible de generar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial (cuando se infringen derechos de exclusiva). 4 Artículo 118.- Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales. Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 5 Artículo 122.- Serán aplicables a esta Sección, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Capítulo de Marcas de la presente Decisión. 6 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 765 del 27 de febrero del 2002. 5-8

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las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.” -

“La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado.”

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“Finalmente, la Decisión 344 consagra la protección comunitaria andina de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y el lema comercial a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios.”

De lo anterior, se desprende que el Tribunal Andino ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos lemas comerciales que no gocen en sí mismos de un mínimo grado de distintividad, ello a fin de evitar que los consumidores puedan ser inducidos a confusión. 2. Carácter del lema comercial solicitado Conforme lo ha señalado la Sala en el precedente citado, un lema comercial puede contener en su conformación elementos genéricos o descriptivos, siempre que en su impresión en conjunto sea distintivo. Lo que se exige es que el lema comercial no esté compuesto exclusivamente por tales términos, tal como lo prevé el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 y el artículo 129 inciso d) del Decreto Legislativo 823. Asimismo, para la evaluación del lema comercial solicitado debe tenerse presente su capacidad publicitaria. En el lema comercial, tal requisito cobra su máxima importancia - no en vano se le conoce también en la doctrina comparada como frase publicitaria - y por ende deberá exigirse de él una aptitud para realzar publicitariamente un producto o servicio, ya que en la medida de lo expresado, éste constituye el mecanismo más efectivo para crear, consolidar o perpetuar el goodwill o buena reputación de la marca que publicita. En el caso del lema comercial solicitado A LA VANGUARDIA DE LA CIENCIA, se considera que dicha expresión alude directamente y busca difundir la idea de que los servicios educativos ofrecidos por la Universidad Peruana Cayetano Heredia bajo la marca UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA, las siglas U.P.C.H. y figura, son brindados por personal altamente calificado y por expertos, sugiriendo la idea que al contratar sus servicios, el estudiante obtendrá conocimientos más 6-8

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actualizados y avanzados, consiguiendo mayores beneficios y ventajas que si contratase los servicios de la competencia. De los documentos que adjunta la solicitante en calidad de prueba, se tiene que la solicitante hace alusión a la actividad que desempeña como un centro de enseñanza de prestigio, con fines tales como la investigación científica, creación intelectual, artística entre otros; corroborando con ello que los servicios que brinda la marca de servicio y que el lema comercial solicitado pretende complementar, están relacionados directamente con la ciencia. En tal sentido, el lema comercial solicitado se percibe como un texto promocional teniendo en cuenta que entre los servicios que brinda se encuentran los de enseñanza, que implican la realización de una actividad científica - entendiéndose de la frase, que el servicio que se brinda siempre es el primero, que siempre está actualizado, resultando ser un término laudatorio por calificar los servicios que se pretende distinguir. En consecuencia, el lema solicitado A LA VANGUARDIA DE LA CIENCIA constituye una forma de describir e informar directamente al consumidor acerca de las características del servicio que el titular ofrece en el mercado con su marca de servicio y es, por lo tanto, un signo de carácter descriptivo en relación a los servicios distinguidos por la marca que pretende publicitar. Dado que tales actividades se realizan también en diferentes instituciones educativas y de investigación, de concederse un derecho de exclusiva sobre la expresión solicitada, se impediría que los competidores que también se encuentren en condiciones de ofrecer servicios de una naturaleza similar, utilicen los términos que necesitan para publicitar dichos servicios, ocasionando con su registro desventajas injustas a sus competidores. En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 135 inciso e) de la Decisión 486 aplicable por remisión del artículo 179 de la citada Decisión, por lo que no corresponde acceder a su registro. Conviene señalar que la denegatoria del registro del lema comercial A LA VANGUARDIA DE LA CIENCIA no es impedimento para que Universidad Peruana Cayetano Heredia pueda utilizarlo en la publicidad y promoción de sus servicios, ya

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que si bien no resulta registrable al no cumplir los requisitos de ley, puede ser utilizado, pero sin el carácter de exclusiva que otorga el registro de un signo distintivo7. IV. RESOLUCION DE LA SALA CONFIRMAR la Resolución Nº 1145-2003/OSD-INDECOPI de fecha 3 de febrero del 2003 y, en consecuencia, DENEGAR el registro del lema comercial A LA VANGUARDIA DE LA CIENCIA, solicitado por Universidad Peruana Cayetano Heredia. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Dante Mendoza Antonioli y Tomás Unger Golsztyn.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /vr

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El registro de un signo otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual supone, además de la facultad de utilizarlo en el tráfico económico para designar o publicitar determinados productos o servicios y ofrecerlos al público (dimensión positiva del derecho), una facultad de exclusión o abstención que el titular del signo puede exigir de los terceros (dimensión negativa del derecho), sustrayendo del tráfico económico el uso de los términos, vocablos, frases o gráficos que constituyen el signo en relación a tales productos o servicios. 8-8