Taller de negociación para la transferencia de tecnología. 10 y 11 de noviembre del 2016 I.Q.I. Eduardo Camacho Corona

La negociación...

Negociación • Proceso a través del cual buscamos lograr lo que queremos de otras personas. • Interacción humana con el objetivo de satisfacer necesidades de las partes • Comunicación para lograr un acuerdo entre dos o más partes que tienen algunos intereses compartidos y otros opuestos

Negociación El propósito de la negociación es lograr un acuerdo que satisfaga las necesidades de ambas partes • Gana-gana • Gana-pierde • ¿Pierde –pierde?

El proceso de negociación • Asunto a negociar • Objetivos • Cuestiones y posiciones • Necesidades y tácticas • Ambientes y estrategias • Agenda

Asunto a negociar: Es el objeto específico del acuerdo motivo de la negociación. Ej. Establecer un acuerdo de licencia de patentes, desarrollar un proyecto de investigación, etc. Es muy importante tratar de identificar el problema de la contraparte

Objetivos: Son los puntos específicos del acuerdo que pretendemos alcanzar con la negociación. Ej. Establecer un acuerdo de licencia exclusiva, etc.

Cuestiones y posiciones: • Cuestiones son los temas concretos a discutir: Pago de regalías; Exclusividad; • Posiciones son los enfoques que cada parte da a las cuestiones (8%; 2 años) “Al considerar las cuestiones concéntrese en los problemas de cada parte en vez de las demandas, éstas suelen ser aproximaciones demasiado simplificadas de los problemas” Es muy importante tratar de identificar el problema de la contraparte

Posición Vetrogen

Posición inicial UTN

Posición Alquimex

Pago inicial

Depende de otras tecnologías éxitosas

USD 250,000

USD 300,000

Regalías

1.5% por 10 años

5% por 10 años

10% por 15 años

Exclusividad absoluta

Sin exclusividad

Sin exclusividad

Marca Propia

BIOFULMEX

Conjunta

Exclusividad Uso de marca Asistencia técnica

USD 0 USD 100 + viáticos USD 150 + viáticos

Necesidades y tácticas: Las necesidades y su satisfacción motivan toda conducta. Conocer las necesidades es la clave en la negociación. Las tácticas serán mas efectivas cuando se dirijan en concreto a una o mas necesidades.

Ambientes y estrategias • En una negociación con éxito todos ganan, por lo tanto, los ambientes que se buscan deberán ser positivos. • Las estrategias son instrumentos que cambian una situación. • Una estrategia es un modo de llevar a cabo un plan.

Negociación: recomendaciones • Separar las personas de los problemas. • Inventar opciones. • Conocimiento de las disciplinas científicas involucradas. • Conocimiento de aspectos jurídicos y de mercado.

Procesos de Negociación

• Fase de preparación • Fase de propuesta y discusión • Fase de cierre de la negociación

Fase de preparación Identificación de las contrapartes interesadas en sentarse a negociar. Definir las cuestiones a negociar. Establecer el objetivo y como alcanzarlo. Imaginar el objetivo de la contraparte Designar al negociador principal Preparar una hoja de términos.

”Hoja de términos”: Define objetivo máximo (el mejor) y objetivo mínimo (el peor).

- Alcance y territorio - Obligaciones del licenciante: la tecnología, activos complementarios, asistencia técnica, mantención patentes. - Obligaciones del licenciatario: explotación de la tecnología, utilización apropiada de las marcas.

”Hoja de términos”

- Mejoras - Cuestiones financieras: pagos iniciales, regalías, pagos mínimos anuales. - Infracciones. - Periodo. - Otros como contabilidad, legislación aplicable, confidencialidad, garantías, renuncia..

Fase de propuesta y discusión - licenciante promociona las ventajas de la tecnología. - presentación de cuestiones y objetivos. - contratos de confidencialidad (NDA) - licenciatario examina la información. - Identificar estilos y tácticas de negociación.

- Se presentan contrapropuestas. - “Si…entonces…”; nunca dar sin recibir - Generación de una amplia gama de soluciones. - Alcanzar acuerdos “mutuamente beneficiosos”

-

Los acuerdos tecnológicos implican relaciones técnicas, comerciales y personales a largo plazo. Una parte insatisfecha podrá llegar a situaciones extremas para modificar lo que percibe como una injusticia o inequidad. Siempre se deben establecer objetivos ambiciosos protegiendo la credibilidad. Generar variantes comerciales económicas para usted pero valiosas para la otra parte. Ser creativos. Nada es inamovible. Todo es negociable.

Acuerdo con Alquimex

Pago inicial

Regalías Exclusividad

Uso de marca

Asistencia técnica

Posición Vetrogen

Posición inicial UTN

Última oferta

USD300,000 = 20% efectivo + 80% utilización de su planta industrial

USD 0

USD 250,000

USD 300,000

10% por 10 años

0.5% por 10 años

5% por 10 años

10% por 15 años

10 años, renegociable después de éste periodo

Exclusividad absoluta

Sin exclusividad

Sin exclusividad

Nombre compuesto = ALQUIMEX por BIOFULMEX

Solo su marca

BIOFULMEX

Conjunta

60 horas semestrales, incluidas en el paquete tecnológico. Hora adicional USD 100. La empresa cubrirá viáticos.

USD 0

USD 100 + viáticos

USD 150 + viáticos

Evaluación financiera • No olvidar que se trata de tener un proyecto rentable • Se requiere un modelo de flujo de efectivo • Incluir los costos de la propia tecnología, las inversiones necesarias, pruebas, etc., etc. • Calcular Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno • Determinar el valor de la licencia (métodos)

Variables críticas • Características del mercado – Tamaño del mercado actual y potencial – Requisitos de comercialización

• Ciclo de vida de la tecnología – Etapa y vigencia

• Características del vendedor – Capacidad para innovar, proveer asistencia técnica y capacitación – Prestigio – Experiencias previas

Ciclo de vida del producto

I M P O R T A N C I A

0

Secretos Industriales Patentes / Registros

Marcas TIEMPO

Variables críticas • Calidad de la tecnología – – – – – – – –

Integración del paquete tecnológico Consumo de energía, agua y otros recursos Dispositivos necesarios para seguridad Eficiencia y rendimiento de proceso y garantías Subproductos y desechos Costo de tratamiento de residuos Cumplimiento de normas Competitividad frente a otras tecnologías

La evaluación previa • Se hace con el objeto de definir el producto que se obtendrá con la tecnología; identificar los riesgos tecnológicos, de propiedad intelectual, de mercado y de ejecución involucrados; conocer los recursos financieros pasados y presentes; y saber cómo se posiciona el proyecto en comparación con otros del portafolio de la organización. • Un primer análisis sobre la probabilidad de éxito. • Permite identificar acciones necesarias (y urgentes).

Riesgo tecnológico • ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la tecnología? • ¿Cuáles son los costos y el tiempo necesario para tener un producto o tecnología comercializable? • ¿Tiene el proyecto suficientes recursos para llegar a los resultados esperados? • ¿Cuáles son las limitaciones o deficiencias de la tecnología? • ¿Cuáles son las tecnologías que compiten con la tecnología propuesta? ¿Qué ventajas y desventajas tienen? • ¿Cuáles son las tecnologías que competirán en el futuro? • ¿La tecnología depende de otras tecnologías existentes? • ¿Cuál es el ciclo de vida de la tecnología?

Riesgo de propiedad intelectual • ¿Está protegida la tecnología? ¿Cómo? ¿Dónde? • ¿Cuál es el “estado del arte” en relación con propiedad intelectual en el área dónde se aplica la tecnología? • ¿La tecnología ha sido publicada o presentada a la industria? • ¿Cuál es la novedad de la tecnología? • ¿La tecnología puede ser protegida? ¿Cómo? • ¿Es posible el identificar y/o controlar el uso no autorizado de la tecnología?

Riesgo de mercado • ¿Cuál es el mercado que se desea ganar? ¿Existente o potencial? • ¿Cuáles son las características del mercado? (Tamaño, barreras de entrada, potencial de crecimiento, tiempo necesario para el acceso) • ¿Cuáles son los productos que ya están en el mercado y sus características? • ¿Cómo es la competencia en el sector? (Características de la industria, compañías existentes y su porcentaje del mercado) • ¿Cuál es la ventaja competitiva de la tecnología en el mercado? • ¿Cuál es la posición de la tecnología en la cadena de valor? • ¿Cuáles son las leyes o normas que tienen incidencia en el proyecto? (Existentes o futuras)

Riesgo de ejecución • ¿Cuáles son las expectativas del investigador con relación a la comercialización de la tecnología? • El investigador principal y su equipo: – ¿Tienen experiencia tecnológica reconocida? – ¿Tienen visión sobre el proyecto o futura nueva empresa? – ¿Tienen liderazgo y compromiso? – ¿Tienen conocimiento del mercado? – ¿Tienen las habilidades y conocimientos necesarios para llevar las diferentes etapas de desarrollo y comercialización? – ¿Tienen visión financiera? – ¿Tienen otros proyectos relacionados o complementarios? – ¿Tienen contactos y experiencia previa en TT? – ¿Tienen colaboración con empresas?

IPscore® 2.2 Herramienta de evaluación de patentes y proyectos de desarrollo tecnológico, cualitativa y cuantitativa, en forma de previsión financiera que muestra el valor actual neto de la tecnología evaluada. Desarrollado por la Oficina Danesa de Patentes y Marcas en colaboración con el Profesor Jan Mouritsen, el Copenhagen Business School y cierto número de empresas danesas. Adquirida por la Oficina Europea de Patentes y se ofrece a los usuarios de forma gratuita para ofrecer apoyo a la estrategia de patentes de las empresas, fundamentalmente PYMES, y para controlar el volumen de solicitudes mediante la eliminación de aquellas que puedan no tener ningún valor.

http://www.epo.org/learningevents/e-learning/ipscore.html

Licenciamiento Una licencia es el consentimiento del propietario para que se utilice la P.I. a cambio de dinero u otro tipo de valor. WIPO. Como negociar licencias tecnológicas. Publicación de la OMPI No. 903S http://www.wipo.int/ipdevelopment/es/strategies/pdf/publication_903.pdf

El titular del derecho conserva su propiedad.

Porqué ofrecer licencias? • Diversificar fuente de ingresos • Acceso al mercado • Capacidad de inversión Pero se requiere Protección de la tecnología (PI) Un mecanismo de explotación y comercialización de la PI.

Factores clave para la comercialización de tecnología. Calidad de la investigación. Nivel de investigación y carteras de proyectos. Políticas y normas institucionales. Oficinas de transferencia tecnológica (OTT): Personal, Experiencia industrial. • Entorno de transferencia de tecnología: política nacional; inversionistas, infraestructura y agentes tecnológicos (emprendedores).

• • • •

Fuente: The state of patenting at research institutions in developing countries: policy approaches and practices. Pluvia Zuniga

Funciones de una OTT. • Identificar tecnologías disponibles. • Establecer contactos con empresas. • Realizar estudios de viabilidad económica de los inventos para estrategia de propiedad intelectual. • Apoyar la negociación y elaboración de contratos de transferencia tecnológica; • Realizar el seguimiento de los proyectos contratados. • Buscar financiamiento para proyectos en fuentes gubernamentales • Hacer el marketing institucional. • Ofrecer servicios de consultoría.

Identificación de oferta

Clientes de la OTT • Los investigadores–inventores, que frecuentemente tienen expectativas de oportunidades de investigación, beneficios, utilización pública del invento y fama; • El sector privado, con perspectiva de obtener una tecnología comercialmente viable a un precio justo; • La administración, que espera que la OTT sea auto-sustentable y que frene los conflictos de intereses. • El consejo de gobierno, que necesita asegurar que el nombre y la reputación de la institución sean protegidos en su relación con la industria; • El contribuyente, con expectativas de que la OTT administre los recursos públicos de modo efectivo

Identificación de demandas • Identificar empresas a través de ferias, eventos. • Conocer a la empresa: Estrategias; Toma de decisiones (Porter). • Contactos previos: E-mail, visitas. • Intercambio de información no confidencial que “rompa el hielo” y aporte una imagen general.

Desempeño • Número de invenciones reveladas y clientes internos atendidos • el número de patentes solicitadas, patentes concedidas y licencias consumadas; • el volumen de regalías del licenciamiento • Número de productos comercialmente producidos y vendidos. • Número de interacciones industriales y proyectos de investigación financiados • Capacidad de retener investigadores emprendedores y atraer egresados; reputación para la innovación; promoción del nombre de la universidad

Conocimientos y habilidades •

•

• • •

Gestión Tecnológica, con énfasis en la estructuración de paquetes tecnológicos y mecanismos de transferencia de tecnología Propiedad Intelectual, manejo de los fundamentos legales y la estructura de los principales títulos y su ámbito de aplicación. Inteligencia tecnológica y de mercado. Mecanismos de búsqueda y recuperación de información tecnológica. Conocimiento de los elementos básicos de contratos de transferencia de tecnología

• • • • • • • • • •

Responsabilidad Capacidad de negociación con empresas y grupos de investigación. Habilidad para solución de conflictos. Capacidad para redactar textos complejos con elementos técnicos y económicos. Capacidad de organización de reuniones y grupos de trabajo. Iniciativa y fuerte orientación a resultados. Adaptabilidad a ambientes adversos y grupos heterogéneos Puntualidad Capacidad para tomar decisiones. Autonomia.

Fase de cierre - Redacción del acuerdo - Firma del contrato.

Contratos Acuerdo de voluntades sobre un objeto de interés común, con el objeto de crear, modificar o extinguir derecho El contrato debe ser un documento que permita prever problemas, anticipar su solución y ser la culminación exitosa del proceso de negociación. .

¿Por qué necesitamos contratos? •Permite a las partes tener certeza sobre lo que se conviene, cuáles son las condiciones, periodos, etc. •Previene malos entendidos, asegura titularidad. •Permite tener una base para determinar en qué momento alguna de las partes está incumpliendo.

Tipo de contratos/convenios/acuerdos

• • • • • • • •

Prestación de servicios Desarrollo de Proyectos Confidencialidad (NDA) Licenciamiento Transferencia de tecnología Transferencia de material (MTA) Cesión de derechos Colaboración académica

Partes del contrato • Proemio o preámbulo

– Identificación del contrato y de las partes

• Declaraciones y/o considerandos

– De las partes – Personalidad jurídica – Lo que se compromete y la posible propiedad – Intenciones

• Clausulado • Validación • Anexos

El contrato de confidencialidad • Intercambio de información sin riesgo • ¿qué es lo que se va a mantener en confidencialidad? • La vigencia (indefinida o perpetua) • Impedir la comercialización u otro uso de la información

Contrato de Confidencialidad

• Acuerdo previo que protege los

derechos del licenciante, toda vez que deba revelar información confidencial para comenzar la negociación, que eventualmente no condujera a un acuerdo. - Tiene limitaciones temporales. - Acarrea riesgo de implementación. - Requiere vigilancia permanente.

Memorando de entendimiento (MOU) •

Acuerdo preliminar por el cual las partes declaran su intención de concertar un acuerdo vinculante (de licencia).

•

Tiene un plazo fijo para concluir el acuerdo (el potencial licenciante concede al potencial licenciatario un plazo para el análisis de todos lo aspectos de la potencial licencia, sin entablar contactos con ningún otro candidato hasta que expire ese plazo).

Contrato de Prueba de Tecnología

• Acuerdo que permite que el

• •

potencial licenciatario verifique las “ventajas competitivas” de la tecnología, en miras a un acuerdo de licencia. Requiere dimensionar esas “ventajas”. Involucrarse en la prueba para validar el resultado.

Acuerdo de transferencia de material biológico

•

•

Acuerdo que permite la utilización temporal de algún material biológico, para la comprobación de sus propiedades y eventualmente utilizarlo para propósitos comerciales. Derecho a utilizar el material biológico:

• • •

Para investigación Para desarrollar una aplicación Para integrarlo a un producto

Acuerdo de Investigación

•

•

Acuerdo que permite la utilización de “conocimientos técnicos pioneros” generados por una institución de I&D u otro, para la investigación y desarrollo conjunto de etapas posteriores de la tecnología. Derecho a utilizar los conocimientos técnicos pioneros en el contexto de un esfuerzo conjunto de investigación. Puede incluir la prueba para validar el resultado.

Transferencia y licenciamiento Contrato entre partes mediante el cual un titular de un derecho de propiedad intelectual (licenciante) le otorga al beneficiario (licenciatario) un PERMISO para hacer, usar o licenciar su invención o conocimiento

Cláusulas importantes • • • • • • • • • •

Objeto y alcance (especifique metas y entregables) Definiciones Propiedad Intelectual (Materia Protegida) Pagos (montos, forma, base) (pago continuo, pago por adelantado, un sólo pago total) Asistencia técnica y capacitación Responsabilidad Exclusividad, sublicencias Vigencia Tribunales competentes y arbitraje Rescisión

Definición de la Materia Protegida y Transferida.

• Debe ser clara y precisa: Programa • •

computacional, información, tecnología de proceso, protocolo, entre otros… Determina los contenidos del contrato. Si es una Patente o solicitud de patente debe indicar el número de registro o de solicitud y adjuntar la descripción de la patente con sus detalles precisos.

Alcance de los Derechos

• Territorialidad del uso - En un país, en una localidad - Nivel mundial, exclusiva.

Alcance de los Derechos

• • • • • •

Licencia exclusiva, única o no exclusiva. Exclusividad, mayor precio, mayor dependencia del éxito del licenciatario. Exclusividad por territorio. Exclusividad por campo de aplicación. No exclusiva, mayor control del licenciante sobre la tecnología, potencial mayor de desarrollo de la tecnología. Exclusividad, se excluyen incluso los derechos del licenciante.

Alcance de los Derechos

• Licenciatario más favorecido En caso de una licencia no exclusiva, se asegura que si el licenciante concediese a otro licenciatario condiciones más favorables, el actual licenciatario tendrá derecho a exigir las mismas condiciones.

Alcance de los Derechos

•

Sublicencia En caso de una licencia exclusiva, el derecho de entregar sublicencias en el territorio determinado. - Aprobación del licenciante - Elección del sublicenciatario - Condiciones - Si caduca cuando la licencia principal expira o termina por algún motivo.

Alcance de los Derechos

•

Mejoras - Frecuente cuando la tecnología esté en una etapa inicial de desarrollo. - Definición de mejoras o nuevas versiones. - derecho del licenciante a usar cualquier mejora desarrollada por el licenciatario, incluso licenciar a otros, en otros territorios o extender las mejoras a los otros licenciatarios. - posibilidad de que el licenciatario acceda a cualquier mejora que desarrolle el licenciante. - información permanente en relación a las mejoras.

Alcance de los Derechos •

Asistencia técnica

• •

•

Capacitación

• •

•

Estancia de personal del licenciante en instalaciones del licenciatario Propósito, duración, documentación y conocimientos técnicos a compartir. Entrenamiento temporal al personal que ejecutará la tecnología licenciada Debe especificar objetivos claros y tener delimitación

Plazo

• • •

sujeto a expiración de patentes. plazo que permita una evaluación de la capacidad comercial del licenciatario. renovación automática, solicitud por escrito.

Consideraciones comerciales y financieras

•

Aspectos financieros típicamente utilizados: 1. Gastos de Protección 2. Pagos Iniciales (firma del acuerdo) 3. Pagos dependientes de eventos (sumas globales dependientes del desempeño, conclusión de ensayos clínicos, otorgamiento de certificaciones). Acordados previamente, exentos de riesgo para el licenciante y el licenciatario.

Consideraciones comerciales y financieras

4. Regalías

- Pagos regulares - Base de cálculo, unidades vendidas, ingresos netos. - Requiere mecanismos de control - Tasa de regalías…. Valoración de tecnología - Tasa variable ascendente (reconoce la curva de aprendizaje) - Tasa variable descendente (incentiva el aumento en el volumen de producción)

Consideraciones comerciales y financieras 5. Pagos mínimos anuales - Presiona para apurar la implementación productiva y comercial de la tecnología licenciada. - Cuando la licencia es exclusiva protege al licenciante. 6. Pagos por sublicencias. 7. Administración contable . Registro separado y auditable. 8.- Infracciones : terceros utilizando la tecnología no licenciada. 9.- Responsabilidad de los productos: fabricación, control de calidad, componentes. Seguros.

La aplicación práctica Regla del 25%. • Se trata de encontrar una base “justa” de compartición de beneficios entre licenciante y licenciatario. • Hay evidencias de que la tecnología es un cuarto del negocio, por lo que se aplicaría un 25% sobre el margen de utilidad del negocio.

Formas de pago de Tecnología • La mayoría de los acuerdos se basan en el pago continuo (running) de regalías basado en los ingresos netos (precio de ventas neto). Ventajas: Brindan pagos recurrentes que reflejan el nivel de uso y el éxito económico de la invención. No depende de la utilidad. Desventaja: No existe control sobre el precio de venta o el nivel de uso. • Pagos por adelantado (up-front fee) -bastante común, usualmente combinado con regalías • Un solo pago total (lump sum), sin pago continuo de regalías, son utilizadas en pocas situaciones

¡Muchas gracias! [email protected] [email protected] [email protected]