Roj: STS 2414/2010 - ECLI:ES:TS:2010:2414 Id Cendoj: 28079110012010100288 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 1724/2006 Nº de Resolución: 338/2010 Procedimiento: Casación Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veinte de Mayo de dos mil diez. Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por Franquipan, SL, representada por la Procurador de los Tribunales doña Belén Gabián Usieto, contra la Sentencia dictada, el día cinco de julio de dos mil siete, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la Sentencia que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Diecinueve de los de Zaragoza. Ante esta Sala compareció el Procurador de los Tribunales don Manuel Alvárez-Buylla Ballesteros, en nombre y representación de Franquipan, SL, en concepto de parte recurrente. Es parte recurrida Overpani Franquicias, SL, representada por la Procurador de los Tribunales doña María Luisa Montero Correal.

ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO. Por escrito presentado ante el Juzgado Decano de Zaragoza, el día nueve de mayo de dos mil cinco , la Procurador de los Tribunales doña Belén Gabián Usieto, interpuso demanda de juicio ordinario, en representación de Franquipan, SL, contra Overpani Franquicias, SL. En el referido escrito alegó dicha representación procesal, en síntesis, que Franquipan, SL era una sociedad familiar dedicada al negocio de panadería y titular de diversas marcas, entre ellas, la número 2.563.589, concedida para identificar productos de las clases 30 y 35, mixta, formada por un rectángulo de color burdeos y otros, con la palabra " PANISHOP " en color amarillo. Que, además, utilizaba una determinada configuración en las fachadas de sus tiendas, de color burdeos y con el rótulo " PANISHOP " con letras amarillas y formando una ligera curva. Que la demandada, Overpani Franquicias, SL, se identificaba con un signo mixto que generaba confusión con su marca. Que, además, dicha sociedad había abierto una cadena de establecimientos con similar presentación, con una fachada de color granate y las letras " OVERPANI ", en disposición curva. Que igualmente entregaba a sus clientes unas bolsas de plástico con un diseño similar a las suyas. Y, finalmente, que la demandada había registrado la marca mixta "Overpani" en un rectángulo sin colores. Invocó la aplicación de los artículos 34, 40 y 41 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , de marcas y los artículos 5, 11 y 15 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , de competencia desleal. E interesó, en suplico del escrito " una sentencia condenatoria contra la demandada, conteniendo los pronunciamientos siguientes: Primero. Declaración de violación del derecho de marca que corresponde como titular a la mercantil Franquipan, SL, como consecuencia de la utilización en el mercado por la demandada, Overpani Franquicias, SL, al elegir para la franquicia Overpani los colores de la fachada y rótulo, elementos corporativos, embalajes y decoración similares y difícilmente distinguibles de los propios de la cadena Panishop.- Segundo. Declaración de deslealtad de la conducta desarrollada por la mercantil Overpani Franquicias, SL al elegir para la franquicia Overpani los colores de la fachada y rótulo, elementos corporativos, embalajes y decoración similares a los propios d la cadena Panishop. Tercero. Condena ordenando la cesación de los actos constitutivos de violación de marca y competencia desleal referidos en el `punto anterior, incluyendo prohibición al infractor de reanudarlos y condenando a la mercantil Overpani Franquicias, SL, a cambiar los colores de la fachada y rótulo, elementos corporativos, embalajes y decoración eligiendo otros

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distintos y perfectamente distinguibles de los propios de la cadena Panishop, con prohibición expresa de utilizar como colores corporativos el burdeos, amarillo y naranja. Cuarto. Condena de remoción de los efectos producidos por la violación de marca y competencia desleal ordenando en consecuencia que se retire del tráfico económico con destrucción a costa de la demandada de todo tipo de comunicación, documento, material o signo relativo a la cadena de franquicias "Overpani". Quinto. Condena al resarcimiento de los daños morales por los efectos producidos por competencia desleal por la cantidad de veinte mil euros, así como condena al resarcimiento de los daños económicos sufridos, de conformidad con el artículo 43.5 de la Ley de Marcas, por la cantidad correspondiente al uno por ciento de la cifra de negocios de la demandada Overpani franquicias, SL bajo la enseña Overpani. Sexto. Condena a la publicación de la sentencia condenatoria a costa de la demandada Overpani Franquicias, SL, con difusión semejante en relevancia a la publicidad realizada por la demandada y relativa a la franquicia Overpani, interesando la publicación de la sentencia en los siguientes medios: 1) Heraldo de Aragón. 2) Publicaciones especializadas en el sector de las franquicias, a saber: En Franquicia-Franquicias hoy. Igualmente interesa la comunicación por la demandada a sus franquiciados de la sentencia condenatoria mediante la remisión de copia íntegra de la misma por burofax con certificación de contenido y acuse de recibo u otro medio alternativo que proporciones las mismas garantías para su constatación, todo ello a costa de la demandada. Séptimo. Condena en costas a la parte demandada ". SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia número Diecinueve de Zaragoza, que la admitió a trámite conforme a las normas del juicio ordinario. La demandada fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por el Procurador de los Tribunales don Pedro Luis Bañeres Trueba, el cual contestó la demandada, para oponerse a su estimación. En dicho escrito opuso, en síntesis, la prescripción extintiva de la acción ejercitada por causa de la competencia desleal. Además, negó la concurrencia tanto de la infracción de marca, como de los presupuestos de los actos alegados como de competencia desleal. En el suplico del escrito de contestación, la representación de la demandada interesó: "...se dicte sentencia por la que desestime íntegramente la demanda formulada contra Overpani Franquicias, SL, y todos los pedimentos contenidos en el suplico de la misma, con expresa condena en costas a los demandantes". TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y de juicio, propuesta la prueba y practicada la que había sido admitida, el Juzgado de Primera Instancia número Diecinueve dictó sentencia con fecha seis de octubre de dos mil cinco , con la siguiente parte dispositiva: " Fallo. Que desestimando la demanda interpuesta por Franquipan, SL contra Overpani Franquicias, SL absolver y absuelvo de la misma a la parte demandada. Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandante ". CUARTO. La representación de Franquipan, SL recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Diecinueve de Zaragoza. Elevadas las actuaciones a la Audiencia Provincial de Zaragoza, se turnaron a la Sección Quinta, que tramitó el recurso y, habiendo señalado para deliberación del fallo el día veintiséis de junio de dos mil seis, dictó sentencia con fecha cinco de julio inmediato, con la parte dispositiva siguiente: " Fallo. Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la legal representación de Franquipan, SL, debemos confirmar la sentencia ya reseñada. Con expresa condena en costas a la parte apelante ". QUINTO. La representación procesal de Franquipan, SL, por medio de escrito de quince de septiembre de dos mil seis, interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, la cual, por providencia de dieciocho de septiembre de dos mil seis, lo tuvo por interpuesto y mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo. La Sala Primera, por auto de veintinueve de septiembre de dos mil nueve , decidió: " 1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Franquipan, SL, contra la Sentencia dictada con fecha cinco de junio de dos mil seis, por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección Quinta), en el rollo de apelación núm. 222/2006, dimanante de los autos de juicio ordinario sobre competencia desleal núm. 669/2005 del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Zaragoza. 2º) Y entregar copias del escrito de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposición en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría " SEXTO. El recurso de casación interpuesto por Franquipan, SL contra la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza se compone de un único motivo, formulado con apoyo en el artículo 477, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento civil, en el que la recurrente denuncia:

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ÚNICO. La infracción del artículo 21 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero de competencia desleal. SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, la Procurador doña María Luisa Montero Correal, en nombre y representación de Overpani Franquicias, SL, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo. OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el día doce de mayo de dos mil diez, en que el acto tuvo lugar. Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO. Franquipan, SL ejercitó en la demanda, dirigida contra Overpani Franquicias, SL, acciones previstas, por un lado, en el artículo 41 de la Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , como titular de diversas marcas registradas, y, por otro lado, en el artículo 18 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero , como titular de varios establecimientos de panadería y pastelería. Todas ellas fueron desestimadas en ambas instancias. Las acciones referidas a la violación del derecho sobre las marcas, no alcanzaron éxito a consecuencia de considerar el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial, una vez valorada la prueba, que no existía el riesgo de confusión a que se refiere el artículo 34, apartado 2, letra b), de la Ley 17/2.001 . Las acciones referidas a la comisión de actos de competencia desleal, igualmente fracasaron en las dos instancias al haber entendido los respectivos Tribunales que habían prescrito por vencimiento del plazo anual que señala el artículo 21 de la Ley 3/1.991 , cuando la demanda fue interpuesta. Franquipan, SL, en el recurso de casación que interpuso contra la sentencia de apelación, tan sólo ha denunciado la infracción del artículo 21 de la Ley 3/1.991 . Lo que excluye de nuestro conocimiento el conflicto relativo a las marcas. Debe indicarse que el comportamiento desleal que en la demanda se atribuyó a la sociedad demandada consistía en la utilización en sus establecimientos - también destinados al comercio de pan y pasteles - de unos colores, en la fachada y en el rótulo, así como en las bolsas que entrega a los clientes, similares a los que la demandante emplea en los suyos. Se alegó, al fin, la generación de un riesgo de error en los consumidores sobre los establecimientos de una y otra litigante. También hemos de precisar que la redacción de la Ley 3/1.991 por la que se ha de regir el conflicto es la original y, por ello, que la numeración de artículos que esta sentencia contiene ha de entenderse referida a ella. SEGUNDO. En el único motivo del recurso de casación Franquipan, SL afirma que la Audiencia Provincial había interpretado incorrectamente el artículo 21 de la Ley 3/1.991 al identificar el día inicial del cómputo del plazo anual que el mismo establece para la prescripción de las acciones del artículo 18 de la propia Ley . La Audiencia Provincial, al igual que el Juzgado de Primera Instancia, consideró día inicial del cómputo del plazo de prescripción aquel en el que la sociedad demandada, al abrir un primer establecimiento con los colores y rótulo que en la demanda se señalan como fuente de confusión, inició el que, en su caso, sería el comportamiento desleal afirmado por la actora. Argumentó el Tribunal de apelación su decisión en tal sentido, rechazando la que denominó " tesis del acto continuado ". Esta última calificación como continuado del comportamiento supuestamente desleal de Overpani Franquicias, SL se estima correcta, ya que lo que en la demanda se denuncia no es otra cosa que la utilización permanente por aquella, en el mercado, de unos instrumentos formales para identificar sus establecimientos, aptos para generar riesgo de confusión con los empleados por Franquipan, SL en los suyos. Declaramos en la sentencia de 18 de enero de 2.010 , al tratar de esta misma cuestión, que el día inicial del cómputo de los plazos que establece el artículo 21 de la Ley 3/1.991 y al que se refiere el motivo, es - en el de un año - aquel en que las acciones pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto desleal. Y - en el de tres - el de dicha realización. Así como que la norma referida responde a la idea de sancionar la inactividad del legitimado o, por decirlo con otras palabras, que su actividad, siendo posible - para lo que se entiende necesario que sepa que persona cometió la infracción -, no hubiera tenido lugar.

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Al igual que sucedió en aquel caso, el Tribunal de apelación ha identificado en éste el día inicial del cómputo de ese plazo con el inicio de lo que, supuestamente, constituiría una violación permanente - el de la apertura del primer establecimiento de Overpani Franquicias, SL, o de su causante, con los colores semejantes a los utilizados por Franquipan, SL -. Afirmamos en aquella sentencia que, para aceptar que el artículo 21 "no sanciona con la prescripción la inactividad del legitimado mientras el infractor permanezca en la situación antijurídica, basta con admitir la existencia de una posibilidad de ejercicio de las correspondientes acciones mientras persista la infracción que las justifique " . Así como que " no cabe en la interpretación del artículo 21 prescindir o minusvalorar la función que está llamado a cumplir el ordenamiento concurrencial ", ya que " la Ley 3/1.991 introdujo - según expresa su preámbulo - , el cual dejó , a fin de cumplir la función de defensa de los intereses de quienes en él participan y de la propia , que ha pasado a ser objeto directo de protección " . También recordamos, con la sentencia de 12 de febrero de 1.981 - dictada para un conflicto de otra índole -, " que, de computarse el plazo de prescripción de la acción desde el inicio de una actuación ilícita continuada, se llegaría al absurdo de que ". Por último, señalamos en la repetida sentencia de 18 de enero de 2.010 " una excepción en la aplicación del artículo 21 de la Ley 3/1.991, referida a las acciones previstas en los ordinales quinto y sexto del artículo 18 de la misma, que alcanza a una de las acciones ejercitadas en la demanda: la de indemnización de daños y perjuicios, respecto de la cual la sentencia de 29 de diciembre de 2.006 apuntó la necesidad, por una cierta coherencia con el régimen establecido para la propiedad industrial, de limitar su alcance a los producidos en el año anterior o en los tres años anteriores, según las hipótesis del artículo 21 " . En aplicación de esa doctrina procede estimar el recurso y negar, en contra de lo afirmado en la instancia, que las acciones ejercitadas con apoyo en la Ley 3/1.991 hubieran prescrito al interponer Franquipan, SL la demanda, ya que no consta que la demandada hubiera finalizado la conducta que se califica como desleal en dicho escrito con anterioridad al plazo anual que el artículo 21 establece, respecto de la interposición del escrito de demanda, luego admitido a trámite. TERCERO. No obstante la estimación del recurso de casación no impide que, ahora como Tribunal de instancia, desestimemos la demanda. El artículo 6 de la Ley 3/1.991 - que, con independencia de cuales hayan sido mencionados en la demanda, es el aplicable a los hechos identificados en dicho escrito como fundamento de las acciones ejercitadas en él -, con precedente en el artículo 10 bis, apartado 3.1, del Convenio de la Unión de París, de 20 de marzo de 1.883 , revisado según acta de Estocolmo de 14 de julio de 1.967, responde a la necesidad de proteger la decisión del consumidor, ante el peligro de que sufra error - en este caso - sobre el establecimiento que visita, como consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de los medios de identificación utilizados por otros participantes en el mercado. Por ello atiende el artículo 6 más al efecto del acto desleal, la confusión, que a su causa, la cual se describe en él con una amplia referencia a cualquier comportamiento. Pues bien, la demandante no ha llegado a probar el riesgo de confusión que había afirmado en la demanda. En efecto, no ha demostrado, así con un estudio de mercado, cual es el impacto que en los consumidores, a los efectos de su libre decisión, tiene o puede tener la semejanza de los colores de las fachadas de los establecimientos de las litigantes. Realmente, los planteamientos de una y otra litigante se han basado en dos informes, que aportan al proceso consideraciones meramente generales, aunque acertadas. Conforme a ellas, correctamente entendidas, los colores, por muy vivos que sean, resultan poco adecuados para transmitir información precisa - tanto más, cuando es notorio que hoy se utilizan corrientemente en toda clase de edificios -.

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Ello unido al carácter dominante que el componente denominativo del rótulo de los establecimientos confrontados tiene para la identificación de éstos y a la diferencia evidente que separa uno del otro, excluye con los datos suministrados - la procedencia de declarar la deslealtad a que se refiere la demanda y el recurso. CUARTO. En conclusión y de acuerdo con la regla de la equivalencia de resultados - sentencias de 5 de noviembre de 2.008, 6 de mayo y 3 de junio de 2.009 - procede desestimar la casación, ya que la misma se interpone contra el fallo de la sentencia de apelación y éste debe ser mantenido, bien que por razones distintas de las expuestas por la Audiencia Provincial. Sobre las costas del recurso no procede, sin embargo, un pronunciamiento de condena, precisamente por lo expuesto. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españoly su Constitución.

FALLAMOS Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Franquipan, SL contra la Sentencia dictada con fecha cinco de julio de dos mil seis por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, sin especial pronunciamiento sobre las costas causadas con el mismo. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos. Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Xavier O'Callaghan Muñoz.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.-Antonio Salas Carceller.- Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

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