JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA C/Pardo Gimeno, 43 Tlno.965936093-4-5-6 Alicante Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm.124/2004 D Parte demandante: COMPAÑÍA PETROLIFERA LUKOIL Procurador: FERNANDEZ ARROYO Abogado: DE ALONSO OLIVE Parte demandada: SARMET ON PLUS SL Procurador: DIEGO MARIN Abogado: CASTAÑA MANTILLA SENTENCIA núm. En Alicante, a 4 de Julio de 2005 Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el numero 124/2004 D promovidos a instancia de COMPAÑÍA PETROLIFERA LUKOIL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. FERNANDEZ ARROYO y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. DE ALONSO OLIVE contra SARMET ON PLUS SL representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. DIEGO MARIN y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a CASTAÑA MANTILLA sobre reivindicación de marca comunitaria ANTECEDENTES DE HECHO Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, que en esencia se concretan en el registro de la marca comunitaria LUKOIL OIL COMPANY por SARMET ON PLUS SL a su nombre en la OAMI sin autorización de la actora, solicitaba que se dictara sentencia por la que se condene a SARMET ON PLUS a que reconozca la titularidad de LUKOIL sobre la marca comunitaria 003052099 LUKOIL OIL COMPANY, actualmente registrada en la Oficina para la Armonización del Mercado Interior a nombre de SARMET ON PLUS SL y se acuerde el cambio de titularidad de la marca a favor de LUKOIL, procediéndose al registro de la nueva titularidad en la Oficina de Armonización del Mercado Interior y se condene a la demandada a satisfacer a la actora los daños y perjuicios causados por la solicitud y posterior registro de la marca comunitaria 003052099 y al abono de las costas Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla, verificándolo en tiempo y forma, mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables Tercero.-Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, y no suscitadas cuestiones de orden procesal, se interesó por las partes la práctica de las pruebas documental, interrogatorio y testifical que se admitieron, señalándose la celebración del juicio Cuarto - El día y hora señalado tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y acordada su interrupción, se reanudó el

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día señalado, y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia Quinto.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto el plazo para dictar sentencia por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitación FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero: Por la compañía de nacionalidad rusa Sociedad Anónima de Tipo Abierto "Compañía Petrolífera LUKOIL " (en adelante LUKOIL) se formula demanda contra la mercantil SARMET ON PLUS SL ( en adelante SARMET ) ejercitando la acción de cesión de marca del agente, y subsidiariamente la acción reivindicatoria de la marca, así como la de daños y perjuicios interesando que se reconozca la titularidad de LUKOIL sobre la marca comunitaria 003052099 "LUKOIL OIL COMPANY " actualmente registrada en la Oficina para la Armonización del Mercado Interior a nombre de SARMET y se acuerde el cambio titularidad de dicha marca a favor de LUKOIL, procediéndose al registro de la nueva titularidad en la OAMI y la condena a SARMET de los daños y perjuicios causados por la solicitud y posterior registro de dicha marca comunitaria, al amparo todo ello del artículo 18 del Reglamento CE 40/94, de 20 diciembre 1993, regulador de la cesión de marca registrada a nombre del agente, y subsidiariamente en base al artículo 348 del Código Civil español, que prevé la acción reivindicatoria y del art 2 de la Ley española de marcas, así como artículo 1902 del Código Civil, que establece el régimen de la responsabilidad extracontractual. Y ello, en esencia, porque la mercantil demandada ha registrado la marca comunitaria citada, que notoriamente pertenece a la actora, estando ambas mercantiles en negociaciones para el establecimiento de LUKOIL en España formulando SARMET propuestas de negocio, por lo que al registrar ésta la marca a su nombre, ha desposeído a la actora de su principal elemento distintivo, y en consecuencia, tales derechos registrales han sido obtenidos de forma ilegítima y son utilizados para presionar a la actora a embarcarse o cooperar en un proyecto empresarial gestado por SARMET Frente a ello la demandada entiende que entre ambas mercantiles han existido relaciones en las que SARMET elaboró y desarrolló un plan de negocios encargado por LUKOIL para la implantación en España de una compañía conjunta y, dado que las marcas internacionales ostentadas por LUKOIL en los países de la Unión Europea estaban caducadas en su mayoría por falta de uso y era una marca desconocida en Europa occidental, procedió, tras comentar esta circunstancia con los representantes de la actora, a solicitar el registro de la marca ante la OAMI; solicitud y registro de la marca adoptados con pleno conocimiento y consentimiento de la actora dentro del marco de proyecto conjunto en el que ambas compañías estaban trabajando y con arreglo a la buena fe, ya que lo único pretendido por SARMET era preservar el buen fin del proyecto y sobre la referida marca, por lo que entiende que no es reprochable ni existe mala fe en su actuación; mala fe que imputa a la compañía petrolífera actora por un injustificado abandono del plan de negocios, negando, finalmente que haya perjuicios a la actora, ya que la marca en ningún momento ha sido utilizada Debemos dejar sentado, como ya se dijo de forma reiterada en la audiencia previa al tratar de fijar los hechos controvertidos (art 428 de Ley de Enjuiciamiento Civil-en adelante LEC-aplicable por la remisión del art 97 RMC), que el objeto del presente litigio es determinar única y exclusivamente si concurren los presupuestos previstos en el artículo 18 del Reglamento de Marca Comunitaria, y en su caso, aquéllas

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consecuencias inseparablemente unidas a esta pretensión por aplicación del derecho nacional al que se remite el artículo 97 del Reglamento, que son las únicas de las que puede conocer este órgano jurisdiccional, conforme se estableció en el auto de 18 de marzo de 2005, por lo que quedan al margen del presente litigio cualesquiera controversias que pudieran tener las partes relativas al cumplimiento de los pactos, negocios, precontratos, o cualesquiera otras formas jurídicas que pudiesen existir entre las partes relativos al plan de negocios presentados por SARMET para la implantación de LUKOIL en España, que deberán ser dilucidadas por las partes ante el juzgado competente, y que únicamente deben tenerse presente en este litigio a los efectos determinar si dichas relaciones permiten aplicar el precepto comunitario mentado Segundo: La acción de cesión de marca comunitaria registrada a nombre de agente, que es la acción instada de forma preferente y principal, está recogida en el artículo 18 del Reglamento según el cual " En el caso de haberse registrado una marca comunitaria a nombre del agente o del representante del titular de esa marca, sin autorización del titular, éste tendrá el derecho de reivindicar que se le ceda el registro a su favor, a no ser que el agente o representante justifique su actuación ". Se trata de un supuesto de acción reivindicatoria específica para el caso que la marca haya sido registrada injustamente por el agente a su nombre y que viene a completar la protección del titular de la marca frente a la actuación del agente que actúa sin su consentimiento, registrando la marca en su propio nombre. Así, frente a esta actuación - agente o representante del titular de la marca que la solicita en su propio nombre y sin el consentimiento del titular- y salvo que el agente o representante justifique su actuación, el Reglamento faculta al titular marcario para oponerse al registro de la marca (artículo 8.3); y una vez registrada puede solicitar su nulidad, bien mediante solicitud ante la OAMI bien mediante demanda reconvencional ante los tribunales de marca comunitaria (artículo 52. 1.b); oponerse a que su agente o representante que ha registrado a su nombre la marca la utilice sin su autorización (art 11), y finalmente solicitar que se le ceda el registro a su favor (art 18). Protección que tiene su antecedente en el artículo 6 septies del Convenio de la Unión de París y que es recogida por los distintos derechos nacionales de marca, entre ellos el español en el artículo 10 de la Ley 17/2001, 17 de diciembre, de marcas Este derecho de reivindicar la cesión del registro contemplado en el artículo 18 exige el cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que el actor sea titular de la marca reivindicada; ii) que la marca haya sido registrada a su nombre por el agente o representante del titular de la marca; iii) que el registro se ha realizado sin autorización del titular de la marca y iv) que no haya causa que justifique la actuación del agente o representante Antes de analizar si concurren tales requisitos en el caso que nos ocupa debemos poner de relieve que el concepto de agente o representante que aparece en el art 18 y en los demás preceptos del Reglamento antes mencionados, ha de ser interpretado no en un sentido estricto sino amplio, al margen de cualquier denominación o calificación jurídica que las partes den a la relación jurídica que les ligue. No solo las relaciones jurídicas que tienen su encaje en la figura del agente regulado en la Directiva 86/653/CEE relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes y que inspira la Ley española 12/1992 sino que la expresión “representante” permite englobar más supuestos, de forma que lo esencial es que se trate de una relación comercial que liga al titular de la marca con el solicitante de la misma para la explotación de los servicios o productos

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distinguidos con esa marca, en la que se genera una relación de confianza propia de la relaciones mercantiles, en las que inherente a las mismas aparece el deber de probidad y de comportamiento justo y leal, y en consecuencia, de respeto hacia los derechos que sobre sus signos distintivos tiene el titular de la marca. En este sentido amplio se pronuncia las directrices de la OAMI y la doctrina más autorizada, entre otros, Fernández Novoa, que señala que como agente o representante ha de calificarse a la persona física o jurídica se celebra con el titular de la marca un contrato de distribución, así como cualquier tercero que entabla contratos o inicia negociaciones tendentes a establecer un sistema de distribución de los artículos portadores de la marca del titular. Y añade, opinión que compartimos, que lo esencial, como ha puesto de relieve la doctrina alemana (Ingerl), es que entre el titular de la marca y el tercero que la registra a su nombre haya una relación que obliga este último a gestionar los intereses del titular de la marca; relación que, como se ha dicho anteriormente, debe estar presidida por la buena fe, la confianza mutua y que es el cauce por el que este agente o representante adquiere conocimiento de la existencia e importancia de la marca, que después solicita o registra a su nombre. Criterio extensivo compartido por Casado Cerviño, Llobregat Hurtado y Lobato y asumida por los Tribunales españoles ( SAP de Madrid de 6 de Noviembre de 2000) En definitiva, podemos concluir que subjetivamente abarca toda clase de relaciones contractuales o precontractuales que puedan utilizarse en los distintos canales de distribución comercial, ya que lo relevante, al margen del nomen iuris, es que a través del contrato o de las negociaciones o tratos preliminares, ese tercero (agente o representante) haya tenido conocimiento de la marca del empresario principal, no registrada en la UE y sabiendo del interés de éste en la comercialización de sus productos o servicios en la UE, dicho agente o representante solicite su registro como marca comunitaria a su nombre, con lo cual gana una posición de dominio en esas negociaciones o relaciones Tercero: El primero de los requisitos apuntados no presenta especial controversia, ya que se reconoce la contestación a la demanda que la marca LUKOIL es una marca cuya titularidad corresponde a la mercantil actora, coincidente con su denominación social, siendo un hecho sobre el que no existe controversia, según se dejó sentado en la audiencia previa. Y en todo caso es abundante la prueba que corrobora que dicha marca, después registrada por la demandada como marca comunitaria número 003052099 (documento número 16 de la demanda) que da lugar al presenta litigio, estaba registrada en numerosos países a favor de la mercantil rusa y para los mismos productos o servicios para los que se registra como marca comunitaria, de forma idéntica o tan semejante que necesariamente conlleva a confusión: marcas internacionales número 681461; 678637; 678644; 701776; 699516; 699736; 691220 y 669471 ( documentos núm. 1 a 8 de la demanda) así como el resultado de búsquedas comunitarias en relación con el expediente de marca comunitaria tramitado por la OAMI remitido en periodo probatorio. De igual manera, en el documento número 33 SARMET reconocer que " podría resultar dañino para la reputación de la empresa el mero hecho de que LUKOIL no es propietario de su propia marca en Europa " y da por presupuesta tal titularidad de la marca en favor de la mercantil actora rusa, el representante de SARMET y el testigo José María Porta (también administrador de SARMET que interviene en las negociaciones) que reconocen en el interrogatorio y testifical practicadas en el acto del juicio que la marca se registró no para usarla sino para proteger el plan de negocios, sabiendo que era de LUKOIL y por entender que las

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marcas internacionales de ésta no otorgaban suficiente protección en Europa occidental al estar caducadas Cuarto: En cuanto al segundo de los requisitos señalados relativo a que la marca reivindicada haya sido registrada por agente o representante, evidentemente no se discute que la demandada fuese la solicitante de la marca comunitaria objeto de reivindicación (y a cuyo favor se registró con el número 003052099, documento número 16) y en cuanto a la condición de " agente o representante " de SARMET, la demandada en la contestación no cuestiona la aplicación del art 18 del Reglamento, sino que a su entender, ha existido autorización para registrar por parte del titular de la marca y además que hay razones que justifican su actuación; y así al folio 14 de la contestación, tras reproducir el texto del artículo 18 del Reglamento dice: " En este punto debemos aclarar que si bien puede entenderse que (mi) representada queda encuadrada dentro del amplio término agente que tiene estipulada la jurisprudencia, mi mandante actuaba como socio de la compañía LUKOIL”. Por tanto debemos concluir ( art 405 LEC) que la demandada asume tal condición de agente y que queda acreditado este segundo de los requisitos objeto de análisis. En todo caso añadir que no se cuestiona por ninguna de las partes (folios 2, 9 y ss de la demanda y folios 2 y ss de la contestación) la existencia de negociaciones para establecerse LUKOIL, empresa petrolífera, en España, siendo esto un hecho manera admitido en la audiencia previa (art 414 y 428 LEC), discrepando en cuanto a la intensidad, duración y obligaciones derivadas de tales negociaciones. En todo caso tales cuestiones, a los efectos que aquí nos interesan, no son especialmente relevantes, pues lo determinante es que con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca por SARMET (el 24/02/2003-Doc num. 16) había unos contactos previos, unas negociaciones, por las que SARMET era conocedora de la ajenidad de la marca LUKOIL y el interés de la compañía rusa titular de dicha marca de desarrollar su actividad relacionada con el mercado petrolífero en España. Las vicisitudes posteriores a esa fecha podrán tener trascendencia en otros ámbitos, relativos a eventuales responsabilidades por ruptura de negociaciones pero que quedan extramuros de este litigio, como de forma reiterada se expuso por este Juzgador a las partes. Únicamente, y por lo que aquí interesa, no se comparte la calificación de socio que entiende SARMET que ostenta, ya que no hay documento alguno que de soporte a tal afirmación, incluso los términos de su comunicación realizada en fecha 4 de octubre de 2004 (documento número 25 y 25 bis de la demanda) ponen de relieve que lo existente eran unas negociaciones para implantar ese plan de negocios a través de alguna forma de asociación (sin precisar su forma jurídica); plan de negocios que se aporta como documento número 7 de la contestación, que tampoco consta firmado o suscrito por LUKOIL ni que éste le haya dado de forma de expresa y por escrito su aprobación, reiterando que las partes deberán, en el proceso declarativo y ante el órgano correspondiente, dilucidar sus diferencias y eventuales responsabilidades por ese injustificado comportamiento que se achacan recíprocamente respecto de esas negociaciones, que es cierto que se mantuvieron Quinto: El tercero de los requisitos- la falta autorización- es el que provoca las discrepancias entre las partes, siendo el demandado quien debe probar tal autorización. Debemos dejar sentado que si bien es cierta la vigencia de la regla «incumbit probatio qui dicit non qui negat», la misma no tiene un valor absoluto y axiomático, matizando la moderna doctrina el alcance del principio del «onus probandi» que el artículo 217.2 y 3 de la LEC sanciona, en el sentido de que si bien incumbe al actor la prueba de los hechos normalmente constitutivos de su pretensión, y al demandado, en general, la de

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los impeditivos o extintivos que debe ponderarse en el caso concreto atendiendo a la facilidad y disponibilidad de las fuentes de prueba, de forma que cuando un hecho es de muy difícil demostración para una parte y en cambio muy sencilla para la otra, es ésta la que debe probarlo. Y señala al efecto el Tribunal Supremo que el demandado habrá de probar también aquellos hechos que por su naturaleza especial o carácter negativo, no podrían ser demostrados por la parte adversa sin grandes dificultades, línea jurisprudencial consagrada legislativamente en la LEC en el art 217.6. Y que está en sintonía con la jurisprudencia del TJCE mantenida en orden a la carga de la prueba del consentimiento en materia de agotamiento marcario( art 13 RMC y 7 de la Directiva 89/104/CEE), ya que se ha concluido que le corresponde a quien afirma la existencia del consentimiento (sentencia del TJCE de 20 noviembre de 2001, asuntos” Zino Dadivoff y Levi Strauss” y de 8 de abril de 2003, caso “Van Doren”), así como con el criterio mantenido por la OAMI, cuyas pautas y directrices, aunque propiamente no son jurisprudencia, constituyen criterios especialmente válidos a la hora de interpretar el Reglamento 40/1994 Es, pues, el agente o representante a quien le corresponde probar que está autorizado por el titular de la marca para la solicitud y registro de ésta a su nombre; en el caso presente, SARMET, ya que LUKOIL afirma de forma rotunda que aquella ha llevado una actuación usurpadora al registrar la marca sin su autorización, a sus espaldas y sin su conocimiento. Autorización que debe ser clara, precisa y no ofrecer dudas al implicar renuncia de derecho, y no solo para registrar la marca ajena, sino para que la registre el agente o representante a su propio nombre y no a favor del titular de la marca. Y ello si tomamos como pauta interpretativa la jurisprudencia recaída acerca de otros preceptos del Reglamento en los que se establece la necesidad de autorización del titular de la marca como límite a sus derechos, y en concreto, en materia de agotamiento, habiendo manifestado el TJCE que el consentimiento del titular de la marca exigido, además de expreso, puede ser tácito, pero que dado que implica una renuncia a un derecho, debe manifestarse éste último de una manera que refleje con certeza la voluntad de renuncia del titular marcario a tal derecho; aclarando en relación al silencio del titular de la marca que no equivale a un consentimiento tácito (sentencia del TJCE de 20 noviembre de 2001, asuntos” Zino Dadivoff y Levi Strauss”), recordando en esta sentencia el Tribunal de Justicia que debe realizarse una interpretación uniforme del concepto de consentimiento. En definitiva, se deduce de ello que la claridad y certeza de la autorización es una exigencia derivada del Reglamento Sexto: De la prueba practicada, valorada en su conjunto, puesta en relación con las alegaciones de las partes, no podemos entender como probado que SARMET actuase con autorización de LUKOIL. Así, lo primero que llama la atención es que una decisión de tal calibre, ya que implica que una sociedad permita que otro inscriba a su nombre el signo distintivo con el que se sirve en el mercado para diferenciar sus productos y servicios, con el valor patrimonial que supone, no se realice por escrito. Aunque no es un requisito ad solemnitatem o indispensable, la forma escrita parece especialmente recomendable, como lo pone de relieve la doctrina y el funcionamiento de las relaciones comerciales; realidad social con arreglo a la cuál debe valorarse el litigio planteado. Pero además, no existe claridad en la demandada a la hora de determinar los términos de esa autorización verbal que dice existente, ya que en la contestación a la demanda, tras indicar que la presentación del plan de negocios elaborado por SARMET se efectúa el 22 de enero 2003 en Moscú,

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interviniendo por LUKOIL el vicepresidente señor Tarasov, tras una primera reunión con uno de los vicepresidentes de Lukoil ( Sr. Sharifov), señala que se celebró una reunión en Chipre en febrero de 2004 a instancia del coordinador del proyecto de desarrollo de Lukoil (Alexandre Nerush ) a la que asistió el director ejecutivo de la compañía rusa (Boris Parsoutin) y que dicha reunión se dio luz verde al plan de negocios, y se ordenó de inmediato a SARMET que se pusiera a desarrollar el plan de negocios, en especial a preservar su entorno jurídico (folios 4 y 8).En cambio, en el interrogatorio practicado al legal representante de SARMET éste reconoce que carece de cualquier autorización escrita, y que obtuvieron autorización para registrar la marca del señor Tarasov y del señor Nerush, manifestado el primero, de forma verbal, que todo lo que fuera bueno para Lukoil y el plan de negocios que lo realizara. Sin embargo, es cierto, y así lo manifiesta el legal representante de SARMET, que el plan de negocios presentado el día 22 enero 2003 (acompañado como doc num 7 y 8 de la contestación) no mencionaba para nada la necesidad de registrar las marcas, que no olvidemos, se solicita su registro el 24 de febrero de 2003 (documento 16 de la demanda). En parecidos términos se pronuncia el otro administrador de SARMET -José María Porta- que concreta que la iniciativa de solicitar el registro de la marca comunitaria objeto litigio parte de ellos, es decir, de SARMET, ya que al comentar la falta de protección de la marca y denominación social ( de palabra, ya que en el plan no constan estos extremos, ni que había posibilidad de confusión con otras marcas o denominaciones, según manifiesta) al Sr. Tarasov, les dijo que todo lo que fuera conveniente que lo hicieran. Una cuestión de esta trascendencia como la que nos ocupa no solo no consta en el referido Plan sino que tampoco se deja constancia en la acta que de dicha reunión se levanta (aportada como documento 10 y 10 bis de la demanda) y se expone tal autorización (no adverada) en unos términos difusos y vagos, que no son compatibles con la propia entidad de la autorización que nos ocupa, que, como dijimos, debe ser clara, precisa y no ofrecer dudas. Añadir que no se advera que LUKOIL tuviera conocimiento de tal solicitud por parte de SARMET, que no sería bastante, ya que no debe confundirse conocimiento con consentimiento, sino que los actos posteriores a dicha solicitud (presentada el 24 de febrero de 2003) confirman lo expuesto por la actora. Así el primer lugar, no hay constancia probatoria fehaciente de que se comunicase por parte de SARMET que había solicitado la marca comunitaria en febrero de 2003, como la lógica de las relaciones comerciales y la buena fe que debe presidirlas exige. Al margen de unas conversaciones telefónicas cuyo contenido no queda adverado, lo cierto es que se afirma que se envió un fax al Sr. Nerush comunicando tal solicitud, pero tal fax no es aportado a la causa, ni tampoco nada relativo a la entrega de todo el registro de la marca al citado señor en una reunión en Atenas, según manifestación del señor Porta; extremos sobre los que la contestación tampoco es clarificadora, ya que al folio 11 reconoce que " en este momento está parte no puede determinar el momento el que comunicó a los actores su decisión de proceder al registro de dicha marca …" Y en segundo lugar, porque ante la petición de aclaración formulada el 30 agosto 2004 por el departamento de patentes de Lukoil al manifestar dicha empresa que tenia conocimiento de la marca registrada ( doc núm. 20 y 20 bis de la demanda) en el que se pedía que facilitaran copia del contrato u otras instrucciones recibidas por Lukoil para que registrase la marca, se contesta ( doc núm. 21 y 21 bis) por SARMET que “no precisó de ninguna autorización más que la del órgano administrativo de la misma empresa " y ante la reiteración de nuevas aclaraciones ( doc núm. 22 y 22 bis) se vuelve a decir que “SARMET ON PLUS considera de suma importancia la protección legal de sus intereses. Por lo tanto, cuando

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la empresa está a punto de comenzar un proyecto encargaría a su departamento legal la protección de los aspectos legales respecto del mismo y seguiría el consejo que le proporcionaren sus abogados. Son precisamente los mismos precepto los que motivaron el registrado de la referida marca. El consejo de administración de la empresa tiene la libertad de adoptar cualquier decisión relacionada con un determinado proyecto y no hay nada que puede evitar que la empresa ejecute tal decisión. Por otra parte, ya que la iniciativa de la empresa de registrar y proteger dicha marca bajo las leyes de la Comunidad Europea no un requiere autorización alguna por parte de Lukoil, dicha registro se puede efectuar sin restricción ". Implica ello un reconocimiento expreso de que se actuó sin ningún tipo de autorización, y que no se consideraba ésta necesaria. Y si bien es cierto que la mercantil demandada ha podido obtener formalmente la titularidad registral de la marca LUKOIL OIL COMPANY, ello es por el sistema adoptado en el Reglamento por el que, de oficio la OAMI no controla las prohibiciones relativas sino solo las absolutas, y por tanto, la existencia de anteriores derechos marcarios a favor de LUKOIL. Pero ello no implica que esa adquisición sea inatacable, ya que precisamente, si el solicitante reúne la condición subjetiva de agente o representante, como aquí ocurre, la falta de autorización conlleva que el titular de la marca pueda pedir, no sólo que se anule la marca (art 52.1b) sino la cesión de ese registro (Art. 18) Todo esto no ve contradicho por el hecho de que no se haya podido practicar el interrogatorio de la mercantil actora en la persona del vicepresidente Sr. Tarasov, ya que la aplicación de artículos 304-admisión tácita de los hechos por incomparecenciaúnicamente tiene lugar en caso de incomparecencia injustificada, siendo facultad del juzgador su aplicación, como pone de relieve el término " podrá " empleado en el precepto, sin que en este caso se entienda procedente, a la vista del conjunto de pruebas antes desglosadas, así como por el dato de que el solicitado vicepresidente de la mercantil no pudo comparecer por causa justificada al no concedérsele el visado, según acredita con la documentación aportada en la sesión del juicio realizado el día 16 de junio, sin que sea éste el cauce para dilucidar si tal denegación fue o no acertada. A lo que hay que unir el dato de que no existió oposición de la mercantil actora a que se practicase el interrogatorio en otro legal representante, incluso el primer día del juicio se propuso como tal a otro vicepresidente que compareció como testigo, y que no corresponde a la parte demandada elegir quien debe representar a la persona jurídica contraria; y ello sin perjuicio de que si alguna pregunta se refiere a hechos en que no hubiera intervenido el representante de la persona jurídica, deba responder según sus conocimientos, identificando a la persona que, en nombre de la parte, hubiera intervenido en aquellos hechos, en cuyo caso podrá ser citada dicha persona para ser interrogada como diligencia final al amparo del artículo 309 en relación con artículo el art 435 de la ley procesal civil española. Sin olvidar, además, que en todo caso estaríamos ante una prueba más, la de interrogatorio, a valorar junto con las demás pruebas (316 LEC) y, como se ha expuesto anteriormente, de la valoración conjunta de la abundante prueba aportada, queda desdicha la tesis expuesta por la demandada Sexto: Por último, el cuarto de los presupuestos es que no haya causa que justifique la actuación del agente o representante, correspondiendo a este último la carga de la prueba, por las razones antes señaladas. A pesar de que aparece como presupuesto distinto a la falta de autorización, se confunde o solapa en gran medida este requisito con el anterior, ya que estará justificada su actuación si la solicitud ante la OAMI se presentó en base a algún tipo de acuerdo, pacto o consentimiento del titular de la marca,

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como así lo entiende la OAMI en sus Directrices. En la propia contestación se entremezcla esta justificación con la existencia de autorización, por lo que al no acreditarse esta última ( por lo dicho ut supra), debemos concluir que tampoco está adverado que la actuación de SARMET estuviese justificada. Únicamente adicionar que los motivos aducidos relativos a que la marca de la actora no estaba suficientemente protegida en el territorio de la Unión Europea no sólo no está justificado, ya que no basta decir que están caducados sus derechos derivados de las marcas internacionales de las que es titular, entre ellas, en varios países de la Unión, sino que además, en todo caso, ello no legitimaría que el agente o representante, por su cuenta, sin dar aviso ni solicitar permiso alguno al titular de la marca, procediese a registrar a su nombre la marca, reiterando aquí que no se puede considerar probado que esta medida- la solicitud de la marca por SARMET a su nombre - esté dentro del marco del proyecto conjunto en el que ambas compañías estaban trabajando, ya que en el plan de negocios aportado no consta esta actuación, ni se acredita en ningún momento que se comunicase la misma con carácter previo a la parte actora, tratándose como se trata de una cuestión de especial trascendencia Quedan, pues, acreditados todos los requisitos que el Art. 18 de Reglamento impone, por lo que debe ser estimada la acción reivindicatoria instada y, en consecuencia, que se ceda a favor de LUKOIL el registro de la marca comunitaria número 003052099 LUKOIL OIL COMPANY Séptimo: Finalmente queda por analizar la indemnización de daños y perjuicios interesados por la actora. En el suplico de su demanda solicita “que se condene a SARMET ON PLUS SL a satisfacer los daños y perjuicios causados por la solicitud y posterior registro de la marca comunitaria 003052099, siendo los daños y perjuicios calculados sobre la facturación de SARMET ON PLUS SL y de la divulgación que se ha hecho de la marca, así en base a la pérdida por parte de mi mandante de la oportunidad de negocio consistente en operar normalmente en el mercado español en base a sus signos distintivos, según informe pericial que se aportará con posterioridad a la demanda en base al artículo 337 de la de 1/2000” añadiendo “Subsidiariamente a lo anterior: que se condene a SARMET ON PLUS SL a indemnizar a mi mandante, sin necesidad de prueba y como responsabilidad objetiva en el 1% de la cifra de negocios realizada por las demandadas, de acuerdo con el artículo 43.5 de la Ley de marcas, aplicable al caso " Conviene precisar respecto de esta pretensión los siguientes particulares: i) que solo aquéllas consecuencias inseparablemente unidas a la pretensión reivindicatoria, por aplicación del derecho nacional al que se remite el artículo 97 del Reglamento, son las que pueden ser conocidas por este órgano jurisdiccional (auto de 18 de marzo de 2005. Quedan, pues, al margen cualesquiera consecuencias que pudieran tener las partes relativas al cumplimiento o no de los pactos, negocios, precontratos, o cualesquiera otras formas jurídicas que pudiesen existir relativos al plan de negocios presentado por SARMET para la implantación de LUKOIL en España, a debatir por las partes ante el juzgado competente, y ii) la indemnización se debe fijar, en su caso, con arreglo a las bases y concepto expuestos en la demanda (art 219 LEC), sin que sea válido después introducir nuevos parámetros en el acto del juicio, ya que ello esta prohibido por el art 412,ni aportar nuevos documentos en apoyo de tales parámetros, ya que de lo contrario se provocaría indefensión a la contraparte, proscrita por el art 24CE ni diferir la liquidación a ejecución, ya que ello solo es factible cuando dicha determinación consista en una simple operación aritmética ( art 219LEC), y no como aquí pretendía la dirección letrada de la actora en su informe final, ya que eran las propias bases las que

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se buscaban determinar en ejecución, olvidando que anunció un dictamen pericial para su determinación que después no aporta en su momento procesal En el caso presente, los términos del suplico deben completarse con lo expuesto al folio 33 de la demanda en el que se indica que los daños causados residen, esencialmente, en haber sido privada la actora de obtener los beneficios generados por el uso de su marca por parte de la demandada, y ver impedida su normal actividad en el mercado español, a determinar según un informe pericial que se anuncia pero no se aporta, lo cual ya es bastante para desechar, por lo dicho, la petición indemnizatoria interesada de forma principal. Pero, además, ninguno de estos dos extremos quedan acreditados, teniendo presente que es doctrina pacífica y constante de la jurisprudencia española la que determina que para una declaración de una responsabilidad extracontractual plasmada en el artículo 1902 del Código Civil, es preciso que concurran los siguientes requisitos: a) Una acción u omisión culposa o negligente, b) La producción de un daño efectivo y evaluable pecuniariamente, y c) Un nexo causal entre dicho acto humano y el resultado dañino, correspondiendo al actor reclamante la prueba, sin que en la materia que nos ocupa opere la inversión de la carga de la prueba de la culpa, admitida para otros supuestos ( accidente de circulación u otras actividades de riesgo) No se aporta prueba alguna que acredite que la demandada haya hecho uso de la marca comunitaria objeto del presente litigio en el mercado, ni empleado para publicitarse, ya que los documentos 32 y 33 consistentes en unas noticias que aparece en la página www.labolsa.com únicamente hacer referencia a los contactos existentes entre ambas empresas, pero no que la demandada sea la titular de la marca LUKOIL OIL COMPANY y se aproveche de ello con merma de las funciones de la marca (indicadora de la procedencia empresarial, indicadora de la calidad, condensadora del eventual goodwill o reputación y publicitaria). Y evidentemente esos contactos y negociaciones entre ambas empresas existían y es un hecho incontrovertido, como ya se dijo, sin que tampoco sea del todo creíble que una noticia que apareció en junio de 2003 en la prensa económica pasase desapercibida para la actora, con interés en implantarse o introducirse en España (doc. Núm.1 a 3 de la contestación) y sea ahora, con motivo de este juicio, cuando es conocida. Tampoco queda acreditado que la demandante haya intentado operar en el mercado español en base a sus signos distintivos, y que la actuación de la demandada le haya privado de ello, cerrándole el mercado y privándole por ello de obtener unas ganancias que deban ser resarcidas, ya que si hubiese tenido tal interés hubiese aportado prueba alguna de ello (proyectos, negociaciones, tratos preliminares con otros operadores o consultoras, estudios de mercado….) y nada aporta; es más, nada impedía que hubiese iniciado las actuaciones propias para operar en el mercado español, y para el caso de que la demandada hubiese realizado, al amparo de la marca comunitaria inscrita indebidamente a su nombre, un acto de obstaculización, entonces sí que estaría totalmente justificada la indemnización interesada. Si ello unimos que la propia testigo que comparece, empleada de Lukoil y encargada del servicio jurídico de patentes( Sra Besperstova) en el acto del juicio expone que la empresa ha optado por iniciar sus negocios en UE en Finlandia, y que el único problema que tuvieron al intentar registrar la marca en dicho país lo solventaron con la presentación de documentos (parece que la acreditación de haber presentado la presente demanda ante este Juzgado) y que registraron su marca en Finlandia, y actúan sin mas problemas, sin que el vicepresidente de LUKOIL –Sr. Sarifov- aporte dato alguno sobre esos alegados (y no probados) eventuales intereses de iniciar actividades en España, hasta el punto de manifestar que SARMET no ha querido obligar a Lukoil a celebrar negocios, debemos

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concluir que no sea probado daño alguno, sin que el legal representante de Lukoil haya podido aportar datos al respecto al no comparecer, debiendo asumir la parte las consecuencias de su actuación. A este respecto no basta la mera probabilidad incierta de pérdida, ya que éstas deben estar justificadas y fundadas como es doctrina jurisprudencial consolidada, resumida en la sentencia de 5 de noviembre de 1998, citada por la reciente de 28 de octubre de 2004 en estos términos: «El lucro cesante tiene una significación económica; trata de obtener la reparación de la pérdida de ganancias dejadas de percibir, concepto distinto del de los daños materiales (así, sentencia de 10 de mayo de 1993), cuya indemnización por ambos conceptos debe cubrir todo el quebranto patrimonial sufrido por el perjudicado (así, sentencia de 21 de octubre de 1987 y 28 de septiembre de 1994. El lucro cesante, como el daño emergente, debe ser probado; la dificultad que presenta el primero es que sólo cabe incluir en este concepto los beneficios ciertos, concretos y acreditados que el perjudicado debía haber percibido y no ha sido así; no incluye los hipotéticos beneficios o imaginarios sueños de fortuna. Por ello, esta Sala ha destacado la prudencia rigorista (así, sentencia de 30 de junio de 1993) o incluso el criterio restrictivo (así, sentencia de 30 de noviembre de 1993) para apreciar el lucro cesante; pero lo verdaderamente cierto, más que rigor o criterio restrictivo, es que se ha de probar, como en todo caso debe probarse el hecho con cuya base se reclama una indemnización; se ha de probar el nexo causal entre el acto ilícito y el beneficio dejado de percibir –lucro cesante– y la realidad de éste, no con mayor rigor o criterio restrictivo que cualquier hecho que constituye la base de una pretensión (así, sentencias de 8 de julio de 1996 y 21 de octubre de 1996. En este caso no se ha acreditado suficientemente ni el daño emergente (disminución efectiva del patrimonio) ni el lucro cesante ( ganancias dejadas de obtener). Por ultimo, no consideramos que sea aplicable el apartado 5º del artículo 43 de la Ley de Marcas española (aplicable por la remisión que efectúa el artículo 14 y 97 del reglamento) según el según " el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados" Y ello porque este precepto aparece como fórmula de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios cuyos presupuestos vienen establecidos en el artículo 42 y que aquí no concurran, dado que se está refiriendo a actos de violación de marca, distintos al supuesto de reivindicación de la marca del agente, a lo que hay que añadir el propio tenor literal del precepto invocado, que habla del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Es decir, presupone que el infractor haya hecho uso de la marca ajena y aquí tal uso no se ha producido. Por tal circunstancia tampoco entendemos de aplicación la jurisprudencia invocada, que se refiere a supuestos en los que el agente, o en general, el infractor había hecho uso de la marca ajena. Uso en el mercado que aquí no se ha producido, teniendo presente que, como dice la sentencia del TS de 3 de marzo de 2004, si bien “es cierto que en algunas Sentencias de esta Sala, entre ellas la citada en el escrito de recurso y las más recientes de 10 de octubre de 2001 y 3 de febrero de 2004, se ha admitido la aplicación de la doctrina «in re ipsa», pero ello no implica que quepa establecerla con carácter general (Sentencia 29 septiembre 2003), sino que ha de atenderse a las circunstancias del caso, como por lo demás es consustancial a dicha doctrina” asumiendo la doctrina de la Sentencia de 9 de diciembre de 1996, que se reproduce literalmente en la de 23 de septiembre de 2003 conforme a la cual la producción o existencia de los daños o perjuicios ha de probarlos en el proceso el titular registral de la marca afectada para que pueda ser declarada la procedente indemnización de los mismos, pudiendo solamente

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dejarse para la fase de ejecución de sentencia la determinación o concreción de su cuantía. Y en la misma línea se manifiestan, entre otras, las Sentencias de 20 de julio de 2000 y 3 de febrero y 29 de septiembre de 2003. Y que es válida con la matización que la nueva Ley de Marcas efectúa en el art 42.1 y 2, supuestos que aquí no son aplicables Octavo: Dado que la estimación de la demanda es parcial, cada parte abonara las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC Visto los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación. FALLO Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por COMPAÑÍA PETROLIFERA LUKOIL contra SARMET ON PLUS SL debo declarar y declaro la titularidad de la COMPAÑÍA PETROLIFERA LUKOIL sobre la marca comunitaria 003052099 “ LUKOIL OLI COMPANY” registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior a nombre de SARMET ON PLUS SL y ,en consecuencia, se acuerda el cambio de titularidad de la marca a favor de la actora, absolviendo a la demandada de la pretensión indemnizatoria interesada contra la misma Firme esta resolución, líbrese mandamiento a la OAMI para que proceda a registrar la nueva titularidad de la marca comunitaria 003052099 “ LUKOIL OLI COMPANY” Cada parte abonara las costas procesales causadas a su instancia y las comunes por mitad Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación. Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. E/.

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