Janett Fuentealba Rollat Juez Árbitro Nic Chile Juicio arbitral “bonnefete.cl” Pablo Abarca Tapia vs. Chocolates del Mundo Ltda. Causa Rol No. 2308

SENTENCIA DEFINITIVA ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO BONNEFETE.CL

Santiago, 29 de Enero de 2015.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Que conforme consta en el expediente, don Pablo Abarca Tapia es el titular del nombre de dominio bonnefete.cl. Que dentro del plazo establecido por el artículo 11 inciso tercero de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, en adelante “el Reglamento”, Chocolates del Mundo Ltda., haciendo uso de las facultades que le confiere el artículo 18 del Reglamento de Nic Chile, solicita la revocación de dicha inscripción. Que conforme a los artículos 2 inciso segundo, 6º, 18º y siguientes de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, las normas contenidas en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL, y demás disposiciones aplicables, es que con fecha 10 de Diciembre de 2014 se ha designado por Oficio No. 201412101641-2308 a la suscrita como Juez Árbitro para la resolución del presente conflicto, aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible. Que se deja constancia en autos, que se dio estricto cumplimiento a las etapas de Aceptación de conflicto, de Solicitud de inhabilidad del Árbitro, y de Consignación de honorarios arbitrales, finalizando esta última etapa con fecha 06 de Enero de 2015, dando inicio en misma fecha a la etapa de Demanda. Que con fecha 09 de Enero de 2015, don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado, en representación de Chocolates del Mundo Ltda. , como revocante y demandante, interpone demanda arbitral solicitando le sea asignado a su mandante el nombre de dominio disputado bonnefete.cl. En síntesis, expone: a. Que Chocolates del Mundo Ltda., es una empresa de chocolatería que nace el año 2006 y cuyo dueño, don Jorge Mckay, se encuentra ligado al mundo de los alimentos por tradición de su familia, los productos McKay. Actualmente cuentan con el 40% del mercado de la chocolatería fina, coronándose como el principal actor de esa industria. b. Que desde el año 2007 ha registrado su marca comercial LA FÊTE en diversas clases, siendo ésta su housemark. c. Que el nombre de dominio bonnefete.cl contiene de modo principal la marca “FETE” de su representada, no siendo distintivo anteponer “BONNE”, dado que la frase “LA FÊTE” significa “fiesta” en idioma francés, siendo entonces “BONNEFÊTE” el significado de “buena fiesta” en nuestro idioma. Más aún, la actividad de la contraparte se enmarca Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. Fono: (+56) 22688 8179– (+56 9) 7 859 6257

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en clase 43, entre otros, servicios de alimentación y servicios de comidas preparadas, con lo cual existe coincidencia de rubros. Ello se ve refrendado con un pantallazo de la página web que se alojaba con fecha 28 de agosto de 2014, la cual si bien ha sido retirada al día de hoy, evidencia dicha circunstancia. Que la contraparte no tiene marcas registradas o alguna razón social que pueda justificar detentar un interés preferente, con lo cual es improcedente mantener el nombre de dominio en su actual titular, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial, y a la fama y prestigio de Chocolates del Mundo S.A. Que como criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio señala en primer término la función identificatoria de los nombres de dominio, de la cual se desprende la distintividad sobrevenida de éstos, descrita como la función que impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Por ello, este caso debe evaluarse más allá del principio “first come, first served”. Que la marca en este caso tiene una aptitud o capacidad distintiva respecto a los servicios de los competidores, siendo a su vez indicadora de procedencia empresarial del producto e indicadora de calidad. Que el uso en el mercado del nombre de dominio bonnefete.cl por un tercero provocará confusión debido a la identidad del signo registrado como marca y como nombre de dominio, como también existe identidad entre los servicios prestados. Así la demanda de revocación no busca limitar al titular de poder iniciar su actividad económica, sino que éste no utilice para ello una marca registrada ni se aproveche de la fama y notoriedad de ésta. Que con respecto al artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, ha sido la jurisprudencia dictada con la antigua reglamentación quien se ha encargado de desentrañar lo que se entiende por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos. Así, estaríamos en presencia de ellos cuando mediante una inscripción se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido - sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo - , por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputado, siempre que su titular carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes. Que respecto a la dilución de la imagen comercial o marcaria, de circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas de su mandante y que no corresponda a ella, se empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a dichos signos, lo cual es injusto y contrario a derecho pues se afectaría el derecho de propiedad sobre ellos. Todo lo anterior, se traduce en un atentado a la identidad comercial. Que por lo expuesto, solicita tener por presentada la demanda, y en definitiva resolver que el nombre de dominio bonnefete.cl sea asignado a su representada, con expresa condena en costas a la parte demandada. Como documentos acompañados a su presentación, con citación y no impugnados por la contraparte, figuran los siguientes: 1. Listado de marcas que incluyen concepto LA FÊTE del revocante. 2. Impresión de página de INAPI, de marca “LA FÊTE”, registro No, 799.590, clase 43. 3. Copia de correo electrónico donde consta pantallazo de página web bonnefete.cl con fecha Agosto de 2014. 4. Impresión de revista Capital, donde consta historia de la empresa. 5. Impresión de la página de su representada.

Que el actual titular del nombre de dominio, don Pablo Abarca Tapia, no contestó la demanda dentro de plazo, por lo que con fecha 27 de Enero de 2015, este Tribunal resolvió tener por contestada la demanda en rebeldía del demandado.

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Janett Fuentealba Rollat Juez Árbitro Nic Chile Que por último, con fecha 29 de Enero de 2015, este Tribunal declara cerrado el debate, y citó a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el conflicto de autos dice relación con la revocación temprana del nombre de dominio bonnefete.cl, la cual ha sido intentada por la revocante, Chocolates del Mundo S.A., en contra de su actual titular, don Pablo Abarca Tapia. Que entonces, este Tribunal deberá ponderar sus argumentos y pruebas, todo ello conforme a la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, la Política de Resolución de Controversias por Nombre de Dominio .CL, y demás normas legales aplicables al conflicto, teniendo presente en último término criterios de justicia y equidad. Ambas partes, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 inciso segundo, 6 letra b, 18, 19, 20 y 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, han accedido voluntariamente a someterse al presente Juicio Arbitral. SEGUNDO: Que según rola en autos, el demandante y revocante de autos ha acompañado al proceso suficiente prueba documental, ya individualizada. Dicha prueba no ha sido impugnada, con lo cual este Tribunal tendrá presente su valor probatorio conforme a la normativa vigente. TERCERO: Que como revocante y demandante del nombre de dominio bonnefete.cl comparece Chocolates del Mundo Ltda. , quien para acreditar su interés preferente respecto al nombre de dominio, señala ser una empresa de chocolatería constituida en 2006, contando actualmente con el 40% del mercado de chocolatería fina en el país. Que ha registrado su familia de marcas en torno a la expresión “LA FÊTE”, la cual se contiene íntegramente en el nombre de dominio bonnefete.cl. Que la traducción de “bonnefete” del francés al español sería “buena fiesta”, con lo cual la introducción de la palabra “BONNE” al nombre de dominio no dotaría a éste de distintividad alguna. Que a mayor abundamiento, el demandado se dedica al rubro alimenticio, con lo cual existe coincidencia de éste. Que la contraparte no tiene marca registrada o razón social alguna que pudiese justificar un interés preferente. Que por lo expuesto, estima vulnerados sus derechos adquiridos sobre marca comercial. CUARTO: Que el titular del nombre de dominio bonnefete.cl, y demandado de autos, es don Pablo Abarca Tapia, quien no ha acompañado en tiempo y forma antecedentes válidos para acreditar sus pretensiones e interés respecto al nombre de dominio de autos. Que dicha situación se ve reflejada en lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL, el cual indica que dicha inactividad, silencio o no comparecencia no podrá ser tenida como allanamiento, falta de interés, renuncia o admisión de los hechos alegadas por la contraria, ni tampoco servirá de justificación para la negativa a resolver el conflicto por este Tribunal Arbitral. QUINTO: Que así las cosas, el demandante estima vulnerados sus derechos sobre la denominación LA FÊTE, la cual es parte esencial tanto de la familia de marcas comerciales por las cuales es conocido el demandante, como del nombre de dominio bonnefete.cl. Que es el revocante quien ha demostrado ser el legítimo usuario en Chile de la expresión “LA FETE”, debido a las marcas ya antedichas. Que si bien la marca pese a ser conocida, no goza de caracteres de fama y notoriedad tales que permitan que su protección se extienda más allá de la clase para la cual fue inscrita, cabe mencionar que según la prueba que consta en el No. 4 de su presentación, esto es, copia de pantallazo, la cual no fue controvertida, se puede apreciar que el demandado efectivamente se dedica a servicios de decoración, eventos y banquetería, existiendo relación entonces con las clases para la cual fue registrada la denominación “LA FÊTE”, por lo cual no será necesario entonces la consideración de famosa o reconocida de la marca para impetrar protección, Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. Fono: (+56) 22688 8179– (+56 9) 7 859 6257

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Janett Fuentealba Rollat Juez Árbitro Nic Chile bastando con la observancia de las reglas generales. Entonces, el revocante ha demostrado tener derechos válidamente adquiridos sobre su marca comercial, los cuales se encuentran efectivamente bajo tutela Constitucional y Legal, con lo cual se configura el interés preferente requerido por el artículo 19 del Reglamento de Nic Chile, para basar sus pretensiones. SEXTO: Que el titular del nombre de dominio, don Pablo Abarca Tapia, no ha comparecido ante este Tribunal, ni tampoco ha acompañado al proceso elemento alguno que permita tener en consideración sus pretensiones o defensa respecto a la titularidad del nombre de dominio bonnefete.cl a su favor. Que si bien la marca “LA FÊTE” no goza de caracteres de fama y notoriedad tales que permitan extender su protección, sí es posible desprender que es uno de los actores reconocidos dentro del mercado de producción de chocolates en el país, con lo cual el titular y demandado debió al menos realizar un análisis o búsqueda en el mercado, antes de solicitar la inscripción de un nombre de dominio como el de autos, que contiene íntegramente la marca comercial del demandante. Que dicha actitud entonces se encuadra en lo sancionado por el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, dado que se han infringido con la inscripción, derechos válidamente adquiridos por terceros. SÉPTIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, no es posible advertir de los antecedentes de la causa que, pese a esta falta al momento de inscribir el nombre de dominio, se haya constituido una vulneración o un riesgo cierto de confusión o error más allá que la mera suposición o temor del demandante. Consecuentemente, tampoco es posible para este sentenciador establecer que el titular haya de mala fe con su inscripción de nombre de dominio. OCTAVO: Que este Tribunal resolviendo la solicitud de condena en costas efectuada por el demandante y en concordancia con lo estimado precedentemente, estima que ante la ausencia de norma especial que resuelva en conflicto, cabe estimar aplicable lo dispuesto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, por lo que este Tribunal estima que la titular del nombre de dominio bonnefete.cl tuvo motivo plausible para litigar, con lo cual no hará lugar a la solicitud de condena en costas a la vencida. NOVENO: Que este sentenciador ha llegado a las conclusiones indicadas precedentemente, efectuando un análisis detallado de la prueba rendida y argumentos presentados, teniendo presente en todo momento no sólo lo dispuesto en la nueva Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, la Política de Resolución de Controversias por Nombre de Dominio .CL, y las demás normas legales aplicables al conflicto, sino que además se ha basado en criterios de justicia y equidad, los cuales deben estar presentes en la resolución de un Árbitro con las facultades de Arbitrador, teniendo en expresa consideración como normas supletorias, lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, lo dispuesto en los artículos 24.1, 24.2, 26.1, 26.2 y 26.3, de la Política de Resolución de Controversias por Nombre de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE: Que se revoca la asignación del nombre de dominio bonnefete.cl, otorgada a don Pablo Abarca Tapia, y por ende se asigna al revocante, Chocolates del Mundo Ltda. Huérfanos 1147 of. 746, Santiago, Chile. Fono: (+56) 22688 8179– (+56 9) 7 859 6257

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Janett Fuentealba Rollat Juez Árbitro Nic Chile Que no se condena en costas al titular y demandado, por tener motivo plausible para litigar.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía correo electrónico con firma electrónica, notificando a su vez del mismo modo al Centro de Resolución de Controversias .CL, para dar cumplimiento a lo resuelto y tener por cerrado el expediente electrónico.

Janett Fuentealba Rollat Abogado Juez Árbitro Nic Chile.

Janett Fuentealba Rollat

Firmado digitalmente por Janett Fuentealba Rollat Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=METROPOLITANA DE SANTIAGO , l=Santiago, o=Fuentealba Rollat Serv. leg. Ltda., ou=Legal Servicios, cn=Janett Fuentealba Rollat, [email protected] Fecha: 2015.01.28 22:13:26 -03'00'

Autorizan como testigos don Tomás Bravo Hepp, Rut 15.833.919-6 y doña Fernanda Piedra Fuentealba, Rut 16.066.761-6

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