TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 860-2001/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 9861224

SOLICITANTE

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TELECOM ITALIA S.p.A.

Prohibición de los símbolos de Estado en la legislación vigente - Registro de nombres geográficos como marca - Examen de registrabilidad Lima, cinco de julio de dos mil uno I. ANTECEDENTES Con fecha 28 de abril de 1998, Telecom Italia S.p.A. (Italia) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación TELECOM ITALIA S.p.A. con su escritura característica en color gris y la figura de cuatro líneas paralelas con ángulos en color rojo, conforme al modelo, para distinguir aparatos para grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes; aparatos telefónicos de interacción vocal provistos además con envío automático de llamadas; centrales telefónicas que proporcionan además envío automático de llamadas; tarjetas telefónicas magnéticas; ordenadores, hardware y software para ordenadores; aparatos hardware para acceso a Internet; máquinas automáticas tragamonedas y mecanismos para aparatos accionados por una moneda; calculadoras y equipo para procesamiento de datos y todos los demás productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

Mediante Resolución Nº 15435-1998-INDECOPI/OSD de fecha 31 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos denegó el registro del signo solicitado por considerarlo semejante gráfica y fonéticamente con la marca (debió decir nombre comercial) TELECOM, que distingue actividades económicas relacionadas con la comercialización de teléfonos celulares y sus accesorios de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, registrada a favor de Germán Alberto Garrido Pinto. Señaló que si bien el signo solicitado es de carácter mixto, el aspecto más relevante de éste lo constituye el término TELECOM debido a su ubicación y tamaño en el conjunto del signo y a que el elemento figurativo se limita a resaltar el elemento denominativo. Indicó que el signo solicitado comparte con el nombre comercial registrado la denominación TELECOM, lo cual hace que se escriban y pronuncien de forma similar, y que si bien el signo solicitado está compuesto además por otros elementos denominativos y figurativos, éstos no contribuyen a dotarlo de la distintividad requerida para diferenciarse del nombre comercial registrado, siendo el término TELECOM el único elemento constitutivo de dicho nombre comercial, además que consiste en una denominación de fantasía, por lo que de otorgarse el registro solicitado se debilitaría el poder distintivo del nombre comercial registrado. Señaló

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que las actividades económicas que distingue el nombre comercial y los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, se encuentran vinculados, lo que puede generar riesgo de confusión entre los signos en conflicto. Con fecha 22 de enero de 1999, Telecom Italia S.p.A. interpuso recurso de apelación manifestando que el signo solicitado cuenta con la aptitud distintiva suficiente al contener elementos figurativos, cromáticos, gráficos y fonéticos que le otorgan una identidad propia y que lo diferencian del nombre comercial registrado. Señaló que el nombre comercial coexiste con marcas como DEUTSCHE TELEKOM y NORTHERN TELEKOM sin producir riesgo de confusión, lo que determina que la denominación TELEKOM o TELECOM no sea reivindicable a favor de un solo titular. Manifestó que ha solicitado la cancelación del nombre comercial TELECOM, base de la denegatoria del signo solicitado. Mediante proveído de fecha 20 de febrero del 2001, la Secretaría Técnica de la Sala de Propiedad Intelectual solicitó a Telecom Italia S.p.A. que cumpla con precisar los productos específicos que pretende distinguir con el signo solicitado. Con fecha 26 de febrero del 2001, Telecom Italia S.p.A. precisó que los productos específicos a distinguir con el signo solicitado son todos aquellos consignados en la solicitud de registro, con excepción de la frase “y todos los demás productos de la clase”. Con fecha 7 de mayo del 2001, Telecom Italia S.p.A. presentó un escrito manifestando que el 10 de febrero del 2000, inició una acción de cancelación contra el certificado Nº 11390, correspondiente al nombre comercial TELECOM, base de la denegatoria del presente registro. Asimismo, adjuntó copia de la Resolución Nº 4388-2001/OSD-INDECOPI de fecha 25 de abril del 2001, a través de la cual la Oficina de Signos Distintivos canceló el citado nombre comercial, habiendo quedado consentida. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN Corresponde a la Sala de Propiedad Intelectual determinar si el signo solicitado se encuentra incurso dentro de alguna prohibición de registro. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a) Germán Alberto Garrido Pinto (Perú) fue titular del nombre comercial TELECOM que distinguía actividades relacionadas con la comercialización de teléfonos

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celulares y sus accesorios de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, registrado bajo certificado N° 11390. Mediante Resolución Nº 4388-2001/OSD-INDECOPI de fecha 25 de abril del 2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación por falta de uso contra dicha marca y canceló el citado registro. Dicha Resolución ha quedado consentida. b) En la clase 9 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas a favor de distintos titulares, diversas marcas que contienen las denominaciones ITALIA o TELECOM (o TELEKOM), tales como: LUMITALIA, MOLITALIA y figura; TELECOM ONE y logotipo, TEAM TELEKOM, SITRE TELECOM y figura, DEUTSCHE TELEKOM, BOUYGUES TELECOM, NT NORTHERN TELECOM y diseño y T GLOBALTELECOM y diseño. 2. Norma aplicable Las normas que a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión (28 de abril de 1998) regulaban el registro de las marcas en el Perú eran la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (en adelante, la Decisión 344) y el Decreto Legislativo 823. La Decisión 344 fue derogada por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), la misma que de acuerdo a lo establecido en su artículo 2741 entró en vigencia el 1° de diciembre del 2000. Esta variación de las normas que regulan el registro de marcas, que ha ocurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y el momento de resolver, plantea el problema del conflicto de las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos exigidos para el registro de marcas. El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, modificado por el Protocolo de Cochabamba, dispone, como norma general, que las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha de su aprobación (artículo 2°), y que son “directamente aplicables” en todos los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo - instituida en el mismo Tratado - a menos que las mismas señalen una fecha posterior (artículo 3°). Se entiende que una Decisión se mantiene vigente hasta que sea modificada o derogada por una Decisión posterior.

Por otro lado, el artículo 103 de la Constitución de 1993 establece que: “...Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al

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Artículo 274.- La presente Decisión entrará en vigencia el 1° de diciembre de 2000.

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reo...”. Sin embargo, no fija el límite que existe entre aplicación retroactiva y aplicación inmediata de las normas jurídicas. En propiedad industrial, ese límite lo fija la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486, que establece: “… Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.” De lo anterior se desprende que la presente solicitud de registro se tramitará de acuerdo a la Decisión 486, concordada en lo pertinente con el Decreto Legislativo 823 y siempre que no la contravenga, aunque la solicitud de registro fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344. 3. Artículo 139 inciso f) de la Decisión 486 De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 139 inciso f) de la Decisión 486, la solicitud de registro de marca se efectuará indicando expresamente los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. En virtud de ello, en aquellos casos en que la descripción de los productos o servicios a distinguir con la marca sea inexacta o ilimitada (por ejemplo, si incluye “y demás”, “y otros similares”, “y afines”) será necesario que la solicitante especifique los productos o servicios a distinguir con el signo solicitado. De ser el caso, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el tercer párrafo del artículo 1432 de la norma andina, en ningún caso la modificación de una solicitud de registro podrá implicar la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. En el caso concreto, se aprecia que Telecom Italia S.p.A. inicialmente pretendió distinguir con el signo solicitado, aparatos para grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes; aparatos telefónicos de interacción vocal provistos además con envío automático de llamadas; centrales telefónicas que proporcionan además envío automático de llamadas; tarjetas telefónicas magnéticas; ordenadores, hardware y software para ordenadores; aparatos hardware para acceso a Internet; máquinas automáticas tragamonedas y mecanismos para aparatos accionados por una moneda; calculadoras y equipo para procesamiento de datos y todos los demás productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial y, posteriormente, a solicitud de la Sala, cumplió con indicar específicamente los productos a distinguir: todos aquellos consignados en la solicitud de registro, con excepción de la frase “y todos los demás productos de la clase”

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Artículo 143.- “(…) En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud. (…)”

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En tal sentido, se entiende que los productos que se pretende distinguir con el signo solicitado son aparatos para grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes; aparatos telefónicos de interacción vocal provistos además con envío automático de llamadas; centrales telefónicas que proporcionan además envío automático de llamadas; tarjetas telefónicas magnéticas; ordenadores, hardware y software para ordenadores; aparatos hardware para acceso a Internet; máquinas automáticas tragamonedas y mecanismos para aparatos accionados por una moneda; calculadoras y equipo para procesamiento de datos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. 4. Prohibición de los símbolos de Estado en la legislación vigente El artículo 135 inciso m) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas, y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional. La Sala advierte que la Decisión 486 - a diferencia de la Decisión 344 (artículo 82 inciso j)3 y, más bien, de modo semejante al artículo 6ter del Convenio de París4 no prohibe el registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exige que los símbolos de Estado cuyo uso esté autorizado deban ser un elemento accesorio del distintivo principal, ya que conforme se observa, la prohibición admite como único supuesto de excepción para la utilización de estos signos que el solicitante cuente con la autorización del Estado u organismo competente. La Sala considera que dado que el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 incluye entre los signos protegidos como símbolos de los Estados a los nombres o denominaciones de los mismos, precisando que dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, cabe 3

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El artículo 82 inciso j) de la Decisión 344 concordado con el artículo 129 inciso j) del Decreto Legislativo 823 establecía que no podían registrarse como marca (de productos y servicios) los signos que reprodujeran o imitaran el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate. En todo caso, dichos signos solamente podían registrarse cuando constituyeran un elemento accesorio del distintivo principal. El artículo 6ter del Convenio de París establece que los Países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico. La Sala conviene en precisar que si bien en dicha norma no existe un impedimento para que el signo consista sólo en el emblema de un Estado, Fernández-Novoa (El Sistema Comunitario de Marcas, Madrid 1995, p.151) considera que a pesar de que el artículo 6ter guarda silencio en este punto, debe entenderse que el escudo, bandera o emblema cuyo uso ha sido autorizado, no puede ser el único elemento de la marca solicitada.

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precisar que dicha disposición no resulta aplicable, toda vez que significaría la transgresión de las normas comunitarias contenidas en la Decisión 486, ya que al contener esta última causales de prohibición de registro que son absolutas - entre las cuales no se encuentra comprendida la prohibición de registro de los nombres o denominaciones de los Estados, ni exigencia alguna respecto a su dimensión dentro del signo - las mismas no pueden ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusión de nuevas causales. En tal sentido, la Sala considera que, de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente, la utilización de la denominación de un Estado debe ser vista dentro del contexto correspondiente a las indicaciones geográficas y no dentro del marco correspondiente a la utilización de símbolos del Estado. 5. Registro de un nombre geográfico como marca 5.1 Limitaciones relativas a estos signos La Sala conviene en precisar que, en principio, sí es posible otorgar un derecho de exclusiva sobre un nombre geográfico. Las limitaciones al registro de los mismos se encuentran contenidas en el artículo 135 incisos e), i), j) k) y l) de la Decisión 486: i) Cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir… (entre otros)… la procedencia geográfica de los productos o los servicios para los cuales ha de usarse (inciso e). Se considerará que una indicación geográfica es descriptiva cuando la función que cumple es la de indicar la procedencia geográfica del producto o servicio. La Sala considera que dichas indicaciones deben quedar libres para que otros productores de la zona puedan utilizarlas libremente para indicar la procedencia geográfica de sus productos, ya que si se permitiera el registro de las mismas se concedería un derecho exclusivo sobre éstas a favor de un competidor singular, lo que constituiría una barrera de acceso al correspondiente sector del mercado, equivalente al otorgamiento de un monopolio sobre los correspondientes productos o servicios. Finalmente, la norma antes señalada sólo comprende a los signos que exclusivamente están compuestos por indicaciones descriptivas. En consecuencia, signos que contengan otros elementos distintivos sí pueden acceder al registro. ii) Cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público… (entre otros)… sobre la procedencia del producto o servicio de que se trate (inciso i). Para ello debe evaluarse si los consumidores perciben a la indicación geográfica como una referencia al origen geográfico de los productos en cuestión5 y éstos no provienen de dicha zona.

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El Régimen Internacional de Protección de las Indicaciones Geográficas, en: Seminario Nacional de la OMPI Sobre la Protección Legal de las Denominaciones de Origen, Doc. OMPI/AO/LIM/97/1 del 15.08.97, p. 16.

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iii) Cuando reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad (inciso j]. iv) Cuando contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas (inciso k). v) Cuando consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique (inciso l). En estos casos se evalúa si la zona geográfica es típica o usual para los correspondientes productos o servicios y si su uso puede inducir a confusión al público, llevándolo a tomar un producto por otro. Lo anterior determina que en tanto un nombre geográfico no se encuentre comprendido en alguna de las limitaciones establecidas por la ley, puede constituirse como marca. Así, por ejemplo existen registradas diversas marcas constituidas por nombres geográficos, tales como: FLORIDA6 para distinguir conservas de pescado, ALICANTE7 para distinguir café, té, cacao y otros, ANDES8 o BREMEN9 para distinguir cerveza, ALASKA10 para helados o CUZCO11 para distinguir chocolate, las cuales no constituyen denominaciones descriptivas de la procedencia geográfica ni inducen a engaño o confusión a los consumidores respecto de los productos a los cuales se aplican. En estos casos, la Sala conviene en precisar que siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros pueden sin consentimiento del titular de una marca constituida por un nombre geográfico, utilizar dicho nombre en tanto este uso sea realizado con propósitos de identificación o información y no sea capaz de inducir a error al público sobre la procedencia de los productos o servicios. En tal sentido, el uso de un nombre geográfico por parte de un fabricante o productor para indicar el lugar del cual proviene su producto, es un uso a título informativo o descriptivo del lugar y por tanto se encuentra permitido (primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 48612 y del artículo 170 del Decreto Legislativo 82313). 6

Certificados Nºs 4162, 16688, 8337, 3236, 26720. Certificado Nº 39267. 8 Certificado Nº 28519. 9 Certificado Nº 30054. 10 Certificados Nºs 12009, 25619. 11 Certificado Nº 15064. 12 Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (…..) 13 Artículo 170.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o 7

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5.2 Aplicación al caso concreto La Sala conviene en precisar que el término ITALIA, no obstante constituir el nombre de un país sí es susceptible, en principio, de ser registrado como parte del signo solicitado TELECOM ITALIA S.p.A y figura, al igual que diversas marcas ya registradas que incluyen dicho nombre dentro de su conformación, puesto que no consiste exclusivamente en una indicación que describa la procedencia geográfica de los productos que pretende distinguir, ni induce a engaño en cuanto a la procedencia geográfica de los productos que pretende distinguir; no reproduce, contiene ni imita una denominación de origen protegida; ni una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos a los que se pretende aplicar. 6. Examen de registrabilidad del signo solicitado La prohibición de registro de un signo por ser confundible con un signo anteriormente registrado sólo opera cuando el registro aún se encuentra vigente, lo que no sucede en el presente caso, en donde - conforme se aprecia del Informe de antecedentes - el nombre comercial base de la denegatoria del signo solicitado fue cancelado por no haber sido utilizado, por lo que la Sala determina que carece de objeto pronunciarse sobre la existencia de riesgo de confusión entre el signo solicitado y dicho nombre comercial. Realizado el examen de registrabilidad, la Sala determina que el signo cumple con ser perceptible, susceptible de representación gráfica y suficientemente distintivo. Por lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que el signo solicitado reúne los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y no se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 135 y 136 de la norma antes mencionada, por lo que procede acceder a su registro. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA REVOCAR la Resolución Nº 15435-1998 de fecha 31 de diciembre de 1998 y, en consecuencia, OTORGAR el registro de la marca de producto constituida por la denominación TELECOM ITALIA S.p.A. con su escritura característica en color gris y la figura de cuatro líneas paralelas con ángulos en color rojo, conforme al modelo, solicitado por Telecom Italia S.p.A. (Italia) para distinguir aparatos para grabación, transmisión o reproducción de sonido e imágenes; aparatos telefónicos de interacción vocal provistos además con envío automático de llamadas; centrales seudónimo, el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (….).

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telefónicas que proporcionan además envío automático de llamadas; tarjetas telefónicas magnéticas; ordenadores, hardware y software para ordenadores; aparatos hardware para acceso a Internet; máquinas automáticas tragamonedas y mecanismos para aparatos accionados por una moneda; calculadoras y equipo para procesamiento de datos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, por el plazo de diez años contado desde la fecha de la presente resolución y disponer su inscripción en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial. Con la intervención de los vocales: Luis Alonso García Muñoz-Nájar, Begoña Venero Aguirre, Carmen Padrón Freundt y Luis Abugattás Majluf.

LUIS ALONSO GARCÍA MUÑOZ-NÁJAR Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual /ma

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