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Acuerdo N° 200
En la ciudad de Rosario, a los
dos días del mes de julio de dos mil doce, se reunieron en acuerdo los señores miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, doctores
Ariel
Carlos
Ariza,
Ricardo
A.
Silvestri
y
María Mercedes Serra, para dictar sentencia en los autos caratulados
“ALIMENTOS
PROTEICOS
PROCESADOS
S.A.
s.
Concurso Preventivo sobre “NIDERA ARGENTINA S.A. contra RICEDAL S.A. (hoy ALIMENTOS PROTEICOS PROCESADOS S.A.) sobre
DAÑOS
Y
PERJUICIOS
(LEY
22.362)”
37/2011), venidos del Juzgado de Primera
(Expte.
N°
Instancia
de
Distrito en lo Civil y Comercial Nº 1 de Rosario, para resolver
los
recursos
de
nulidad
y
de
apelación
interpuestos contra el fallo número 8 de fecha 4 de febrero de 2008. Realizado
el
estudio
de
la
causa,
se
resolvió
plantear las siguientes cuestiones: Primera: ¿Es nula la sentencia recurrida? Segunda: En su caso, ¿es ella justa? Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? Correspondiendo
votar
en
primer
término
al
señor
vocal doctor Ariza, sobre la primera cuestión dijo:
no y
El
recurso
ha
sido
no
de
nulidad
mantenido
advirtiéndose
la
en
interpuesto esta
existencia
a
foja
295
instancia. Por ello, de
irregularidades
2
procedimentales
que
justifiquen
un
pronunciamiento
oficioso, corresponde su desestimación. Voto, pues, por la negativa. Sobre Silvestri,
la a
misma quien
cuestión le
el
señor
correspondió
vocal
votar
en
doctor segundo
lugar dijo: Que coincide con los fundamentos expuestos por el señor vocal doctor Ariza, y vota en el mismo sentido. Concedida
la
palabra
a
la
señora
vocal
doctora
Serra, a quien le correspondió votar en tercer término, y a esta cuestión dijo: Que habiendo tomado conocimiento de
los
autos
y
advertir
la
existencia
de
dos
votos
totalmente concordantes, invoca la aplicabilidad al caso de lo dispuesto por el art.26, ley 10.160, absteniéndose de emitir opinión. Sobre
la
segunda
cuestión
el
señor
vocal
doctor
Ariza dijo: 1.
Mediante sentencia Nº 8 de fecha 04.02.2008 (fs.
291/294), demanda
el
juez
interpuesta
Alimentos denomindada
Proteicos Ricedal
de por
primera
instancia
Nidera
Argentina
Procesados S.A.),
S.A.
tendente
al
rechazó S.A.
la
contra
(previamente cese
en
el
alegado uso no autorizado de marcas (ley 22.362) y de variedades vegetales (ley 20.247) de su titularidad más las respectivas indemnizaciones de daños y perjuicios
3
y/o
resarcimientos
de
frutos
civiles,
e
impuso
las
costas a la vencida (el juicio de conocimiento había sido promovido inicialmente, en fecha 19.03.1999, ante la justicia federal y posteriormente, por apertura del concurso
preventivo
de
la
demandada
según
resolución
judicial de fecha 02.07.2002, el proceso quedó sometido al fuero de atracción optándose por su continuación ante el juez del concurso). En resumidas cuentas, el A-quo estimó que no existieron las infracciones imputadas sino que la facturación y percepción, por parte de la actora, de regalías y servicios de biotecnología respecto de 3.331 bolsas de semillas de soja permitía pensar que en realidad existió una autorización tácita en favor de la demandada para la comercialización de las mismas, pese a la falta de una formalización de la licencia por escrito y más allá de la diferencia entre la cantidad de bolsas sobre las cuales se abonaron regalías y el potencial reproductivo
que
podrían
haber
tenido
las
simientes
originales oportunamente adquiridas a la actora para su multiplicación y posterior comercialización, diferencia que juzgó irrelevante a los fines de esta litis en la que estaba en discusión el uso no autorizado de una marca registrada. Concluyó que la demandada no incurrió en
esa
referidos
figura pagos
en en
razón
de
considerar
que
concepto
de
regalías
servicios
y
los
4
biotecnológicos llevaban a presumir la existencia de una autorización.
Con
referencia
al
informe
pericial
del
ingeniero agrónomo designado en autos, señaló que si bien
el
mismo
respondió
a
los
puntos
periciales
propuestos, su dictamen no influía sobre la cuestión debatida en autos ni probaba nada en tal sentido; y respecto de la prueba pericial contable advirtió, en relación a lo denunciado por el perito acerca de una actitud
evasiva
colaboración
de
con
explicaciones
la
el
demandada
examen,
suficientes
que
la
sobre
en
materia
demandada
la
falta
de
brindó de
los
elementos requeridos al momento de la pericia y que el auxiliar de justicia no extremó los medios necesarios para
obtenerlos
y
así
poder
elaborar
su
dictamen,
juzgando no inaplicables al caso los apercibimientos del artículo 196 del Código Procesal, aparte de señalar que los
términos
del
informe
nada
probaban
contra
la
demandada. Contra recurso
dicho
de
Radicada
la
integración
decisorio
apelación causa del
la
(fs.295,
en
esta
Tribunal,
la
parte
actora
concedido Sala
y
a
interpuso fs.296).
consentida
recurrente
la
presentó
su
memorial a fojas 320/325. Luego de un relato de los antecedentes de la causa desde su perspectiva, donde manifiesta
que
la
demandada
había
adquirido
para
5
reproducción
y
posterior
comercialización
sólo
cuatro
variedades de sus semillas, mientras que hacía ofertas respecto
de
seis
autorización
para
adquiridas
por
variedades, la
venta
como
de
determinada
las
cantidad
asimismo cuatro
que
la
variedades
resultó
excedida
conforme surgiría de la pericial agronómica, aparte de que
no
se
efectivamente
probó
la
vendida
cantidad por
la
de
semilla
demandada,
espuria
expresó
sus
agravios propiamente dichos, los que pueden resumirse de la siguiente manera: a) Expresa que el fallo ha omitido pronunciarse
acerca
de
una
de
las
dos
pretensiones
oportunamente deducidas, en violación al principio de congruencia. Remarca que el A-quo aseveró que la litis versaba
exclusivamente
sobre
el
uso
de
una
marca
registrada sin autorización del propietario, soslayando que en la demanda también se había reclamado por el cese en el uso de la semilla de una variedad vegetal de propiedad
privativa
indebido.
Sostiene
más que
el ha
resarcimiento existido
tanto
por un
su
uso
ilícito
marcario (art.31 ley 22.362) como una violación a la propiedad de cultivares protegidos (ley 20.247), y que la sentencia debe revisarse considerando la totalidad del objeto demandado. b) Cuestiona el alcance otorgado en
la
sentencia
a
la
autorización
para
multiplicar
semilla, el cual, afirma, no es ajustado a derecho. En
6
tal sentido indica que la autorización para producir semilla de su propiedad no implicó un permiso sin límite sino
que
la
licencia
se
ciñó
a
las
variedades
y
cantidades autorizadas. Agrega que tal principio surge de
los
formularios
demandada
en
la
contractuales,
medida
en
que
conocidos
ésta
por
admitió
la
haberlos
tenido en borradores en el marco de las negociaciones habidas
entre
las
partes.
Destaca
que
toda
licencia comprende productos determinados y cantidades determinadas. Señala que hay dos interrogantes que sólo se explican mediante la violación de la ley: cómo la demandada
ofrecía
a
la
venta
semillas
de
variedades
protegidas que nunca había adquirido y qué ocurrió con la semilla remanente de su producción. Remarca que quien produce lo que no está dentro de la licencia o supera las cantidades autorizadas comete un ilícito, puesto que carece
por
completo
excedentes,
de
autorización
traicionando
asimismo
respecto
la
de
los
confianza
del
obtentor licenciante. c) Sostiene que la conclusión del sentenciante
en
el
sentido
de
que
no
se
produjo
la
infracción prevista en el artículo 31 de la ley 22.362 constituye una afirmación dogmática puesto que del mismo texto de la ley se desprende que la simple oferta (el poner a la venta) constituye el ilícito. Afirma que la demandada
ofertó
semilla
bajo
la
marca
“Nidera”,
7
registrada a nombre de la accionante, sin autorización suficiente, e insiste en que no resulta necesaria la prueba de las ventas pues la violación se configura con la sola oferta. d) Respecto de la violación de la ley de semillas, cantidad
expone de
infracción
que,
semilla a
autorización
la
del
partiendo
no
de
autorizada,
sola
que la
producción
obtentor.
Cita
a
la
existe
ley
una
considera
de
éstas
ley
24.376,
sin de
aprobación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Agrega que la ilicitud de la
conducta
de
la
demandada
surge
a
contrario
del
artículo 41 del decreto 2.183/91 reglamentario de la ley de semillas 20.247, en cuanto allí se detallan los actos que requieren la autorización del propietario de una variedad
protegida,
entre
los
cuales
figuran
la
producción o reproducción de semilla, acondicionamiento con
fines
de
propagación
y
oferta.
e)
Cuestiona
la
valoración de la prueba efectuada por el A-quo y las respectivas
conclusiones.
Expresa
que
el
sentenciante
erró al interpretar las consecuencias de los hechos que tuvo
por
probados
ya
que,
afirma,
los
conflictos
en
estas materias se rigen por principios diferentes a los habituales en ilícitos civiles. En tal sentido entiende que el sentenciante anterior exigió una prueba acabada de las ventas no autorizadas, omitiendo tener en cuenta
8
que la sola posesión de semilla en infracción configura por sí mima un ilícito resarcible puesto que la ley exige la autorización del propietario de la variedad para la producción y oferta de la misma. Aduce que en materia de propiedad industrial la carga de la prueba de las infracciones se invierte porque en tales ilícitos el ocultamiento
es
la
constante.
Menciona
que
la
sola
tenencia de productos en infracción obliga a quien los detenta a acreditar el origen y el destino lícito de los mismos, en cuyo defecto se establece una presunción de mala fe con la consiguiente responsabilidad legal de quien detente los productos. Resume que no es el titular de los derechos quien tiene que demostrar las ventas sino
que
es
quien
posee
el
producto
el
que
debe
acreditar el origen lícito y el destino del mismo, y agrega
que
probatoria
tal es
principio universal
de
inversión
en
materia
de de
la
carga
propiedad
intelectual; que en el caso de marcas tal principio se desprende del artículo 39 in fine de la ley 22.362 y que en
materia
de
variedades
vegetales
surge
de
la
resolución N° 35/96 del Instituto Nacional de Semillas. Resume que era la demandada quien debía acreditar el origen de las variedades y cantidades por encima de la supuesta autorización. Cita jurisprudencia. En torno al resultado infructuoso de la prueba pericial contable,
9
expresa
que
las
ventas
de
semilla
no
autorizada
posiblemente constaran en la documentación comercial de la
demandada
y,
en
tal
sentido,
entiende
que
la
obstrucción a la producción de dicha prueba configura un indicio
a
favor
de
la
postura
sostenida
por
la
accionante. Indica que en supuestos de ocultamiento de la actividad la jurisprudencia se ha inclinado por la procedencia de la condena por resarcimiento de daños aun cuando las cantidades no surgieran de manera palmaria. f) Expresa que, como consecuencia lógica de la crítica a la
conclusión
ilícito,
se
del
deduce
resarcimiento,
el
A-quo la
sobre
relativa
cual
la a
desdobla
inexistencia
del
procedencia
del
la en
dos
aspectos:
a raíz del ilícito marcario (art.31 ley 22.362), debe considerarse
el
resarcimiento
conforme
a
las
pautas
jurisprudenciales que cita; y en relación a la violación a la ley de variedades vegetales protegidas (ley 20.247 y art.41 del decreto 2.183/91), corresponde también el resarcimiento conforme lo resuelto pacíficamente por la jurisprudencia en la materia. Postula, en definitiva, la revocación
del
fallo
de
primera
instancia
y
el
acogimiento integral de la demanda con imposición de costas a la demandada. Contestados los agravios (fs.327/329), habiéndose corrido vista a la sindicatura y habiendo dictaminado la
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Fiscalía de Cámaras (fs.335) y consentido el llamamiento de autos (fs.340), quedaron los presentes en condiciones de dictar resolución. 2.
El relato de los antecedentes de la causa ha
sido adecuadamente desarrollado por el sentenciante de primera instancia (fs.291/292 vta.), por lo cual a dicha relación de hechos, que no ha sido objeto de reproche alguno, corresponde remitir en esta instancia. Ingresando apelatorios,
en
se
el
examen
adelanta
que
el
de
los
recurso
agravios habrá
de
prosperar parcialmente. 2.1.
Se
debe
desechar,
ante
todo,
el
agravio
relativo al vicio de incongruencia endilgado al fallo por
defecto
de
pronunciamiento
pretensión fundada en la
acerca
de
la
Ley de Semillas y Creaciones
Fitogenéticas (ley 20.247). Ello así porque una atenta lectura
de
sentenciante
la
sentencia
fundió
en
impugnada un
solo
revela
que
el
razonamiento
el
fundamento del rechazo de ambas pretensiones esgrimidas, al considerar en primer término que la percepción por parte
de
regalías
la
actora
de
y
servicios
ciertos
pagos
biotecnológicos
en
concepto
implicaba
de la
existencia de una licencia en favor de la demandada para la comercialización de sus semillas y, más adelante, que esos mismos pagos también permitían descartar la falta
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de autorización para el uso de su marca. En definitiva, el veredicto ha tenido en consideración la totalidad del objeto demandado. Por lo demás, el magistrado no aseveró que la litis versara “exclusivamente” sobre el uso de una marca registrada sin autorización del propietario, sino que simplemente señaló este aspecto de la materia debatida para contrastarlo con la irrelevancia que le asignó
a
pagadas
eventuales
y
potencial
las
que
diferencias pudieran
reproductivo
de
entre
haber las
las
regalías
correspondido
semillas
al
fundadoras
adquiridas en orden a demostrar, sin más, la infracción invocada en sustento de la demanda. 2.2.
En lo atinente al aspecto del fallo relativo
al rechazo de la pretensión de cese de uso indebido de marca registrada e indemnización de daños y perjuicios, se advierte que el memorial recursivo de la apelante no releva eficazmente la carga que impone el artículo 365 del Código Procesal, ya que la interesada no formula críticas concretas sino que se limita a postular meras discrepancias con el resultado del juicio, sin poner de resalto los errores de hecho o de derecho que a su entender contendría el pronunciamiento en crisis de modo autosuficiente
y
con
la
necesaria
apoyatura
en
las
constancias de la causa. En
efecto,
la
apelante
se
limita
a
sostener
12
dogmáticamente
que
en
el
caso
se
ha
configurado
un
ilícito marcario de los previstos en el artículo 31 de la ley 22.362, argumentando que de la norma citada se desprende que la simple oferta o puesta a la venta (de productos
o
servicios
con
marca
perteneciente
a
un
tercero sin su autorización) constituye el ilícito sin que resulte necesaria la prueba de la venta efectiva, y afirmando que la demandada ofertó semilla bajo la marca “Nidera” en
sin
qué
autorización
elementos
de
suficiente.
juicio
sustenta
Pero no indica tal
conclusión
contraria a la expuesta por el sentenciante anterior ni pone en tela de juicio el razonamiento del magistrado que lo llevó a inferir la existencia de una licencia tácita para el uso de su marca, implícita en la licencia para
la
reproducción
de
simientes
de
variedades
vegetales de su propiedad. Cabe acotar que la doctrina ha detectado un supuesto de licencia tácita para el uso de
una
materia
marca
registrada
prima
e
impone
cuando
su
medidas
titular de
provee
calidad
a
de la
producción del usuario de la marca (v. CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas. Contratación marcaria, Ed. B de F, 2011, p.225). A
todo
evento,
se
advierte
que
a
tenor
de
lo
afirmado por la actora al demandar (fs.79) y al alegar (fs.285), la referida oferta adjudicada a la accionada,
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en
supuesta
infracción
Designaciones,
a
surgiría
la
de
Ley
un
de
Marcas
aviso
y
clasificado
publicado en el diario “El Informe” de Venado Tuerto, de fecha
23.10.1998,
donde
se
promocionan
semillas
de
distintas variedades de soja fiscalizada, entre ellas seis variedades -denominadas “A 4100 RG”, “A 5435 RG”, “A 5634 RG”, “A 6001 RG”, “A 6401 RG” y “A 6445 RG”sobre las cuales Nidera Argentina S.A. ostenta derechos de obtentor (según informe del Instituto Nacional de Semillas
de
fs.174/178).
Pero
en
realidad,
en
dicha
publicación puede observarse claramente (v. anexo IV del escrito de demanda) que la marca “N Nidera” -registrada a
nombre
de
Nacional
de
153/172-
fue
la la
actora
según
Propiedad
utilizada
informe
Industrial
únicamente
del
Instituto
obrante
para
a
fojas
identificar
a
ciertos fertilizantes allí ofrecidos (productos en torno a los cuales no ha mediado controversia en estos autos), mas
no
con
relación
a
las
seis
variedades
de
semillas de soja ofrecidas a la venta, las cuales no fueron
identificadas
en
el
referido
aviso
con
marca
comercial alguna. A mayor exposición, la documentación fundante de la demanda aportada por la actora, conformada entre otros elementos
por
la
escritura
de
constatación
notarial
practicada por el escribano Jorge David Contreras en
14
fecha 27.11.1998 en el establecimiento de la demandada a instancias de la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales -ARPOV, asociación civil que defiende
los
derechos
de
los
obtentores
asociados-,
junto con los pedazos de rótulos de bolsas de semilla que
dijo
haber
encontrado
dentro
y
fuera
del
predio
inspeccionado y que seguidamente entregó al escribano el ingeniero agrónomo Codesal -quien actuaba como delegado técnico de ARPOV-, adjuntados al acta notarial (v. anexo VII del escrito de demanda), así como las fotografías de bolsas
de
semillas
de
soja
tomadas
durante
otra
constatación notarial practicada en fecha 20.11.1998 por el escribano Tomás López Sauque (anexo V), no muestran en modo alguno la utilización de palabras, emblemas, estampados,
sellos,
imágenes
o,
en
los
términos
del
artículo 1 de la ley 22.362, cualquier otro signo con capacidad distintiva registrado a nombre de la actora. En resumen, el sustrato fáctico del ilícito marcario invocado por la apelante, esto es, la oferta o puesta a la
venta
de
productos
caracterizados
con
la
marca
perteneciente a la actora, carece en autos del debido respaldo probatorio. Corresponde, pues, confirmar este aspecto del fallo de primera instancia. 2.3. Sí merece ser revisada, al menos parcialmente, la sentencia de grado en lo tocante a las pretensiones
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fundadas en la violación a los derechos de obtentor de variedades vegetales. Está
fuera
de
discusión
Argentina
S.A.,
en
su
vinculó
con
la
en
actividad
operadora
Ricedal
autos
que
Nidera
fitomejoradora, S.A.
se
(actualmente
denominada Alimentos Proteicos Procesados S.A.) a raíz de la adquisición, por parte de esta última, de 243 bolsas de semilla fundadora de cuatro variedades de soja (A 5435, A 5634, A 6001, A 6401) de titularidad de la actora
conforme
al
artículo
24
de
la
Ley
de
Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, para su multiplicación por reproducción durante el año 1997 y posterior comercialización en 1998, bajo un régimen de licencia. Ello resulta coincidente con las facturas de venta
de
semilla
fundadora
y
remitos
obrantes
en
la
documentación acompañada como “anexo I” de la demanda, fechados entre noviembre de 1997 y enero de 1998. La operatoria es descripta en la demanda -sin objeciones en el responde- de la siguiente manera: “El titular de las variedades (obtentor), que conforme al registro expedido por
el
Instituto
Nacional
de
Semillas
cuenta
con
un
derecho registral sobre la variedad, se constituye en licenciante
y
permite
a
un
semillero
autorizado
(operador) la producción y comercialización de semilla permitiéndole
adoptar
la
figura
de
licenciatario.
La
16
licencia implica la siguiente operatoria: el obtentor vende semilla de alta pureza y alto costo al operador quien la siembra con el fin de multiplicarla, luego el operador cosecha el grano de soja. Mediante un proceso de limpieza transforma el grano obtenido en semilla apta para la siembra por parte de agricultores (usuarios). Una
vez
obtenida
la
semilla
apta
para
la
siembra, el licenciatario la vende a los agricultores. La multiplicación y venta de semilla comercial (apta para
la
siembra),
constituye
la
'explotación'
de
la
variedad por la cual el operador paga una regalía al obtentor. En la operatoria descripta ambas partes se benefician. El titular de propiedad intelectual mediante la venta de insumo básico y percepción de regalías y el licenciatario
mediante
el
volumen
de
venta
de
un
producto que incluye alta tecnología y una marca que es el nombre del licenciante que goza de penetración en el mercado y que es reconocido por los agricultores. En síntesis el licenciatario adquiere un producto de alta calidad y un segmento de mercado. Como es usual en los contratos
de
licencia,
el
licenciante
se
reserva
la
facultad de auditar el cumplimiento de las condiciones bajo
las
vta.).
cuales
También
confiere
fue
la
aceptado
autorización” por
ambas
(fs.77
partes
en
y
los
escritos constitutivos del pleito (fs.78 vta./79 y 106
17
vta./107)
que
las
243
bolsas
adquiridas
tenían
un
potencial reproductivo de 5.764 bolsas. De acuerdo con el relato concordante de las partes, en el desarrollo de esa relación, la demandada denunció ante la autoridad de aplicación (Instituto Nacional de Semillas) siembra
la
ubicación
con
fines
de
de
los
lotes
reproducción
destinados de
la
a
la
semilla
adquirida y, por otro lado, le solicitó a la actora la provisión de insumos para el acondicionamiento de la semilla. Ello habría ocurrido durante febrero y julio de 1998 según documentación anexada a la demanda, de donde se desprende que Ricedal S.A. habría declarado cultivos y solicitado insumos para acondicionamiento de semillas por
un
total
variedades
5435
de
3.331
(1.426
bolsas,
bolsas),
comprendiendo
5634
(1.120
las
bolsas),
6001 (400 bolsas) y 6401 (385 bolsas; v. anexo II). Si bien en el responde la demandada pretendió desconocer toda la documentación adjuntada a la demanda, la cual no fue sometida a reconocimiento judicial, lo cierto es que el material recién mencionado resulta concordante con el relato brindado por la accionada y con la facturación comercial que la misma aportó. En efecto, también ha quedado consentido y fuera de debate que la demandada pagó y la actora percibió diversos importes dinerarios en concepto, entre otros, de regalías e incorporación de
18
biotecnología respecto de 3.331 bolsas de semillas de soja transgénica de primera multiplicación ($ 16.788,24 en total), según surge de tres facturas comerciales de noviembre de 1998 y el correspondiente recibo de agosto de
1999,
acompañados
por
la
demandada
a
fojas
98
y
101/103, reconocidos por la actora en la audiencia de foja 229 vta. A su vez, si bien en la demanda la actora negó haberle
conferido
a
la
demandada
licencia
expresa,
mediante la suscripción del respectivo contrato, para explotar la propiedad intelectual sobre sus variedades vegetales, lo cierto es que conforme a la documentación adjuntada por la propia actora a su escrito inicial, ocurrió que entre julio y agosto de 1998, luego de que Ricedal S.A. le remitiera muestras de las variedades producidas y contando con el informe aprobatorio de un laboratorio
de
control
de
calidad
que
dictaminó
una
tolerancia al “Roundup” del 100% de dichas muestras, Nidera
S.A.
autorizó
a
la
demandada
para
embolsar
e
identificar partidas de las variedades A-5435, A-5634, A-6001 y A-6401 (v. anexo III del escrito de demanda, fs. 32 y 40). Tales considerarse
son sin
los
hechos
que
controversia.
a
esta
altura
pueden
En
esta
instancia,
la
actora apelante no controvierte la conclusión del A-quo
19
acerca
de
la
existencia
de
una
licencia
sino
el
alcance otorgado a la misma en la sentencia de primera instancia, remarcando que la licencia conferida se ciñó a que
las
variedades y cantidades autorizadas, afirmando
en
autos
quedó
acreditado
que
la
demandada,
en
infracción a su derecho de obtentor, ofrecía a la venta y almacenaba semillas de variedades no autorizadas como asimismo
que
variedades
produjo
licenciadas
para pero
la
venta
por
semillas
cantidad
mayor
de
a
la
permitida, con mención de la prueba pericial agronómica y de los indicios contra la demandada a raíz de su falta de colaboración con la prueba pericial contable. Pues bien, asiste razón a la apelante en cuanto al criterio interpretativo respecto de la extensión de la licencia concedida para la comercialización de semillas de
cultivares
protegidos,
la
cual
debe
entenderse
restringida, cualitativamente, a las variedades A-5435, A-5634, A-6001 y A-6401 sobre las cuales medió expresa autorización para embolsar y, cuantitativamente, a las 3.331 bolsas previamente declaradas por la demandada y sobre
las
cuales
luego
se
facturaron
y
pagaron
regalías (1.426, 1.120, 400 y 385 bolsas respectivamente de
cada
variedad).
Ello
en
virtud
del
principio
de
interpretación estricta que rige en materia de licencias sobre
derechos
intelectuales
e
industriales,
como
20
consecuencia del carácter exclusivo de los derechos de explotación reconocidos a su titular (arg. art.27, ley 20.247 y art.41 decr. 2.183/91; v. tb. CORREA, Carlos M.,
Observancia
de
la
propiedad
variedades
vegetales
en
ZAMUDIO,
Teodora,
Protección
innovaciones,
Ad-Hoc,
intelectual
Argentina,
2001,
L.L.
las
1995-D-1070;
jurídica
p.70/113;
de
de
de
las
la
misma
autora, Protección jurídica de la propiedad industrial en
el
sector
HERRERO,
agrícola,
Andrés,
La
J.A.
ley
de
1996-II-636; semillas.
SÁNCHEZ
Gobernar
es
sembrar, L.L. 2009-E-939; VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., La
duplicación
infracción?, Propiedad
de
semillas
L.L.
2001-E-873;
industrial
revista
'Derechos
Astrea,
2001;
¿es
sobre
Fed.
delito
WITTHAUS,
plantas
intelectuales'
Cám.
un
Bahía
o
Mónica,
transgénicas, N°
9,
una
en
p.131/158,
Blanca,
Sala
II,
05.09.2006, “ProduSem y José Buck S.A. c. Oregui Hnos. S.A.C.I.I. y A.”, Abeledo-Perrot N° 35010084). Sentado producción,
lo
anterior,
almancenamiento
en
cuanto
y/o
venta
a de
la
alegada
semillas
no
licenciadas, cabe puntualizar ante todo que el juez de grado no tuvo en consideración los pedazos de rótulos de bolsas de semilla que el delegado técnico de ARPOV dijo haber
hallado
durante
la
en
el
establecimiento
comprobación
notarial
de
la
practicada
demandada por
el
21
escribano Jorge David Contreras en fecha 27.11.1998 a instancias
de
dicha
asociación
que
nuclea
a
los
obtentores, adjuntados a la escritura respectiva, ni las fotografías de bolsas de semillas de soja y facturas de venta
tomadas
durante
otra
constatación
notarial
practicada en fecha 20.11.1998 por el escribano Tomás López Sauque -sin que de las mismas surja dónde fueron obtenidas
y
cuya
respectiva
acta
notarial
de
comprobación no ha sido puesta a disposición de esta Alzada-, como así tampoco los resultados del análisis de laboratorio de control varietal realizado privadamente sobre las muestras allí obtenidas. Es sabido que los jueces no están obligados a ponderar todas y cada una de las pruebas producidas sino sólo aquéllas que se estimen conducentes Fallos:
para
272:225,
la
resolución
278:271,
del
pleito
274:113,
(C.S.J.N.,
280:320,
entre
otros), y por ello la ausencia de crítica puntual y concreta
de
la
apelante
acerca
de
la
falta
de
ponderación de los elementos recién reseñados se traduce como su conformidad con la tácita conclusión del A-quo sobre la irrelevancia de tales elementos. A todo evento, existe en jurisprudencia el criterio que entiende que, por tratarse de un documento notarial unilateral -aunque lo refrende un escribano- extendido a requerimiento de la
parte
interesada
en
su
preconstitución
y
sin
22
contralor
de
la
otra
parte
que
no
ha
sido
sujeto
instrumental del acto, el acta de comprobación notarial de
hechos,
constituye
desde un
el
medio
punto de
de
prueba
vista de
procesal,
los
tantos
de
sólo que
pueden valerse las partes, asemejándose a una suerte de prueba testimonial extrajudicial y preconstituida, sin revestir
los
propiamente
caracteres
dicha
y
sin
de
la
gozar
prueba
de
las
testifical
prerrogativas
estatuidas en los artículos 993 a 995 del Código Civil, pudiendo ser enervada por prueba en contra (v. entre otros: CNCom, Sala B, 13.11.1989, L.L. 1991-A-211). Los argumentos de la apelante relativos a la ya mencionada
producción,
almancenamiento
y/o
venta
de
semillas no licenciadas giran en torno a la valoración efectuada por el A-quo respecto de la frustrada prueba pericial contable. En su dictamen, el perito contador Mario
Alberto
Porchietto
expuso
que
no
podía
emitir
juicio sobre los puntos de pericia propuestos en razón de
no
haber
podido
tomar
contacto
con
los
libros,
registros o documentación respaldatoria de la demandada (fs.266/269),
y
la
apelante
le
viene
imputando
esta
última falta de colaboración para la realización de la prueba pericial, acusándola por la falta de exhibición de su documentación contable y comercial a los fines periciales, sosteniendo que
las ventas de semilla no
23
autorizada
posiblemente
constaran
en
la
documentación
comercial no exhibida. Pues bien, debe remarcarse que el artículo
196
no
impone
obligatoriamente
al
juez
la
aplicación del apercibimiento contemplado, sino que lo faculta
a
cuenta
las
(ALVARADO
hacerlo,
en
cuya
circunstancias VELLOSO,
hipótesis
debe
particulares
Adolfo,
de
Estudio
tener cada
en
caso
jurisprudencial
Código Procesal Civil y Comercial Provincia de Santa Fe, Rubinzal-Culzoni,
1986,
T.II,
p.734;
CCCRos,
Sala
I,
30.12.1947, JTSF 26-685). En tal sentido se ha señalado que
los
magistrados,
aparte
de
prudentes,
deben
ser
extremosos en orden a verificar si realmente corresponde aplicar la doctrina del valor probatorio de la conducta en juicio de las partes, doctrina de la cual constituye una
aplicación
puntual
el
artículo
196
del
Código
Procesal y que no establece otra cosa que un indicio que debe ser ponderado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del Código Procesal (PEYRANO, Jorge W., Límites
de
conducta
la
doctrina
procesal
de
del
las
valor
partes,
probatorio La
Ley
de
la
1990-E-892;
PEYRANO, Jorge W., en Código Procesal Civil y Comercial de
la
Provincia
de
Santa
Fe.
Análisis
doctrinario
y
jurisprudencial, PEYRANO, Jorge W. -director-, VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A. -coordinador-, T.1, Juris, 1997, p. 558).
También
corresponde
poner
de
relieve,
por
su
24
analogía en el caso, que el artículo 173 pone sobre los litigantes la carga de exhibir los documentos relativos a
la
en
cuestión
su
caso,
que
se
encuentren
designar
el
en
protocolo
su o
poder
o,
archivo
en
que se encuentren. En el sub examine, al momento de constituirse el perito en el domicilio de la demandada a los
fines
Alimentos
del
examen
Proteicos
pericial,
Procesados
el
representante
S.A.
expresó
que
de no
estaba al tanto de la realización de la medida y agregó que
la
juzgado
documentación donde
requerida
tramitaba
el
se
encontraba
concurso
en
el
preventivo
de
aquélla (v. fs.264), cuya apertura había sido denunciada en autos varios meses antes de que el perito propusiera fecha y lugar para la compulsa frustrada (v. fs.261 y 263), no constando en autos que la demandada hubiese sido
notificada
anticipación.
de
Siendo
la
realización
ello
así,
cabe
del
acto
descartar
con la
existencia de una negativa injustificada de cooperación probatoria
por
parte
de
la
demandada
en
orden
al
peritaje contable, toda vez que ésta brindó suficientes y tempestivas explicaciones acerca de las razones por las cuales la documentación requerida ya no obraba en su poder e indicó dónde se encontraba, conducta que no luce obstruccionista y que por tanto impide construir sin más un indicio en su contra.
25
Ahora bien, no puede soslayarse que la accionada admitió como propio (a fs.108) el aviso publicitario del diario
“El
Informe”
de
Venado
Tuerto,
de
fecha
23.10.1998, adjuntado en copia con la demanda, donde se ofrecían
semillas
de
distintas
variedades
de
soja
fiscalizada, entre ellas dos variedades -denominadas “A 4100
RG”
y
Argentina informe
“A
S.A. del
6445
RG”-
ostenta
sobre
derechos
Instituto
las de
Nacional
cuales
Nidera
obtentor
(según
de
Semillas
de
fs.174/178) y respecto de las cuales la demandada, hasta donde consta en autos, no obtuvo licencia alguna. De manera que se configura una infracción al derecho del obtentor que debe cesar, no siendo atendible la excusa intentada por la demandada en el sentido de que las semillas
de
variedades
no
incluidas
en
la
licencia
obtenida eran ofrecidas como cosa ajena o futura con el compromiso caso
de
de
que
adquirirlas apareciera
de
algún
terceros
autorizados
comprador,
en
tanto
en el
artículo 41 del decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2.183/91 (reglamentario del art.27 de la ley 20.247, cuya validez constitucional no ha sido puesta en tela de juicio) somete a la previa autorización del propietario del cultivar a una serie de actos relacionados con la simiente oferta,
de la
la
variedad
publicidad
y
protegida, cualquier
entre
forma
de
ellos puesta
la a
26
disposición en el mercado. Con relación al derecho del obtentor
a
serle
-contrato
de
“nuestra
ley
requerida
licencia sigue
autorización
mediante-,
se
Convenio
UPOV
al
y
ha
concederla
señalado
(ley
que
24.376)
e
incluso otorga derechos más amplios que los referidos a la mera comercialización; así lo admite el art.5 punto 4 Convenio UPOV y lo introduce el art.27 ley 20.247, en el que se incorpora el concepto de 'entrega a cualquier título' de la semilla para sujetar a autorización la transferencia
de
tecnología.
Sin
embargo,
su
alcance
(exhaustion of rights) no es tan extenso como el de una patente industrial, y provoca que las distintas etapas de circulación del material que contiene su progenie, tengan relación directa con la autorización que debe solicitársele. través
y
Por
acompaña
comercialización
tanto, cada
por
su
paso
donde
la
derecho de
todo
simiente
se
extiende
el
proceso
de
su
a de
origen
genético vaya con claro límite (agotamiento del derecho) en
el
productor
final,
el
usuario,
el
adquirente
de
semillas para producir grano; este último escapa de las previsiones de la ley de semillas, para ingresar en el régimen legal de producción de granos” (GATTARI, Carlos M. y DURANTE, Martha O., El derecho de propiedad en las investigaciones
fitogenéticas
¿legislación
federal
o
legislación común?, J.A. 1992-I, p.930). Se hará lugar,
27
por
tanto,
a
la
pretensión
de
cese
de
la
oferta
pretendida. Por otro lado, en lo atinente a la acusación de que la demandada produjo semillas de variedades comprendidas en
la
licencia
permitidas
por
pero las
por
cantidades
cuales
se
pagaron
mayores
a
las
regalías
(en
infracción al inc. a del art.41 del decr. 2.183/91), se estima que el agravio respectivo también tiene asidero. En este punto la apelante hace referencia al informe pericial presentado por el ingeniero agrónomo Alfredo Ramón Martínez a fojas 201/205. Del mismo se desprende el rendimiento estadísticamente probable de la simiente original adquirida por la demandada (en bolsas de 40 kg). Calculó el experto que con la siembra de dicha semilla, a una densidad de siembra promedio de 80 kg. (dos bolsas) de semilla por hectárea, con un rendimiento bruto promedio para la región de Venado Tuerto durante los
ciclos
productivos
1997,
1998
y
1999
de
30,70
quintales por hectárea según datos estadísticos tomados del
I.N.T.A.,
material
de
descontando descarte
una
(granos
merma
del
partidos,
10%
como
dañados,
malezas, etc.) durante el proceso de clasificación y acondicionamiento, hectárea,
se
equivalentes
obtienen
27,63
quintales
a
bolsas
de
55,26
50
kg
por de
semilla fiscalizada por hectárea. Es decir, 5.526 bolsas
28
de 50 kg semilla fiscalizada por cada 200 bolsas de 40 kg de semilla fundadora. A su turno, la demandada, como ya se vio, admitió en su responde que las 243 bolsas adquiridas
tenían
un
potencial
reproductivo
de
5.764
bolsas. Adujo, no obstante, que por diversos defectos las semillas producidas no fueron totalmente aptas para su venta como tales y que sólo resultaron viables las 3.331
bolsas
declaradas
y
por
las
cuales
se
pagaron
regalías, agregando que la producción remanente no fue vendida
como
semilla
-en
su
condición
de
material
reproductivo- sino para consumo conforme lo permite el artículo 27 in fine de la ley 20.247 (fs.107 vta. y 108). Se limitó a acompañar, en instrumento privado, los resultados
de
los
análisis
de
aptitud
germinativa
efectuados en diciembre de 1998 sobre tres muestras de la variedad A-5435, los que determinaron que, en razón de daños mecánicos, humedad y afectación por chinche, las semillas tenían una viabilidad de alrededor del 70% (fs.95/97). Sin embargo, aparte de que dicho instrumento privado
no
fue
sometido
a
reconocimiento
alguno,
lo
cierto es que el referido análisis refiere a una sola de las cuatro variedades de semillas reproducidas y además la relación entre la cantidad de producción declarada y la estadísticamente probable no guarda debida proporción con el porcentaje de germinabilidad allí consignado y,
29
en cualquier caso, la demandada no se hizo cargo de acreditar, siquiera mínimamente, su afirmación referida a la venta para consumo de la producción supuestamente espuria. Como es sabido, el Código Procesal (art.142, inc. 2) impone al demandado la carga de negar los hechos constitutivos invocados en su favor por el actor en su escrito de demanda, so pena de que pueda generarse un reconocimiento tácito acerca de dicha base fáctica; la negativa oportuna y adecuada de los hechos invocados por el actor, llevada a cabo por el demandado, hace recaer el esfuerzo probatorio en cabeza de aquél; el demandado también
puede
constitutivos
reconocer
todos
o
alegados
por
el
parte
de
actor,
los
hechos
resultando
innecesaria la prueba sobre los hechos así reconocidos –salvo, público-;
claro pero
está,
en
cuando
materia
el
vinculada
demandado
aporta
al su
orden propia
versión de los hechos, asume el riesgo de que no se demuestren los extremos fácticos afirmados por él y que en lo esencial contradigan a la versión proporcionada por el actor (v. PEYRANO, Jorge W., La contestación de la demanda, en la hora actual, J.A. 2009-III-1343; DEVIS ECHANDIA,
Hernando,
Teoría
General
de
la
Prueba
Judicial, T.I, Víctor P. de Zavalía, 1970, p.484 y ss.; PALACIO,
Lino,
Derecho
Procesal
Civil,
T.IV,
Abeledo
Perrot, 1972, p.361 y ss.). Desde tales coordenadas,
30
cabe
tener
por
cierto
y
admitido
que
la
demandada
excedió el límite cuantitativo de la licencia otorgada por
la
actora
para
la
reproducción
de
semillas
de
variedades vegetales de su propiedad, en tanto no se esforzó por acreditar mínimamente la verosimilitud del hecho invocado como obstativo de la pretensión de su contraria. Así establecidas las violaciones a los derechos de obtentor de la actora, corresponde pasar ahora al examen del
daño
pretensión regalía
de
resarcible.
La
indemnizatoria mercado
demandante el
pago
correspondiente
postuló
del a
doble la
como de
la
semilla
en
infracción más $ 500.- por cada variedad detectada en infracción, aduciendo que ello es lo que se estila como cláusula
penal
en
los
contratos
de
licencia
estandarizados y que constituyen prácticas de mercado, agregando
que
la
demandada
debía
conocer
tales
condiciones de contratación en razón de su actividad y sus vínculos comerciales con la propia accionante. Pero lo cierto es que no se produjo prueba alguna sobre un eventual acuerdo de partes respecto de cláusula penal alguna, ni que la actora haya hecho oferta pública de licenciamiento
conforme
al
artículo
42
del
decreto
2.183/91 de modo que el accionar de la demandada suponga una aceptación tácita de las condiciones supuestamente
31
ofrecidas por aquélla, ni se han probado los usos del mercado, y ni siquiera se han acompañado formularios u otros elementos en orden a acreditar las condiciones generales
de
contratación
que
usualmente
propone
la
actora en su actividad. Por ello, y ante la ausencia de un
régimen
específico
en
la
ley
20.247,
resultan
de
aplicación las reglas generales de la responsabilidad civil, según las cuales el daño sufrido por la víctima es el límite del resarcimiento (cfr. SÁNCHEZ HERRERO, ob. cit.). Sobre el particular, si bien la actora adujo que
la
falta
de
control
sobre
la
calidad
de
la
producción clandestina podría afectar el prestigio del obtentor
y
de
su
variedad,
debidamente
probado
ausencia
otros
de
en
tal
autos.
elementos
de
extremo Por
no
ha
tanto,
juicio,
no
ante cabe
sido la sino
estimar los daños en la diferencia existente entre la suma pagada en concepto de regalías e incorporación de biotecnología y la que proporcionalmente hubiese tenido que
abonar
la
demandada
de
haber
declarado
el
total de las semillas producidas conforme al potencial reproductivo HERRERO,
ob.
admitido Cit.),
por según
ambas
partes
(cfr.
determinación
que
SÁNCHEZ deberá
practicarse en la instancia de origen por la vía que corresponda. Dicha suma devengará intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones
32
de descuento de documentos a treinta días (art.565, Cód. Com.),
desde
la
mora
y
hasta
la
presentación
de
la
demandada en concurso preventivo (art.19, L.C.Q.). Así voto. Sobre esta segunda cuestión, el señor vocal doctor Silvestri
dijo:
Que
coincide
con
lo
expuesto
por
el
señor vocal doctor Ariza, y vota de la misma manera. Sobre la misma cuestión, la señora vocal doctora Serra, dijo: Que se remite a lo expuesto en la primera cuestión, absteniéndose de emitir opinión. Sobre
la
tercera
cuestión
el
señor
vocal
doctor
Ariza dijo: En
atención
cuestiones
al
resultado
anteriores,
obtenido
desestimar
el
al
tratar
las
recurso
de
nulidad y acoger parcialmente el recurso de apelación, confirmando la sentencia apelada en cuanto al rechazo de la pretensión relativa al cese de uso indebido de una marca
registrada
revisándola
más
el
parcialmente
resarcimiento en
lo
respectivo,
concerniente
a
y
las
pretensiones fundadas en la violación a los derechos de obtentor
de
variedades
condenando
a
publicidad
de
la
vegetales
demandada
semillas
de
a
y,
en
tal
cesar
en
la
variedades
sentido, oferta
vegetales
y de
titularidad de la actora sin la respectiva licencia y a pagar a esta última, en concepto de indemnización por la
33
producción
en
exceso
de
los
volúmenes
de
semillas
licenciadas, la suma que resulte de la determinación a practicarse
en
correspondiente
la
instancia
y
con
de
arreglo
origen a
los
por
la
vía
lineamientos
establecidos en el presente, más los intereses fijados precedentemente. Las
costas
de
ambas
instancias
se
distribuirán
prudencialmente y de modo proporcional a los recíprocos vencimientos (art.252, C.P.C.C.), con criterio jurídico y no meramente aritmético (cfr. ALVARADO VELLOSO, ob. cit., T.II, p.942; PAGNACCO, Eduardo, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Análisis doctrinario
y
jurisprudencial,
Peyrano,
Jorge
W.,
director, Vázquez Ferreyra, Roberto, coordinador, T.1, Juris,
1997,
p.781/782).
Teniendo
en
cuenta
que
la
actora ha triunfado sólo parcialmente con relación a la pretensión
fundada
en
su
derecho
de
obtentor,
como
asimismo que resultó totalmente vencida en lo atinente a la pretensión vinculada al uso de su marca registrada, corresponde imponer las costas de ambas instancias, con criterio jurídico, en un 70% a cargo de la actora y en un 30% a cargo de la demandada. Los honorarios profesionales por la intervención en segunda instancia serán regulados en el 50% de los que en definitiva resulten regulados en primera instancia
34
(art.19, ley 6.767). Así me expido. Sobre
la
misma
cuestión,
el
señor
vocal
doctor
Silvestri dijo: Que coincide con la resolución propuesta por el señor vocal preopinante, y vota en igual forma. Concedida Serra,
a
la
esta
palabra
a
cuestión
la
dijo:
señora Que
vocal
se
doctora
remite
a
lo
considerado en la primera cuestión, y se abstiene de votar. En
mérito
a
los
fundamentos
del
acuerdo
que
antecede, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de nulidad. 2) Acoger parcialmente el recurso de
apelación,
cuanto
al
confirmando
rechazo
de
la
la
sentencia
pretensión
apelada
en
relativa
al
cese de uso indebido de una marca registrada más el resarcimiento respectivo, y revocándola parcialmente en lo
concerniente
violación
a
los
a
las
pretensiones
derechos
de
fundadas
obtentor
de
en
la
variedades
vegetales y, en tal sentido, condenando a la demandada a cesar
en
la
oferta
y
publicidad
de
semillas
de
variedades vegetales de titularidad de la actora sin la respectiva licencia y a pagar a esta última, en concepto de
indemnización
por
la
producción
en
exceso
de
los
volúmenes de semillas licenciadas, la suma que resulte
35
de la determinación a practicarse en la instancia de origen por la vía correspondiente y con arreglo a los lineamientos
establecidos
en
el
presente,
más
los
intereses fijados precedentemente. 3) Imponer las costas de
ambas
instancias
en
un
70%
a
cargo
de
la
actora y en un 30% a cargo de la demandada. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta
instancia
resulten
en
regulados
el en
50%
de
primera
los
que
en
definitiva
instancia.
Insértese,
hágase saber, y bajen. (Expte. Nº 37/2011). mm.
ARIZA
SILVESTRI
SERRA -art.26 ley 10.160-