Expediente Rol N°10563, migato.cl. Titular: Juan Pablo Mandujano Izquierdo Revocante: Viña San Pedro Tarapacá S.A. Tipo de Revocación: Temprana

SENTENCIA DEFINITIVA Santiago, veintiuno de julio de dos mil dieciséis. VISTOS: 1.- Que mediante Oficio de 9 de mayo de 2016, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile me comunicó la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto suscitado por la solicitud de revocación del nombre de dominio migato.cl. Dicho nombramiento fue aceptado el día 10 de mayo de 2016, y ninguna de las partes solicitó la inhabilidad del juez árbitro en el término establecido para ello. Los honorarios arbitrales fueron enterados oportunamente por la parte revocante. 2.- Que son partes en dicho conflicto Viña San Pedro Tarapacá S.A., representada por don Juan Pablo Egaña Bertoglia, como revocante, y Juan Pablo Mandujano Izquierdo, representado por don José Tomás Herreros Nogueira, como titular. 3.- Que, con fecha 1 de junio de 2016, Viña San Pedro Tarapacá S.A. demandó de revocación, acompañó documentos probatorios y solicitó la asignación del nombre de dominio migato.cl, conforme a los argumentos que siguen: 3.1. La demandante afirma ser una de las mayores y más antiguas exportadoras de vino chileno y una de las viñas más importantes del país, con presencia en más de 80 mercados de los cinco continentes, con sus prestigiosas marcas GATO, GATO NEGRO, Castillo de Molina y Cabo de Hornos, satisfaciendo así las necesidades y preferencias de distintos públicos alrededor de todo el mundo. Agrega que, entre las décadas de los ‘60 y ‘80, se lanzaron al mercado dos vinos emblemáticos de la viña: en 1960 nació GATO y en 1980 el vino reserva Castillo de Molina. Luego, en la década de los ‘90, la viña experimentó cambios importantes, y con una nueva razón social, VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A., comenzó a transar sus acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago y en la Bolsa Electrónica de Chile. Hacia fines de la misma década se implementó un amplio proyecto de inversiones enfocado ala vinificación, el envasado, la capacidad de guarda y nuevas plantaciones, lo que permitió aumentar su expansión productiva, enológica y comercial. Al mismo tiempo, se posicionaron fuertemente en el mercado nacional e internacional a través de sus vinos más conocidos, entre ellos el GATO NEGRO y GATO BLANCO, los cuales gozan de gran reconocimiento entre el público consumidor.

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Luego, la demandante expresa que en los últimos años la industria vitivinícola se ha convertido en un mercado especialmente competitivo, con un mayor número de actores, exigencias y con el gran desafío de captar la atención del consumidor. En este sentido, el marketing se ha convertido en una herramienta clave para el éxito de las empresas vitivinícolas, las cuales han debido dar énfasis a la diversificación de sus productos, posicionamiento de las marcas y creación de adecuadas estrategias de distribución, precios, publicidad y promoción. Y Viña San Pedro ha jugado un papel muy importante, ya que ha sido uno de los líderes en la creación de marcas, conquistando de esa forma nuevos segmentos de mercados y teniendo presencia en los mismos con productos de diferentes identidades. Desde un comienzo, los vinos GATO NEGRO y GATO BLANCO gozaron de un gran reconocimiento en Chile, lo que se vio reforzado con la fuerte estrategia de marketing emprendida por Viña San Pedro Tarapacá para ellos, promocionándolos profusamente en radio, televisión y como auspiciador de importantes eventos deportivos y sociales, a tal punto que difícilmente alguien podría desconocer la fama y notoriedad de estos vinos. Desde entonces, la marca GATO, y especialmente su vino tinto GATO NEGRO, se ha consolidado como una marca global, con presencia en más de 70 países en los cinco continentes y liderando las ventas en 14 de ellos. 3.3. Se argumenta que la revocante cuenta con numerosas marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, entre las que se encuentra la familia de marcas que corresponden o bien se estructuran sobre las expresiones GATO NEGRO y GATO. Tales registros demuestran el mejor derecho del actor sobre el nombre de dominio en disputa migato.cl, toda vez que este reproduce íntegramente sus marcas simplemente agregando la expresión “MI”, lo que no puede considerarse como elemento diferenciador. Además, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio migato.cl a un sitio web con información relativa al vino GATO, que la demandante comercializa con éxito hace muchos años. Para reforzar lo anterior -la asociación en Internet de la expresión GATO con Viña San Pedro Tarapacá S.A.- se debe considerar que esta ya es titular de nombres de dominio confusamente similares, a saber, gato.cl, gatonegro.cl, elgatonegro.cl, clubgatonegro.cl, gato-negro.cl, copagato.cl, elgato.cl y gatoblanco.cl. 3.4. Para esta parte resulta claro –prosigue el actor- que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio migato.cl se verá inducido a engaño, más aun considerando que los famosos vinos GATO cuentan con una real, efectiva y profusa presencia en Internet y en el mercado. Porque, como se aprecia fácilmente, el titular del nombre de dominio en disputa inscribió el famoso signo que corresponde a marcas, nombres de dominio y expresión por la cual se reconoce al famoso vino del revocante, tanto a nivel nacional como internacional, agregando únicamente la expresión MI, cuestión que no le confiere distintividad alguna, ya que los usuarios de Internet y consumidores en general podrían llegar a creer que se trata de un sitio con información sobre alguna línea de vinos GATO de Viña San Pedro Tarapacá. 3.2.

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Así, se concluye en la demanda, la parte revocante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en discordia debido a que el signo GATO identifica a una importante marca de vinos de su propiedad, promocionada y difundida ampliamente en el mercado e Internet, y que goza de fama y notoriedad. En definitiva, corresponde resolver el conflicto suscitado en estos autos conforme al criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, según el cual tendrá preeminencia sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio la parte que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, el actor tiene registrado el signo GATO y dicha marca corresponde a la denominación de una famosa línea de vinos de su propiedad, lo que es un hecho público y notorio. Las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas GATO, han de protegerse tanto de reproducciones e imitaciones como de diluciones, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y, por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca. 4.- Que la demandante acreditó, mediante impresiones de las páginas web correspondientes, su titularidad respecto de tres registros de la marca GATO NEGRO, denominativa y mixta, para distinguir productos en las Clases 30 y 33, de un registros de la denominación GATO, que distingue productos en la Clase 33, de dos registros de la marca GATO PREMIUM, denominativa y mixta, para distinguir productos en las Clases 32 y 33, de un registro de la marca mixta GATO NEGRO MOSCATO, que distingue productos en la Clase 33, de un registro de la denominación GATO EXPORT, para distinguir productos en la Clase 33, y de un registro de la marca denominativa GATO DE ORO, que distingue productos de la Clase 33 del Nomenclátor Internacional; y también respecto de los nombres de dominio gatonegro.cl, elgatonegro.cl, clubgatonegro.cl, gatonegro.cl, gato.cl, copagato.cl, elgato.cl y gatoblanco.cl. Se acreditó igualmente, por medio de los documentos acompañados, la actividad empresarial y giro comercial de la revocante y el uso efectivo que hace de sus signos en el mercado nacional. Se acompañó impresión de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial con información relativa a un registro caducado de la marca GATO, Clase 43. 5.- Que con fecha 2 de junio de 2016 se otorgó traslado para contestar la demanda y se tuvo por acompañados los documentos en la forma solicitada. 6.- Que el titular contestó la demanda dentro de plazo, acompañó documentos probatorios y expuso lo que sigue: 6.1.- Que don Juan Pablo Mandujano Izquierdo es Director y Productor de Televisión, y que su preparación profesional que lo ha llevado a participar de los más diversos proyectos. Con la idea de crear un programa audiovisual destinado a todas las personas que aman los animales nace MiGato, cuyo contenido gira en torno a los gatos, con la idea de que los dueños y futuros dueños aprendan a reconocer los síntomas o necesidades que su mascota requiere para obtener así una mejor calidad de vida. 3.5.

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Esta serie, compuesta de capítulos unitarios de aproximadamente siete minutos de duración, busca por medio de las redes sociales y de la televisión abierta o privada difundir información relevante y de interés popular sobre el cuidado y derechos de las mascotas. Una de sus plataformas principales es el canal de videos YouTube, así como sus cuentas de Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp y la Web que se encuentra detenida por solicitud de NIC Chile, por el dominio que ha motivado esta controversia. Agrega que el programa ya tiene material editado, que fue grabado el día 13 de Marzo del presente año en el Palacio de La Moneda, fecha en la que se realizó el evento más grande a nivel nacional y que alberga a una población aproximada de 25 mil personas, denominado Gato Fest y que se produce dos veces al año. Por los motivos anteriormente señalados, y con miras a darle una plataforma electrónica indispensable a su proyecto, el demandado inscribió de buena fe el dominio migato.cl, con el objeto de que sus clientes tengan acceso a sus servicios de asesorías contables y tributarias. 6.2. Luego, el titular precisa que, a su entender, quizá el punto de mayor relevancia para la resolución de una controversia por nombre de dominio es el análisis de la expresión inscrita en sí misma, si esta realmente parece pertenecer a una persona determinada o no. Es decir, si el signo en cuestión puede realmente ser considerado propiedad o creación de una de las partes, o si sencillamente es una expresión genérica, cuyo uso es común y regular. En este sentido, una expresión que constituya una creación original o de propiedad exclusiva se manifiesta inmediatamente, pues no es fácilmente asimilable a nada distinto de su creador o dueño, como signo no disociable de su titular. Por el contrario, una expresión genérica se caracteriza porque, pese a que puedan existir uno o más particulares que aleguen derechos sobre la misma, de igual manera es asociable por el público a distintas cosas, ya sea porque constituye una palabra común en algún idioma conocido, ya porque resulte de una combinación de estas, o algún resultado similar. En este sentido, y como se aprecia fácilmente, la expresión GATO es absolutamente genérica, al corresponder a una palabra del idioma español, específicamente para designar a un animal doméstico. 6.3. Pese a resultar evidente el carácter genérico de la expresión, continúa el demandado, de igual manera debe observarse que en internet se encuentran fácilmente los más variados usos para la expresión GATO, como por ejemplo los que se encuentra en las primeras búsquedas del famoso motor internacional Google. Ello arroja una conclusión inequívoca: la expresión GATO no constituye un signo que sea creación o que pertenezca exclusivamente a alguna de las partes, sino que es una palabra del idioma español comúnmente usada, por lo que no puede avalarse que un único titular reclame el derecho excluyente en su utilización. 6.4. Se argumenta que, al entrar en el análisis de la demanda, se aprecia de manera clara que su supuesto interés preferente no aparece revestido de fundamentos que sean relevantes para revocar la asignación del nombre de dominio en disputa.

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El principal argumento de la contraparte para fundamentar su demanda es la titularidad de la marca comercial GATO. Sin embargo, pese a que la demandante alegue que su marca comercial le otorga un interés preferente en el dominio en disputa, esto importaría equiparar dos registros de naturaleza absolutamente distinta. Sin ir más lejos, las marcas comerciales están sujetas a una clasificación, y pueden perfectamente subsistir varias marcas bajo un mismo nombre si se refieren a productos o servicios distintos, mientras que los nombres de dominio no operan de esta manera. Y pretender aplicar la legislación marcaria a los nombres de dominio transgrede incluso la propia naturaleza de las marcas comerciales, que solo otorgan derechos para los productos y servicios efectivamente protegidos por ella, y no a la denominación misma sin tomar en cuenta su ámbito de protección. Por ello, el titular estima muy importante considerar que los rubros en que él opera son totalmente distintos a aquellos en que lo hace la demandante. 6.5. Observa el demandado que su contraparte afirma tener múltiples dominios por los cuales funciona, y menciona algunos ejemplos. En una rápida revisión en internet, se aprecia que la mayoría de estos se encuentran inactivos, lo que plantea serias dudas acerca del real interés del revocante sobre este nombre de dominio. Así, los dominios elgatonegro.cl, clubgatonegro.cl, gatonegro.cl, copagato.cl, elgato.cl y gatoblanco.cl se encuentran inactivos, y ninguno difunde ni promociona productos de la revocante, por lo que dudosamente pueden servir como argumentos de interés preferente. Al respecto, cabe preguntarse cuántos dominios debe poseer un titular para considerar que ha garantizado suficientemente el que su marca esté protegida, y más aún cuando muchos de estos se encuentran sin uso alguno. Se pregunta el titular si detrás de la acción de revocación de autos existe realmente un interés preferente, o solo un intento de monopolización de dominios constituidos por palabras de uso común, en este caso del vocablo GATO. Y consigna que la realidad registral de NIC Chile arroja datos que son de importancia para considerar el impacto que tendría la inscripción del dominio migato.cl para la marca de la revocante. Porque actualmente la búsqueda arroja más de cien dominios que incorporan la palabra común GATO en su nombre. 6.6. Por último, el titular manifiesta que, en el evento de que una expresión genérica sea susceptible de generar confusión, este riesgo debe ser soportado por la parte que intenta proteger y posicionar la expresión genérica, y en ningún caso por quien pretende darle un uso distinto y legítimo. Además, no resulta acreditado de ninguna forma que se produzca efectivamente la supuesta confusión que refiere la demandante, desembocando en una simple afirmación que no tiene ningún valor para el proceso. La revocante no ha acompañado prueba alguna para acreditar el peligro de confusión entre los consumidores, ni de qué forma esto la perjudicaría, carga de la prueba que debe cumplir si espera que estas afirmaciones sean tomadas como ciertas. En subsidio, invoca el titular la aplicación del principio first come, first served, que a su entender le asiste. 7.- Que con fecha 5 de julio de 2016 se citó a las partes a oír sentencia.

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Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, conforme a lo previsto por el artículo 18 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .Cl, toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .Cl. Si la solicitud de revocación fuere presentada dentro del plazo de publicación de 30 días, y según lo previsto por el artículo 19 de la misma Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando un interés preferente. SEGUNDO: Que la presente controversia tiene lugar por una solicitud de revocación temprana u ordinaria, esto es, presentada dentro de los treinta días siguientes a la inscripción del nombre de dominio en disputa, por lo cual el revocante debe acreditar la existencia de un interés preferente que le otorgue una primacía o ventaja respecto del titular y justifique la asignación de dicho dominio a su favor. TERCERO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la citada Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .Cl, es responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros. CUARTO: Que de conformidad a las normas antes citadas, y de aquella contenida en el artículo 26.1 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .Cl, el demandante podrá obtener la revocación de la inscripción del dominio en discordia y la asignación del mismo, cuando demuestre su titularidad sobre derechos válidamente adquiridos o que la inscripción resulta contraria a las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, o a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil. QUINTO: Que el demandante funda su pretensión en la similitud existente entre el dominio migato.cl y sus marcas GATO, GATO NEGRO, GATO PREMIUM, GATO NEGRO MOSCATO, GATO EXPORT y GATO DE ORO, y también en la semejanza respecto de sus nombres de dominio gatonegro.cl, elgatonegro.cl, clubgatonegro.cl, gato-negro.cl, gato.cl, copagato.cl, elgato.cl y gatoblanco.cl, por lo cual la existencia y uso del primero provoca confusión en los consumidores y lesiona sus derechos de propiedad industrial. SEXTO: Que la comparación entre los rasgos esenciales de las marcas comerciales y de los nombres de dominio, como se plantea en la controversia que nos ocupa, resulta necesaria para valorar las restricciones sobre los últimos que derivan de la protección de derechos de propiedad industrial y de las reglas de competencia desleal. Asimismo, se precisa examinar la conducta y posición de quien registró el nombre de dominio, para establecer si se vulnera el derecho de marca por el uso y difusión del signo protegido.

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SÉPTIMO: Que para determinar la existencia de confusión en los términos alegados en la demanda, ha de atenderse a la similitud entre los signos, a la implantación y prestigio de la marca registrada y al uso y destino efectivo que el titular otorgue al nombre de dominio inscrito, pues el derecho de marcas tiene por objetivo proteger al propietario del bien inmaterial contra los actos de terceros que, provocando un riesgo de confusión en el ánimo de los consumidores, intenten obtener provecho de la reputación atribuida a la marca. OCTAVO: Que, además, al evaluar el riesgo de confusión debe tenerse presente la capacidad de diferenciación del consumidor medio, a partir del supuesto y constatación de que los usuarios de Internet son normalmente conocedores de que la más mínima variación en un nombre de dominio conduce a un destino diferente, y porque ellos desempeñan un rol activo en la percepción del dominio, que suelen pulsar para acceder al mismo. NOVENO: Que analizada con los criterios antes señalados la similitud afirmada por el revocante, a juicio de este sentenciador cabe concluir que el nombre de dominio migato.cl resulta claramente diferenciable tanto de las marcas GATO, GATO NEGRO, GATO PREMIUM, GATO NEGRO MOSCATO, GATO EXPORT y GATO DE ORO, como de los dominios gatonegro.cl, elgatonegro.cl, clubgatonegro.cl, gato-negro.cl, gato.cl, copagato.cl, elgato.cl y gatoblanco.cl, sea que se considere globalmente la impresión fonética, la gráfica o la conceptual, o todas ellas en conjunto. DÉCIMO: Que, en la especie, la identidad de los elementos prevalentes tanto en los signos distintivos del actor como en el dominio en conflicto no basta para sostener la presencia de un riesgo de confusión ni de un menoscabo del carácter distintivo de los signos anteriores, porque estos coexisten pacíficamente con otros dominios pertenecientes a terceros y que comparten igualmente el segmento GATO. Así ocurre, entre muchos otros, con los nombres de dominio vigentes dongato.cl, dosgatos.cl, gatonaranjo.cl, gatoazul.cl, cajadegato.cl, gatomil.cl, gatomak.cl, alogato.cl y gato1000.cl. Y no consta en el proceso que Viña San Pedro Tarapacá S.A. haya accionado para obtener la revocación de ninguno de ellos en virtud de un riesgo de confusión o asociación. UNDÉCIMO: Que si bien los productos del revocante que se diferencian con su marca son conocidos para el público consumidor, y los operadores del sector del mercado en el que ellos se ofrecen no pueden ignorarlos, no consta en el proceso que el demandado utilice o haya utilizado la expresión constitutiva del dominio inscrito para designar o distinguir productos de aquellos protegidos por los registros del actor, ni se ha demostrado que la conducta del titular afecte derechos preexistentes o vulnere los principios de la competencia leal y de la ética mercantil.

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RESUELVO: Que se rechaza la demanda deducida por Viña San Pedro Tarapacá S.A. y, en consecuencia, se mantiene la asignación del nombre de dominio migato.cl a su actual titular Juan Pablo Mandujano Izquierdo. Que no se condena en costas a la demandante, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar. Ciérrese en su oportunidad el expediente electrónico y publíquese la sentencia en el sitio web. Autorizan en calidad de testigos doña Dominique Pinochet Altamirano y doña Janet Altamirano Sánchez, ambas domiciliadas en Avda. Apoquindo 3600, Piso 5, Las Condes.

HECTOR JULIO LOYOLA NOVOA

Firmado digitalmente por HECTOR JULIO LOYOLA NOVOA Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, title=ABOGADO, cn=HECTOR JULIO LOYOLA NOVOA, email=hloloyola@merc atoria.cl, serialNumber=801401 2-6 Fecha: 2016.07.21 16:46:38 -04'00'

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