Luis Villarroel Villalón Juez Árbitro Sistema de solución de controversias NIC Chile

Expediente Rol Nº7267-2015. Nombre de dominio: repuestosparamini.cl Titular: Repuestos José Suazo SpA. Revocante: BAYERICHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT Tipo revocación: Temprana.

SENTENCIA DEFINITIVA ARBITRAJE POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, dicisiete de marzo de dos mil dieciséis. -

VISTOS: Que con fecha 06 de octubre de 2015, el Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, dependiente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, notificó el suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto por revocación temprana del nombre de dominio “repuestosparamini.cl”. El suscrito con fecha 6 de octubre, aceptó al cargo como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto referido, jurando desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible. Que son parte de esta causa como titular Repuestos José Suazo SpA., domiciliado en calle Carmen 675 Local C, Santiago, Región Metropolitana, quien inscribió el nombre de dominio referido, y

como revocante BAYERICHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, representada por la abogada María Carolina del Río Herane, ambos domiciliados para estos efectos en Huérfanos N°835, piso 10, Santiago, Región Metropolitana. Que con fecha 29 de octubre de 2015 la revocante presenta, dentro de plazo, escrito de demanda, acompañando con poder delegado para actuar, la revocación del nombre de dominio “repuestosparamini.cl”. Que en suma, los argumentos de BAYERICHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, presentados en su demanda son los siguientes: a) Que, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, es un fabricante alemán de automóviles y motocicletas. Tiene su sede principal en Múnich, en el estado federal de Baviera en Alemania. La compañía fue fundada en el año 1913 como fabricantes de motores de aviones. b) Que, a partir de 1933 la empresa producía vehículos diseñados íntegramente por sus propios técnicos, introduciendo sucesivamente diversos modelos, tanto de cuatro asientos como deportivos. En el ámbito de automóviles BMW ha desarrollado igualmente un SUV, vehículo combinado todoterreno y de carretera, que lleva las siglas X5 y X3, su modelo descendiente. Con sus desarrollos y mejoras constantes, BMW es uno de los fabricantes mundiales de automóviles pioneros en la aplicación de las más modernas tecnologías y electrónica de sus vehículos. c) A mayor abundamiento, la marca MINI distingue automóviles y sus repuestos, partes y piezas del segmento B producidos por el revocante desde el año 2001. El MINI, no se vende bajo la marca central del revocante, BMW, sino de manera independiente y se fabrica en Graz, Austria. El prototipo creado por el revocante del nuevo modelo del automóvil MINI fue presentado al público en el salón del automóvil de París de 2000. La re estilización del MINI fue presentado al público en noviembre de 2006, lo que además de cambios estéticos significó un recambio de todos los motores y mejoras en la seguridad pasiva. d) Que, en definitiva se busca proteger el atractivo y valor de la marca MINI y detener las asociaciones de la marca que intenten terceros usurpando la notoriedad y fama de la misma. e) A la fecha, la demandante ha constituido un patrimonio marcario importante en cumplimiento de cometidos legales, diferenciándose de la competencia y registrando diversas marcas comerciales, tales como: Registro Nº 998514 “MINI” Clase 12. denominativa Registro Nº 813225 “MINI” Clase 12 Mixta Registro Nº 927978 “MINI” Clase 12 Mixta f)

Que, se posee registros marcarios a nivel internacional para la marca MINI y aquellas relacionadas, donde consta que esta marca se encuentra debidamente protegida para

distinguir productos de la clase 12. Que por tanto, la marca MINI y sus variantes tienen presencia en el mercado nacional hace más de 40 años. g) Que por tanto, el revocante es el legítimo titular de la expresión MINI para distinguir productos de la clase 12, los que se asocian como propiedad de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT. Siendo la marca un signo notorio, famoso y renombrado en todo el país como en el mundo entero, en virtud de su alto grado de reconocimiento, comercialización y publicidad que se ha desplegado a costas del revocante. h) Que hasta la fecha de la presentación de la demanda, el titular del dominio no le ha dado un uso efectivo al nombre en disputa, de modo que no es posible deducir un interés legítimo en el mismo, así como lo posee el revocante, ni tampoco posee una marca con la expresión MINI desprendiéndose que no posee un derecho consolidado, ni tampoco una pretensión de obtener el registro de su marca. i) Que, es el signo MINI, el elemento distintivo y reconocido que le otorga fama y notoriedad a los productos que el revocante comercializa a nivel mundial. j) Que, anteriormente el titular del dominio ha solicitado nombres similares al del conflicto, conteniendo en su denominación referencias a las marcas registradas MINI o BMW. Que con anterioridad se solicitó la revocación del dominio “repuestosmini.cl” obteniéndose un resultado favorable. Deduciéndose que el titular de éste nuevo dominio actúa con mala fé al inscribir un nombre con la expresión MINI. k) Que en definitiva, el demandante consta con un interés preferente en atención a sus marca comercial y a su relevancia en el mercado. Que a nivel digital, la palabra MINI arroja como resultado la marca y productos del revocante, dándose cuenta del uso real y efectivo de la expresión MINI que, de mantenerse el nombre del dominio en su actual titular, conduciría inevitablemente a confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta la relación existente entre la palabra MINI y la marca de propiedad de BAYERICHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

l)

A mayor abundamiento, la demandada ha contrariado los principios de competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, los derechos e intereses de la demandante. Se ha infringido la obligación contenida en el número 14 y 19 de la Reglamentación y los principios que inspiran nuestro ordenamiento jurídico en materia de protección de los signos distintivos. m) Que las normas de la Reglamentación deben ser interpretadas conforme al ordenamiento jurídico, el cual defiende al publico de quienes se identifican engañosamente en el tráfico comercial y protege los intereses de quienes han invertido tiempo y recursos en conseguir reconocimiento en los consumidores. Que, el respeto al derecho de propiedad, debe ser cautelada simpre y en todo caso, impidiendo que terceros se apropien de los mismos, salvo cesión, licencia u otra utorización expresa de parte del titular, lo que no ha ocurrido. n) Que, la protección de los nombres comerciales se fundamente en el resguardo a los usuarios de Internet quienes podrán verse sometido a errores y confusiones junto con, el respeto a la inversión que efectúan los particulares en las expresiones que los identifican

en el comercio, relacionándose íntimamente con la competencia leal. Que el nombre de dominio “repuestosparamini.cl” no es distintivo en si mismo siendo confundible con los productos y marcas de propiedad del revocante, gozando injustamente del buen nombre y fama adquirida por el signo MINI de propiedad del revocante. Que de mantenerse la inscripcion impugnada, se permitirá que un tercero se apropie indebidamente de expresiones cuya asociación natural son respecto de una entidad diferente, usufructando sin justa causa del prestigo logrado frente al consumidor mediante esfuerzo y trabajo ajeno, lo que impedirá al revocante, usar las denominaciones que lo identidican en el ámbito virtual, lo que es abiertamente inmoral y constitutivo de un enriquecimiento injusto. o) En conclusión, se establece un interés preferente de parte de la revocante dada sus marcas comerciales -famosas y notorias- su nombre comercial, los nombres de dominio y el uso empresarial legítimo que ha efectuado ésta y su grupo en el mentado signo en el mercado. Que en su escrito de demanda ha acompañado los siguientes documentos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Impresión obtenida de la base de datos de INAPI de la marca MINI, registro N° 813422, para la clase 37. Impresión obtenida de la base de datos de INAPI de la marca MINI, registro N° 812745, para la clase 16. Impresión obtenida de la base de datos de INAPI de la marca MINI, registro N° 813225, para la clase 12. Impresión obtenida de la base de datos de INAPI de la marca MINI COOPER, registro N° 822768, para la clase 16. Impresión obtenida de la base de datos de INAPI de la marca MINI, registro N° 827653, para la clase 18. Impresión obtenida de la base de datos de INAPI de la marca MINI, registro N° 906386, para la clase 37. Impresión obtenida de la base de datos de INAPI de la marca MINI, registro N° 927978, para la clase 12. Impresión obtenida de la base de datos de INAPI de la marca MINI, registro N° 924208, para la clase 37. Impresión obtenida de la base de datos de INAPI de la marca MINI, registro N° 998514, para la clase 12. Impresión obtenida de la página web del buscador de Google, de los resultados que se arrojan al ingresar las expresiones “MINI + BMW” Impresión obtenida de la página web “mini.cl”, la cual es propiedad del revocante y exhibe publicidad del modelo “MINI” Impresión obtenida de la página web de NIC.CL mediante la cual se acredita que el sitio web “mini.cl” es de propiedad del revocante. Impresión obtenida de la página web “mini.es” también de propiedad del revocante, en la cual se aprecia información sobre el uso de la marca. Impresiones obtenidas del buscador Google, en las cuales se aprecia que al ingresar solamente la expresión MINI se obtienen imágenes del afamado modelo de automóviles.

15. 16. 17.

18.

19. 20. 21.

Impresión del buscador de marcas internacionales de la página web de la OAMI TM VIEW, en la cual se aprecia el registro de la marca MINI N° de registro 2855714. Impresión del buscador de marcas internacionales de la página web de la OAMI TM VIEW, en la cual se aprecia el registro de la marca internacional de OMPI “MINI” N° de registro 1125675. Impresión del buscador de marcas internacionales de la página web de la OAMI TM VIEW, en la cual se aprecia el registro de la marca internacional de OMPI “MINI” N° de registro 302011037732. Impresión del buscador de marcas internacionales de la página web de la OAMI TM VIEW, en la cual se aprecia el registro de la marca internacional de OMPI “MINI” N° de registro UK00002050194. Copia de documento del patrocinio y poder emanado por BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT. Copia del fallo emitido por el Sr. Árbitro Cristian Saieh en demanda de revocación de dominio “clubmini.cl” Copia del fallo emitido por la Sra Jacqueline de la Paz Abarza en demanda de revocación de dominio “repuestosmini.cl”

Que con fecha 12 de noviembre de 2015, se da traslado a la demanda, teniéndose acompañados como parte del proceso el documento señalado. Que, con fecha 22 de noviembre de2015, el titular presenta dentro de plazo, escrito de contestación de la demanda, acompañando con documentación probatoria y solicitando la mantención de la titularidad del nombre de dominio “repuestosparamini.cl”. Que en suma, los argumentos de Repuestos José Suazo SpA. presentados en su contestación son los siguientes: a) Que, Repuestos José Suazo SpA, es una empresa fundada en el año 2009 para la comercialización de repuestos BMW y posteriormente también para la marca MINI. b) Que, el titular es ampliamente conocido por propietarios de vehículos BMW y MINI por tener un importante surtido de repuestos, tanto en su versión genuinos, originales y alternativos para los automóviles de estas marcas. Que es la página web, la principal vía de publicidad donde se da a conocer a los potenciales clientes el rubro en que se desenvuelve el titular. c) Que, Los automóviles en su fabricación se proveen de distintas partes o piezas elaboradas por fábricas especializadas según sea la parte o pieza de que se trate. Así también, estas mismas fábricas proveen de partes o piezas de reemplazo ya sea a los mismos fabricantes de automóviles o a terceros. d) Que, el mercado de los repuestos automotrices se divide en 4 grandes áreas, habiendo en cada una distintos competidores y mercados objetivos. Estas clases son: ● Repuesto genuino: comercializado por la marca del vehículo propiamente tal, fabricado por un tercero a solicitud de la fábrica automotriz y viene rotulado en

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caja con el logo de la marca del vehículo. Así, la fábrica de vehículo MINI manda a fabricar un repuesto que es embalado y rotulado con la descripción más el logo MINI (o BMW group) Repuesto original: Es idéntico al genuino, ya que está fabricado por la misma fábrica que el genuino, pero que lleva una marca propia y en su rotulación es identificado con el nombre técnico del repuesto más la expresión “para marca xx. Repuesto alternativo: Proviene de una fábrica distinta a las de los genuinos y originales y tiene distintas calidades según su procedencia. Este también se identifica con marca propia en su embalaje y rotulación y también debe indicar para qué marca de automóvil es compatible. Repuesto refaccionado: Es aquel repuesto que es usado, pero ha sido reacondicionado en sus partes esenciales y reingresados al circuito comercial.

e) Que en cuanto a la comercialización de los repuestos genuinos, son las marcas de fábricas automotrices las que venden directamente en sus salones de venta, también lo comercializan a través de concesionarias y corresponden a repuestos y piezas de vehículos de no más de 10 años de antigüedad. En definitiva, pueden ser comercializados tanto por la misma fábrica automotriz, representantes, concesionarios como vendedores independientes. f) Que la comercialización de los repuestos originales. éstos tienen dos canales de ventas: a) Importadoras y/o comercializadoras independientes. b) Empresas relacionadas a las concesionarias o fábricas automotrices. En general, este tipo de repuestos vienen a cubrir las necesidades de los automóviles con una antigüedad mayor a 10 años g) Agregar, la comercialización de los alternativos y refaccionados, son comercializados por importadores y/o vendedores independientes. En la práctica, se confunde el concepto de genuino con original, siendo de público conocimiento solamente la diferencia entre el original con el alternativo, pero para aquellos que se dedican a este rubro conocen y entienden perfectamente la diferencia. h) En definitiva, en el rubro de los repuestos genuinos y originales, las marcas de autos, sus representantes y concesionarios compiten directamente con los importadores y/o comercializadores independientes, siendo éstos últimos una amenaza para los primeros en el sentido que la diferencia de precios de un mismo repuesto en su versión genuino v/s uno alternativo. i) En concordancia con lo anterior, se argumenta que las marcas automotrices para impedir que los nuevos competidores ingresen al mercado de los repuestos, utilizan diferentes mecanismos anticompetitivos como; a) desacreditar a los comercializadores independientes mediante diversas campañas publicitarias utilizando argumentos como que los repuestos vendidos son inferiores en calidad pudiendo llegar a causar accidentes mortales. b) impedir a los independientes el uso del logo de la marca para informarles al público consumidor que también comercializan repuestos para autos de esa marca, usando métodos como cartas intimidatorias emitidas por importantes estudios jurídicos, a

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

sabiendas de la existencia del artículo 19 bis E de la Ley N° 19.039. Ejemplo de ello es la carta que acompañada en un otrosí Que, el titular del dominio vende repuestos para los vehículos MINI bajo la tecnología BMW, es decir, compite directamente con Comercial Gildemeister quien comercializa en Chile los vehículos MINI e indirectamente con el demandante al ser el fabricante de los mismos. A mayor abundamiento, el sitio web “repuestosparamini.cl”, no tiene otra intención que ser usado para que los consumidores que necesiten adquirir repuestos automotrices para los vehículos marca MINI puedan adquirirlos en el local del titular o comprándolos vía internet. Siendo un legítimo comercializador de los repuestos MINI y de repuestos de otras marcas para vehículos de la marca MINI. En concordancia a lo anterior, el titular consta con las condiciones impuestas en el párrafo 3 del artículo 20 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio. En este entendido es que se realiza la cuestionada inscripción que refleja exactamente el producto ofrecido en el ejercicio de su actividad comercial. Se enfatiza que, no se pretende confundir al cliente y hacerle creer que está comprando directamente a la MINI o usar la fama de la marca para atraerlo al sitio web, ya quien quiera comprar los repuestos en MINI Chile a través de su concesionario, bastará con teclear “mini.cl” y se encontrará con la página oficial de la marca. Que, la venta de repuestos para vehículos de esta marca no constituye un monopolio, ya que a nivel mundial no sólo es la revocante es quien los vende, sino también exportadores internacionales, quienes a su vez también venden en el mercado local a diversos comerciantes. Se hace aplicable, La Constitución Política de la República en su artículo 19 n° 21, El artículo 19 bis E de la Ley N° 19.039. Donde se desprende el legítimo uso de la marca MINI, donde otorgar la revocación significaría, limitar el derecho de usar la marca a quien legítimamente comercializa sus productos concedido por la propia Ley de Propiedad Industrial. Se cita Sentencia anterior, “repuestosmini.cl” rol 5545 dónde el Sr. Juez árbitro no consideró que al vender repuestos MINI y repuestos para la marca de automóviles MINI, al titular, le asiste el derecho de usar la marca MINI, consagrado en el artículo 19 bis E de la Ley N° 19.039, y por ende a incluir la expresión MINI en el nombre de dominio. Además el dominio consta con la palabra “para” estratégicamente utilizada para que quienes comercializan repuestos o suministros de una marca distinta del producto al cual va destinado su uso distingan. Constituyendo así un elemento diferenciador que permite demostrar que no hay intención de apropiarse de una marca o fingir ser titular de ella. En definitiva el nombre de dominio no debe ser revocado por ser el titular, el legítimo comercializador de productos de la marca MINI amparado por la Ley N°19.039 para usar la marca. Dado que además, en el nombre del dominio existe un elemento diferenciador

“para” el cual, permite al consumidor marcar una diferencia para elegir productos sin confusión. Que en su escrito de contestación se han acompañado los siguientes documentos: 1. Certificado de iniciación de actividades para la empresa Repuestos Automotrices José Suazo E.I.R.L otorgado por el SII. 2. Patente comercial, otorgada por la I. Municipalidad de Santiago a la empresa Repuestos Automotrices José Suazo, para el segundo semestre del año 2015, en el que consta que la actividad comercial del titular. 3. Facturas de repuestos para mini, emitidas por exportadores de Estados Unidos y Alemania, como lo son; BRAMAN, VIEROL y también en el mercado local como GILDEMEISTER y que corresponde a repuestos genuinos y originales para la marca MINI. 4. Fotografía de recorte de diario de publicidad realizada por la marca Fiat, el que da cuenta de la forma en que las marcas automotrices desprestigian a los repuestos alternativos. 5. Carta emitida por la empresa Kaufman, distribuidor oficial de los vehículos Mercedes Benz, quien solicita eliminar cualquier referencia a la marca Mercedes Benz, no obstante que les compraba repuestos genuinos directamente a ellos. 6. PAGINA PRINCIPAL del sitio web www.repuestosparamini.cl el que se redirecciona a www.josesuazo.cl. Constituyendo una actividad completamente lícita en línea con lo establecido en el artículo 19 bis E de la Ley N°19.039. 7. Set de fotografías correspondiente a los productos comercializados, que corresponden a repuestos MINI genuinos (BMW group) y a repuestos MINI alternativos de marca propia. 8. 2 fotografías del repuesto filtro de aire, versión genuina y alternativa. 9. 2 fotografías del filtro de bencina, versión genuina y alternativa. 10. 1 fotografía de microfiltro – versión genuina. 11. 1 fotografía de vitrina del local comercial donde se exhiben los repuestos aludidos entre otros. Que con fecha 30 de diciembre de 2015, se cita las partes a oír sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO: Que la legitimidad del presente arbitraje, procede de lo dispuesto en el artículo 6 letra b) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL que señala: “Se entenderá que toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio .CL declara estar en conocimiento, haber leído y aceptado la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, sus Políticas y Procedimientos, todos los cuales constituyen las condiciones generales de contratación de un nombre de dominio en .CL”; Encontrando sustento además en el artículo 8 de la norma antes citada, en la que se determina que “Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL.”

SEGUNDO : Que el registro de nombres de dominio debe ser consistente con la libre ejercicio de la libertad de expresión y de información, el ejercicio de una competencia leal, cumpliendo con una recta ética mercantil, y el respeto de los derechos válidamente adquiridos por tercero, tal como se consagra en el artículo 14 del Reglamento NIC Chile.” TERCERO: Que de acuerdo a lo prescrito en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, el árbitro arbitrador debe practicar todas las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos. Y en razón de la naturaleza misma del conflicto que debe dirimirse, este Tribunal no sólo ha revisado los antecedentes proporcionados por las partes, sino todos aquellos que ha estimado necesarios para conocer los hechos y dirimir fundadamente el conflicto. CUARTO: Que en razón de lo dispuesto en el artículo 19 de la Reglamentación, el objeto de estos autos consiste en determinar cuál de las partes tiene mejor derecho en el nombre de dominio “repuestosparamini.cl”, y según consta del mérito del proceso. QUINTO: Que de acuerdo con la prueba documental acompañada en autos, no objetada, apreciada de conformidad con la prudencia y equidad, se tiene por acreditado que el demandado se dedica a la venta de repuestos para vehiculos de la marca “MINI”, contando con un establecimiento comercial y pagina web establecida para ello. SEXTO: Que está igualmente acreditado en autos con la documentación acompañada que el revocante es titular en Chile de derechos marcarios sobre el signo “MINI”, respecto de vehiculos y repuestos dentro de la clase 12 del clasificador marcario. Igualmente, consta a este Tribunal que es un hecho público y notorio que la expresión “mini”, si bien tambien está registrada por terceros, respecto de otras coberturas en el registro público de marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, constituye un signo famoso respecto de vehiculos motorizados y partes de los mismos. SEPTIMO: Que la comparación del signo del revocante “MINI” y el nombre de dominio de autos, “repuestosparamini.cl” si bien permite advertir que el primero se encuentra completamente incluido en el segundo, es evidente que existen importantes diferencias gramaticales y fonética atendido que el nombre de dominio incluye el segmento inicial “repuestospara”, lo que le aporta una fisonomía e identidad propia. Con todo, la inclusión de la marca MINI dentro del conjunto es suficiente para este Tribunal tenga por por acreditado que el revocante tiene un interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa. OCTAVO: Que si bien la palabra “mini” que en el idioma castellano es de uso general y descriptivo de algo muy pequeño, está acreditado por la prueba de autos, incluyendo lo señalado por el demandado, que la incorporación de dicho signo como parte del nombre de dominio en disputa ha sido un acto consciente y deliverado del titular, para que los usuarios y el publico de la Internet se informen que en dicha dirección en Internet se encuentran repuestos para los vehículos marca “MINI”.

NOVENO: Que, a diferencia de lo que ocurrió en los autos entre las mismas partes respecto del nombre de domino “repuestosmini.cl”, cuya sentencia acompaña el revocante, el nombre de dominio en disputa agrega la palabra “para”, lo que de acuerdo con la prudencia y la equidad, a juicio de este Tribunal el nombre de dominio resultante es de carácter genérico o descriptivo de destinación, sin expresar que se trata necesariamente de repuestos de marca MINI, sino que repuestos para un vehiculo marca MINI, osea aquellos que sirven a esa especie de vehículos, los que a su vez podrán ser repuestos de la propia marca“MINI” o repuestos de otras marcas y alternativos. DECIMO : Que en consecuencia, entonces, cabe preguntarse si es legítimo y legal para un tercero que no es el titular de un registro marcario y sin su expresa autorización ofrecer al público por medios analógicos o digitales productos o servicios de dicha marca o para dicha marca. Para responder esta pregunta, este Tribunal debe reconocer que de acuerdo con el propio derecho marcario, atendido el principio del “agotamiento” aplicable tanto a los derechos de propiedad intelectual como industrial, ello es posible. Dicho principio de amplia aplicación internacional, se recoge en el artículo 19 bis E de la Ley de Propiedad Industrial Chilena numero 19039, que dispone que "el derecho que confiere el registro de marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso." Por su parte dentro de los derechos del titular de una marca la ley no incluye la posibilidad de oponerse a que respecto de los productos sujetos a una marca estos puedan ser reparados por medio de artículos u otros prodúctos de terceros. DECIMO PRIMERO: Como consecuencia de lo anterior es plenamente posible importar y/o ofrecer productos legítimos a nuestro país, protegidos o no por una marca, siempre y cuando estos productos hayan sido puestos en el mercado de este u otro país por el titular del derecho de propiedad industrial o con su consentimiento expreso. Dandose los supuestos ya señalados la actividad comercial del actual titular consistente en la venta de repuestos para automobiles marca “MINI”, ya sea repuestos de la misma marca o de otras compatibles con dichos automobiles no contravien el derecho marcario del revocante y por el contrario está de acuerdo con la ley 19.039 de propiedad industrial y amparada por la garantía constitucional de libertad económicar consagrada en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Politica que nos rige. DECIMO SEGUNDO: Que habiendose establecido que la actividad que pretende realizar el actual titular respecto del nombre de dominio de autos, esto es la venta de repuestos para un vehiculo de una determinada marca es legítima y legal desde el punto de vista marcario, este Tribunal, debe determinar si es legítimo que un tercero distinto del titular, como es el caso de marras, que distribuya esos productos, pueda usar la marca para identificar publicamente esos mismos bienes. DECIMO TERCERO: Que atendido que la marca es el principal medio de identificación de los productos a los que se les aplica, es naturalmente obvio que quien ofrezca legalmente

productos de una marca o para una marca deberá necesariamente referirse a esa marca para designarlos corectamente. Si recurrimos a la doctrina nacional y extranjera, ello corresponde a como lo señala GRISEL MEDINA ALBERTORIO a un caso de USO JUSTO DE DENOMINACION. “En este caso, el demandado utiliza la marca del demandante, no para identificar sus propios bienes o servicios, sino para identificar los bienes o servicios del propio demandante. Típicamente, esto ocurre en situaciones en las cuales la marca del demandante es la única manera práctica de referirse al producto1.” Esta situación ha sido profusamente desarrollada por la jurisprudencia extranjera, Por ejemplo en el caso Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church 2. “La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. se determinó que Volkswagen no podía prohibirle a un taller de mecánica utilizar su marca si la palabra Volkswagen solo era utilizada para transmitir la información de los tipos de carros que eran reparados en el taller “. Este principio del uso justo de denominación, esencial para preservar la competencia, fue fortalecido por el “el Tribunal Supremo de los Estados Unidos En KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 28 en determinó que un demandado puede prevalecer en una defensa de uso justo sin que sea requisito demostrar la ausencia de probabilidad de confusión. El Tribunal reconoció que esta decisión autoriza ciertos usos de una marca que pueden conducir a una probabilidad de confusión, pero concluyó que, visto desde la perspectiva de los propósitos de la defensa de uso justo, alguna confusión puede ser tolerada para preservar los derechos de los competidores en describir sus bienes o servicios con exactitud3.” DECIMO CUARTO: Que por lo ya expuesto, de acuerdo con los principios de la equidad y prudencia, aplicando el principio del uso justo de denominación, y atendiendo a la prueba de autos, el uso de la expresión “mini” en el nombre de domino de autos, con la finalidad de informar al público el destino o utilidad de los productos que ofrece no puede estimarse como un acto de competencia desleal, contrario a la etica mercantil o de mala fe como pretende el demandante, sino que un uso justo del mismo, que permite la competencia en la distribución de repuestos para una determinada especie de vehículos en el ambito de la Internet. DECIMO QUINTO: Que este Tribunal de acuerdo con la prudencia, concuerda con lo que señala la defensa en el sentido que la palabra “para” que incluye el nombre de dominio en disputa ayuda a evitar dentro de un rango razonable la posibilidad de confusión en el público consumidor con atención al origen empresarial del nombre de dominio, toda vez que hace sólo referencia a la destinación de los repuestos, siendo un hecho público y notorio para un consumidor de repuestos 1 1SWAROVSKI V. BUILDING NO. 19: EL USO NOMINATIVO DE MARCAS REGISTRADAS* GRISEL MEDINA ALBERTORIO , disponible en http://www.revistajuridicaupr.org/el-usonominativo-de-marcasregistradas/ 2 Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church, publicado en https://h2o.law.harvard.edu/cases/1547 3 1SWAROVSKI V. BUILDING NO. 19: EL USO NOMINATIVO DE MARCAS REGISTRADAS* GRISEL MEDINA ALBERTORIO , disponible en http://www.revistajuridicaupr.org/el-usonominativo-de-marcasregistradas/

vehículares la existencia de la opción de repuestos de la misma marca del vehículo como alternativos de otras marcas que le son compatibles. DECIMO SEXTO: Que como lo señala el fallo citado “repuestosmini.cl “el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social”. Dentro de dicha función se encuentra,entre otros, facilitar la identificación de los oferentes de bienes y servicios, la libertad de expresión e información, así como facilitar la competencia en una economía globalizada, aspecto que no se cumpliría si se impidiese en casos especiales como el de autos, el uso justo de palabras sujetas a protección marcarias para indicar la destinación de los productos efectivamente y de buena fe ofrecidos bajo un nombre de dominio en particular. DECIMO SEPTIMO: Que, de acuerdo con lo razonado precedentemente, este Tribunal tiene por establecido que ambas partes acreditan un interés y actividad legitima respecto del nombre de dominio, tratándose de legítimos competidores en la distribución de repuestos para vehículos MINI; y que no se ha acreditado la inscripción y uso de mala fe o abusivo por parte del actual titular. DECIMO OCTAVO: Que en conclusión, de acuerdo con el mérito de autos ponderado por este Tribunal de acuerdo con la equidad, no aparece configurado que el interés invocado por el revocante titular de la marca MINI, pueda desvirtuar el criterio residual “first come, first served” -que es aplicación del principio general prior tempore, potior iure-, y que ampara el primer solicitante por lo que corresponde no dar lugar a la revocación del nombre de dominio, y mantener la asignación en su actual titular, sin perjuicio de otros derechos. S E R E S U E L V E: En mérito de lo señalado en la parte considerativa, y de conformidad a lo establecido en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio Cl, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a la prudencia y equidad; se rechaza la demanda de revocación interpuesta por BAYERICHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT en contra de Repuestos José Suazo SpA, por el nombre de dominio repuestosparamini.cl y se ordena mantener el nombre de dominio “repuestosparamini.cl” en su actual titular Repuestos José Suazo SpA. El expediente se cerrará y archivará en su oportunidad. Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile mediante correo electrónico emanado del sitio web arbitral, ejecútese por Nic Chile esta resolución.

Luis Wilfredo Villarroel Villalón

Firmado digitalmente por Luis Wilfredo Villarroel Villalón Fecha: 2016.03.17 13:05:24 -03'00'

Luis Villarroel Villalón Árbitro designado

Autorizan en calidad de testigos

Camilo Ricardo Antonio Villavicencio Garrido 16.627.706-k

Javier Alejandro Hernández Lagos 17.755.924-5