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Expediente Rol n° 4032 acfingenieria.cl Titular: Servicios de Ingeniería Claudia Barria Castillo E.I.R.L Revocante: A.C.F. Minera S.A. Tipo Revocación: Temprana

Sentencia definitiva

Santiago, diecisiete de mayo de dos mil quince. VISTOS: Por Oficio Nº 201503101739-4032 de fecha 10 de marzo de 2015, del Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile, el suscrito fue notificado de su designación como árbitro arbitrador en la controversia por el nombre de dominio “acfingenieria.cl”, de acuerdo a la Reglamentación para el Funcionamiento del Dominio .CL y a su Política de Resolución de Controversias. Son partes en dicho conflicto, como revocante, A.C.F. Minera S.A. y como titular, Servicios de Ingeniería Claudia Barría Castillo E.I.R.L, según el oficio mencionado y los registros del NIC Chile. Con fecha 15 de marzo de 2015, el suscrito aceptó la designación de árbitro arbitrador para la controversia por el nombre de dominio señalado y declaró su imparcialidad e independencia para resolver la controversia, no teniendo ningún interés personal, económico o de otra naturaleza en los resultados del juicio. Con fecha 1º de abril de 2015 se ha informado del pago en forma oportuna del costo del arbitraje por parte del revocante, A.C.F. Minera S.A., validándose dicho pago por el suscrito. El 16 de abril de 2015 se inició la etapa de demanda. Con fecha 21 de abril de 2015, Cristian Barros Michell, abogado en representación de A.C.F. Minera S.A., presentó demanda de revocación del nombre de dominio acfingenieria.cl. El contenido y los argumentos de la revocante señalados en la demanda pueden resumirse en los términos siguientes: a) A.C.F. Minera S.A. es una compañía chilena dedicada a la minería y a la producción de yodo y nitratos naturales. Esta empresa fue fundada en 1987 en la primera región de Tarapacá, Iquique, y es de gran importancia, ya que produce grandes cantidades de yodo en la planta Lagunas de A.C.F. Minera S.A. Esta importante minera procesa el yodo en instalaciones productivas mediante la lixiviación de sales de yodatos con agua y caliche, que son enviadas a la planta química (blow out) para concentrarlo en forma de yoduro en solución. En 2005, Atacama Minerals, con sede en Vancouver, adquirió la participación del 50% de A.C.F. Minera en Atacama Minerals Chile S.C.M., incluida la mina de yodo-sulfato-nitrato Aguas Blancas en el norte de Chile. A.C.F. Minería S.A. opera actualmente como una filial de la firma belga Independent Iodine Company N.V.

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b) Las empresas mineras del país se relacionan estrechamente con el campo de la ingeniería. De hecho, en las mineras, un ingeniero puede trabajar desde temas relacionados con la evaluación de los yacimientos, pasando por la extracción del mineral y culminando con su procesamiento para obtener el metal puro y en todos los niveles de gestión y dirección de la industria minera, constituyendo este rubro un campo laboral de gran importancia para los ingenieros y para el desarrollo de la ingeniería misma. c) La demandante cuenta con una serie de marcas comerciales, que corresponden precisamente al nombre con que sus productos y establecimientos industriales se distinguen en el mercado, de manera de proteger su valor y reconocimiento entre los consumidores. Entre ellas, encontramos los siguientes registros de la marca “ACF”: • Registro N° 855.298, “ACF”, mixta, para distinguir productos en clase 01. • Registro N° 863.142, “ACF”, mixta, para distinguir establecimiento Industrial en clase 1 y 5. • Registro N° 734.081, “ACF”, denominativa, para distinguir establecimiento industrial en clase 01 a 34. • Registro N° 734.082, “ACF”, denominativa, para distinguir productos en clase 01. Las actividades de la revocante tienen por objeto distinguir e identificar sus productos y establecimientos industriales en el mercado, los que se relacionan estrechamente con la INGENIERIA, por lo que la vinculación entre el nombre de dominio “acfingenieria.cl” y la revocante es evidente. Los registros marcarios individualizados, demuestran el mejor derecho de la demandante sobre el nombre de dominio en disputa, “acfingenieria.cl”, toda vez que éste reproduce íntegramente las marcas de la revocante, simplemente agregando la expresión “INGENIERIA”, lo que no puede considerarse elemento diferenciador alguno, es más, la expresión “INGENIERIA” generará confusión entre los usuarios ya que al ingresar al dominio en disputa, probablemente asocien “acfingenieria.cl” a un sitio de la revocante con información sobre sus distintos productos o establecimientos industriales, especialmente con actividades de ingenierías llevadas a cabo en el rubro de la minería. En síntesis, ACF corresponde a una marca creada y utilizada por la revocante, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. c) La revocante cuenta con un dominio virtualmente idéntico al dominio en disputa, a saber: acf.cl. Es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio “acfingenieria.cl” a las marcas, productos y establecimientos industriales de propiedad de la revocante; de manera que el dominio inscrito no parece más que una simple extensión de estas marcas, o un sitio oficial para la marca ACF de la revocante, que desarrolle temas ligados a la ingeniería llevada a cabo en sus actividades mineras. Esto último debido a que, en el nombre de dominio en disputa se encuentra reproducida íntegramente el nombre de las marcas de la revocante; “ACF”, con la única salvedad de que se agregó la expresión “INGENIERIA” al final, modificación que no puede ser considerada bajo ningún punto de vista un elemento diferenciador suficiente, como se explicará. Es evidente el riesgo de confusión que se generará entre los usuarios de Internet al verse enfrentados al nombre de dominio en disputa, con los evidentes perjuicios que dicha confusión importa para el sistema registral de nombres de dominio, así como para la revocante. La demandada procedió a inscribir como nombre de dominio la marca “ACF” que identifica a los productos y establecimientos industriales de la revocante, sin incorporar ningún elemento diferenciador, induciendo a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrían llegar a creer que se trata de un sitio web de la revocante o autorizado por ella, lo que no ocurre en la especie. Se podría legítimamente pensar que este sitio es parte de un espacio en Internet a través del cual se exponen las actividades de la revocante, que como se ha señalado, están estrechamente relacionados con la ingeniería. Sostenemos que el nombre de dominio en disputa en manos de un tercero provocará una grave confusión en el público usuario y consumidor. Página 2 de 12

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La voz “INGENIERIA” es la expresión para denominar a un conjunto de conocimientos y técnicas aplicadas profesionalmente para el desarrollo de tecnologías, como para el manejo eficiente de recursos de la naturaleza en beneficio de la sociedad. Existe inclusive una rama de la ingeniería denominada “ingeniería en minas”, la cual se ocupa de la extracción y producción de los recursos minerales, actividad que la revocante desarrolla actualmente. d) • • • •

La siguiente comparación grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores: ACF (marca comercial de la revocante) acfingenieria.cl (nombre de dominio en disputa) acf.cl (nombre de dominio de la revocante) A.C.F. Minera S.A. (razón social de la revocante)

El nombre de dominio se compone de un signo que es marca comercial registrada de la revocante, acompañado de la expresión “Ingeniería”, la que no constituye un elemento diferenciador. Fundados en la actividad que desarrolla la revocante y los productos que esta ofrece bajo la marca “ACF”, este dominio será asociado a A.C.F. Minera S.A., quien posee un vínculo real y efectivo, así como derechos previamente adquiridos sobre el signo distintivo del nombre de dominio disputado. e) El artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente que “Será de responsabilidad exclusiva del titular del registro que su inscripción no contraríe las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros…” Se hace además, referencia a la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. f) La función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de mantenerse la asignación del dominio en disputa en la demandada de autos no se estaría cumpliendo. Por ello, corresponde revocar la inscripción de la demandada respecto del nombre de dominio “acfingenieria.cl”, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero registre como dominio y haga uso de una marca comercial propiedad de la revocante que está debidamente registrada ante el INAPI, lo cual otorga derechos exclusivos y excluyentes. g) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio: Los nombres de dominio, además de su función técnica, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En razón de lo anterior, la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Pues bien, la revocante cuenta con registros marcarios que corresponden a la expresión “ACF”, elemento funcional y distintivo del nombre de dominio en disputa, el que simplemente se remite a agregar el vocablo “INGENIERIA”, lo que no permite distinguirlo de la actividad de la revocante. El nombre de dominio en conflicto es de gran interés para la revocante, toda vez que incorpora una expresión que es idéntica a su marca registrada y que sin lugar a dudas inducirá a error a los usuarios y consumidores. El objetivo final de una marca comercial es la distinción, por medio de un signo distintivo, del origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real. Este criterio se encuentra respaldada por la Política Página 3 de 12

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Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”). Se cita el título preliminar letra a) de dicha normativa Además el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. Asimismo, se hace referencia al artículo 20 del Reglamento de NIC-Chile. En el caso de autos si se mantuviera la actual asignación del nombre de dominio en la demandada se estaría produciendo una seria dilución de la marca “ACF”. Se destaca el fallo sobre el nombre de dominio colocolodetodos.cl dictado por la Juez Árbitro Alejandra Moya Bruzzone que reconoce de manera expresa que no puede tolerarse la inscripción de un dominio que contenga una marca registrada, y pretender desconocimiento sobre los derechos adquiridos de terceros, razón por la que asigna el dominio al revocante. En el caso de autos, el dominio reproduce las marcas y nombres de dominio con los que se identifica a la revocante. Dada la identidad entre marca y dominio, el usuario de la Web no desvinculará “acfingenieria.cl” del dominio y marca “ACF” de A.C.F. Minera S.A. y sus actividades ligadas a la minería, vinculada estrechamente a la ingeniería. h) Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo: tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, la parte que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. La revocante tiene registrado el signo “ACF” ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con la cual identifica a los productos y establecimientos industriales que son efectivamente comercializados y administrados por ésta, y es el resultado de los esfuerzos y grandes inversiones realizadas por A.C.F. Minera S.A. en orden a posicionar sus marcas, productos y establecimientos industriales entre los de mayor calidad y reconocimiento en su rubro. Por ello, los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresión con la demandante, por lo que es claro que el dominio de autos al incorporar dicho signo inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet. i) Criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido: La revocante es la legítima creadora del signo “ACF” para distinguir en el mercado sus actividades relacionadas a la minería. El uso de la expresión “ACF”, hace posible que la asociación que realizan los consumidores de dicha expresión con la demandante sea inmediata. Resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación otorgándole fama, notoriedad y asociación en el mercado, pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. En este sentido, A.C.F. Minera S.A. ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, y sin embargo, el nombre con el cual sus productos y establecimientos industriales son conocidos es uno de sus activos más importantes. j) Criterio de la Identidad: Corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a la revocante, ya que es la legítima titular de registros marcarios para el signo “ACF”. Este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio “viñasdelmaipo.cl”. k) En sustento de su pretensión, la revocante acompaña los siguientes documentos, en forma legal: 1. Copia simple de los certificados de registro marcario individualizados. Página 4 de 12

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2. Copia simple de documentos que acreditan la titularidad de la revocante sobre el nombre de dominio individualizado. 3. Impresión del sitio web www.mercantil.com, donde consta la ficha de la empresa A.C.F. Minera S.A. 4. Impresión del sitio web www.direcmin.com, donde figuran datos de la empresa A.C.F. Minera S.A. 5. Muestra de revista “Compendio de la Minería Chilena”, donde se especifica en la página 239 sobre A.C.F. Minera S.A. 6. Copia de noticia publicada en http://www.portalminero.com/, titulada “Seremi de Minería se reúne con decano de Facultad de Ingeniería de Universidad de La Serena”, en la que queda en manifiesto la estrecha relación entre la actividad minera y la ingeniería. 7. Copia de sentencia arbitral recaía sobre el nombre de dominio colocolodetodos.cl 8. Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl 9. Copia de poder otorgado por A.C.F. Minera S.A. en favor de Sargent & Krahn. 10. Copia del poder otorgado por Sargent & Krahn. Con fecha 22 de abril de 2015, el Tribunal tuvo por interpuesto la demanda de revocación, confirió traslado al titular, y se tuvieron por acompañados los documentos, con citación. Se abre la etapa de contestación. El 2 de mayo de 2015, el titular Servicios de Ingeniería Claudia Barria Castillo E.I.R.L, presentó escrito de contestación en formato de carta, exponiendo que: El demandado ocupa el dominio (NIC Chile) para el correo corporativo de su empresa de nombre “ACF Ingeniería y Consultoría EIRL” y cuya razón social es “Servicios de ingeniería Claudia Barria Castillo E.I.R.L.” Dicha empresa está legalmente constituida, con fecha 04 de diciembre de 2014 y, no tiene relación alguna con A.C.F. Minera. Hace hincapié en que ACF es un dominio y no es una marca. Como es conocido, inscribió este dominio primero, con anterioridad a A.C.F. Minera, y el uso que hace del nombre de dominio es completamente legítimo. Con fecha 14 de junio de 2015, el Tribunal tiene por contestada la demanda de revocación. Por su parte, la revocante presenta con fecha 18 de junio de 2015 un escrito, en el cual hace presente las siguientes consideraciones, con el objeto de que sean tenidas en cuenta a la hora de resolver en definitiva: a) El legítimo interés de la demandante sobre el nombre de dominio en disputa está dado por un genuino y natural interés de proteger sus marcas comerciales y Ia expresión que utiliza para sus productos, del uso que puedan dar terceros a dicha expresión y marca. Así, en Ia demanda se da cuenta de los argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio en disputa debe asignarse a la revocante, y cómo es posible concluir de dichos argumentos, así como de los documentos acompañados, la revocante es titular de registros marcarios en Chile para Ia expresión "ACF", con Ia que distingue en el mercado sus productos. La expresión "INGENIERIA" no puede considerarse elemento diferenciador, pues es una palabra que generara clara confusión entre los usuarios, quienes al ingresar al dominio en disputa probablemente lo asocien a un sitio de la revocante con información sobre sus distintos productos o establecimientos industriales, especialmente con información sobre sus actividades de ingeniería llevadas a cabo en el rubro de Ia minería. El nombre de dominio en disputa consiste en una expresión idéntica a Ia marca comercial y productos de la revocante, sin acompañar elemento diferenciador alguno, tal como fue explicado en Ia demanda.

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b) Errónea concepción del principio "first come first served": este criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho. Lo dicho no resulta procedente en el caso de autos: la revocante ha acompañado abundante material probatorio y antecedentes para fundar su posición. Cabe destacar que el simple hecho de tener Ia calidad de actual titular de invocar este principio, bajo ningún punto de vista Iibera a Ia contraria de Ia carga de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio de NIC Chile carecería de sentido, ya que bastaría con inscribir primero un dominio para, por ese simple hecho, quedarse con el sin que sea necesario acreditar un mejor derecho. Se hace referencia a Ia sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl". En el caso de autos es la demandante quien tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, el que ha sido suficientemente acreditado por esta parte al demostrar Ia existencia de derechos marcarios para una expresión que se encuentra reproducida en el dominio disputado. En síntesis, el criterio "first come, first served' tanto Ia doctrina como Ia jurisprudencia nacional lo han reconocido como un principio de "ultima ratio", vale decir, que su aplicación solo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante Ia imposibilidad de determinar a cual se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta por asignar finalmente el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo inscribió. Ello no ocurre en el caso de autos: esta parte ha acreditado consistentemente, el mejor derecho que le asiste respecto del nombre de dominio disputado. c) La demandada realizó una presentación en que presentó sus escuetos argumentos para quedarse con el nombre de dominio. Sin embargo, entrando en el análisis de los mismos, se aprecia claramente que estos distan bastante de acreditar un mejor derecho para el dominio en disputa, y por el contrario, demuestran el mejor que asiste a la revocante. La demandada señala simplemente que el nombre de su empresa corresponde a " ACF lngeniería y Consultoría EIRL", sin contar con antecedentes que prueben un interés preferente de su parte. El único antecedente de la demandada es la misma inscripción del dominio y el nombre de su empresa. Por el contrario, la demandante ha acreditado un uso efectivo y amplio de su marca "ACF". El criterio que relaciona los nombres de dominio con las marcas comerciales ha sido recogido por el artículo 20 del Reglamento de NIC-Chile. Es requisito fundamental en todo procedimiento el probar las alegaciones que se realizan, de lo contrario lo alegado se convierte en una mera declaración sin ningún valor. En este sentido, Ia demandada no ha incorporado al proceso prueba alguna capaz de acreditar su supuesto "mejor derecho" sobre el nombre de dominio en disputa. Sin ir más lejos, pese a que Ia demandando señaló que su empresa lleva por nombre una expresión que contiene Ia expresión "ACF", no ha acreditado con ningún antecedente Ia veracidad de ello. Por el contrario, la revocante ha acreditado Ia titularidad de marcas comerciales que corresponden exactamente a Ia expresión " ACF". En apoyo a lo expresado, acompaña copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio todochile.cl, y solicita se declare cerrado el debate, y s e cite a las partes a oír sentencia.

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Con fecha 25 de junio, se provee la presentación de la revocante, teniéndola presente, teniendo por acompañado el documento con citación. A su vez, la parte titular igualmente presenta con fecha 26 de junio de 2015 escrito solicitando tener por improcedente el escrito enviado por la demandante por haber sido presentado fuera del plazo de la demanda, y asimismo reitera que cualquier argumentación debe estar supeditada al hecho irrefutable que el dominio es una sigla que puede significar cualquier cosa, acompañada de una expresión genérica, respecto de la cual nadie puede pretender derechos exclusivos y excluyentes. Con fecha 1º de julio, se provee la presentación de la titular, Servicios de Ingeniería Claudia Barria Castillo E.I.R.L, dejando la resolución de lo solicitado para definitiva, y teniendo presente. El 28 de julio de 2015, se resolvió citar a las partes a oír sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, los nombres de dominio constituyen identificadores alfanuméricos que permiten por un lado, a sus titulares tener una presencia visible en la internet, habitualmente operando un sitio web portador de información, y por otro lado, a los usuarios ubicar dichos sitios. De esta forma, los nombres de dominio cumplen funciones claves, entre las cuales se destacan la de permitir la ubicación o localización, así como el reconocimiento y acceso a los sitios en Internet, y la de posibilitar la configuración de un punto de encuentro entre oferentes y demandantes de información, facilitando la recepción y transmisión de información. Para cumplir eficazmente dichas funciones es necesario que los nombres de dominio no induzcan a error o engaño, ni generen confusión y desviación de clientes y usuarios, en su intención de encontrar lo que realmente buscan en la red. SEGUNDO: Que, el presente arbitraje encuentra su fundamento en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL (Reglamento NIC Chile), y sus Políticas y Procedimientos. Así, lo señala el artículo 6 del Reglamento NIC Chile, por el cual “toda persona por el hecho de ser titular o solicitar la revocación de un nombre de dominio .CL: […] b. Declara estar en conocimiento, haber leído y aceptado la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, sus Políticas y Procedimientos, todos los cuales constituyen las condiciones generales de contratación de un nombre de dominio en .CL, … .” Venta de Implementos y Servicios para Deportes Ltda. Por su parte, el artículo 21 del Reglamento NIC Chile precisa la política aplicable a la resolución de controversias y establece el arbitraje como forma de resolverlas, refiriéndose además a la naturaleza y procedimiento del arbitraje; todo en los siguientes términos: “Los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio .CL serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL. Toda controversia se someterá, resolverá y tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje, establecido en dicha política. […] El árbitro tendrá el carácter de árbitro arbitrador y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción. … ” TERCERO: Que, la calidad de árbitro arbitrador implica que éste fallará obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren, no estando obligado a guardar en sus procedimientos y en su fallo otras reglas que las que las partes hayan expresado en el acto constitutivo del compromiso, y si éstas nada hubieren expresado, a Página 7 de 12

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las que se establecen para este caso en el Código de Procedimiento Civil (art. 223 del Código Orgánico de Tribunales y arts. 636 a 643 del Código de Procedimiento Civil). CUARTO: Que, el conflicto en torno al nombre de dominio – a resolverse por medio de un arbitraje – se genera a partir del ejercicio de una solicitud de revocación, que encuentra su fundamento en el artículo 18 del Reglamento NIC Chile: “Toda persona natural o jurídica que estime afectados sus derechos por la inscripción de un nombre de dominio podrá pedir la revocación de esa inscripción, la cual se sujetará a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL. …” En el caso sub-lite se ha ejercida la referida revocación dentro del plazo de publicación de 30 días de inscrito el nombre de dominio en disputa, con lo cual estamos en presencia de una revocación temprana u ordinaria. Lo anterior resulta de la aplicación de los artículos 11, párrafo 3º y 19 del Reglamento NIC Chile. La revocación temprana se basa en un interés preferente que el revocante podrá invocar, no siendo menester que pruebe la existencia de una inscripción abusiva del nombre de dominio, tal como sí sucede en la revocación extraordinaria regulada por el artículo 20 del Reglamento NIC Chile. QUINTO: Que, la materia del conflicto de autos se centra en determinar cuál de las partes posee un interés preferente sobre el nombre de dominio acfingenieria.cl. La existencia de un interés preferente por parte de la revocante ha de manifestarse a través de una demanda que contenga los antecedentes de hecho y de derecho que cimientan su interés sobre el nombre de dominio, y justifiquen la revocación de la asignación actual del dominio para asignarlo a su persona. Por su parte, el titular del dominio ha de hacer valer su interés preferente, por medio de la contestación de la demanda, que contenga los antecedentes de hecho y de derecho que demuestren su interés en conservar el nombre de dominio y justifiquen el rechazo de la demanda de revocación. Será entonces rol del tribunal arbitral analizar, apreciar, comparar y ponderar los intereses manifestados y acreditados por las partes con respecto al nombre de dominio en disputa y asignarlo a la parte que, de forma más clara y mejor haga valer derechos o intereses preferentes sobre el mismo. SEXTO: Que, resulta evidente que el interés preferente antes referido no puede ser indefinido y abstracto. Muy por el contrario, frente a la concurrencia de intereses preferentes de cada una de las partes, ha de preferirse aquel que tenga carácter jurídico, sea pertinente, definido y concreto. Que sea de carácter jurídico, significa que encuentra su origen o fundamento en el derecho o en una institución jurídica; que sea pertinente, implica que sea perteneciente o correspondiente al nombre de dominio disputado; y por último que sea definido y concreto, exige que se manifieste de forma expresa, clara y precisa. SEPTIMO: Que, en atención a lo anterior, las partes de la contienda deberán expresar en forma clara y precisa sus alegaciones, argumentos y fundamentos de hecho y de derecho. Pero, además sobre las partes de la controversia pesa la carga de la prueba correspondiente. El artículo 1698 de nuestro Código Civil ha sido claro sobre este punto, al establecer que "incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta". Sólo si las partes proporcionan pruebas adecuadas y suficientes, el sentenciador puede apreciarlas y ponderarlas, para así acoger las pretensiones que correspondan. Para ello, las partes pueden hacer uso de todos los medios probatorios, con excepción de la prueba testimonial y la absolución de posiciones. OCTAVO: Que, en el caso sub-lite, la revocante ha presentado oportunamente demanda de revocación, invocando la existencia de un interés preferente. De los argumentos y de las pruebas aportadas por la demandante, el Tribunal estima que ha quedado establecido lo siguiente: 1.- Que, A.C.F. Minera S.A. es una compañía chilena que inició sus actividades en el año 1993 y se dedica a la minería, específicamente a la producción de yodo y nitratos, fabricación de otros productos químicos y a la venta al por mayor de otros productos. 2.- Que, A.C.F. Minera S.A. posee presencia en internet aparentemente sólo a través de su inclusión en diferentes directorios webs de empresas, no constando la existencia de un sitio web corporativo. En los Página 8 de 12

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directorios de internet, se informa que su dirección es Av. El Golf 99, Of. 701 de la comuna de Las Condes, además de poseer oficina en la ciudad de Iquique. Emplea entre 1 y 50 trabajadores e importa y exporta productos. Asimismo, aparece incluida en el Compendio de la Minería Chilena del año 2014. 3.- Que, es titular de los siguientes registros marcarios del signo ACF inscritos ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile: Registro N° 855.298, mixta, para distinguir productos en clase 01; Registro N° 863.142, mixta, para distinguir establecimiento Industrial en clase 1 y 5; Registro N° 734.081, denominativa, para distinguir establecimiento industrial en clase 01 a 34; Registro N° 734.082, denominativa, para distinguir productos en clase 01. 4.- Que, asimismo es titular del nombre de dominio acf.cl, respecto del cual no se acredita su operatividad y la presencia en internet de la empresa o de sus productos. NOVENO: Que, por su parte, el actual titular, Servicios de Ingeniería Claudia Barria Castillo E.I.R.L ha presentado en tiempo, escrito que contiene escasos argumentos, sin acompañar pruebas. Al respecto, el Tribunal estima que ha quedado establecido únicamente lo siguiente: 1.- Que, la titular es o pretende formar una empresa, aparentemente empresa individual de responsabilidad limitada, no quedando acreditada su constitución ni existencia legal. 2.- Que, ha creado un logo de colores y nombre para su empresa: ACF Ingeniería y Consultoría. DECIMO: Que, la parte revocante no logra probar la fama o prestigio de su marca o de su empresa. En autos sólo ha quedado acreditado el uso de la marca corporativa ACF, a través de dos directorios de empresas que funcionan en internet y por medio del Compendio de la Minería Chilena de un solo año (2014). En otras palabras, sólo se visualiza un uso esporádico e irregular de la marca. Tampoco se hace referencia a un sitio web corporativo. De esta forma, no se demuestran manifestaciones regulares, continuas o masivas de uso real y efectivo de las marcas o del nombre de dominio. Tampoco se acredita una penetración o posicionamiento claro en el mercado de la marca o del nombre de dominio, circunstancia que pudiera demostrarse a través de un estudio de imagen de marca u otro tipo de análisis de percepción del signo. Por consiguiente, queda claro que la marca ACF puede considerarse todo menos una marca notoria y famosa en el sentido descrito por el artículo 20 de la Ley nº 19.039 y los tratados internacionales. Dado el bajo grado de difusión y posicionamiento del signo ACF, mal puede argumentarse de que en el público se producirá una asociación inmediata que realizan los consumidores del nombre de dominio en disputa con la empresa revocante. Tampoco, puede aducirse un grave riesgo de error o confusión en el público usuario o consumidor de los productos de la empresa revocante, y por lo mismo no se vislumbran perjuicios reales y efectivos que pudieran originarse para la empresa actora, de mantenerse el dominio en disputa en manos de su actual titular. DECIMO PRIMERO: Que, no se comprende la argumentación de la revocante en el sentido de que el nombre de dominio en pugna es de vital importancia para la empresa actora, dado que se trata de un dominio que se relaciona en forma directa e inmediata con la misma. Si el dominio acfingenieria.cl tiene la importancia y utilidad fundamental para la revocante, debió haberlo solicitado y registrado simultáneamente con el dominio principal suyo, esto es acf.cl, o a lo menos en un plazo prudente posterior. No se entiende por qué no ha desarrollado una actitud proactiva de registrar el o los nombres de dominio que son estratégicos para la empresa. No se entiende por qué aparece la preocupación recién una vez que un tercero tenga la idea de utilizar la sigla ACF como parte integrante de un nombre de dominio. Tampoco, se demuestra una actitud proactiva de la revocante en proteger su marca asociándola con otros conceptos que se relacionan con la actividad minera. Evidentemente la INGENIERÍA no es el único concepto que se relaciona a la minería. Por qué razón, la revocante no ha solicitado y registrado todo una serie de nombres de dominio ligados al tronco ACF, como pudiera ser a modo de ejemplo, acfminas.cl, acfyodo.cl, acfyacimiento.cl, etc. Y es más dicha preocupación no debería sólo traducirse en proteger su nombre de Página 9 de 12

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dominio, sino que en el ámbito marcario debería igualmente protegerse la marca ACF con una serie de registros colaterales y relacionados. Por lo que este árbitro puede observar no existen tales acciones preventivas, a lo menos no constan en autos. Por lo demás, existen muchos otros conceptos relacionados mucho de forma mucho más estrecho con el sector minero, que la ingeniería. El concepto ingeniería efectivamente PUEDE estar relacionado a la minería; sin embargo, existen también sendos tipos de ingeniería que no se relacionan en nada con el sector minero. DECIMO SEGUNDO: Que, queda claramente establecido que los derechos marcarios de la demandante se limitan al signo ACF, y no alcanzan la expresión ACF INGENIERIA u otras similares, como pudiera ser por ejemplo la expresión ACF ING. No existiendo una protección marcaria para el signo ACF INGENIERÍA no puede hablarse de una identidad o coincidencia total entre el nombre de dominio en disputa y la marca registrada por la demandante. En efecto, del análisis comparativo entre la marca ACF y el nombre de dominio acfingenieria.cl resulta una coincidencia en tres letras de un total de 13, con lo cual de ninguna forma puede pretenderse una identidad absoluta o incluso similitud grave entre ambos signos. Por lo mismo, tampoco puede existir un riesgo serio de confusión o aprovechamiento de la imagen comercial o posicionamiento que supuestamente haya adquirido la marca de la parte reclamante. En síntesis, resulta extremadamente discutible la supuesta existencia de una similitud gráfica o fonética entre el dominio acfingenieria.cl de la titular y la marca ACF de la parte revocante, aun cuando el segundo signo esté contenido íntegramente en el primero. Referente a la palabra “ingeniería” que se agrega a la sigla ACF, cabe hacer presente que si bien este término es de uso común y no aporta distintividad aisladamente considerado, en el caso de marras se forma un conjunto ACF más INGENIERIA, esto es ACFINGENIERIA, que si presenta capacidad distintiva para el signo compuesto resultante, pese a que un elemento individualmente considerado no lo tenga. Y también en esta parte reiteramos que el concepto de ingeniería puede estar relacionado a la minería, pero muy frecuentemente no existe tal nexo. En el mismo contexto, conviene señalar que existe una correlación entre el grado de distintividad y la cantidad de letras que componen un signo o una expresión. Evidentemente resulta extremadamente difícil pretender establecer una exclusividad y protección sólida sobre una marca compuesta de sólo tres letras. En efecto, las marcas consistentes en siglas no se destacan por lo general por una alta capacidad distintiva y corren un mayor riesgo de dilución que expresiones o signos que se componen por una gran cantidad de letras. Así, hay que subrayar que muy probablemente la denominación ACF no es un signo distintivo usado exclusivamente por la demandante en Chile. De este modo, seguramente existen un sinnúmero de marcas (inscritas en el Registro de marcas de INAPI) y nombres de dominio .cl (registrados ante el NIC Chile) que se inician o contienen la sigla o el conjunto de letras ACF, y que no se encuentran registradas a nombre de la demandante. La expresión ACF no tiene la distintividad suficiente para ser “monopolizado” por la revocante, aunque el elemento adicional pudiera llegar a vincularse al giro de actividades de la revocante. DECIMO TERCERO: Que, ahondando los razonamientos relativos al término “ingeniería” que integra el dominio en disputa, éste de ninguna forma es distintivo aisladamente considerado y apropiable exclusivamente por el actor. La expresión individualmente considerada, pese a no poseer distintividad en el derecho marcario, si es registrable como nombre de dominio, y en ese caso se le aplica a dichos signos genéricos el principio “First Come, First Served”, según el cual el registro se adjudica por orden de inscripción. Más aún y como aclarado con anterioridad, hay que dejar establecido que no se puede sostener que la marca o dominio de la demandante haya trascendido en el rubro de la ingeniería o en actividades relacionadas. Por ello, difícil puede

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argumentarse que automáticamente tiene reservado un derecho preferente sobre cualquier signo que ocupe una denominación que tenga un significado propio de dicha actividad económica. DECIMO CUARTO: Que, en atención a lo establecido anteriormente, cabe concluir que siendo los signos en conflicto –ACF y acfingenieria.cl– lo suficientemente distintos y distantes entre sí, estos perfectamente pueden coexistir pacíficamente y sin causar confusión ni error. Este tribunal no observa un riesgo o peligro de dilución de la marca “ACF" de la demandante, esto es, la pérdida de valor de esta marca por el uso que la demandada puede hacer de su dominio acfingenieria.cl. De la misma forma, tampoco se ha acreditado ni se vislumbra riesgo para el público usuario de Internet, quienes no quedarían expuestos a confusiones o engaños, ya que la expresión "acfingenieria.cl" se encuentra suficientemente alejada de las marcas del actor y de su negocio esencial. Por consiguiente, este árbitro estima que los consumidores y usuarios podrán y lograrán distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos que A.C.F. Minera S.A. les ofrece en el mercado, no afectándose por el hecho de mantenerse el dominio de autos en manos de la actual titular. DECIMO QUINTO: Que, respecto a lo alegado por el demandado con fecha 26 de junio de 2015, en el sentido de tener por improcedente el mensaje de la demandante, presentado el día 18 de junio de 2015, fundado en que ha sido presentado fuera del plazo de la demanda, procede rechazar esta alegación toda vez que de acuerdo al párrafo 24.1 de Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL, recién decretado la citación de las partes a oír sentencia “no se admitirán presentaciones de ninguna especie”; a contrario sensu, cualquiera de las partes puede presentar escritos durante las etapas de demanda y contestación y prueba, dado que el debate se encuentra abierto. DECIMO SEXTO: Que, el artículo 14 del Reglamento NIC Chile establece que la inscripción del titular de registro no deberá contrariar las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, ni tampoco los derechos válidamente adquiridos por terceros. Al no existir en autos evidencias, hechos discutidos o fundamentos de interés preferente que se refieran a una posible contravención de las normas sobre ejercicio de la libertad de expresión y de información, este árbitro no se pronunciará sobre tales aspectos. De la misma forma, no se observa claramente una contravención a los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, puesto que el silencio del demandado y con ello, la falta de información y antecedentes claros y específicos acerca de su real proyecto o actividad económica-comercial y de su localización, no permiten establecer un vínculo de competitividad entre las partes. En lo relativo al tercer elemento, los derechos válidamente adquiridos por terceros, se debe estar a lo expuesto en los considerandos anteriores. DECIMO SEPTIMO: Que respecto de los fallos relativos a controversias sobre nombres de dominio dictados por árbitros del NIC Chile, que fueron acompañados por el revocante, cabe señalar que en nuestro derecho impera el principio del efecto relativo de las sentencias, consagrado en el artículo 3 del Código Civil. DECIMO OCTAVO: Que, siguiendo en el caso en análisis corresponde aplicar el principio de la Creación Intelectual del Signo. Así, resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que pretenden privarlo de ella. En este sentido, y tal como se ha expuesto, el demandado fue quien ideó e inscribió el dominio acfingenieria.cl, no existiendo en Chile, un signo idéntico prexistente ni como marca registrada, ni como nombre de dominio .cl.

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DECIMO NOVENO: Que con el mérito de lo antes considerado, queda claro que existen fundamentos suficientes para aplicar el principio “First Come, First Served”, que debe primar en el caso sub-lite. Este principio debe utilizarse para dirimir conflictos en que, no pudiendo probar ninguna de las partes tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado, debiendo asignarse éste al primero que lo haya inscrito o solicitado. En el caso de marras, ello significa que debería asignarse el nombre de dominio acfingenieria.cl al demandado, por ser el primer solicitante y actual titular del dominio, y por tanto le asiste el referido principio. En mérito de los considerandos anteriores, y teniendo presente además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL, en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL, en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y conforme a la prudencia y equidad, SE RESUELVE: I.Que se rechaza la demanda de revocación deducida por parte de A.C.F. Minera S.A., en contra de Servicios de Ingeniería Claudia Barria Castillo E.I.R.L., y se mantenga la actual asignación del nombre de dominio “acfingenieria.cl” a nombre de su actual titular. II.-

Que existiendo motivo plausible para litigar, cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes, y al Centro de Resolución de Controversias de NIC Chile a fin de que dé cumplimiento a lo resuelto, disponga el cierre del expediente electrónico y publique la presente sentencia. ROL n° 4032 Resolvió don Christian Schmitz Vaccaro, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Controversias de NIC Chile. Autorizan en calidad de testigos, doña Mónica del Carmen Gabriela Cortés Cartes, cédula nacional de identidad nº 9.251.669-5 y doña Ana Isabel Dall´Orso Sobrino, cédula nacional de identidad nº 4.518.329-7.

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Firmado digitalmente por: CHRISTIAN ALFRED SCHMITZ VACCARO Motivo: Firma digital Fecha y hora: 17.08.2015 23:14:33

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